제3절 분리출원

제3절 분리출원

제52조의2(분리출원) ① 특허거절결정을 받은 자는 제132조의17에 따른 심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리할 수 있다. 이 경우 새로운 특허출원의 청구범위에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 청구항만을 적을 수 있다. 1. 그 심판청구의 대상이 되는 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항 2. 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항 3. 제1호 또는 제2호에 따른 청구항을 제47조제3항 각 호(같은 항 제4호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항 4. 제1호부터 제3호까지 중 어느 하나의 청구항에서 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항 ② 제1항에 따라 분리된 특허출원(이하 “분리출원”이라 한다)에 관하여는 제52조제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “분할”은 “분리”로, “분할출원”은 “분리출원”으로 본다. ③ 분리출원을 하는 경우에는 제42조의2제1항 후단 또는 제42조의3제1항에도 불구하고 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니하거나 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌 언어로 적을 수 없다. ④ 분리출원은 새로운 분리출원, 분할출원 또는 「실용신안법」 제10조에 따른 변경출원의 기초가 될 수 없다.

 

I. 서설

 

1. 의의

 

분리출원이란 거절결정불복심판에서 기각심결을 받은 출원인이 등록가능한 청구항만 따로 분리하여 출원하는 제도이다(法52의2).

 

2. 취지

 

종래는 거절결정불복심판이 진행되면 일부가 등록가능해도 출원일체의 원칙상 특허 전체가 거절되어 특허를 받을 수 없었다. 이에 개정법에서는 심판에서 거절결정이 유지(기각심결)되더라도 등록가능한 청구항만을 구분하여 출원하는 분리출원 제도를 새롭게 도입하여 출원인의 권리획득 기회를 확대하였다.

 

II. 분리출원의 요건

 

1. 주체적 요건

 

분리출원은 특허거절결정을 받은 자가 할 수 있으며(法52의2①), 공동출원의 경우 출원인 전원이 하여야 한다(法44).

 

2. 객체적 요건

 

① 분리출원을 할 수 있는 발명은 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내이다(法52의2①). 이때, 분리출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 모두 원출원의 명세서 또는 도면에 포함되어야 하며, 분리출원의 발명 중 일부라도 원출원에 포함되어 있지 않은 경우에는 그 분리출원은 부적법하여 거절이유를 갖는 것으로 취급된다(法62). 분리출원이 당초 명세서에 기재되어 있지 않은 발명을 포함하는데도 소급효를 인정해주는 것은 부당하기 때문이다.

 

② 분리출원의 청구범위에는 i) 거절결정불복심판청구의 대상이 되는 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항, ii) 거절된 청구항에서 그 거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항, iii) i) 또는 ii) 에 따른 청구항을 제47조제3항 각 호(같은 항 제4호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항, iv) i) 부터 iii) 까지 중 어느 하나의 청구항에서 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항만 적을 수 있다(法52의2①).

 

3. 시기적 요건

 

① 분리출원의 기초가 되는 원출원은 분리출원 할 당시에 출원계속 중이어야 한다. 따라서 원출원이 취하 또는 포기되거나 거절결정불복심판에서 기각심결(특허거절결정 확정)이 확정된 때에는 분리출원 할 수 없다.

 

② 제132조의17에 따른 거절결정불복심판에서 심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 분리출원을 할 수 있다(法52의2①).

 

4. 절차적 요건

 

(1) 분리출원서 제출

 

① 분리출원을 하려는 자는 분리출원을 할 때에 분리출원서에 그 취지 및 분리의 기초가 된 특허출원(원출원)의 표시를 하여야 하고(法52의2② 준용 52③), 명세서, 요약서 및 도면 각 1통과 기타서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

 

② 분리출원을 기초로 분리출원을 할 수 없으며(法52의2④), 위반 시 소명기회를 부여한 후 반려한다.

 

(2) 공지예외주장 절차

 

① 분리출원에 대하여 공지예외주장을 하고자 할 때에는 분리출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 분리출원일부터 30일 이내에 제출하여야 한다.

 

② 분리출원에 대하여 제출하여야 할 증명서류의 내용이 원출원에 대하여 이미 제출된 증명서류의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 해당 서식의 첨부서류란에 그 취지를 명기함으로써 그 증명서류에 갈음할 수 있다.

 

③ 원출원의 해당 공지예외주장절차가 그 분리출원 전에 무효로 되지 않은 이상, 원출원에서 공지예외주장 취지만을 기재하고 그 증명서류를 법정기간 내 제출하지 않은 경우라도 분리출원서에 공지예외주장 취지를 기재하고 분리출원일부터 규정된 날까지 해당 증명서류를 제출한 경우에는 그 공지예외주장은 적법한 것으로 본다.

 

III. 분리출원의 효과

 

1. 분리출원이 적법한 경우

 

(1) 출원일의 소급효

 

1) 소급효  분리출원은 원출원을 출원한 때에 출원한 것으로 본다(法52의2② 준용 52②). 따라서 분리출원된 발명에 대한 신규성·진보성·선출원 등 특허요건에 대한 판단, 출원공개시기, 존속기간의 기산점과 선사용권의 요건 등은 원출원일을 기준으로 판단한다.

 

2) 소급효의 예외 (法52의2② 준용 52②).

 

① 확대된 선출원 분리출원의 내용은 원출원의 명세서 기재를 넘지 않는 것이 원칙이기 때문에 원출원이 공개를 통하여 확대된 선출원의 지위를 획득하면 굳이 분리출원 명세서에 확대된 선출원의 지위를 추가로 부여할 이유가 없다. 오히려, 분리출원의 과정에서 원칙에 반하여 최초 명세서에 기재되지 않은 사항이 분리출원의 명세서에 추가되는 일이 발생하고 그것이 원출원일과 분리출원일 사이에 출원된 제3자의 별개 출원의 특허청구범위에 기재된 내용과 동일하다면, 제3자는 소급적으로 확대된 선원의 지위를 획득한 분리출원의 명세서로 인하여 불의의 타격을 입게된다. 이러한 불합리를 방지하기 위해 분리출원된 명세서에 대한 확대된 선원의 지위는 원출원 시로 소급하지 않고 분리출원시를 기준으로 한다(法52②1).

 

② 공지예외주장 취지 및 증명서류 제출 원출원시 공지예외 주장을 하였더라도 분리출원은 원출원과는 별개의 출원인 이상 그와 별도로 공지예외주장을 하여야 한다. 다만, 공지예외주장 취지 및 증명서류 제출기간을 원출원일로 기준으로 한다면 분리출원일 당시 이미 기간이 경과한 경우가 많으므로, 출원일의 불소급을 인정할 필요가 있다. 따라서 공지예외주장 취지기재 및 증명서류 제출(法30②)은 분할출원일을 기준으로 한다(法55②2). 

 

③ 우선권주장 절차  조약우선권주장출원의 취지 등의 기재(法54③) 또는 국내우선권주장출원의 취지 등의 기재(法55②)는 우선권주장 출원시에 하여야 한다. 다만 분리출원의 경우 상기 절차에 대해서도 출원일 소급해버리면 우선권주장을 하지 못하게 되므로 우선권주장 취지기재에 대해서 출원일의 불소급을 인정하고 있다(法55②3, 4). 한편, 법률 제18505호에 따른 일부개정^[각주:1]은 원출원이 조약우선권 또는 국내우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 분리출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 원출원에 대하여 제54조 제4항에 따라 제출된 조약우선권 주장 증명서류 또는 서면이 있는 경우에는 분출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다고 하여, 우선권주장 취지 등의 기재에 대한 소급효의 예외는 적용될 여지가 없다.

 

④ 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장시 특허출원일의 기산일  특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다. 분리출원의 경우 특허출원일부터 4년을 기산할 때에는 분리출원을 한 날을 기준으로 4년을 기산한다(法92의2④2).

 

(2) 원출원과의 관계

 

1) 분리출원의 독립성  분리출원은 원출원과의 관계에서 별개의 출원이므로 원출원이 절차상 밟은 효력을 그대로 승계하지 아니하며, 따라서 심사청구, 출원공개, 특허여부결정도 별도로 행해진다. 다만, 분리출원의 심사는 심사의 효율성을 위해 원출원의 심사청구순위에 따른다(施規38②). 분리출원일은 원출원일로 소급하므로 원출원일로부터 1년 6개월 경과 전 분리출원은 원출원일로부터 1년6개월이 지난 후에 출원공개 하며, 원출원일로부터 1년6개월이 경과 후의 분리출원은 즉시 출원공개한다.

 

2) 분리출원의 종속성

 

① 원출원이 조약우선권 또는 국내우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 분리출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 원출원에 대하여 제54조 제4항에 따라 제출된 조약우선권 주장 증명서류 또는 서면이 있는 경우에는 분리출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다(法52의2② 준용 52④). 다만, 원출원이 우선권주장을 하지 않은 경우 분리출원도 우선권주장을 할 수 없다. 이는 원출원시 하지 않았던 우선권주장을 분리출원을 통하여 보완하도록 하는 것을 방지하기 위함이다.

 

② 2015. 7. 29. 이후에 출원된 원출원을 기초로 분리출원을 하는 경우에는 특허법 제30조 제3항에 따라서 공지예외주장을 보완할 수 있는 점을 고려하여 원출원이 공지예외주장을 하지 않았다 하더라도 분리출원시 공지예외주장을 하는 것은 인정하도록 한다.

 

2. 분리출원이 부적법한 경우

 

(1) 형식적 요건 위반 시

 

① 주체적 요건(분리출원인과 원출원인이 동일하지 않은 경우), 시기적 요건(원출원이 출원계속 중이 아닌 경우, 기간을 경과하여 분리출원 한 경우)이나 절차적 요건(분리출원을 기초로 분리출원을 하는 경우) 위반 시 소명기회를 부여한 후 이 기간이내에 소명하지 못한 경우 분리출원서를 반려한다(施規11).

 

② 분리출원을 하는 경우에는 제42조의2제1항 후단 또는 제42조의3제1항에도 불구하고 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니하거나 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌 언어로 적을 수 없으며(法52의2③), 위반 시 소명기회를 부여한 분리출원서를 반려한다(施規11).

 

(2) 객체적(실체적) 요건 위반 시

 

① 원출원에 기재되지 않은 발명을 분리출원한 경우와 제52조의2 제1항 각호의 청구범위 요건을 위반한 분리출원에 대하여 거절이유를 통지하고 제출된 의견서 또는 보정서에 의하여도 분리출원을 인정할 수 없는 경우에는 특허거절결정을 한다(法62, 63). 또한 분리출원의 실체적 요건 위반은 정보제공사유(法63의2)에 해당한다. 다만, 분리출원이 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재되지 않은 발명을 포함하는 경우에도 추후 보정을 통해 분리요건을 만족하는 경우에는 적법한 분리출원으로 인정한다.

 

② 원출원에 기재되지 않은 발명을 분리출원하여 특허된 경우 특허무효사유이다. 다만, 제52조의2 제1항 각호의 청구범위 요건을 위반한 분리출원이라도 특허가 된 경우 특허무효사유에는 해당하지 아니한다(法133).

 

IV. 관련문제

 

1. 재분리출원 가부

 

분리출원은 새로운 분리출원, 분할출원 또는 「실용신안법」 제10조에 따른 변경출원의 기초가 될 수 없다(法52의2④). 따라서 분리출원을 기초로 다시 분리출원을 할 수 없다.

 

2. 분리출원 특례규정

 

(1) 우선권주장 취하의 특례

 

우선권을 주장한 것으로 보는 분리출원에 관하여는 제54조제7항(최선일로 1년 4개월) 또는 제55조제7항(최선출원일로 1년 4개월)에 따른 기한이 지난 후에도 분리출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다(法52의2② 준용 52⑤).

 

(2) 국내우선권주장의 특례

 

분리출원을 기초로 하여 국내우선권주장출원을 할 수 없다(法55①2). 다만, 국내우선권주장출원을 기초로 분리출원은 가능하다.

 

(3) 외국어특허출원의 특례

 

분리출원을 하는 경우에는 제42조의3제1항에도 불구하고 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌 언어로 적을 수 없다(法52의2③). 거절결정불복심판 절차까지 수행한 이후 청구범위 제출을 유예하거나, 외국어특허출원을 할 수 있게 하면 절차가 과도하게 지연될 수 있기 때문이다.

 

(4) 청구범위제출유예의 특례

 

분리출원을 하는 경우에는 제42조의2제1항 후단에도 불구하고 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니할 수 없다(法52의2③). 거절결정불복심판 절차까지 수행한 이후 청구범위 제출을 유예하거나, 외국어특허출원을 할 수 있게 하면 절차가 과도하게 지연될 수 있기 때문이다.

 

(5) 심사청구의 특례

 

심사청구는 원출원일로부터 3년 이내에 할 수 있다(法59②). 만약 위 심사청구기간이 지난 시점에 분리출원을 한 경우 출원일 소급효가 적용된다면 분리출원에 대하여 심사청구를 하지 못하는 사태가 발생할 수도 있게 된다. 이러한 불합리를 방지하고자 원출원일로부터 3년이 경과하더라도 분리출원을 한 날부터 30일 이내에는 심사청구를 할 수 있다(法59③).

 

1. 2021. 10. 19., 일부개정 2022. 4. 20. 시행 [본문으로]