제1절 외국어특허출원

제1절 외국어특허출원

제42조의3(외국어특허출원 등) ① 특허출원인이 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다. 이하 제2항 및 제5항에서 같다)을 국어가 아닌 산업통상자원부령으로 정하는 언어로 적겠다는 취지를 특허출원을 할 때 특허출원서에 적은 경우에는 그 언어로 적을 수 있다. ② 특허출원인이 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 제1항에 따른 언어로 적은 특허출원(이하 "외국어특허출원"이라 한다)을 한 경우에는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 그 명세서 및 도면의 국어번역문을 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 제출하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 제출하여야 한다. ③ 제2항에 따라 국어번역문을 제출한 특허출원인은 제2항에 따른 기한 이전에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 명세서 또는 도면을 보정(제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외한다)한 경우 2. 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우 ④ 특허출원인이 제2항에 따른 명세서의 국어번역문을 제출하지 아니한 경우에는 제2항에 따른 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다. ⑤ 특허출원인이 제2항에 따른 국어번역문 또는 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 외국어특허출원의 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다. 다만, 제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막 국어번역문(이하 이 조 및 제47조제2항 후단에서 "최종 국어번역문"이라 한다) 전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다. ⑥ 특허출원인은 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 제5항을 적용하지 아니한다. ⑦ 제6항 전단에 따라 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

 

I. 서설

 

1. 의의

 

외국어특허출원은 특허출원인이 빠른 출원일을 선점할 수 있도록 국어뿐만 아니라 외국어(영어만 가능)로도 명세서 등을 적어 출원할 수 있도록 하는 제도이다(法42의3). 다만, 외국어로 적은 명세서 등은 출원일 인정을 위해 허용하는 것일 뿐이며, 심사 및 권리설정의 대상은 국어로 된 명세서이므로 심사청구(法59② 단서), 출원공개(法64②), 명세서 보정(法47⑤), 분할출원 및 변경출원(法52① 단서, 53① 단서) 등을 위해서는 일정 기간 이내에 반드시 외국어명세서등에 대한 국어번역문을 제출하여야 한다.

 

2. 취지

 

외국인이 국내출원을 하거나, 국내 연구소·대학에서 영어로 된 연구성과를 기초로 출원일 선점을 위해 서둘러 출원하는 경우 등을 배려하기 위함이다. 또한, 우리나라를 지정국으로 지정한 PCT 국제출원 시 이미 외국어 출원이 가능하기 때문에, 국내출원의 경우에도 그와 균형을 맞출 필요가 있다는 고려가 반영된 것이기도 하다.^[각주:1]

 

II. 국어번역문의 제출기간

 

1. 국어번역문 제출기간

 

외국어로 된 명세서 및 도면을 기준으로 외국어특허출원을 하여 인정되었다고 하더라도, 최선일로부터 1년 2개월 내에 반드시 그 국어번역문을 제출하여야 한다(法42의3② 본문). 다만 제3자의 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날과 최선일로부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 국어번역문을 제출하여야 한다(法42의3② 단서).

 

2. 분할·변경출원의 국어번역문 제출기간

 

① 분할출원, 변경출원이 외국어특허출원인 경우에 출원인은 국어번역문(法42의3②) 또는 새로운 국어 번역문(法42의3③ 본문)을 최선일로부터로부터 1년 2개월이 되는 날(기한 이전에 출원심사 청구의 취지를 통지를 받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 최선일부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날)의 기한이 지난 후에도 분할출원, 변경출원일로부터 30일 이내에 국어번역문을 제출할 수 있다(法52⑦, 53⑦).

 

② 다만, 분리출원의 경우 과도한 절차의 지연을 방지하기 위해 외국어특허출원을 할 수 없으며(法52의2③), 위반 시 소명기회를 부여하고 반려한다.

 

3. 새로운 국어번역문 제출

 

국어번역문 제출기간 만료일까지 출원인은 i) 명세서 또는 도면을 보정하거나, ii) 출원인이 심사청구를 하지 않은 이상 새로운 국어번역문을 제출하여 번역문의 오류 등을 시정할 수 있다(法42의3③). 국어번역문이 제출된 경우 해당 국어번역문은 47조2항 후단의 국어번역문 신규사항추가금지의 기준이 되는데, 국어번역문을 제출한 이후 보정서를 제출하거나 심사청구를 한 경우 국어번역문을 기준으로 제47조 제2항 후단의 국어번역문 신규사항추가금지 여부를 판단하게 된다. 그런데 명세서 또는 도면을 보정하거나 출원인이 심사청구를 한 이후에도 새로운 국어번역문 제출을 할 수 있게 된다면 제47조 제2항 후단의 국어번역문 신규사항추가금지의 판단기준이 변경되어 심사의 불편함과 법적불안정성을 야기할 수 있다. 따라서 명세서 또는 도면을 보정하거나 출원인이 심사청구를 한 경우에는 새로운 국어번역문을 제출하지 못하게 규정을 한 것이다.

 

III. 국어번역문의 제출효과

 

1. 국어번역문을 제출하지 않은 경우

 

제출기간 내에 명세서의 국어번역문을 제출하지 않으면 그 출원을 기한이 되는 날의 다음 날에 취하한 것으로 간주한다(法42의3④). 다만, 도면(설명부분에 한정)에 대한 국어번역문을 제출하지 않은 경우는 명세서에 대한 국어번역문을 제출하지 않은 것과 달리 취하한 것으로 보지는 않지만, 도면의 기재요건 위반 등으로 보정 대상이 될 수 있다.

 

2. 국어번역문을 제출한 경우

 

(1) 명세서의 보정효

 

출원인이 국어번역문 또는 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 외국어특허출원의 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다(法42의3⑤ 전단). 따라서 국어번역문(국어명세서 및 도면)은 특허심사의 대상이 되고, 특허를 받은 후에는 특허발명의 보호범위를 결정하는 기준이 된다. 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 최종 국어번역문전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法42의3⑤ 후단).

 

(2) 절차진행 가능

 

외국어 특허출원은 국어번역문이 특허심사의 대상이 되기 때문에 국어번역문을 제출하여야 보정(法47⑤), 분할·변경출원(法52①단서. 53①단서), 심사청구(法59②)가 가능하며, 국어번역문을 제출해야만 출원공개가 된다(法64②).

 

IV. 오역정정

 

1. 오역정정 기간 및 효과

 

특허출원인은 제47조 제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 명세서 보정의 효과를 부여하지 아니한다(法42의3⑥). 오역 정정은 명세서로 취급되는 국어번역문의 오역만 정정한 것이기 때문이다.

 

2. 최종 오역정정만으로 판단

 

최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法47①1) 또는 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法47①2)에 오역 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法42의3⑦). 이는 최종 오역정정만 유효한 정정으로 취급하여 심사의 편의를 도모하기 위함이다.

1. 조영선, 특허법 3.0, 박영사, 2021, 228면 주1 [본문으로]