제6절 국내우선권주장출원

제6절 국내우선권주장출원

제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) ① 특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 “선출원”이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 그 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년이 지난 후에 출원된 경우 2. 선출원이 제52조제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분할출원 또는 제52조의2제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분리출원이거나 제53조제2항 또는 「실용신안법」 제10조제2항에 따른 변경출원인 경우 3. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 포기ㆍ무효 또는 취하된 경우 4. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우 ② 제1항에 따른 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 하여야 한다. ③ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 제29조제1항·제2항, 같은 조 제3항 본문, 같은 조 제4항 본문, 제30조제1항, 제36조제1항부터 제3항까지, 제96조제1항제3호, 제98조, 제103조, 제105조제1항·제2항, 제129조 및 제136조제5항(제132조의3제3항 또는 제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 「실용신안법」 제7조제3항·제4항 및 제25조, 「디자인보호법」 제95조 및 제103조제3항을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다. ④ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 그 특허출원이 출원공개되거나 특허가 등록공고되었을 때에 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 제29조제3항 본문, 같은 조 제4항 본문 또는 「실용신안법」 제4조제3항 본문·제4항 본문을 적용한다. ⑤ 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 그 선출원에 관하여 우선권 주장의 기초가 된 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 제3항과 제4항을 적용하지 아니한다. 1. 선출원이 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우 2. 선출원이 「공업소유권의 보호를 위한 파리 협약」 제4조D(1)에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우 ⑥ 제4항을 적용할 때 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하더라도 제29조제7항을 적용하지 아니한다. 1. 선출원이 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원인 경우 2. 선출원이 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원인 경우 ⑦ 제1항에 따른 요건을 갖추어 우선권 주장을 한 자는 선출원일(선출원이 둘 이상인 경우에는 최선출원일을 말한다)부터 1년 4개월 이내에 그 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다. ⑧ 제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 제79조에 따른 설정등록을 받을 수 없다. 다만, 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우에는 그러하지 아니하다.

 

I. 서설

 

1. 의의

 

국내우선권주장은 국내 선출원일로부터 1년 이내 개량발명을 하여 그 선출원된 발명과 함께 개량발명을 우선권주장출원 한 경우, 후출원 발명 중 선출원에 포함된 발명은 특허요건판단에 있어 선출원일로 소급되는 제도이다(法55).

 

2. 취지

 

국내우선권제도를 도입하게 된 이유는 i) 신규사항추가금지(法47②)에 따라 선출원에 개량발명을 추가하는 보정을 할 수 없으므로, 개량발명을 선출원된 발명과 함께 하나의 출원을 하도록 하여 출원인의 편의를 도모하고, 특허청은 이를 통해 이중심사를 방지하기 위함이고,^[각주:1] ii) 외국인은 조약우선권을 이용하여 일정 경우 소급효의 적용을 받을 수 있지만, 한국인은 국내의 선출원을 기초로 출원일의 소급적용을 받을 수 없는 불합리가 있어 이를 해소하기 위함이며, iii) PCT 출원시 자국의 출원에 근거하여 우선권 주장을 수반하는 PCT 출원을 할 경우 그 지정국에 자국을 포함시키는 자기지정제도(PCT8(2)(b))를 국내 특허법에서도 가능하도록 하기 위함이다.

 

3. 국내우선권의 이용태양

 

(1) 실시례 보충형

 

어떤 기술적 사상이 생겼을 때 이것을 충분히 실증하기까지에는 상당한 시일을 요하는 경우가 있다. 그러나 선원주의 하에서는 하루라도 빨리 출원할 필요가 있다. 이같은 경우 무엇보다도 먼저 판명되어 있는 실시예를 기재하여 그 기술적 사상을 먼저 출원하고 그 후 실증 등을 통해 실시예가 갖춰지는대로 보충할 때 우선권이 이용될 수 있다. 예컨대, ‘염산’을 실시례로 하여 그보다 상위 개념인 ‘무기산’을 특허청청구범위로 하였으나, 그와 같은 실시례만으로는 상위개념인 특허청구범위가 유지되기 어려운 상태였는데 추후 실험을 통하여 ‘질산’을 추가적 실시례로 찾아낸 경우에 그러하다.

 

(2) 상위개념 추출형

 

실증된 복수개의 기술적 사상이 기초가 되어 별개의 기술적 사상에 도달하는 경우가 있다. 이 경우 기술적 사상이 얻어지는 대로 출원해 두고 이것들을 기초로 한 새로운 기술적 사상(상위개념)이 얻어졌을 때 그것들을 묶어서 출원함으로써 보다 넓은 범위의 권리를 취득할 수 있다. 예컨대, 제1출원에서 실시례로 ‘염산’을 기재하고 청구범위도 ‘염산’으로 하였으며, 제2출원에서 실시례로 ‘질산’을 기재하고 청구범위도 ‘질산’으로 하였는데, 그 뒤 ‘초산’까지 실시례로 성공함으로써 결국 위와 같은 실시례를 전부 아우르는 상위개념인 ‘산’을 특허청구범위로 삼아아 할 필요가 생긴 경우에 그러하다.

 

(3) 1군의 발명형

 

출원의 단일성제도이용 출원형은 순차로 얻어진 기술적 사상이 서로 「물건과 그 물건을 생산하는 방법」, 「방법과 그 방법의 실시에 직접 사용하는 기계」 등 출원의 단일성요건을 만족하는 경우에는 우선권을 주장하여 이것들을 1출원으로 묶을 수 있다

 

II. 국내우선권주장 요건

 

1. 요건개요

 

국내우선권주장출원은 i) 분할·분리·변경출원이 아닌 선출원이 출원계속 중일 것, ii) 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 발명일 것, iii) 후출원인은 선출원의 출원인 또는 그 승계인일 것, iv) 최우선일로부터 1년 내 출원서에 취지 등을 기재하여 우선권주장출원을 할 것을 요건으로 한다. 복수의 선출원을 기초로 하는 복합우선권주장도 가능하다.

 

2. 주체적 요건

 

(1) 선출원인 또는 그 승계인

 

국내우선권을 주장하는 출원인은 선출원인과 동일인이거나 정당한 승계인이어야 한다. 공동출원의 경우 또한 선출원인과 후출원인은 동일인이여야 한다(法55①). 조약에 의한 우선권주장과는 달리 우선권의 승계는 필요로 하지 않는다. 왜냐하면 조약우선권은 특허독립의 원칙에 따라 별도로 제2국에 우선권을 주장할 수 있는 권리가 필요한 반면, 국내우선권은 국내에서의 특허를 받을 수 있는 권리의 승계만 있으면 족하기 때문이다.

 

(2) 특별수권사항

 

국내우선권주장 또는 그 취하는 임의대리인에게 있어 특별수권사항이다(法6). 우선권 주장은 선출원이 취하간주되기 때문에, 우선권주장의 취하는 소급효를 적용받을 수 없게 되기 때문에 출원인에게 불리할 수 있기 때문이다.

 

(3) 후출원인이 승계인인 경우 후출원 당시 선출원의 출원인변경신고를 마쳐야 하는지 여부 ^[각주:2]

 

발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고(특허법 제33조 제1항 본문), 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로(특허법 제37조 제1항), 후출원의 출원인이 후출원 시에 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니다. 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다. 따라서 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다.

 

① PCT 자기지정출원 과정에서 후출원인이 선출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 실질적으로 승계받았는지 여부에 대한 실체심사는 PCT 제8조 ⑵⒝에 따라 국내단계에 진입한 이후에 우리나라의 법령에 따라 해야 한다. 피고는 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 경우에는 그 승계인임을 증명하는 서류를 제출하게 할 수 있으므로(특허법 시행규칙 제7조 제1항), 필요한 경우 보완을 요구함으로써 권리의 승계 여부를 심사할 수 있다. 그리고 특허법 제38조 제4항을 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 후출원인이 PCT 국제출원을 하기 전에 그 후출원인에게 국내에서 특허출원인변경신고를 마칠 것을 요구하는 것으로 해석한다면, 후출원인은 국내단계에서 절차상 하자를 보완할 기회를 상실하게 되므로 국내우선권 제도의 취지에 부합된다고 볼 수 없다. 또한 선출원 발명을 개량하여 후출원 발명을 하는 과정에서 선출원의 출원인 중 일부만 후출원의 출원인에 포함되거나 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 달라질 수 있고, 후출원 시에 출원인명의변경 절차를 정당하게 마칠 수 없는 경우도 생기게 된다. 이러한 경우에도 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다는 이유로 우선권 주장의 효력을 부정하는 것은 우선권 주장 제도의 취지에 반하게 된다.

② 특허법 제55조 제1항은 우선권 주장을 할 수 있는 자는 ‘특허를 받으려는 자’라고 규정하고 있을 뿐이다. 이는 특허법이 분할출원(제52조)과 실용신안등록출원의 변경출원(제53조)을 할 수 있는 자는 ‘출원인’이라고 규정함으로써 분할출원인 또는 변경출원의 명의인이 일치할 것을 요구하는 것과 대비된다. 발명을 한 자의 승계인도 특허를 받을 수 있는 권리를 가지므로(특허법 제33조 제1항), 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 자는 특허법 제55조 제1항의 ‘특허를 받으려는 자’ 및 ‘자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자’에 해당한다고 봄이 문리해석에 부합한다. 특허출원인변경신고를 특허등록 전까지 하도록 규정한 특허법 시행규칙 제26조 제1항도 이러한 해석을 뒷받침한다.

 

3. 객체적 요건

 

(1) 선출원의 요건

 

1) 국내 특허출원 또는 실용신안등록출원일 것 국내우선권제도의 도입취지가 기본적으로 개량발명의 보호에 있으므로 기초가 되는 선출원은 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 제한된다. 따라서 특허·실용신안과 선후원관계를 형성하지 않는 디자인등록출원은 국내우선권주장의 기초가 되는 선출원이 될 수 없다.

 

2) 출원계속 중일 것  국내우선권의 기초가 되는 선출원이 특허청에 적법하게 계속 중이어야 하며, 선출원이 후출원의 출원시에 포기·무효·취하되거나 설정등록 또는 특허거절결정이 확정되지 않은 상태이어야 한다(法55①3, 4). 조약우선권주장의 경우 선출원은 정규성만 인정되면 출원계속 중이라는 제한이 없다는 점에서 차이가 있다. 이는 권리를 취득할 수 없게 된 선출원이 실질적으로 부활되는 것을 막기 위함이다. 그러나 일단 우선권주장을 한 이후에는 그 기초인 선출원의 권리가 종료되더라도 이미 주장된 우선권의 효과에는 영향을 미치지 아니한다.^[각주:3] 

 

3) 분할·분리·변경출원이 아닐 것  국내 우선권 주장의 선출원은 분할출원, 분리출원 또는 변경출원이 아니어야 한다(法55①2). 이는 우선권주장의 적법성과 동시에 분할·분리·변경출원의 적법성까지 심사함으로 인한 심사의 과도한 부담을 막기 위함이다.

 

(2) 후출원의 요건

 

① 국내우선권의 기초출원으로 될 수 있는 그 대상 발명은 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명이다(法55①). 즉, 출원 후에 보정에 의해서 추가된 발명 등은 국내우선권주장의 기초출원 발명이 될 수 없다.

 

② 판례는 “국내 우선권 제도에 의하여 실제 특허출원일보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사함으로써 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있음은 특허법 제47조 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정이 받아들여져 그 효과가 출원 시로 소급하는 경우와 별다른 차이가 없으므로, 이러한 보정의 경우와 같은 관점에서, 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 특허요건을 심사하는 발명의 범위를 제한할 필요가 있다. 따라서 특허법 제55조 제3항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 특허법 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다. 그리고 여기서 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.”고 하였다.

 

4. 시기적 요건

 

국내우선권 주장을 하는 후출원은 우선권 주장의 기초가 되는 선출원일로부터 1년을 경과하지 않아야 한다(法55①1). 우선권주장기간의 만료일이 공휴일인 경우에는 그 다음날까지 우선권주장을 할 수 있다(法14).

 

5. 절차적 요건

 

국내우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 하여야 한다(法55②). 그리고 국내우선권의 주장에 있어서는 그 주장의 기초가 되는 출원과 국내우선권주장을 수반하는 출원 모두가 우리나라 특허청에 대하여 출원된 것이므로 이에 대한 우선권증명서류 등의 제출은 필요로 하지 않는다.

 

III. 우선권주장의 효과

 

1. 적법한 경우

 

(1) 소급효

 

1) 판단시점의 소급

 

① 국내우선권주장출원에 대해 적법하게 우선권을 인정받으면, 당해 출원의 발명 중 우선권의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 한하여, ‘그 특허출원’에 제55조 제3항의 규정을 적용하고자 할 때에는 선출원 시에 출원된 것으로 취급한다(法55③). 이에 해당되는 경우는 아래와 같다. 이때 제29조 제3항의 확대된 선출원 소급적용시 주의할 점은, ‘다른 특허출원’의 지위가 소급되는게 아니라 ‘그 특허출원’의 지위만 소급된다는 점이다.^[각주:4] 다만, 선출원과 후출원에 동시에 기재된 발명은 선출원의 출원공개의제(法55④)에 따라 선출원일로부터 후출원의 출원공개시까지 ‘다른 특허출원’의 지위를 가지게 된다.

 

신규성·진보성(法29①②), 확대된 선출원(法29③), 공지예외주장기간(法30①), 선출원(法36), 출원시 국내에 있던 물건(法96①3), 이용·저촉(法98), 선사용권(法103), 디자인권 존속기간만료 후의 통상실시권(法105), 생산방법의 추정(法129), 정정심판에서 정정 후 청구범위가 특허출원을 하였을 때 특허를 받을 수 있어야 할 것(法136⑤)

 

② 국내우선권주장 출원의 경우 특허출원인이 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우 또는 외국어특허출원에 있어서 국어번역문을 제출하지 않은 경우에는 최우선일부터 1년 2개월이 되는 날(다만 제3자의 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날과 최우선일로부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날)까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하거나 국어번역문을 제출하여야 한다(法42의2②, 42의3②). 그리고 국내우선권주장 출원의 경우 최우선일로부터 1년6개월이 지난 후 출원공개가 이루어진다(法64①).

 

2) 소급효의 예외 국내우선권주장은 특허출원일 자체가 소급되는 제도는 아니므로, i) 심사청구기간의 기산일(法59), ii) 공지예외주장의 취지 및 증명서류 제출기간(法30②), iii) 존속기간 기산일(法88), iv) 재정에 있어서 출원일의 기산일(法107), v) 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장시 특허출원일의 기산일(法92의2④)은 국내우선권주장출원일을 기준으로 한다.

 

(2) 선출원 취하간주

제56조(선출원의 취하 등) ① 제55조제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 취하된 것으로 본다. 다만, 그 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 포기, 무효 또는 취하된 경우 2. 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우 3. 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우 ② 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원인은 선출원의 출원일부터 1년 3개월이 지난 후에는 그 우선권 주장을 취하할 수 없다. ③ 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년 3개월 이내에 취하된 때에는 그 우선권 주장도 동시에 취하된 것으로 본다.

 

1) 원칙

 

① 선출원일로부터 1년3월 후 취하간주 국내우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3월을 경과한 때에 취하된 것으로 본다(法56① 본문). 이는 중복심사와 중복공개를 없애고 자신의 선출원과의 관계에서 협의제를 회피하기 위함이다. 복수의 특허출원을 기초로 국내우선권주장을 한 경우의 다수의 선출원들은 각각의 출원일로부터 1년 3월을 경과하면 취하된 것으로 본다. 선출원 취하간주에 의해 선출원에 기재된 발명을 모두 후출원에 기재하여야 원래 기초발명을 제대로 보호할 수 있다.

 

② 선출원일로부터 1년3월 후 우선권주장 취하불가 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원인은 선출원의 출원일부터 1년 3월을 경과한 후에는 그 우선권 주장을 취하할 수 없다(法56②). 이 1년 3개월의 기간은 우선권주장을 유지할 것인지를 검토할 수 있는 기간이며, 그 기간 내에 우선권주장을 취하하면 선출원은 그대로 유지되고 우선권주장 출원은 통상의 출원으로 된다. 또한 1년3월 경과하여 선출원이 이미 취하 간주된 후에는 국내우선권 주장의 취하를 인정할 실익이 없기 때문이다.

 

2) 예외  선출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 설정등록 또는 거절결정이 확정된 경우에는 취하 간주할 대상이 없으므로 취하 간주되지 않고, 해당 선출원을 기초로 한 국내우선권주장이 선출원일부터 1년 3월 이전에 취하된 경우에도 취하 간주되지 않는다(法56① 단서). 우선권주장을 수반하는 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년 3월 이내에 취하된 때에는 그 우선권주장도 동시에 취하된 것으로 본다(法56③). 제56조 제3항은 우선권주장출원이 취하되었음에도 우선권주장의 효과는 잔존하여 선출원이 취하간주되는 것을 막기 위함이다. 우선권주장의 취소가능기간을 1년3개월로 정한 이유는, 출원공개준비기간이 3개월 소요되는 것을 고려하여 중복공개를 막기 위함이고, 출원인에게는 1년3개월 동안 우선권을 주장할지 말지를 다시금 검토할 수 있는 시간을 부여하기 위함이다.

 

(3) 선출원의 출원공개의제

 

1) 원칙  국내우선권주장 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 당해 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 국내우선권주장 출원이 출원공개되거나 등록공고된 때에 그 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 제29조 제3항의 확대된 선출원을 적용한다(法55④). 이는 선출원은 출원일로 1년3개월 후 취하간주(法56①)되기 때문에 일반적으로 출원공개되지 않지만, 이미 개시되어 있음에도 불구하고 타인의 후출원을 배제할 수 없다면 불합리하기 때문이다. 한편, 국내우선권주장출원은 선출원일로부터 1년6월이 경과된 후에 출원공개가 된다(法64①).^[각주:5]

 

2) 예외  그 선출원이 조약우선권이나 국내우선권을 주장한 출원인 경우에는 중복소급효를 인정하지 않는 것과 동일한 취지에서 선출원의 출원공개의제가 인정되지 않는다(法55⑤). 다만, 조기공개를 신청하여 선출원일로부터 1년3개월 전에 선출원이 출원공개된 경우, 제55조 제4항과 관계없이 선출원의 최초 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 전부에 대해 확대된 선출원의 지위가 인정된다(法29③). 한편, 국내우선권주장 출원이 공개된 경우 특허청에 선출원에 대한 서류의 열람 또는 복사를 신청할 수 있으므로 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 그때부터 공지된다(法216②1).

 

3) 선출원이 국제특허출원인 경우  원칙적으로 국내서면제출기간 내 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 않아 취하간주된 국제특허출원은 확대된 선출원에서 타출원의 지위를 갖지 않는다(法29⑦). 다만, 국제특허출원이 우선권주장의 기초출원이 된 경우에는 국제특허출원이 국어번역문을 제출하지 않아 취하간주되더라도 확대된 선출원의 지위가 인정된다(法55⑥). 이는 선 국제특허출원에 대한 국어번역문을 국어로 제출된 국내우선권주장출원으로 대체할 수 있기 때문이다.

 

(4) 이중우선 불인정

 

선출원이 국내우선권주장 또는 조약우선권주장을 수반하는 경우, 그 주장의 기초가 된 출원에 기재되어 있는 발명에 대하여 후출원에서 누적적으로 우선권을 인정하는 것은 실질적으로 우선기간을 연장해 주는 것이 되므로 그 발명에 대해서는 우선권을 인정하지 않고, 선출원에 대하여 새로 추가된 발명에 대해서만 우선권주장의 효과를 인정한다(法55⑤). 따라서 선출원의 기초 출원에 기재된 발명에 대하여도 우선권주장의 효과를 갖기 위해서는 후출원에서 선출원의 기초 출원도 복합적으로 우선권주장을 하여야 한다. 만약 선출원X를 기초로 우선권주장출원Y를 하고, 다시 Y를 기초로 우선권주장출원Z를 하는 경우에 Y출원과 Z출원 모두 선출원일로부터 1년내 이루어지더라도 이중우선인 이상 소급효가 인정되지 않기 때문에 반드시 복합우선권주장을 하여야만 한다.

 

(5) 선출원의 설정등록 불허

 

국내우선권 주장의 기초가 된 선출원은 제79조에 따른 설정등록을 받을 수 없다(法55⑧본문). 다만, 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우에는 그러하지 아니하다(法55⑧단서). 선출원과 국내우선권주장출원이 모두 설정등록되면 두 특허 모두에 대해 제36조 제2항 협의제 위반에 따른 무효사유가 발생할 수도 있기 때문이다.

 

2. 부적법한 경우

 

(1) 우선권주장절차 무효 및 소급효 불인정

 

① 발명의 동일성을 제외한 상기 국내 우선권주장의 요건들 중 하나라도 충족하지 못한 경우 특허청장은 보정을 명하여야하며 보정명령에도 불구하고 지정기간이내에 우선권 주장의 흠결을 해소하지 못한 경우에는 그 우선권 주장절차에 대하여 무효처분을 할 수 있다(法46, 16). 무효처분이 된 경우에는 통상의 출원으로 보아 후출원일을 기준으로 심사한다.

 

② 국내우선권주장에 대한 방식심사 결과 우선권주장이 적합한 경우에는 발명별로 특허요건 판단일을 소급할 수 있는지 검토한다.

 

(2) 선출원 취하간주 부적용

 

우선권주장이 무효처분된 경우 선출원은 취하간주되지 않으므로 후출원은 선출원과의 관계에서 제36조 위반이 될 수도 있다.

 

(3) 복합우선권주장은 흠결이 있는 우선권주장절차만 무효 및 소급효 불인정

 

복합우선권주장에 있어서 그 우선권주장의 일부에 흠결이 있는 경우 흠결이 있는 우선권주장에 대하여만 보정명령을 하고 지정기간 이내에 흠결을 해소하지 못한 경우 우선권주장 전체를 무효로 하는 것이 아니고 흠결을 치유하지 못한 일부 우선권주장절차만을 무효로 한다.^[각주:6]

 

IV. 우선권주장의 보정 또는 추가

 

1. 보정 또는 추가의 요건

 

제55조 제1항에 따라 적법하게 국내우선권주장출원을 한 자^[각주:7]는 최선출원일부터 1년 4개월 이내에 해당 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다(法55⑦).^[각주:8] 따라서 출원 당시에 국내우선권주장을 하지 않은 경우에는 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 없다. 국내우선권 주장을 추가하거나 우선권주장의 일부를 취하한 경우, 추가하거나 취하한 결과를 반영하여 최선출원일을 산정한다.

 

2. 보정 또는 추가의 범위

 

선출원일부터 1년 4월 이내에 복합우선권주장에 있어서 우선권주장의 전부 취하, 일부 취하 및 우선권주장의 명백한 오기를 정정하는 보정, 우선권주장을 추가하는 보정이 가능하다(法55⑦). 다만, 선출원일부터 1년 3월이 경과한 때에는 우선권주장을 취하할 수 없다(法56②). 복합우선권주장에 있어서 선출원일부터 1년 3월의 경과 여부는 각각의 선출원일부터 계산한다. 최선출원일부터 1년 4월 후에 할 수 있는 국내우선권주장의 보정은 명백한 오기에 한한다.

 

V. 관련문제^[각주:9]

 

1. 공지예외주장과 국내우선권주장

 

① 국내우선권주장출원에 대해서도 선출원시에 주장한 특허법 제30조의 규정을 적용받으려는 경우에는 그 취지를 출원서에 기재하고, 출원일로부터 30일 이내에 증명서류를 제출하여야 한다(法30). 다만, 그 증명서류의 내용이 선출원에 대해 제출된 증명서류의 내용과 동일한 때에는 그 취지를 기재하고 이를 원용할 수 있다(法30②, 法55③).

 

② 조약우선권주장의 경우는 특허법 제30조 제1항(공지된 날로부터 12개월 내에 특허출원을 할 것)의 적용에 있어 출원일이 제1국 출원일로 소급되지 않으나 국내우선권주장은 출원일이 선출원일로 소급된다(法55③). 따라서 선출원의 출원일이 공지된 날로부터 12개월 이내라면 국내우선권주장출원이 공지된 날로부터 12개월이 경과한 후 이루어졌더라도 국내우선권주장출원에 대하여 공지예외주장을 할 수 있다.

 

③ 2015. 7. 28. 이전에 출원된 국내우선권주장출원에서 선출원시 공지예외주장을 하지 않은 경우에는 국내우선권주장출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정하지 않으나, 2015. 7. 29. 이후에 출원된 국내우선권주장출원의 경우에는 특허법 제30조제3항에 따라서 공지예외주장을 보완할 수 있는 점을 고려하여 선출원시 공지예외주장을 하지 않았다 하더라도 국내우선권주장출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정하도록 한다.

 

④ 적법한 공지예외주장을 수반한 선출원을 기초로 하는 국내우선권주장출원에서 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 동일한 발명에 대해서는 신규성 및 진보성 판단시 해당 공지된 발명을 없던 것으로 보고 심사를 진행하는 한편, 해당 공지된 발명의 일부이기는 하나 선출원의 최초 명세서 등에는 기재되어 있지 않던 발명에 대해서는 국내우선권주장출원일이 해당 공지된 발명의 공개일로부터 12개월 이내인 경우에만 그 공지된 발명을 없던 것으로 보고 심사를 진행한다.^{[각주:10] [각주:11]}

 

2. 특유출원의 국내우선권주장

 

(1) 분할·분리출원의 국내우선권주장

 

① 원출원이 조약우선권 또는 국내우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 분할·분리출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 원출원에 대하여 제54조 제4항에 따라 제출된 조약우선권 주장 증명서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할·분리출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다(法52④, 52의2② 준용 52④). 다만, 원출원이 우선권주장을 하지 않은 경우 분할·분리출원도 우선권주장을 할 수 없다.

 

② 우선권을 주장한 것으로 보는 분할·분리출원에 관하여는 제54조제7항(최선일로 1년 4개월) 또는 제55조제7항(최선출원일로 1년 4개월)에 따른 기한이 지난 후에도 분할·분리출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다(法52⑤, 52의2② 준용 52⑤).

 

(2) 변경출원의 국내우선권주장

 

국내우선권주장출원에 대한 변경출원에 대하여 특허법 제55조제1항의 규정을 적용받고자 하는 경우에는 해당 변경출원시에 그 국내우선권주장을 하여야 한다(法55②). 다만, 원출원이 우선권주장을 하지 않은 경우 변경출원도 우선권주장을 할 수 없다.

 

3. 국내우선권주장과 발명의 단일성

 

국내우선권제도를 이용함에 있어서 후출원 발명이 반드시 선출원의 개량발명일 필요는 없다. 다만, 후출원발명이 선출원발명과 하나의 총괄적 개념을 형성하는 1군 발명에 해당하지 않는 경우에는 제45조 위반의 거절이유가 될 수 있다.

 

4. 국제특허출원의 특례

 

① 출원인이 국제특허출원을 하면서 국내출원 또는 우리나라만을 지정국으로 지정한 국제출원을 기초로 하여 우선권을 주장하는 경우(자기지정)에는 그 요건 및 효과는 파리협약 제4조에 의하지 아니하고 국내법에 의한다(PCT 8(2)(b)). 국내우선권의 주장절차와 관련하여 국제특허출원의 경우에는 제55조 제2항의 규정이 적용되지 아니하고 PCT 제8조(1)에 의한다(法202①)

 

② 또한 우선권주장의 취하에 관하여도 제56조 제2항의 규정이 적용되지 아니하며, 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원일부터 1년 3월이 경과된 후에도 우선일로부터 30월과 출원인의 심사청구 중 빠른 날까지 우선권주장의 취하를 할 수 있다(法202①, 施規106의7).

 

③ 선출원이 국제특허출원인 경우에는 PCT제24조(1)및 제39조(2)의 규정에 의하여 선출원이 그 출원일부터 1년 3월을 경과하여도 취하 간주될 수 없으며, 국제출원일부터 1년 3월과 기준일 중 늦게 도달하는 날이 경과되어야 선출원이 취하 간주된다(法202③). 

 

국내우선권주장 사례
예1	사례1	발명 A, B, F에 대해 2013년 7월 30일에 출원(X)를 한 후, 2014년 7월 30일에 X에 기초하여 발명 A, B, C를 국내우선권주장출원(Y)를 한 경우 각 출원의 지위는 다음과 같다.
	출원X	1. 선출원 X출원은 출원일로부터 1년3월 후인 14년 10월 30일 경과 후에 취하간주되므로(法56①), 선출원의 지위가 인정되지 않는다. 2. 확대된 선출원의 지위 Y 출원이 X출원일로부터 1년6월 후인 15년 1월 30일에 출원공개가 이루어진 경우, X와 Y에 동시에 기재된 발명에 대해 X출원에 대한 출원공개로 간주하여 확대된 선출원의 지위가 인정된다(法55④). 따라서 발명 A, B에 대해 X출원일 다음날인 13년 7월 31일부터 15년 1월 30일까지 확대된 선출원의 지위를 가지게 된다.
	출원Y	1. 선출원 지위 발명 A, B는 적법한 우선권 주장으로서 선원의 지위가 13년 7월 30일로 소급되며 이 시점을 기준으로 특허요건을 판단하게 된다. 다만, X출원에 기재되어 있지 않은 C는 Y출원일을 기준으로 판단하게 된다. 따라서 발명 C는 14년 7월 30일에 선원의 지위를 가지게 된다. 2. 확대된 선출원의 지위 Y출원은 X출원일로부터 1년 6월 후인 15년 1월 30일에 출원공개가 된다. 따라서 Y출원일 다음날인 14년 7월 31일부터 출원공개일인 15년 1월 30일까지 발명 A, B, C에 대해 확대된 선원의 지위가 인정된다.
예2	사례2	발명 A, B, F에 대해 2013년 7월 30일에 출원(X)를 한 후, 2014년 7월 30일에 X에 기초하여 발명 A, B, C에 대한 국내우선권주장출원(Y)를 하고, 2015년 7월 30일에 Y에 기초하여 발명 A, C, D에 대한 국내우선권주장출원(Z)한 경우 각 출원의 지위는 다음과 같다.
	출원X	1. 선출원 지위 X출원은 출원일로부터 1년3월 후인 14년 10월 30일 경과 후에 취하간주되므로(法56①), 선출원의 지위가 인정되지 않는다. 2. 확대된 선출원의 지위 Y 출원이 X출원일로부터 1년6월 후인 15년 1월 30일에 출원공개가 이루어진 경우, X와 Y에 동시에 기재된 발명에 대해 X출원에 대한 출원공개로 간주하여 확대된 선출원의 지위가 인정된다(法55④). 따라서 발명 A, B에 대해 X출원일 다음날인 13년 7월 31일부터 15년 1월 30일까지 확대된 선출원의 지위를 가지게 된다.
	출원Y	1. 선출원 지위 Y출원은 출원일로부터 1년3월 후인 15년 10월 30일 경과 후에 취하간주되므로(法56①), 선출원의 지위가 인정되지 않는다. 2. 확대된 선출원의 지위 Y출원은 15년 1월 30일에 출원공개가 이루어지므로 확대된 선원의 지위가 인정된다(法55④). 따라서 발명 A, B, C에 대해 Y출원일 다음날인 14년 7월 31일부터 15년 1월 30일까지 확대된 선출원의 지위를 가지게 된다. 또한 Z출원이 16년 1월 30일에 출원공개가 되면 Z출원과 Y출원에 동시에 기재된 발명에 대해서 출원공개간주하여 확대된 선출원의 지위가 인정된다. 사안에서 Z출원과 Y출원에 공동으로 기재된 발명은 A, C이지만, A는 이중우선이므로 출원공개의제가 되지 않는다(法55⑤). 따라서 Y출원의 C만 16년 1월 30일 공개간주되므로, Y의 출원일 다음날인 14년 7월 31일부터 출원공개시인 16년 1월 30일까지 C의 확대된 선출원의 지위가 인정된다.
	출원Z	1. 선출원 지위 발명 C는 적법한 우선권 주장으로서 선원의 지위가 14년 7월 30일로 소급되며 이 시점을 기준으로 특허요건을 판단하게 된다. 발명 A는 이중우선이므로 소급효를 받지 아니하고 Z출원일을 기준으로 선원의 지위를 가지게 되며, Y출원에 기재되어 있지 않은 D도 Z출원일을 기준으로 판단하게 된다. 따라서 발명 A, D는 15년 7월 30일에 선원의 지위를 가지게 된다. 2. 확대된 선출원의 지위 Z출원은 Y출원일로부터 1년 6월 후인 16년 1월 30일에 출원공개가 된다. 따라서 Z출원일 다음날인 15년 7월 31일부터 출원공개일인 16년 1월 30일까지 발명 A, C, D에 대해 확대된 선원의 지위가 인정된다.

1. 국내우선권 제도의 취지는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 수 있도록 하는 것이다. 대법원 2019. 10 .17 선고 2017후1274 판결 [본문으로]
2. 대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결 [본문으로]
3. 국내우선권주장출원일에 선출원을 취하 또는 포기한 경우에는 우선권주장이 적합한 것으로 하고, 선출원이 무효된 경우에는 국내우선권주장이 무효 시점보다 늦다는 것이 명백하지 않는 한 그 우선권주장을 인정한다. 심사기준, 특허청, 제6부 제4장 4.4 [본문으로]
4. 이는 분할·분리·변경출원의 경우에도 원출원일로 확대된 선출원의 지위가 소급되지 않는 것과 그 맥을 같이 한다. [본문으로]
5. 출원일이 다른 복수의 국내 선출원을 기초로 복합우선권주장출원을 하는 경우, 최선출원일로부터 1년6개월이 경과하여 후출원이 공개되는 경우에는 제55조 제4항에 의하여 최선출원뿐만이 아니라 다른 선출원도 함께 출원공개가 이루어지게 된다.  [본문으로]
6. 심사기준, 특허청, 제6부 제4장 7.4 [본문으로]
7. 제55조 제1항에 따라 적법한지는 ①선출원이 후출원의 출원일이전 1년 이내에 출원된 출원일 것, ②선출원이 분할출원이나 변경출원이 아닐 것, ③선출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 특허여부결정, 실용신안등록여부결정이 확정되지 않았을 것, ④선출원인과 후출원인이 동일할 것, ⑤ 우선권주장을 특정할 수 있을 정도로 우선권주장관련 사항을 명확히 기재할 것 등을 기준으로 판단한다. 상기 요건 중 ①의 요건의 판단시점은 후출원시 이고, ③과 ④의 요건은 해당 국내우선권주장을 보정하거나 추가하는 시점을 기준으로 판단한다. 심사기준, 특허청, 제6부 제4장 6.6 [본문으로]
8. 외국에 출원한 제1국출원과 국내에 출원한 선출원을 기초로 복합우선권주장을 한 경우, 다른 외국출원을 우선권주장에 추가하는 것은 특허법 제54조제7항에 따라 제1국출원일과 국내 선출원의 출원일 중 최선일부터 1년 4월 이내에 할 수 있는데 비하여, 다른 국내 출원을 우선권주장에 추가하는 것은 국내 선출원의 출원일들 중 최선출원일부터 1년 4월 이내에 할 수 있다. 이는 특허법 제55조제7항에서 규정하는 선출원이 같은 조 제1항에 의한 우선권주장 즉, 국내우선권주장의 기초가 된 먼저 한 출원을 의미하기 때문이다. 심사기준, 특허청, 제6부 제4장 6. (1) [본문으로]
9. 심사기준, 특허청, 제6부 제4장 4. [본문으로]
10. 심사기준, 특허청, 제5부 제3장 4.3.(6) [본문으로]
11. 국내우선권주장출원을 하면서 선출원보다 늦게 공지된 발명을 공지예외주장을 한 경우에는, 국내우선권주장출원의 발명 중에서 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 개시되지 않은 발명은 국내우선권주장출원일에 출원된 것으로 보기 때문에 선출원보다 늦게 공지된 발명이라 하더라도 공지예외주장을 인정할 필요가 있으므로, 선출원보다 늦게 공지되었다는 이유로 국내우선권주장출원의 공지예외주장을 부적법한 것으로 취급하지 않도록 유의한다. 심사기준, 특허청, 제3부 제2장 5.5.3.(9) [본문으로]