제2절 분할출원

제2절 분할출원

제52조(분할출원) ① 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. 다만, 그 특허출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 제42조의3제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다. 1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간 2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간 3. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간 ② 제1항에 따라 분할된 특허출원(이하 “분할출원”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 1. 분할출원이 제29조제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제4항을 적용하는 경우 2. 제30조제2항을 적용하는 경우 3. 제54조제3항을 적용하는 경우 4. 제55조제2항을 적용하는 경우 ③ 제1항에 따라 분할출원을 하려는 자는 분할출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다. ④ 분할의 기초가 된 특허출원이 제54조 또는 제55조에 따라 우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의 기초가 된 특허출원에 대하여 제54조제4항에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다. ⑤ 제4항에 따라 우선권을 주장한 것으로 보는 분할출원에 관하여는 제54조제7항 또는 제55조제7항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다. ⑥ 분할출원의 경우에 제54조에 따른 우선권을 주장하는 자는 같은 조 제4항에 따른 서류를 같은 조 제5항에 따른 기간이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 3개월 이내에 특허청장에게 제출할 수 있다. ⑦ 분할출원이 외국어특허출원인 경우에는 특허출원인은 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 제42조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다. ⑧ 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 분할출원에 관하여는 제42조의2제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다.

 

I. 서설

 

1. 의의

 

분할출원이란 2 이상의 발명을 포함하는 특허출원의 일부를 1 또는 2 이상의 새로운 특허출원으로 하는 것으로, 분할출원에 대해서는 출원일의 소급효과가 부여된다(法52).

 

2. 취지

 

이는 특허출원이 제45조의 하나의 특허출원의 범위에 관한 요건을 만족하지 않는 발명을 포함하는 경우에는 특허를 허여 받을 수 없으므로 출원일을 소급 받으면서도 거절이유를 해소할 수 있는 방안의 마련이 필요하고, 출원일체의 원칙^[각주:1] 극복 및 출원 시 청구범위에는 기재되어 있지 않았으나 발명의 설명 또는 도면에 기재되어 있는 발명에 대해서도 보호받을 수 있는 기회가 부여되어야 할 필요성이 있기 때문이다.^[각주:2]

判例  분할출원을 하면서 출원당시 제출한 발명의 상세한 설명이나 도면을 다시 사용할 수 있는지 여부분할출원이란 단일발명, 단일출원의 원칙 아래 2이상의 발명을 1출원으로 한 경우 이를 2 이상의 출원으로 분할하는 것으로서 2 이상의 발명을 1출원으로 한 경우란 2 이상의 발명이 특허청구의 범위에 기재된 경우는 물론 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재되어 출원된 경우까지 포함하는 것이므로 분할출원을 하면서 원출원당시 제출한 발명의 상세한 설명이나 도면을 다시 사용할 수도 있다. 대법원 1986. 9. 9. 선고 84후71 판결

 

II. 분할출원의 요건

 

1. 주체적 요건

 

분할출원은 특허출원인으로 한정되며, 이에 따라 원출원을 한 자 또는 그 승계인이다. 승계인은 원출원에 대한 출원인 변경신고를 한 후 분할출원하여야 하며, 공동출원의 경우에는 원출원과 분할출원의 출원인 전원이 완전히 일치하여야 한다. 분할출원 당시에만 동일인이면 되며, 분할출원 이후에는 출원인이 변경되더라도 무방하다.

 

2. 객체적 요건

 

① 분할출원 할 수 있는 발명은 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내이다. 이때, 분할출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 모두 원출원의 명세서 또는 도면에 포함되어야 하며, 분할출원의 발명 중 일부라도 원출원에 포함되어 있지 않은 경우에는 그 분할출원은 부적법하여 거절이유를 갖는 것으로 취급된다(法52①, 62). 분할출원이 당초 명세서에 기재되어 있지 않은 발명을 포함하는데도 소급효를 인정해주는 것은 부당하기 때문이다.

 

② 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명의 범위 내에서 분할출원이 가능하므로, 원출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 삭제보정 되더라도, 삭제된 발명은 분할할 수 있다. 한편, 보정에 의해 원출원에 새롭게 추가된 발명은 원출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 없던 발명이므로 분할출원의 대상이 되지 않는다.

 

③ 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명의 범위 내에서 분할출원이 이루어졌는지는 여부는 제47조 제2항의 신규사항추가금지의 기준과 동일하게 자명성으로 판단한다. 특허법원 2020. 1. 22 선고 2019허6358 판결은 "특허법 제52조 제1항은 ‘둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 범위에서 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다’고 규정하고 있다. 여기에서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 분할 출원된 발명에 기재된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다."고 하였다.

 

3. 시기적 요건

 

① 분할출원의 기초가 되는 원출원은 분할출원 할 당시에 출원계속 중이어야 한다. 따라서 원출원이 무효, 취하^[각주:3] 또는 포기되거나 거절결정이 확정된 때에는 분할출원 할 수 없다. 원출원이 분할출원 당시에는 계속 중이었으나 분할출원 후에 반려된 경우 그 분할출원은 출원일을 소급하지 않고 실제 분할출원한 날에 출원된 것으로 보고 심사한다.^[각주:4] 다만 원출원이 취하 또는 포기 등으로 절차가 종료하는 날에 분할출원된 경우에는 그 분할출원은 원출원이 특허청에 계속 중일 때 출원된 것으로 취급한다.  원출원의 절차 종료와 분할출원이 같은 날에 이루어지는 경우 현실적으로 선후를 구분하는 것이 곤란하고, 후출원 절차는 원출원이 계속되고 있음을 인식한 상태에서 이루어졌다고 봄이 타당하기 때문이다. ^[각주:5]

 

② i) 제47조 제1항에 따른 보정가능기간(특허결정등본 송달전, 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간, 재심사청구시), ii) 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(거절결정불복심판청구를 할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 기간), iii) 특허결정등본을 송달받은 날로부터 3월과 설정등록일 중 더 빠른 날까지 분할출원 할 수 있다(法52①). 한편, 거절결정불복심판을 청구하였더라도 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내(연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말함)에는 분할출원할 수 있는 것으로 한다.^[각주:6]

 

③ 원출원이 외국어특허출원인 경우에는 원출원에 대한 국어번역문을 제출하여야만 분할출원을 할 수 있다(法52① 단서).

 

4. 절차적 요건

 

(1) 분할출원서 제출

 

분할출원을 하려는 자는 분할출원을 할 때에 분할출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원(원출원)의 표시를 하여야 하고(法52③), 명세서, 요약서 및 도면 각 1통과 기타서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 분리출원을 기초로 분할출원을 할 수 없으며(法52의2④), 위반 시 소명기회를 부여한 후 반려한다.

 

(2) 공지예외주장 절차

 

① 분할출원에 대하여 공지예외주장을 하고자 할 때에는 분할출원서에 그 취지를 기재하고 증명서류를 분할출원일 부터 30일 이내에 제출하여야 한다.

 

② 분할출원에 대하여 제출하여야 할 증명서류의 내용이 원출원에 대하여 이미 제출된 증명서류의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 해당 서식의 첨부서류란에 그 취지를 명기함으로써 그 증명서류에 갈음할 수 있다(施規10②).

 

③ 원출원의 해당 공지예외주장절차가 그 분할출원 전에 무효로 되지 않은 이상, 원출원에서 공지예외주장 취지만을 기재하고 그 증명서류를 법정기간 내 제출하지 않은 경우라도 분할출원서에 공지예외주장 취지를 기재하고 분할출원일부터 규정된 날까지 해당 증명서류를 제출한 경우에는 그 공지예외주장은 적법한 것으로 본다.^[각주:7]

 

III. 분할출원의 효과

 

1. 분할출원이 적법한 경우

 

(1) 출원일의 소급효

 

1) 소급효

 

① 분할출원은 원출원을 출원한 때에 출원한 것으로 본다(法52②). 따라서 분할출원된 발명에 대한 신규성·진보성·선출원 등 특허요건에 대한 판단, 출원공개시기, 존속기간의 기산점과 선사용권의 요건 등은 원출원일을 기준으로 판단한다.

 

② 이때 원출원의 청구범위에 기재된 발명을 분할출원 하는 경우 출원일 소급효로 제36조 제2항의 협의제가 적용될 수 있으므로, 이를 회피하기 위해 원출원의 청구범위에 기재된 발명 중 분할출원된 발명은 반드시 삭제보정을 하여야 한다. 다만 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명을 분할출원 하는 경우에는 원출원을 보정하지 않아도 된다.^[각주:8]

 

2) 소급효의 예외

 

① 확대된 선출원 분할출원의 내용은 원출원의 명세서 기재를 넘지 않는 것이 원칙이기 때문에 원출원이 공개를 통하여 확대된 선출원의 지위를 획득하면 굳이 분할출원 명세서에 확대된 선출원의 지위를 추가로 부여할 이유가 없다. 오히려, 분할출원의 과정에서 원칙에 반하여 최초 명세서에 기재되지 않은 사항이 분할출원의 명세서에 추가되는 일이 발생하고 그것이 원출원일과 분할출원일 사이에 출원된 제3자의 별개 출원의 특허청구범위에 기재된 내용과 동일하다면, 제3자는 소급적으로 확대된 선원의 지위를 획득한 분할출원의 명세서로 인하여 불의의 타격을 입게된다. 이러한 불합리를 방지하기 위해 분할출원된 명세서에 대한 확대된 선원의 지위는 원출원 시로 소급하지 않고 분할출원시를 기준으로 한다(法52②1).

 

② 공지예외주장 취지 및 증명서류 제출 원출원시 공지예외 주장을 하였더라도 분할출원은 원출원과는 별개의 출원인 이상 그와 별도로 공지예외주장을 하여야 한다. 다만, 공지예외주장 취지 및 증명서류 제출기간을 원출원일로 기준으로 한다면 분할출원일 당시 이미 기간이 경과한 경우가 많으므로, 출원일의 불소급을 인정할 필요가 있다. 따라서 공지예외주장 취지기재 및 증명서류 제출(法30②)은 분할출원일을 기준으로 한다(法55②2). 

 

③ 우선권주장 절차  조약우선권주장출원의 취지 등의 기재(法54③) 또는 국내우선권주장출원의 취지 등의 기재(法55②)는 우선권주장 출원시에 하여야 한다. 다만 분할출원의 경우 상기 절차에 대해서도 출원일 소급해버리면 우선권주장을 하지 못하게 되므로 우선권주장 취지기재에 대해서 출원일의 불소급을 인정하고 있다(法55②3, 4). 한편, 법률 제18505호에 따른 일부개정^[각주:9]은 원출원이 조약우선권 또는 국내우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 원출원에 대하여 제54조 제4항에 따라 제출된 조약우선권 주장 증명서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다고 하여(法52④), 우선권주장 취지 등의 기재에 대한 소급효의 예외는 더 이상 적용될 여지가 없다.

 

④ 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장시 특허출원일의 기산일  특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다. 분할출원의 경우 특허출원일부터 4년을 기산할 때에는 분할출원을 한 날을 기준으로 4년을 기산한다(法92의2④2).

 

(2) 원출원과의 관계

 

1) 분할출원의 독립성

 

① 분할출원은 원출원과의 관계에서 별개의 출원이므로 원출원이 절차상 밟은 효력을 그대로 승계하지 아니하며, 따라서 심사청구, 출원공개, 특허여부결정도 별도로 행해진다. 다만, 분할출원의 심사는 심사의 효율성을 위해 원출원의 심사청구순위에 따른다(施規38②).^[각주:10] 분할출원일은 원출원일로 소급하므로 원출원일로부터 1년 6개월 경과 전 분할출원은 원출원일로부터 1년6개월이 지난 후에 출원공개 하며, 원출원일로부터 1년6개월이 경과 후의 분할출원은 즉시 출원공개한다.^[각주:11]

 

② 분할출원이 적법하기 위해서는 분할출원 당시 원출원이 출원계속 중이어야 하나, 일단 분할출원이 적법하게 이루어진 이후에는 분할출원의 독립성 때문에 원출원이 무효 취하, 포기, 거절이나 특허결정이 확정되더라도 분할출원은 이에 영향을 받지 아니한다.^[각주:12]

 

2) 분할출원의 종속성

 

① 원출원이 조약우선권 또는 국내우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 원출원에 대하여 제54조 제4항에 따라 제출된 조약우선권 주장 증명서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다(法52④).^[각주:13] 다만, 원출원이 우선권주장을 하지 않은 경우 분할출원도 우선권주장을 할 수 없다. 이는 원출원시 하지 않았던 우선권주장을 분할출원을 통하여 보완하도록 하는 것을 방지하기 위함이다.

 

② 다만, 2015. 7. 29. 이후에 출원된 원출원을 기초로 분할출원을 하는 경우에는 특허법 제30조 제3항에 따라서 공지예외주장을 보완할 수 있는 점을 고려하여 원출원이 공지예외주장을 하지 않았다 하더라도 분할출원시 공지예외주장을 하는 것은 인정하도록 한다.

判例  둘 이상의 발명을 하나로 한 원특허출원 시에 공지예외주장을 하지 않은 경우, 분할출원에서 공지예외주장을 하여 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지 여부(적극).  대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결 공지예외 및 분할출원 관련 규정의 문언과 내용, 각 제도의 취지 등에 비추어 보면, 둘 이상의 발명을 하나로 한 원특허출원(이하 ‘원출원’이라고 한다)에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다고 봄이 타당하다.  ① 특허법 제30조 제1항 제1호는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 특허출원 전 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시되는 등으로 특허법 제29조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하게 된 경우[이하 ‘자기공지(자기공지)’라고 한다], 그날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 특허발명의 신규성 또는 진보성(특허법 제29조 제1항, 제2항) 규정을 적용할 때 그 발명은 제29조 제1항 각호의 공지된 발명에 해당하지 않는 것으로 본다고 하여 공지예외 규정을 두고 있다. 그리고 같은 조 제2항은 같은 조 제1항 제1호의 적용을 받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다고 하여, 공지예외 적용을 위한 주장의 제출 시기, 증명서류 제출 기한 등 절차에 관한 규정을 두고 있다. 한편 특허법 제52조 제2항은 적법한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지예외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다고 정하고 있을 뿐(이는 공지예외주장의 시기 및 증명서류 제출 기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원 시 이미 기한이 지나 있는 경우가 많기 때문이다), 원출원에서 공지예외주장을 하지 않고 분할출원에서만 공지예외주장을 한 경우에는 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 요건 충족 여부를 판단하여야 한다거나 원출원에서의 공지예외주장을 분할출원에서의 공지예외주장을 통한 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과 인정 요건으로 정하고 있지 않다. 결국 위 규정들의 문언상으로는 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원이 적법하게 이루어지면 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 원출원일에 출원한 것으로 보게 되므로, 자기공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 절차 요건을 충족하였다면, 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 도과하여 이루어졌다 하더라도 공지예외의 효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당하다.  ② 분할출원은 특허법 제45조 제1항이 정하는 1발명 1출원주의를 만족하지 못하는 경우뿐만 아니라, 원출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않으나 원출원의 최초 첨부 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명에 대하여 후일 권리화할 필요성이 생긴 경우 이들 발명에 대해서도 이 새로운 특허출원이 적법한 것이면 원출원과 동시에 출원한 것과 같은 효과를 인정하는 것도 허용하여 특허제도에 의해 보호될 수 있도록 하고 있다. 따라서 원출원 당시에는 청구범위가 자기공지한 내용과 무관하여 공지예외주장을 하지 않았으나, 분할출원 시 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되어 있는 경우가 있을 수 있고, 이와 같은 경우 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 공지예외주장을 하여 출원일 소급의 효력을 인정할 실질적 필요성이 있다.  ③ 분할출원은 특허에 관한 절차에서 보정의 대상이 되는 어떤 절차와 관련하여 기재사항의 흠결, 구비서류의 보완 등을 목적으로 이루어지는 보정과는 별개의 제도로, 보정 가능 여부와 무관하게 특허법 제52조의 요건을 충족하면 허용되는 독립된 출원이다. 따라서 특허출원서에 공지예외주장 취지를 기재하도록 한 특허법 제30조 제2항을 형해화할 우려가 있다는 점에서 출원 시 누락한 공지예외주장을 보정의 형식으로 보완하는 것은 허용되지 않지만,[각주:14] 이 점이 원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장을 허용하지 않을 근거가 된다고 보기 어렵다.  ④ 출원인의 권리 보호를 강화하기 위하여 특허법 제30조 제3항을 신설하여(2015. 1. 28. 법률 제13096호로 개정된 것) 출원인의 단순한 실수로 출원 시 공지예외주장을 하지 않더라도 일정 기간 공지예외주장의 취지를 적은 서류나 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있는 공지예외주장 보완 제도를 도입하였다. 그런데 특허 절차에서의 보정과 분할출원은 요건과 취지를 달리하는 별개의 제도라는 점에서, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장으로 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지의 문제는 특허법 제30조 제3항의 신설 전후를 불문하고 일관되게 해석함이 타당하다.  ⑤ 공지예외 규정은 특허법 제정 이후 현재에 이르기까지 예외 인정 사유가 확대되고, 신규성뿐만 아니라 진보성과 관련해서도 이를 적용하며, 기간이 6개월에서 1년으로 확대되는 등의 개정을 통해 특허제도에 미숙한 발명자를 보호하기 위한 제도를 넘어 출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도로 자리 잡고 있다는 점까지 더하여 보면, 분할출원에서 공지예외주장을 통해 원출원일을 기준으로 한 공지예외 효과를 인정받는 것을 제한할 합리적 이유를 찾기 어렵다.

 

2. 분할출원이 부적법한 경우

 

(1) 형식적 요건 위반 시

 

주체적 요건(분할출원인과 원출원인이 동일하지 않은 경우), 시기적 요건(원출원이 출원계속 중이 아닌 경우, 기간을 경과하여 분할출원 한 경우)이나 절차적 요건(분리출원을 기초로 분할출원을 한 경우) 위반 시 소명기회를 부여한 후 이 기간이내에 소명하지 못한 경우 분할출원서를 반려하며, 또한 외국어로 출원한 원출원의 국어번역문을 제출하지 않은 상태로 분할출원 하는 경우에도 분할출원을 반려한다(施規11).

 

(2) 객체적(실체적) 요건 위반 시

 

원출원에 기재되지 않은 발명을 분할출원한 경우 분할출원에 대하여 거절이유를 통지하고 제출된 의견서 또는 보정서에 의하여도 분할출원을 인정할 수 없는 경우에는 특허거절결정을 한다(法62, 63). 또한 분할출원의 실체적 요건 위반은 정보제공사유(法63의2) 및 특허무효사유(法133)이다.^[각주:15] 다만, 분할출원이 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재되지 않은 발명을 포함하는 경우에도 추후 보정을 통해 분할요건을 만족하는 경우에는 적법한 분할출원으로 인정한다.

 

IV. 관련문제

 

1. 재분할출원 가부

 

원출원을 기초로 분할출원을 하고 다시 분할출원을 기초로 재분할출원하는 것은 허용된다. 이는 특허법상 금지되어 있지 않으며, 시기의 제한 때문에 원출원으로부터 분할출원을 할 수는 없으나 분할출원으로부터 다시 분할출원하는 것이 가능한 경우도 있을 수 있기 때문이다. 재분할출원이 적법한 경우에는 재분할출원의 출원일은 원출원일로 소급한다.^[각주:16]

 

2. 분할출원 특례규정

 

(1) 조약우선권주장의 증명서류 제출 특례

 

조약우선권주장출원의 경우 증명서류는 최선일로부터 1년4개월 이내에 제출하여야 하지만(法54⑤), 분할출원이 조약우선권주장을 수반하는 경우에는 최선일로부터 1년4개월이 지난 후에도 분할출원을 한 날로부터 3개월 이내에 증명서류를 제출할 수 있다(法52⑥). 한편, 법률 제18505호에 따른 일부개정^[각주:17]은 원출원이 조약우선권 또는 국내우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 원출원에 대하여 제54조 제4항에 따라 제출된 조약우선권 주장 증명서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다고 규정하였는바(法52④), 제52조 제6항의 특례는 원출원이 조약우선권주장의 증명서류를 제출하지 않은 상태에서 분할출원을 하는 경우에 실익이 있을 것이다.

 

(2) 국내우선권주장의 특례

 

분할출원을 기초로 하여 국내우선권주장출원을 할 수 없다(法55①2). 다만, 국내우선권주장출원을 기초로 분할출원은 가능하다.

 

(3) 우선권주장 취하의 특례

 

우선권을 주장한 것으로 보는 분할출원에 관하여는 제54조제7항(최선일로 1년 4개월) 또는 제55조제7항(최선출원일로 1년 4개월)에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다(法52⑤).

 

(4) 외국어특허출원의 특례

 

분할출원이 외국어특허출원인 경우에는 제42조의3 제2항에 따른 국어번역문 제출기간(원출원일(우선권주장이 있는 경우 최우선일)로부터 1년2월 또는 제3자의 심사청구 취지를 통지받은 날로부터 3월 중 빠른 날)이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 국어번역문을 제출할 수 있다(法52⑦ 본문). 다만, 분할출원의 보정이 있는 경우 또는 출원인이 분할출원에 대해 심사청구를 한 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다(法52⑦ 단서).

 

(5) 청구범위제출유예의 특례

 

특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 분할출원에 관하여는 제42조의2 제2항에 따른 청구범위 제출기한(원출원일로(우선권주장이 있는 경우 최우선일)부터 1년2월 또는 제3자의 심사청구 취지를 통지받은 날로부터 3월 중 빠른 날)이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다(法52⑧).

 

(6) 심사청구의 특례

 

심사청구는 원출원일로부터 3년 이내에 할 수 있다(法59②). 만약 위 심사청구기간이 지난 시점에 분할출원을 한 경우 출원일 소급효가 적용된다면 분할출원에 대하여 심사청구를 하지 못하는 사태가 발생할 수도 있게 된다. 이러한 불합리를 방지하고자 원출원일로부터 3년이 경과하더라도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에는 심사청구를 할 수 있다(法59③).

 

3. 국제특허출원의 경우

 

특허법에서는 국제특허출원의 분할출원 시기와 관련된 규정은 별도로 두고 있지 않으나 분할출원은 보정가능기간에 할 수 있으므로, 제208조 제1항에 따라 국제특허출원의 국어번역문 제출, 수수료의 납부 및 기준일이 경과한 후에는 분할출원을 할 수 있을 것이다.

 

1. 복수의 청구항이 있는 경우 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 경우 모두 거절결정 하는 것 [본문으로]
2. 최후 거절이유통지를 받은 후의 보정은 특허청구범위의 감축이라는 제한이 생기지만(제47조 제3항), 분할출원은 그와 같은 제약을 회피할 수 있다는 점에서 대비된다. [본문으로]
3. 특허법 제56조 제1항 등 관계 법령과 기록에 비추어 살펴보면, 원고가 1998. 8. 26. 명칭을 ‘모드전환기능을 갖는 휴대용 통신기기 및 모드전환 제어시스템’으로 하는 이 사건 원출원(출원번호 10-1998-34681)을 하였다가, 1999. 8. 26. ‘특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 ‘PCT’라 한다)’에 따라 우리나라를 지정국으로 하는 국제특허출원을 하면서 이 사건 원출원에 기초한 우선권주장을 수반한 한편, 2000. 9. 29. 이 사건 원출원에서 같은 명칭으로 이 사건 모출원(출원번호 10-2000-57452)을 분할출원한 다음, 2002. 1. 4. 이 사건 모출원에서 다시 같은 명칭인 이 사건 출원발명(출원번호 10-2002-490)을 분할출원한 것에 대하여, 원심이, 이 사건 원출원은 특허법 제56조 제1항에 따라 그 출원일로부터 1년 3개월이 도과한 1999. 11. 27. 취하간주되었으므로 이 사건 출원발명은 원고 주장의 적법한 분할출원으로 볼 수 없다는 취지로 판단하였음은 옳고, 거기에 특허법 및 PCT에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 대법원 2007. 3. 29. 선고 2005후2168 판결 [본문으로]
4. 심사기준, 특허청, 제6부 제1장 6.2 [본문으로]
5. 심사기준, 특허청, 제6부 제1장 3.2 [본문으로]
6. 심사기준, 특허청, 제5부 제3장 4.4.(2) [본문으로]
7. 심사기준, 특허청, 제6부 제1장 4. (3) [본문으로]
8. 2 이상의 발명을 1출원으로 한 자가 2 이상의 출원으로 분할출원 할 경우 원출원 중 일부 발명이 상세한 설명이나 도면에 기재된 경우에는 분할출원을 위하여 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 보정할 필요가 없는 경우도 있어 이러한 경우에는 원출원을 보정함이 없이 신규출원만을 하여도 적법하다고 보아야 할 것이다. 대법원 1985. 7. 23. 선고 83후26 판결 [본문으로]
9. 2021. 10. 19., 일부개정 2022. 4. 20. 시행 [본문으로]
10. 대법원 2005. 9. 28. 선고 2003후2003 판결은 원출원이 기탁요건을 만족했더라도 분할출원은 원출원과 별개의 출원이므로, 분할출원서에 기탁 사실을 증명하는 서면을 첨부하거나 원출원시 제출한 서면을 원용한다는 기재가 없는 경우에는 적법하게 기탁한 것으로 볼 수 없어 분할출원된 발명은 미완성 발명에 해당한다고 하였다. 다만 현행 심사기준 하에서는 출원시 기탁이 되어있다면 추후 증명서류를 제출 할 수 있으므로 상기 판례의 적용은 어려울 것이다.  [본문으로]
11. 심사기준, 특허청, 제6부 제1장 4.(2). [본문으로]
12. 원출원이 분할출원 당시에는 계속 중이었으나 분할출원 후에 반려된 경우 그 분할출원은 출원일을 소급하지 않고 실제 분할출원한 날에 출원된 것으로 보고 심사한다. 분할출원에 거절이유가 있는 경우에는 출원일을 소급할 수 없는 이유를 거절이유와 함께 통지하고, 거절이유가 없는 경우에는 정부전자문서시스템(온나라시스템)」을 이용하여 별도로 통지한다. 심사기준, 특허청, 제6부 제1장 6.2(3) [본문으로]
13. 제52조 제4항 입법 전 특허법원 2017. 10. 27. 선고 2017허2727 판결은 “구 특허법 제55조 제1항 본문, 같은 조 제2항, 같은 조 제3항, 같은 법 제52조 제1항, 같은 조 제2항 제5호의 취지를 종합하면, 특허법 제52조에 따른 분할출원이 구 특허법 제55조에 의한 우선권 주장의 효력을 인정받기 위해서는 분할출원시의 특허출원서에 ‘우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시’를 하여야 하고, ‘우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시’가 특허출원서에 기재되지 아니한 분할출원의 경우에는 구 특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력을 인정받을 수 없다. ① 국제출원 및 모출원에 대해서 우선권 주장을 하였더라도, 자출원 및 이 사건 특허발명에 대한 우선권 주장은 그와 별개로서 출원인이 필요에 따라 선택할 사항이고, 분할출원에 대해서 우선권 주장을 하지 않더라도 분할출원의 출원절차가 정상적으로 진행될 수 있는 점, ② 구 특허법 제55조 제2항에 의한 우선권 주장은 동 규정의 문언상 특허출원인이 우선권을 인정받기 위해서 반드시 기재하여야 하는 것이고, 우선권 주장 여부에 따라 출원발명에 대한 진보성 등의 판단 기준시점이 달라지므로 위 규정을 단순히 심사편의를 위한 규정이라거나 우선권 주장의 기재 누락을 단순한 오기라고 보기 어려우며, 분할출원에 대한 우선권 주장이 없음에도 불구하고 원출원에서의 우선권 주장이 원용되어 분할출원이 특허등록이 되는 경우에 그로 인하여 제3자의 이익이 침해되는 경우가 발생할 수 있는 점 등에 비추어 보면 더욱 그러하다.”고 하여 분할출원이 국내우선권 주장의 효력을 인정받기 위해서는 분할출원시의 특허출원서에 ‘우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시’를 하여야 한다고 하였다.   [본문으로]
14. 원출원은 공지예외주장의 보완규정인 제30조 제3항이 도입되기 전에 이루어진 출원으로서, 출원당시 공지예외주장을 하지 않은 경우에는 추후 이를 보완할 수 없었다.  [본문으로]
15. 원출원이 2006. 9. 30. 이전 출원인 경우 원출원에 기재되지 않은 발명을 분할출원한 경우 분할출원에 대하여 기간을 정하여 불인정예고통지한다. 제출된 의견서에 의하여도 분할출원을 인정할 수 없는 경우 분할출원 불인정통지를 하고 출원일을 소급하지 않고 분할출원한 날을 기준으로 심사한다. 분할출원의 출원일을 소급할 수 없는 경우 원출원의 공개특허공보 등이 신규성 또는 진보성을 부정하기 위한 인용문헌으로 사용될 수 있다는 점에 유의하여야 한다. 분할출원 심사시 분할불인정사유와 거절이유가 동시에 있는 경우 분할출원의 인정여부를 확정한 후 거절이유통지를 한다. 다만, 그 거절이유가 출원일의 소급여부(분할출원의 인정여부)와 관계없는 경우에는 분할출원불인정예고통지와 거절이유통지를 각각 별도의 통지서로 동시에 통지할 수 있다. 한편, 출원일을 소급하지 않고 심사하던 중 분할출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 원출원에 기재되지 않은 발명을 삭제한 경우에는 다시 출원일을 소급하여 심사하여야 한다. 심사기준, 특허청, 제6부 제1장 6.1 (2) [본문으로]
16. 심사기준, 특허청, 제5부 제3장 4.4 (6) [본문으로]
17. 2021. 10. 19., 일부개정 2022. 4. 20. 시행 [본문으로]