제1절 절차의 무효, 제2절 서류의 반려

제1절 절차의 무효

제46조(절차의 보정) 특허청장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다. 이 경우 보정명령을 받은 자는 그 기간에 그 보정명령에 대한 의견서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출할 수 있다. 1. 제3조제1항 또는 제6조를 위반한 경우 2. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우 3. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우 제16조(절차의 무효) ① 특허청장 또는 특허심판원장은 제46조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만, 제82조제2항에 따른 심사청구료를 내지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다. ② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다. ③ 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항 본문·단서에 따른 무효처분 또는 제2항 본문에 따른 무효처분의 취소처분을 할 때에는 그 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다.

 

I. 절차의 무효처분

 

1. 의의

 

'절차의 무효'란 출원인･청구인 등이 특허에 관한 절차를 밟을 때에 일정한 흠결이 있는 경우, 그 절차의 효력을 소급하여 소멸시키는 특허청장 등의 행정처분을 의미한다. 이는 보정할 수 없는 사항에 대하여 행하여지는 '반려'(특허법 시행규칙 제11조) 또는 '불수리'(특허등록령 제34조)와는 구별되는 개념이다. 심사관은 무효처분의 주체가 될 수 없으며, 무효처분에 관한 결정은 ‘무효로 할 수 있다’로 규정하여 특허청장 또는 특허심판원장의 재량에 있음을 명확히 하고 있다(法16①).

 

2. 무효사유

 

절차의 무효사유로는 i) 특허법 제3조 제1항의 행위능력이 없는 자가 특허에 관한 절차를 밟는 경우, ii) 특허법 제6조의 대리권의 범위에 흠결이 있는 경우, iii) 법령이 정하는 방식에 위반된 경우, iv) 특허법 제82조의 규정에 따라 납부하여야 할 수수료를 납부하지 아니 경우가 규정되어 있다(法46, 法16). 그리고 제3자가 심사청구한 출원으로서 보정에 의해 청구항이 증가하여 출원인에게 심사청구료를 추가로 납부하도록 보정을 요구한 경우 출원인이 그 심사청구료를 납부하지 아니한 때에는 명세서에 관한 해당 보정절차를 무효로 할 수 있다(法82②, 法16① 단서).

 

3. 무효처분의 효과

 

(1) 무효처분의 효력범위

 

무효처분의 효력 범위는 보정명령의 대상이 된 절차에 한하며, 무효처분에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 되면 그 절차의 본래 효과가 생기지 아니한다. 예를 들어 출원서에 하자가 있어 보정명령을 하였으나 그 하자가 치유되지 않은 경우에는 특허출원이 무효로 된다. 다만, 출원서에 기재한 청구·신청(심사청구, 우선권주장 등)에 하자가 있는 경우에는 해당 청구·신청 등에 대해서만 보정명령을 하고 그 하자가 치유되지 않은 경우에는 해당 절차만을 무효로 한다.

 

(2) 출원절차가 무효로 된 경우

 

출원절차가 무효로 된 경우 i) 그 출원에 대해서는 선출원의 지위가 처음부터 없었던 것으로 보며(法36④), ii) 무효로 된 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 해서는 국내 우선권 주장 출원을 할 수 없다(法55①). 다만, 무효로 되기 이전에 후출원에서 적법하게 우선권 주장을 한 경우에는 선출원이 무효로 되더라도 후출원의 우선권 주장은 유효하다.^[각주:1] iii) 출원공개 후에 무효로 된 경우에는 확대된 선출원의 지위가 그대로 인정된다(法29③). iv) 출원공개 후 출원이 무효로 된 경우 보상금청구권은 처음부터 발생하지 않은 것으로 본다(法65⑥).

 

4. 심사청구료 미납에 따른 무효처분

 

특허출원인이 아닌 자가 출원심사의 청구를 한 후 그 특허출원서에 첨부한 명세서를 보정하여 청구항의 수가 증가한 때 납부하여야 할 심사청구료(法82②)를 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다(法16① 단서). 추가된 청구항에 대한 심사청구료의 납부의무는 출원인에게 있기 때문이다(法82②).

 

5. 무효처분의 불복

 

절차의 무효처분을 받은 자는 특허법 제16조 제2항의 요건을 갖추어 그 무효처분의 취소청구를 할 수 있고, 일반적인 행정처분의 불복방법으로서 행정심판의 청구나 행정소송을 제기할 수 있다(法224의2).

 

II. 무효처분의 취소

 

1. 취소요건

 

보정기간이 경과하여 절차가 무효로 된 경우라도 정당한 사유에 의한 것으로 인정되는 때에는 그 사유가 소멸한 날로부터 2개월 이내에 무효처분의 취소를 청구할 수 있다. 그러나 정당한 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내라고 하더라도 보정기간이 만료된 날부터 1년이 경과한 때에는 청구를 할 수 없다(法16②). “보정기간이 만료된 날부터 1년”이라는 제한을 둔 것은 무효로 된 절차를 추후 보완하는 것을 무한정 인정할 수 없기 때문이다.

 

2. 취소 후의 절차

 

무효처분 후 무효처분 취소 전까지 특허에 관한 절차가 진행된 경우에는 무효처분의 취소에 따른 영향과 신뢰보호원칙 등을 고려하여 사안별로 그 진행된 절차의 효력 인정여부를 판단한다. 예를 들어, 특허출원인이 거절이유통지에 대응하여 명세서 또는 도면의 보정서를 제출하면서 수수료를 제대로 납부하지 아니함에 따라 특허청장이 명세서 보정절차에 대하여 무효처분을 하고 심사관이 특허출원이 거절이유를 해소하지 못하였음을 이유로 거절결정한 경우, 이후 무효처분이 취소되었다면 심사관은 특별한 이유가 없는 한 거절결정을 취소하고 특허출원인에게 수수료의 흠을 보정할 수 있는 기회를 부여하는 등 심사절차를 진행한다.^[각주:2]

 

3. 무효처분 또는 무효처분 취소의 방식

 

특허청장 또는 특허심판원장의 무효처분 및 무효처분의 취소처분은 특허에 관한 절차의 당사자를 상대방으로 하는 행정처분으로서 그 당사자에게 고지함으로써 행정처분으로서의 효력이 발생하며, 이러한 처분은 권리의 득실에 중요한 영향을 미치게 된다. 따라서 특허청장 또는 특허심판원장은 무효처분 또는 무효처분취소처분을 내리는 경우 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다(法16③).

 

제2절 서류의 반려

 

I. 의의

 

'서류의 반려'란 특허절차에 관한 서류(이하 출원서류 등)에 중대한 하자가 있는 경우 특허청장 또는 특허심판원장이 이를 수리하지 않는 행정처분을 말한다(施規11). '절차의 불수리'라고도 한다. 출원서류 등에 시행규칙 제11조에 해당하는 불수리 사유가 있으면 특허청장은 반드시 불수리를 해야한다.

 

II. 법적성질

 

‘서류의 반려’는 불수리 사유에 해당하면 반드시 하여야 하는 기속적 행정행위이다.

 

반려사유(시행규칙 제11조 제1항)

1.	1건마다 서면을 작성하지 아니한 경우
2.	출원 또는 서류의 종류가 불명확한 것인 경우
3.	특허에 관한 절차를 밟는 자의 성명(법인의 경우에는 명칭) 또는 특허고객번호[특허고객번호가 없는 경우에는 성명ㆍ주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)]가 기재되지 아니한 경우
4.	국어로 적지 아니한 경우(외국어(영어)로 적은 명세서 및 도면, 외국의 심사결과, 위임장, 국적증명서 및 우선권증명서류 등 외국어로 적은 서류의 경우는 제외한다)
5.	출원서에 명세서(명세서에 발명의 설명이 기재되어 있지 아니한 경우를 포함한다)를 첨부하지 아니한 경우
5의2.	청구범위를 기재하지 아니한 명세서를 특허출원서에 첨부하여 특허출원한 정당한 권리자의 출원으로서 그 특허출원 당시에 이미 법 제42조의2제2항에 따른 명세서의 보정기간이 경과된 경우
5의3.	특허출원서에 제21조제5항 전단에 따른 임시 명세서를 첨부한 출원의 보정 전에 명세서, 요약서 또는 도면을 보정한 경우
5의4.	법 제52조의2제1항에 따른 분리출원으로서 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니하거나 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌 언어로 적은 경우
5의5.	법 제52조의2제2항에 따른 분리출원을 기초로 새로운 분할출원, 분리출원 또는 변경출원을 하는 경우
6.	국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니하는 자가 특허관리인에 의하지 아니하고 제출한 출원서류등인 경우
7.	이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류인 경우
8.	이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간중 연장이 허용되지 아니하는 기간에 대한 기간연장신청서인 경우
9.	거절결정불복심판의 청구기간 또는 특허청장ㆍ특허심판원장ㆍ심판장 또는 심사관이 지정한 기간을 경과하여 제출된 기간연장신청서인 경우
10.	특허에 관한 절차가 종료된 후 그 특허에 관한 절차와 관련하여 제출된 서류인 경우
11.	당해 특허에 관한 절차를 밟을 권리가 없는 자가 그 절차와 관련하여 제출한 서류인 경우
12.	대리인(대표자)에 관한 신고서(포괄위임 원용제한에 한한다), 포괄위임등록 신청서, 포괄위임등록 변경신청서 또는 포괄위임등록 철회서, 특허고객번호 부여신청서 또는 직권으로 특허고객번호를 부여하여야 하는 경우로서 당해서류가 불명확하여 수리할 수 없는 경우
13.	정보통신망이나 전자적기록매체로 제출된 특허출원서 또는 기타의 서류가 특허청에서 제공하는 소프트웨어 또는 특허청 홈페이지를 이용하여 작성되지 아니하였거나 전자문서로 제출된 서류가 전산정보처리조직에서 처리가 불가능한 상태로 접수된 경우
13의2.	전자적 이미지로 작성된 첨부서류의가 판독이 곤란하여 내용의 확인이 필요하다고 제출명령을 받았는데 기간내에 제출하지 아니한 경우
14.	특허절차를 밟는 자의 국적·법인증명서류 등에 대한 제출명령을 받고 정당한 소명 없이 소명기간내에 제출하지 아니한 경우
15.	특허출원인이 청구범위가 기재되지 아니한 명세서가 첨부된 특허출원에 대하여 출원심사청구서를 제출한 경우
16.	청구범위가 기재되지 아니한 명세서를 첨부한 특허출원 또는 등록공고를 한 특허에 대하여 조기공개신청서를 제출한 경우
17.	i) 특허출원이 분할출원, 분리출원, 변경출원인 경우, ii) 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우, iii) 특허여부결정의 보류신청이 있기 전에 이미 특허거절결정서 또는 특허결정서를 통지한 경우 중 어느 하나에 해당하여 특허여부결정을 보류할 수 없는 경우
18.	i) 특허출원이 분할출원, 분리출원, 변경출원 또는 정당한 권리자의 출원인 경우, ii) 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우, iii) 특허출원심사의 유예신청이 있기 전에 이미 거절이유를 통지하거나 특허결정서를 통지한 경우 중 어느 하나에 해당하여 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 없는 경우(심사유예신청서에 한정한다)
19.	특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면의 보정 없이 재심사를 청구하거나 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허거절결정이 있거나 거절결정불복심판청구가 있어 재심사를 청구할 수 없는 경우
20.	번역문을 제출하지 않고 보정, 분할출원, 변경출원, 심사청구, 조기공개신청을 한 경우
21.	동일한 출원인등이 이미 제출한 서류와 중복되는 서류를 제출한 경우

 

 

III. 반려절차

 

1. 반려예고통지 및 소명기회 부여

 

특허청장 또는 특허심판원장은 특허법시행규칙 제11조에 따라 부적법한 것으로 보는 출원서류 등을 제출한 출원인, 심판청구인 또는 제출인(이하 ‘출원인 등’이라 한다)에 대하여 출원서류 등을 반려하겠다는 취지, 반려이유 및 소명기간을 기재한 서면을 송부하여야 한다(施規11②).

 

2. 소명서 또는 반려요청서 제출

 

반려취지 등을 서면으로 송부받은 출원인 등이 소명하고자 하는 경우에는 소명기간 내에 소명서를, 소명 없이 출원서류 등을 소명기간 이내에 반려 받고자 하는 경우에는 반려요청서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다(施規11③). 소명기간 중 출원인 등은 반려이유 통지에 대한 소명이나 의견을 제출할 수 있으나, 반려이유를 극복하기 위한 보정서의 제출은 허용되지 않는다.

 

IV. 효과

 

1. 반려사유가 해소된 경우

 

특허청장 또는 특허심판원장은 소명서를 검토한 결과 불수리 사유가 없는 경우 해당 서류를 수리해야하며, 제출서류는 처음 제출한 날에 효력이 발생한 것으로 본다.

 

2. 반려사유를 해소하지 못한 경우

 

특허청장 또는 특허심판원장은 출원인 등이 소명기간 이내에 소명서 또는 반려요청서를 제출하지 아니하거나 제출한 소명의 내용이 이유 없다고 인정되는 경우에는 소명기간이 종료된 후 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다. 또한, 특허청장 또는 특허심판원장은 반려 요청을 받은 때에는 즉시 출원서류 등을 반려하여야 하며, 특허법시행규칙 제8조의 규정에 의하여 제출 요구를 받은 서류를 정당한 소명 없이 소명기간 이내에 제출하지 아니한 경우에도 반려이유를 기재하여 출원서류 등을 즉시 반려하여야 한다(施規11④). 반려처분시에는 그 이유를 명기하여 출원인에게 통지하여야 하며, 통지서에는 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다는 안내문을 병기하도록 한다.

 

 

 

무효와 반려의 구별

	무효	반려
근거규정	특허법 제16조	특허법 시행규칙 제11조
개념	특허절차에 일정한 흠결이 있어 보정명령을 하였으나 보정에 의하여도 치유되지 않은 경우, 일단 유효하게 성립한 절차의 효력을 소급하여 소멸시키는 행정처분	특허절차에 보정하기 어려운 중대한 문제가 있는 경우 해당 제출서류 자체를 수리하지 않는 행정처분
법적성질	재량적 행정행위	기속적 행정행위
처분의 절차	-보정기회 부여 -보정을 하지 않거나 보정에 의해서도 흠결이 치유되지 않은 경우 당해절차 무효처분 가능	-반려이유통지 -소명기회부여 -소명에 의해서도 흠결이 치유되지 않은 경우 반려처분
특징	-경미한 흠결 -보정에 의한 하자치유 가능	-중대한 흠결 -보정에 의한 하자치유 불가
불복수단	행정심판, 행정소송	행정심판, 행정소송

1. 심사기준, 특허청, 2023, 제6부 제4장 3.3 (3) [본문으로]
2. 정상조 박성수 공편, 특허법 주해 I(이명규 집필부분), 박영사, 2010, 202면 [본문으로]