제3절 재심사

제3절 재심사

제67조의2(재심사의 청구) ① 특허출원인은 그 특허출원에 관하여 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관한 재심사(이하 “재심사”라 한다)를 청구할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허여부의 결정이 있는 경우 2. 제132조의17에 따른 심판청구가 있는 경우(제176조제1항에 따라 특허거절결정이 취소된 경우는 제외한다) 3. 그 특허출원이 분리출원인 경우 ② 특허출원인은 제1항에 따른 재심사의 청구와 함께 의견서를 제출할 수 있다. ③ 제1항에 따라 재심사가 청구된 경우 그 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허결정 또는 특허거절결정은 취소된 것으로 본다. 다만, 재심사의 청구절차가 제16조제1항에 따라 무효로 된 경우에는 그러하지 아니하다. ④ 제1항에 따른 재심사의 청구는 취하할 수 없다.

 

I. 서설

 

1. 의의

 

재심사 청구제도는 출원인이 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사를 청구하는 경우 심사관이 보정된 출원을 다시 심사하게 하는 제도이다(法67의2).

 

2. 도입배경

 

(1) 심사전치제도

 

재심사 청구제도 도입 전에는 거절결정 후 심사관에게 다시 심사를 받고자 할 경우, 거절결정불복심판을 청구하고 청구일로부터 30일 이내에 보정서를 제출해야한다고 규정하고 있었는데(삭제된 구법 173조, 심사전치주의), 이에 따라 출원인은 심사관의 거절결정이유에 승복하면서도 반드시 거절결정불복심판을 청구해야했다. 이는 시간 및 비용부담으로 작용하게 되었던 바, 재심사청구를 하면서 등록 가능한 청구항만으로 보정하는 경우 불복심판청구를 하지 않더라도 출원심사를 통한 특허결정이 가능하도록 절차를 간소화하여 출원인의 비용 및 시간적 부담을 덜 수 있도록 하였다.

 

(2) 재심사청구제도의 도입

 

재심사청구제도가 도입됨에 따라, 출원인은 i) 거절결정의 이유가 되는 청구항을 모두 삭제하고 등록 가능한 청구항만 남겨놓는 보정을 하면서 재심사를 청구하여 바로 특허결정을 받거나, ii) 등록가능한 청구항은 별도로 분할출원하면서 원출원에서는 삭제하고, 거절결정의 이유가 되는 청구항에 대해서 거절결정불복심판을 청구하거나, iii) 등록가능한 청구항만을 별도로 분할출원하고 원출원은 그대로 두어 거절결정이 확정되게 하거나, iv) 모든 청구항에 대해 바로 거절결정불복심판을 청구하거나 하는 등의 조치를 취할 수 있게 되었다.

 

II. 재심사 청구의 요건

 

특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조에 따라 연장된 경우 연장된 기간) 이내에 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사를 청구할 수 있다(法67의2①본문). 다만, i) 재심사에 따른 특허여부결정이 있는 경우(法67의2①1), ii) 거절결정불복심판청구가 있는 경우(다만, 거절결정불복심판에서 거절결정이 취소된 경우에는 이후 재심사 청구 가능)(法67의2①2), iii) 그 특허출원이 분리출원인 경우에는 재심사청구를 할 수 없다(法67의2①3). 따라서 재심사에 따른 거절결정이 있는 경우 거절결정불복심판만 가능하다. 이는 재심사의 반복으로 인한 절차지연을 방지하기 위함이다. 명세서 또는 도면의 보정 없이 재심사를 청구하거나 법 제67조의2제1항 단서에 해당하여 재심사를 청구할 수 없는 경우임에도 재심사를 청구하는 경우에는 반려사유가 된다(施規11①19).

 

III. 재심사 청구의 효과

 

1. 적법한 경우

 

(1) 특허여부결정 취소간주

 

① 재심사가 청구된 경우 그 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허결정 또는 특허거절결정은 취소된 것으로 본다(法67의2③본문). 이는 특허결정 또는 거절결정이 있는 상태에서 다시 특허결정을 하게 되는 모순된 상황을 막기 위함이며, 재심사 청구에 의하여 종전의 특허결정 또는 특허거절결정은 취소되고 심사관은 재심사 청구된 보정서에 대해 재심사를 진행하여 특허여부결정을 하게 된다.

 

② 재심사가 청구된 경우 거절결정은 취소된 것으로 보므로 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 할 수 있는 행위 즉, 거절결정에 대한 불복심판청구 및 분할출원은 할 수 없다. 다만, 분할출원은 재심사청구와 동시에 하거나 재심사 과정에서 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 하는 것은 가능하다.^[각주:1]

 

(2) 재심사청구 취하금지

 

재심사청구는 취하할 수 없다(法67의2④). 이는 재심사청구에 의하여 특허결정 또는 거절결정이 취소된 것으로 간주되고 보정이 이루어졌는데, 재심사청구의 취하에 의하여 취소된 것으로 간주된 결정이 번복되고 보정이 없었던 것으로 된다면 절차상 혼란을 초래할 수 있기 때문이다.

 

(3) 재심사청구 전 간과한 보정각하의 취급

 

재심사 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정이 보정각하 대상이었음에도 불구하고 간과되었더라도 이 보정사항을 이유로 보정각하해서는 아니된다(法51①3). 이는 거절결정 전에 한 보정을 기초로 이후 재심사 절차를 진행한 출원인의 신뢰와 절차상 이익을 보호하기 위한 것이다.

 

2. 부적법한 경우

 

재심사 청구가 제46조의 절차보정사유에 해당하여 제16조 제1항에 따라 무효가 된 경우에는 특허결정 또는 거절결정은 취소되지 않은 것으로 본다(法67의2③단서). 다만, 특허출원인이 정당한 사유로 재심사 청구를 할 수 있는 기간을 지키지 못하여 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월과 재심사 청구의 기간의 만료일로부터 1년 중 빠른 날까지 재심사 청구를 할 수 있으며, 이 경우 특허거절결정은 확정되지 않은 것으로 본다(法67의3).

 

IV. 재심사 청구의 절차

 

1. 재심사 청구의 방식심사

 

① 재심사청구는 보정서의 제출에 의해서만 가능하므로 재심사청구의 방식심사는 보정절차의 방식심사에 준하여 진행한다. 즉, i) 무효, 취하 또는 포기되어 계속 중이 아닌 출원에 대하여 재심사가 청구된 경우, ii) 출원인이 아닌 자가 보정서를 제출하여 재심사를 청구하는 경우, iii) 법정기간을 경과하여 보정서를 제출한 경우에는 소명 기회를 부여하고 반려한다.^[각주:2] 출원인은 재심사청구와 함께 의견서를 제출할 수 있다(法67의2②).^[각주:3]

 

② 재심사청구가 있는 경우 종전에 이루어진 특허결정 또는 거절결정은 취소된 것으로 보므로(法67의2③본문), 따라서 동일자로 재심사청구의 취지가 기재된 보정서가 복수 회 제출된 경우, 제2회째부터의 보정서는 보정이 가능한 기간 내에 제출된 보정서로 볼 수 없다. 심사관은 이와 같은 경우 2회째부터의 보정서들에 대하여 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류로 보아 소명기회를 부여한 후 반려한다.^[각주:4]

 

2. 재심사청구와 거절결정불복심판이 같이 청구된 경우^[각주:5]

 

(1) 심판청구서를 제출한 후 재심사청구 취지를 기재한 보정서를 제출한 경우

 

특허법 제67조의2 제1항 단서에서 거절결정불복심판이 청구된 경우에는 재심사를 청구할 수 없다고 규정하고 있는바(심판청구서의 무효·취하 불문), 특허법시행규칙 제11조제1항제19호를 이유로 소명 기회를 부여하고 보정서를 반려한다. 이때 보정서를 반려받은 출원인은 특허법 제67조의2 제1항의 기간이 경과하지 않았다면 심판청구를 취하하고 보정하면서 재심사를 다시 청구할 수 있다.

 

(2) 재심사청구 취지를 기재한 보정서를 제출한 후 심판청구서를 제출한 경우

 

보정서 제출에 따른 보정 및 재심사청구 절차는 적법하므로 거절결정이 취소된 것으로 보고 재심사절차를 진행한다. 이 경우 심판절차는 심결각하된다(法142).

 

(3) 심판청구서와 재심사청구 취지를 기재한 보정서가 동일자로 제출된 경우

 

심판청구서와 보정서의 제출 시점을 확정할 수 없는바, 출원인의 선택을 유도하기 위해 보정서가 늦게 제출된 것으로 보고 보정서에 대하여 반려이유를 즉시 통지한다. 반려이유통지서에서는 출원인이 거절결정불복심판이나 재심사 중 어느 하나를 선택할 수 있음을 상세히 설명하여야 한다. 출원인이 심판청구를 취하하는 경우에는 재심사청구가 유효한 것으로 보고 재심사절차를 진행하고, 반려 요청하는 경우에는 보정서를 즉시 반려한다.

 

(4) 심판청구서와 재심사청구 취지가 기재되지 않은 보정서를 동일자에 제출한 경우

 

보정서에 재심사청구의 취지가 기재되지 않은바, 보정서는 보정이 가능한 기간 내에 제출된 것으로 볼 수 없으므로 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류로 취급하여 소명 기회를 부여한 후 반려한다.

 

V. 특허결정 이후 직권 재심사

제66조의3(특허결정 이후 직권 재심사) ① 심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원을 다시 심사(이하 "직권 재심사"라 한다)할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 거절이유가 제42조제3항제2호, 같은 조 제8항 및 제45조에 따른 요건에 관한 것인 경우 2. 그 특허결정에 따라 특허권이 설정등록된 경우 3. 그 특허출원이 취하되거나 포기된 경우 ② 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 특허결정을 취소한다는 사실을 특허출원인에게 통지하여야 한다. ③ 특허출원인이 제2항에 따른 통지를 받기 전에 그 특허출원이 제1항제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 특허결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다.

 

1. 의의 및 취지

 

특허결정 이후부터 특허권이 발생하기 전까지 하자를 발견하더라도 종전에는 다시 심사를 재개할 수 없어 하자 있는 특허가 그대로 등록되는 문제가 있었다. 심사관의 직권에 의한 재심사제도는 특허결정 이후에도 심사관이 명백한 거절이유를 발견하면 다시 심사할 수 있도록 함으로써 하자 있는 특허가 등록되는 것을 사전에 방지하기 위하여 마련된 제도이다. 그러나 특허권자가 특허료를 납부하여 특허권이 발생한 경우에 특허결정을 취소한다는 것은 권리 안정성을 해하는 것이어서 설정등록 전까지의 시기적 요건을 충족시키는 경우에 한하여 직권 재심사를 할 수 있으며, 심사관이 이미 특허결정한 특허출원에 대하여 직권으로 특허결정을 취소하는 것이어서 거절이유가 명백한 경우로 한정하여 운영될 필요가 있다.

 

2. 요건

 

(1) 시기적 요건

 

특허결정된 특허출원에 대하여 특허결정에 따라 특허권이 설정등록된 경우나 그 특허출원이 취하되거나 포기된 경우가 아니라면, 심사관은 직권으로 특허결정을 취소하고 다시 심사할 수 있다(法66의3①)

 

(2) 실체적 요건

 

심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 배경기술 기재요건(法42③2), 청구범위 기재방법(法42⑧) 및 단일성 위배(法45)의 거절이유를 제외한 명백한 거절이유를 발견한 경우에 직권으로 특허결정을 취소하고 다시 심사할 수 있다(法66의3①). 여기서, 명백한 거절이유란 특허결정된 특허출원이 무효될 가능성이 있다는 정도로는 부족하고, 그 거절이유로 인하여 특허결정된 특허출원이 무효될 것임이 명백한 경우에 한한다.^[각주:6]

 

3. 절차

 

(1) 출원인에게 통지

 

심사관이 직권 재심사를 하려면 특허결정을 취소한다는 사실을 특허출원인에게 통지하여야 한다(法66의3②).

 

(2) 최초거절이유통지

 

직권재심사를 하게 된 경우 심사관은 직권 재심사를 하게 된 명백한 거절이유에 대해 최초거절이유통지 및 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다(法47①2 괄호, 63①2). 직권 재심사를 하여 취소된 특허결정 전에 통지한 거절이유로 거절결정하려는 경우에도 출원인에게 최초거절이유를 다시 통지하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다. 또한 직권 재심사하는 경우에 취소된 특허결정 전에 한 부적법한 보정을 각하결정할 수 없으며, 다시 최초거절이유를 통지하여야 한다(法51①2).

 

VI. 특허출원의 회복

제67조의3(특허출원의 회복) ① 특허출원인이 정당한 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다. 1. 제59조제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간 2. 제67조의2제1항에 따라 재심사의 청구를 할 수 있는 기간 ② 제1항에 따른 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구가 있는 경우에는 제59조제5항에도 불구하고 그 특허출원은 취하되지 아니한 것으로 보거나 특허거절결정이 확정되지 아니한 것으로 본다.

 

1. 취지

특허출원의 회복 제도는 출원인의 권리보호 강화 및 ｢특허법조약｣과의 조화를 위하여 특허출원의 회복 기회를 확대하고자 신설된 규정이다. 이에 따라 출원인이 정당한 사유로 출원 심사의 청구기간 또는 재심사의 청구기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허 거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 할 수 있게 되었다(法67의3).

 

2. 출원의 회복대상 및 청구기간(제1항)

 

(1) 특허출원의 회복 대상

 

특허출원의 회복은 출원인이 정당한 사유로 특허출원심사 청구기간(출원일 후 3년 이내)이나 재심사 청구기간(특허결정의 등본을 송달받은 날부터 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월)을 지키지 못하여 출원이 취소되거나 거절결정이 확정된 경우에 한하여 인정된다. 2022. 4. 20. 시행 일부개정법^[각주:7]은 특허출원인의 권리구제를 확대하기 위하여 특허출원의 회복요건을 '책임질 수 없는 사유'에서 '정당한 사유'로 완화하였다. 정당한 사유로는 지병으로 인한 입원, 수수료 자동이체 오류 등이 있다.

 

(2) 특허출원의 회복 청구기간

 

출원인이 정당한 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사 청구 또는 재심사 청구를 하여야 소멸한 특허출원을 회복할 수 있다. 다만, 법률관계의 불확정이 장기화되는 것은 바람직하지 않으므로 출원심사 또는 재심사 청구기간의 만료일부터 1년이 지난 경우에는 특허출원의 회복 청구를 할 수 없다.

 

3. 특허출원의 회복 청구의 효력(제2항)

 

출원일로부터 3년 이내에 출원심사의 청구를 하지 않으면 그 출원은 취하된 것으로 간주되며, 거절결절등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 재심사 청구를 하지 않은 경우에는 거절결정이 확정된다. 그러나 제67조의3 제2항은 본조 제1항에 따른 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구가 있는 경우에는 출원일로부터 3년 이내에 출원심사의 청구를 하지 않더라도 그 출원이 취하되지 아니한 것으로 보며, 거절결절등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 재심사 청구를 하지 않아도 특허거절결정이 확정되지 아니한 것으로 본다.

 

1. 심사기준, 특허청, 제5부 제4장 3.(2) [본문으로]
2. 심사기준, 특허청, 제5부 제4장 2.2 [본문으로]
3. 심사기준, 특허청, 제5부 제4장 2.2 [본문으로]
4. 심사기준, 특허청, 제5부 제4장 2.2 [본문으로]
5. 심사기준, 특허청, 제5부 제4장 2.2(4) [본문으로]
6. 심사기준, 특허청, 제7부 제6장 3. [본문으로]
7. 법률 제18505호, 2021. 10. 19, 일부개정 [본문으로]