제2절 보정

제2절 보정

제47조(특허출원의 보정) ① 특허출원인은 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다. 1. 거절이유통지(거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지는 제외한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 2. 거절이유통지(제66조의3제2항에 따른 통지를 한 경우에는 그 통지 전의 거절이유통지는 제외한다)에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 3. 제67조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 청구할 때 ② 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다. ③ 제1항제2호 및 제3호에 따른 보정 중 청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다. 1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우 2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 4. 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우 ④ 제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 보정을 하는 경우에는 각각의 보정절차에서 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하된 것으로 본다. ⑤ 외국어특허출원인 경우에는 제1항 본문에도 불구하고 제42조의3제2항에 따라 국어번역문을 제출한 경우에만 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.

 

I. 서설

 

1. 의의

 

보정이라 함은 출원인이 특허청에서의 절차가 잘못되었거나 명세서 및 도면에 불명료한 점이 있거나 오기 등이 있어 이를 보충·정정해서 바르게 고치는 것을 말한다(法47). 특허출원의 보정에는 절차능력이나 대리권의 흠결, 수수료의 미납 및 기타 방식 위반 사항에 대한 보정인 절차보정(法46)과 출원발명의 특허요건에 관련된 실체보정(法47, 66의2, 67의2, 42의2, 42의3)이 있으나 실무에서 보정이라 함은 보통 제47조에 관한 보정을 의미한다. 특허가 등록된 이후에 명세서 또는 도면 등을 바로 잡는 것을 ‘정정’이라 하여 특허법 제133조의2 및 제136조 등에서 그 요건과 절차 등에 관하여 별도로 규율하고 있다.

 

2. 취지

 

선출원주의 하에서는 출원인들이 출원을 서둘러 하여야 하기 때문에, 현실적으로 출원당시 출원발명이 명세서 기재요건을 충족함은 물론 신규성·진보성 등 특허요건을 모두 갖춘다는 건 어려운 일이다. 이 경우 이러한 흠결은 심사에서 지적될 수 있으며, 출원인은 심사관이 지적한 경우에 비로소 그에 대한 조치를 할 수 하도록 하여 특허를 받을 수 있도록 하는 것이 선출원주의 하에서는 합리적이다. 판례는 “명세서 또는 도면의 보정제도는 동일 발명에 대해서는 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있는 선출원주의 하에서 출원을 서두르면서 발생하는 명세서 작성의 불완전성을 해소하여 출원인의 권리를 보호할 수 있는 방안을 마련하기 위해 도입된 제도이다”고 판시하였다.^[각주:1]

 

3. 보정의 시기 및 내용의 제한

 

한편, 심사가 착수된 이후 보정하는 경우 심사결과가 무위로 돌아가고 심사가 늦어질 우려가 있어, 심사의 원활한 진행을 위해 심사착수 전까지는 자유롭게 보정할 수 있도록 하되 거절이유를 통지한 후에는 보정시기를 엄격히 제한하여 심사처리 지연을 방지하고 있다. 또한, 명세서 등의 보정으로 당초 명세서 등에 기재되어 있지 않던 발명이 추가되는 경우나 사후적으로 발명이 완성되는 경우 그 내용은 원래 출원일로 소급하여 효과가 발생하므로 선출원주의에 반하고 제3자에게 불측의 손해를 줄 우려가 있어 보정의 범위를 엄격히 제한하고 있다.

 

II. 보정의 요건

 

1. 보정의 절차적 요건

 

(1) 출원인

 

명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 자는 보정할 당시의 그 출원의 출원인이다. 출원인이 복수인 경우 보정은 출원인 모두가 절차를 밟지 않아도 되며 출원인 각자가 보정할 수 있다(法11).

 

(2) 출원계속 중

 

명세서 등을 보정하기 위해서는 보정의 대상이 되는 출원이 특허청에 계속 중이어야 한다. 따라서 출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 거절결정이 확정된 경우는 보정할 수 없다.

 

2. 보정의 실체적 요건

 

명세서 등의 보정 범위는 보정기간에 따라 달리 규정하고 있다. 심사가 착수되기 전으로 자진보정 할 수 있는 기간 및 최초거절이유통지에 대한 의견서 제출기간 이내에 하는 보정은 신규사항을 추가하는 것이 금지되나, 최후거절이유통지에 대한 의견서 제출기간 이내의 보정 및 재심사를 청구하면서 하는 보정의 경우에는 신규사항의 추가 금지뿐만 아니라 청구범위를 감축하여야 하는 등 보정의 범위가 더욱 제한된다.

 

III. 보정기간

 

1. 자진보정기간

 

거절이유통지를 받은 경우를 제외하고는 특허청장이 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 출원인은 자진보정을 할 수 있다(法47①본문). 여기서 특허청장이 특허결정의 등본을 송달한 때는 심사관이 특허결정의 등본을 발송한 때이다. 따라서 심사관이 특허결정등본을 발송한 이후 출원인이 특허결정등본을 받지 않은 기간 중에 보정서를 제출한 경우 그 보정은 인정되지 않는다. 다만, 심사관이 최초거절이유를 통지한 후 출원인이 그 의견제출통지서를 받기 전까지는 자진보정기간에 해당한다.^[각주:2]

 

2. 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간

 

(1) 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간

 

① 최초거절이유통지란 심사착수 후의 보정에 의하여 발생한 거절이유가 아닌 원래부터 있었던 거절이유에 대한 심사관의 거절이유통지를 말한다(法47①1). 따라서 거절이유를 최초로 받는 경우뿐만 아니라 2번째 이후의 거절이유통지라 하여도 최초거절이유통지에 대응한 보정에 의하여 발생한 것이 아닌 거절이유에 대한 통지도 포함한다. 최초거절이유통지에 대응한 보정은 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 자유롭게 할 수 있다(法47②).

 

② 제47조 제1항 제1호 괄호의 '거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지는 제외한다'는 규정은 최초 거절이유통지의 의미를 보다 명확히 하려는 것으로, 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유인 경우에도 거절이유통지를 최초로 받은 경우에 해당할 우려가 있어, 이를 방지하기 위한 것이다. 예를 들어, 최초거절이유통지를 받은 후 청구항을 신설하였고, 신설한 청구항에 대하여 거절이유를 통지할 경우 이는 보정에 따라 발생한 거절이유(신설된 청구항)에 대한 거절이유통지에 해당하지만, 중복적으로 신설된 청구항에 대해서는 거절이유통지를 최초로 받은 경우에도 해당할 우려가 있기 때문이다.^[각주:3]

 

③ 의견서의 제출기간은 통상 2개월 이내로 지정하되 출원인의 지정기간연장신청이 있는 경우 연장이 가능하다(法15②). 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간이란 제63조 규정에 의한 의견서의 제출기간에 한정되므로 협의요구기간(法36⑥) 또는 절차보정기간(法46) 등은 여기에 해당되지 않는다.

 

(2) 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간

 

① 최후거절이유통지란 최초거절이유통지에 대응한 보정에 의하여 전번 거절이유는 해소하였으나, 종전에는 없었던 새로운 거절이유가 발견된 경우에 대한 거절이유통지를 말한다. 최후거절이유통지가 있는 경우에도 의견서를 제출할 수 있는 기간 이내에만 보정이 가능하다(法47①2). 다만 이 기간 중의 보정은 신규사항추가금지와 함께 청구범위 보정제한의 요건도 충족하여야 하여 보정할 수 있는 범위가 더욱 제한된다(法47②, ③).

 

② 심사한 결과 발견된 거절이유 모두가 최후거절이유통지 대상인 경우에만 최후거절이유통지로 하고, 그 외에는 최초거절이유로 통지한다.

 

3. 재심사 청구할 때

 

특허출원인은 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 재심사를 청구할 수 있으며(法67의2), 재심사 청구와 동시에 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다(法47①3). 거절결정불복심판청구기간이 연장된 경우 연장기간 내에 재심사 청구와 동시에 보정할 수 있다(法15①).

 

IV. 보정의 범위

 

1. 자진보정 및 최초거절이유통지에 대응한 보정 : 신규사항추가금지

 

(1) 신규사항추가금지

 

명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다(法47②). 신규사항인지 여부의 판단 대상은 보정된 명세서 또는 도면이며 이 중 어느 한 곳에라도 신규사항을 추가하는 보정은 허용되지 않는다. 신규사항을 추가하는 보정은 최후거절이유 통지에 대한 보정 또는 재심사청구시의 보정이 아닌 한 보정각하 사유가 아니라 거절사유가 된다. 따라서 자진보정이 신규사항추가에 해당하는 경우 최초거절이유통지를 하여야 하고, 최초거절이유통지에 대응한 보정이 신규사항추가에 해당하는 경우 최후거절이유통지를 하여야 한다.

 

(2) 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항

 

① 판례는 “특허법 제47조 제2항에서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘최초 명세서 등’이라 한다)에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다”고 하였다.^[각주:4]

判例 보정이 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 범위를 벗어난다고 본 사례 특허발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에는 눈 감지 센서와 관련하여 ‘텅레일과 고정레일 사이에 존재하는 눈을 감지할 수 있는 센서(또는 눈을 감지하기 위한 인디케이터)’라는 기재만이 있을 뿐이었다가 최후 보정에 이르러 ‘눈감지센서는 리액턴스 방식으로 작동되는 센서로서 한 쌍의 금속성판 사이에 눈이 존재하면 유전율의 변화로 한 쌍의 금속성판으로 형성된 평행판 축전기의 정전용량이 변하게 되고, 이에 따른 교류회로의 전류변화 값을 측정하는 것’이라는 취지의 기재가 추가된 경우 이는 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 범위를 벗어난 것으로서 신규사항의 추가에 해당하여 특허법 제47조 제2항에 위배된다. 대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결

 

② 출원일 이후 보정에 의해 추가된 사항은 최초로 첨부된 명세서 등에 기재된 사항이 아니며, 요약서는 명세서 또는 도면에 해당하지 않으므로 신규사항 추가 여부를 판단하는 기준이 되는 최초 명세서 등에 포함되지 아니한다. 즉, 발명의 실체는 출원시 고정된다.^[각주:5] 한편으로, 최초 명세서에 이미 포함되어 있는 구성이어서 신규사항이 아니라면 보정을 통해 이를 청구항에 포함시키는 것이 가능하며, 그 결과 청구범위가 확장되거나 축소될 수 있다.

 

③ 명세서의 기재 중 명백히 잘못된 것을 바로잡거나 분명하지 아니한 사항을 명백히 하는 정도에 그치는 것은 신규사항 추가에 해당하지 아니한다.

 

(3) 특유출원의 경우

 

분할·분리·변경출원의 경우에 있어서 ‘특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항’은 분할출원 등을 한 날에 해당 분할·분리·변경출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항을 말하며, 분할출원, 분리출원, 변경출원의 기초가 된 원출원의 명세서 또는 도면에 기재된 사항이 아니다. 또한, 우선권주장의 기초가 된 제1국 출원 또는 선출원은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 해당되지 않으므로 신규사항의 추가 여부 판단의 기초로 사용할 수 없다.

 

(4) 신규사항추가에 해당하는 경우

 

i) 미완성 발명을 완성된 발명으로 보정하는 경우, ii) 상위개념을 최초명세서에 개시되어 있지 않거나 통상의 기술자가 출원시 기술상식을 참작하여도 인식할 수 없는 하위개념으로 보정을 하는 경우, iii) 하위개념을 과제해결원리 또는 효과가 상이해지는 상위개념으로 보정하는 경우, iv) 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않은 수치범위를 추가·변경·감축하는 경우, v) 명세서에 독립적으로 기재된 개별구성이나 실시예들을 하나의 발명으로 결합하는 경우, vi) 새로운 효과를 추가하는 경우, vii) 최초 명세서로부터 인식할 수 없는 주지관용기술을 추가하는 경우^[각주:6] 등은 신규사항추가에 해당한다.^[각주:7]

미완성발명을 완성된 발명으로 보정하여 신규사항추가에 해당하는 경우 1. 의약용도발명에서 시험예 추가 의약용도발명에서 약리기전이 명확히 밝혀지지 않은 이상, 약리효과를 증명할 약리데이터가 있는 시험예를 기재하여야 하며, 이와 같이 시험예의 기재가 필요함에도 불구하고 최초 명세서에 그 기재가 없던 것을 추후 보정에 의하여 보완하는 것은 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로서 명세서의 요지를 변경한 것이다. 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결 2. 출원당시 기탁하지 않은 미생물을 출원후 기탁 미생물을 이용한 발명의 출원에 있어서는 그 명세서에 관련 미생물을 용이하게 입수할 수 있음을 입증하거나, 또는 특허청장이 지정한 기탁기관에 관련 미생물을 기탁하였다는 서면을 첨부하여야 하고, 그렇지 아니한 경우에는 이 발명은 미완성 발명으로 인정될 뿐이므로 특허청장이 반드시 그 관련미생물의 기탁에 대하여 보정을 명하여야 하는 것은 아니다. 대법원 1997. 3. 25. 선고 96후658 판결

 

2. 최후거절이유통지에 대응하거나 재심사 청구 시 하는 보정

 

(1) 보정범위

 

최후거절이유통지에 대한 의견서 제출기간의 보정(法47①2은 신규사항추가금지(法47②) 또는 청구범위 보정제한(法47③)을 위반하거나, 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되는 때에는 보정을 각하하여야 한다(法51①).

 

(2) 청구범위 보정제한

 

① 최후거절이유통지에 대응한 보정 또는 재심사를 청구하면서 하는 보정은 신규사항추가금지(法47②)와 함께 i) 청구범위 감축, ii) 오기의 정정, iii) 불명료한 기재의 명확화, iv) 신규사항추가에 해당하여 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 i)~iii)에 따라 청구범위를 보정하는 경우로써, 청구범의 보정제한 요건(法47③)을 충족하여야 한다. 이를 제한하지 않으면 심사지연 및 심사관이 후속처리를 할 수 없게 되는 경우가 발생될 수가 있어 이를 방지하기 위한 것이다.^[각주:8]

 

② 청구범위의 보정범위는 제1호 내지 제3호는 기본적으로 제136조 제1항의 정정심판에서 규정하고 있는 사항과 그 범위가 같다.

 

(3) 청구범위 보정제한 요건

 

1) 청구범위 감축  청구범위의 감축으로는 청구범위에 기재된 상위개념의 구성요소를 보다 구체적인 하위개념의 구성요소로 한정하는 내적부가(산->염산)와, 청구범위에 포함되어 있지 않던 개념의 구성요소를 새롭게 한정하거나 부가하는 외적부가(A+B+C->A+B+C+D)가 있다.

 

① 적법한 경우  i) 수치범위의 축소, ii) 상위개념으로부터 하위개념으로의 변경, iii) 택일적으로 기재된 요소의 삭제, iv) 다수항을 인용하는 청구항에서 인용항의 수를 감소시키는 보정은 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우에 해당한다(法47③1). 

 

② 부적법한 경우  i) 청구항을 신설하거나 택일적으로 기재된 구성요소를 추가 또는 인용항을 추가하여 청구범위에 발명을 추가하는 경우에는 제47조 제3항 제1호를 위반한 보정이지만, 청구항을 신설하였다고 하더라도 청구항을 정리하면서 발생하는 불가피한 경우는 제외한다. ii) 하위개념의 기재로부터 상위개념의 기재로의 변경, iii) 직렬적 구성요소의 삭제·가감·치환, iv) 수치범위의 확장·변경하는 보정은 청구범위의 감축에 해당하지 않는다.

구체적인 예 1. 적법한 경우: 청구항의 정리에 불과하여 제47조 제3항 제1호에 위반되지 않는 경우 [보정 전] 청구항 1 : 구성요소 A, B로 이루어진 장치 청구항 2 : 청구항 1에 있어서, 구성요소 C를 부가한 장치 청구항 3 : 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서 D, E를 부가한 장치 [보정 후] 청구항 1 : 삭제 청구항 2(정정) : 구성요소 A, B, C로 이루어진 장치 청구항 3(정정) : 구성요소 A, B, D, E로 이루어진 장치 청구항 4(신설) : 구성요소 A, B, C, D, E로 이루어진 장치 2. 부적법한 경우 ① 하위개념의 기재로부터 상위개념의 기재로의 변경 당초: ...스프링으로 지지되는..... → ....탄성체로 지지되는... ② 직렬적 구성요소의 삭제 당초: A, B, C, D로 구성된 자동차 → A, B, C로 구성된 자동차 ③ 직렬적 구성요소의 가감 당초: A, B, C로 구성된 장치 → B, C, D, E로 구성된 장치 ④ 직렬적 구성요소의 치환 당초: 볼트로 결합시킨... → 리벳으로 결합시킨.... ⑤ 수치범위의 확장 당초: 10～ 50°C의 온도에서... → 10～ 70°C의 온도에서.... ⑥ 수치범위의 변경 당초: 10～ 20°C의 온도에서... → 30～ 50°C의 온도에서....

 

2) 잘못 기재된 사항의 정정  제47조 제3항 제2호의 잘못된 기재를 정정하는 경우란 명세서 또는 도면 중의 기재 내용이 명세서 전체의 기재에 비추어 보아 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 정정하는 것을 의미한다. 정정 전·후의 기재내용의 동일함이 객관적으로 인정되어야 하며, 청구범위의 기재가 오기인 것이 명세서의 기재 내용으로 보아 자명한 것으로 인정되거나, 주지의 사항 또는 경험칙으로 보아 명확한 경우에 그 오기를 정확한 내용의 자구나 어구로 고치는 것을 말한다.^[각주:9]

 

3) 불분명한 기재의 명확화  분명하지 않은 기재란 문리상 그 자체 의미가 분명하지 않은 기재로 i) 청구항의 기재 그 자체가 문언상 의미가 불명료한 것, ii) 청구항 자체의 기재 내용이 다른 기재와의 관계에 있어서 불합리한 것, iii) 청구항 자체의 기재는 명료하지만 청구항에 기재한 발명이 기술적으로 정확하게 특정되지 않고 불명료한 것 등을 말한다. 실체적으로는 달라지지 않으면서 청구항을 전반적으로 다시 기재하는 보정은 다른 사정이 없는 한 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우로 보아 특허법 제47조 제3항 제3호에 해당하는 보정으로 취급한다.^[각주:10]

 

4) 신규사항을 삭제하기 위한 보정

 

① 취지 특정 보정단계에서 신규사항이 추가된 경우에 이를 신규사항이 추가되기 이전 청구범위 내용으로 되돌리는 보정은 허용된다(法47③4). 이를 허용하지 않는 경우 거절이유를 해소하기 위해 신규사항을 삭제하는 보정을 하더라도 청구범위의 확장에 해당하여 제47조 제3항 제1호 위반으로 보정각하될 것이고, 이는 결국 거절결정으로 이어져 출원인에게 너무 가혹하기 때문이다.^[각주:11]

 

② 보정범위 신규사항이 추가되기 이전 청구범위 내용으로 되돌아가는 보정 뿐만 아니라 되돌아가면서 청구범위를 제47조 제3항 제1호 내지 제3호의 '청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우', '잘못 기재된 사항을 정정하는 경우', '분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우'에 따라 보정하는 경우도 허용한다. 심사관은 신규사항이 추가되기 이전의 청구범위와 보정된 청구범위를 상호 대비하여 보정의 적법 여부를 판단하여야 한다.^[각주:12] 구체적인 심사방법은 다음 사례를 참조한다.^[각주:13]

보정 사례

구분		보정내용/심사방향
적용예		[심사착수전] 청구항 1 : A+B로 이루어진 장치 청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치 [최초거절이유통지] 청구항 1은 인용발명에 의해 진보성 없음 [최초보정후의 명세서] 청구항 1 : A+B+D로 이루어진 장치 (D는 신규사항, 진보성은 인정됨) 청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치 [최후거절이유통지] 청구항 1의 D는 신규사항임
예1	보정	[최후보정후의 명세서] 청구항 1 : A+B로 이루어진 장치 청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치
	판단	[보정인정] 신규사항이 추가되기 직전의 청구범위로 되돌아갔으므로 보정은 인정됨 [거절결정] 청구항 1은 진보성 없으므로 거절결정
예2	보정	[최후보정후의 명세서] 청구항 1 : A+b로 이루어진 장치 (b는 B의 하위개념, 진보성은 인정됨) 청구항 2: A+B+C로 이루어진 장치
	판단	[보정인정] 청구항 1은 신규사항이 추가되기 직전의 청구범위로 되돌아가면서 청구항을 한정하여 청구범위를 감축하는 경우이므로 보정은 인정됨 [특허결정] 청구항 1, 2는 거절이유를 발견할 수 없으므로 특허결정함
예3	보정	[최후보정후의 명세서] 청구항 1 : 삭제 청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치
	판단	[보정인정] 청구항 1은 신규사항이 추가되기 직전의 청구범위로 되돌아가면서 청구항을 삭제하는 경우이므로 보정은 인정됨 [특허결정] 청구항 2는 거절이유를 발견할 수 없으므로 특허결정함
예4	보정	[최후보정후의 명세서] 청구항 1 : A+B+E로 이루어진 장치 (A+B+E는 최초 명세서 등의 범위 내 발명이고 진보성은 인정됨) 청구항 2: A+B+C로 이루어진 장치
	판단	[보정인정] 청구항 1은 신규사항이 추가되기 직전의 청구범위로 되돌아가면서 청구항에 E를 부가하여 청구범위를 감축하는 경우이므로 보정은 인정됨 [특허결정] 청구항 1, 2는 거절이유를 발견할 수 없으므로 특허결정함

 

V. 외국어 특허출원의 보정

 

1. 보정가능요건

 

외국어 특허출원은 국어번역문을 제출한 경우에만 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다(法47⑤). 이는 외국어 특허출원의 실체심사는 국어번역문을 기준으로 진행되기 때문에, 신규사항추가금지(法47②) 또는 청구범위 보정제한(法47③) 위반여부는 국어번역문이 있어야 판단이 가능하기 때문이다. 그리고 명세서 또는 도면을 보정한 경우에는 더 이상 새로운 국어번역문을 제출할 수 없는데(法42의3③), 이는 심사도중 심사대상이 변경되는 것을 막음으로써 절차지연 및 심사의 무위를 방지하기 위함이다.

 

2. 보정범위

 

보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다(法47②전단). 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다(法47②후단). 도면은 발명을 도시화한 이미지와 이에 대한 설명으로 구성되는데, 신규사항추가금지 판단의 기준이 되는 ‘최초로 첨부한 도면’은 발명을 도시화한 부분으로만 보며 도면 중 설명부분은 제외한다(法47②후단 괄호). 한편, 실무에서 외국어 특허출원의 신규사항 추가여부 판단은 특별한 사정이 없는 한 국어번역문 범위위반만 판단한다.^[각주:14]

 

3. 신규사항추가금지 위반 시 취급

 

(1) 등록 전

 

외국어 특허출원이 원문이나 국어번역문의 범위를 초과하여 보정한 경우 거절이유(法62) 및 정보제공사유에 해당한다(法63의2).

 

(2) 등록 후

 

원문 신규사항추가금지(法47②전단)에 위반되는 경우에는 특허무효사유에 해당하나, 국어번역문 신규사항추가금지(法47②후단)에 위반된 경우에는 특허무효사유에 해당하지 아니한다. 발명의 실체는 국어번역문이 아닌 원문에 있으며, 국어번역문은 심사 및 공개의 편의를 위한 형식상의 문제에 해당하기 때문이다.

 

국어번역문 신규사항추가 금지 사례

		원문	국어번역문	오역정정	보정서	法47②후단의 판단기준이 되는 최종 국어번역문	심사대상 명세서
예1	사례	Ca	칼륨	-	-	칼륨	칼륨
	설명	1. 신규사항추가금지 위반여부 : 국어번역문 제출로 인해 원문 Ca는 칼륨으로 보정되며(法42의3⑤), 이에 따라 심사대상은 칼륨이 된다. 이때 심사대상 칼륨은 최종국어번역문(칼륨)과 일치하므로 法47②후단의 위배는 되지 않으나, 원문(Ca)과 일치하지 않으므로 法47②전단에 위배된다. 2. 극복을 위한 조치 : 출원인은 발명을 칼슘으로 보정하고, 최종국어번역문을 칼륨에서 칼슘으로 오역정정해야 한다.
예2	사례	Ca	칼륨	-	칼슘	칼륨	칼슘
	설명	1. 신규사항추가금지 위반여부 : 국어번역문 제출로 인해 원문 Ca는 칼륨으로 보정되며(法42의3⑤), 그 후 보정서를 제출하였으므로 심사대상은 칼슘이 된다. 이때 심사대상 칼슘은 최종국어번역문(칼륨)과 일치하지 않으므로 法47②후단의 위배되나, 원문 (Ca)과 일치하므로 法47②전단에 위배되지는 아니한다. 2. 극복을 위한 조치 : 출원인은 최종국어번역문을 칼슘으로 오역정정해야 한다.
예3	사례	Ca	칼륨	칼슘	-	칼슘	칼륨
	설명	1. 신규사항추가금지 위반여부 : 국어번역문 제출로 인해 원문 Ca는 칼륨으로 보정되며(法42의3⑤), 이에 따라 심사대상은 칼륨이 된다. 오역정정을 칼슘으로 하였으므로 法47②후단의 판단기준이 되는 최종 국어번역문은 칼슘이 되나 오역정정에 보정효는 없으므로(法42의3⑥) 여전히 심사대상은 칼륨이다. 이때 심사대상 칼륨은 최종 국어번역문(칼슘)과 일치하지 않으므로 法47②후단에 위배되며, 원문(Ca)과 일치하지 않으므로 法47②전단에도 위배된다. 2. 극복을 위한 조치 : 출원인은 발명을 칼슘으로 보정하여야 한다.
예4	사례	Ca	칼륨	칼슘	칼슘	칼슘	칼슘
	설명	1. 신규사항추가금지 위반여부 : 국어번역문 제출로 인해 원문 Ca는 칼륨으로 보정되며(法42의3⑤), 그 후 보정서를 칼슘으로 제출하였으므로 심사대상은 칼슘이 된다. 오역정정을 칼슘으로 하였으므로 法47②후단의 판단기준이 되는 최종 국어번역문은 칼슘이 된다. 이때 심사대상 칼슘은 최종 국어번역문(칼슘)과 일치하여 法47②후단에 위배되지 않으며, 원문(Ca)과도 일치하므로 法47②전단에도 위배되지 않는다. 2. 극복을 위한 조치 : 없음

 

VI. 복수의 보정서 제출시 심사대상 결정방법

 

1. 자진보정의 경우

 

거절이유통지가 있기 전에 자진 보정으로서 복수의 보정서가 제출된 경우, 각각의 보정서가 누적적으로 심사대상 명세서에는 반영되므로, 마지막 보정 부분의 조합과 보정을 신청하지 않은 보정부분의 조합으로서 심사대상 최종본이 결정된다.

 

2. 거절이유통지에 따른 보정의 경우

 

거절이유통지에 따른 지정기간 내에 복수의 보정서 제출이 있는 경우에는 마지막 보정서 전에 제출된 보정서에 따른 모든 보정은 취하된 것으로 간주되므로(法47④), 심사대상 최종본 명세서에는 마지막으로 제출된 보정서만이 반영된다. 거절이유통지에 따른 지정기간에 제1차 보정서와 제2차 보정서를 제출한 경우 각 차수별 보정명세서의 결정 방법은 아래 표와 같다.

자진보정(法47①본문) : 누적적으로 보정 반영
보정대상항목	최초출원	제1차 보정서	제2차보정서	심사대상
발명의 설명	I	i1	i2	i2
제1항	F		f1	f1
제2항	S			S
제3항	T	t1		t1
도 면	D	d1		d1

거절이유통지에 따른 보정(法47①1, 2) : 최후 보정서만 반영
보정대상항목	거절이유통지 전 심사대상 명세서	제1차 보정서	제2차 보정서	심사대상
발명의 설명	i2		i3	i3
제1항	f1		f2	f2
제2항	S			S
제3항	t1	T		t1
도 면	d1	d2		d1

 

VII. 보정의 효과

 

1. 보정이 적법한 경우

 

① 명세서 보정이 적법할 경우 그 보정 사항은 최초 출원일로 소급하여 효과가 발생한다. 판례는 “거절결정불복심판에서 명세서 보정을 하였음에도 보정의 적법여부를 심리하지 않고 보정 이전의 출원발명만을 심판대상으로 삼아 심리하는 것은 위법하다”고 하였다.^[각주:15]

 

② 보정에 의해 거절이유가 전부 해소되었고, 그 외 다른 거절이유가 없는 경우에는 특허결정을 하게된다(法66). 다만 보정에 의해서도 이미 통지된 거절이유가 해소되지 않은 경우 심사관은 거절결정을 해야한다(法62).

 

2. 보정이 부적법한 경우

 

(1) 시기적 요건을 위반한 경우

 

1) 반려  출원인이 보정할 수 있는 시기를 지나 보정서를 제출한 경우 특허청장은 보정서를 반려하여야 한다(施規11).

 

2) 특허출원의 청구항별 일부취하의 허용여부

 

① 문제점  출원의 취하는 출원 전체를 소급소멸시키는 행위로서 출원계속 중에는 언제든지 가능하다. 다만, 청구항별 일부취하는 사실상 삭제보정의 실질을 가지므로, 이러한 청구항별 일부취하가 보정의 시기적 제한을 받지 않고 허용되는지가 문제된다.

 

② 견해의 대립

 

ii) 긍정설  제215조의2에 따르면 설정등록시 청구항별로 포기가 가능한 점, 2이상의 청구항을 처음부터 별도로 출원한 경우에는 어느 출원은 자유롭게 취하할 수 있는데 이를 하나의 출원으로 하였다고 해서 취하를 할 수 없다고 한다면 제45조 취지에 반하게 되는 점을 근거로 일부취하가 가능하다.

ii) 부정설  일부취하를 허용하는 것은 결국 보정의 시기적 제한을 회피하는 수단이 될 수 있으므로 허용되지 아니한다.

 

③ 판례의 태도  특허출원의 일부 취하는 취하하고자 하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 특허출원을 감축하여 그 효과를 특허출원시에 소급시킴으로써 감축된 부분만을 특허출원으로 삼고자 하는 것인바, 특허법에는 이와 같은 목적을 달성하기 위한 절차로 특허출원서에 첨부된 명세서와 도면의 보정이라는 제도 및 그 보정의 시기와 범위를 제한하는 규정을 두고 있을 뿐 특허결정이 되기 전에 특허출원의 일부를 취하할 수 있다고 규정해 놓은 바 없으며, 특허법에 정해진 보정기간 경과 후에도 특허출원의 일부 취하를 허용하는 것은 특허출원의 보정에 엄격한 시기적 제한을 두고 있는 특허법의 취지에도 반하므로 특허출원인이 출원의 일부 취하라는 이름의 서류를 제출하였다고 하더라도 보정과 같은 목적을 달성하고자 하는 것이라면 특허법상 보정과 마찬가지로 보아야 한다.^[각주:16]

 

④ 검토 제215조의2는 이미 심사가 완료되어 등록을 받을 수 있는 발명에 대해 권리자에게 선택적인 권리취득의 자유를 부여하는 것이므로, 이를 아직 심사가 완료되지도 않은 발명에 대해 확대적용하는 것은 부당하다. 또한 이를 허용하게 되면 출원일체의 원칙을 회피하는 수단으로 악용되어 심사제도의 취지를 몰락시키는 결과를 초래할 수 있으므로 부정함이 타당하다.

 

(2) 보정범위를 위반한 경우

 

1) 자진보정 및 최초거절이유통지에 따른 보정   

 

이에 대해 보정이 부적법한 경우로는 신규사항추가금지(法47②)를 위반한 경우이다. 자진보정이 신규사항추가금지에 위배된 경우 최초거절이유통지를 하며, 최초거절이유통지에 대응한 보정이 신규사항추가금지에 위배되는 경우에는 최후거절이유통지를 하게 된다.

 

2) 최후거절이유통지에 따른 보정 및 재심사 청구시 보정

 

① 원칙 이에 대한 보정이 신규사항추가금지(法47②) 또는 청구범위 보정제한(法47③)을 위반하거나 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 보정각하결정을 하게된다(法51①). 보정각하결정을 하는 경우 심사관은 거절이유 통지 및 의견서 제출기회를 부여할 필요가 없으며(法63①단서), 심사관은 보정 전 명세서를 가지고 심사를 진행한다. 출원인은 보정각하결정에 대해 불복할 수 없으며, 다만 거절결정불복심판에서 거절결정과 함께 이를 다툴 수 있을 뿐이다(法51③).

 

② 예외 다만 i) 청구항을 삭제하는 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 경우(法51①괄호), ii) 직권보정 전에 간과한 부적법한 보정을 특허결정이 취소된 후 발견한 경우(法51①1), iii) 취소된 특허결정 전에 간과한 부적법한 보정을 직권 재심사 후 발견한 경우(法51①2), iv) 재심사 청구 전에 간과한 부적법한 보정을 재심사 청구 후 발견한 경우(法51①3), v) 거절결정불복심판청구 전에 간과한 부적법한 보정을 심판청구 후 발견한 경우에는 예외적으로 보정각하를 하지 아니하고 출원인에게 거절이유통지 및 의견서제출기회를 부여하여야 한다(法51①단서, 法170①괄호).

 

(3) 착오등록시 취급

 

① 신규사항추가금지(法47②전단)를 위반하여 착오등록된 경우에는 무효사유가 된다(法133①6). 다만 청구범위 보정제한(法47③)은 심사신속을 도모하기 위한 규정으로 이에 대한 위반은 형식적 하자에 불과하며 발명의 실체와는 직접적인 관련이 없으므로 무효사유에 해당하지는 아니한다.

 

② 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생하였음에도 이를 간과하고 등록된 경우, 그 거절이유가 제133조의 무효사유에 포함되는 경우에는 특허무효사유가 된다.

 

VIII. 보정각하

제51조(보정각하) ① 심사관은 제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보정인 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 제66조의2에 따른 직권보정을 하는 경우: 그 직권보정 전에 한 보정 2. 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우: 취소된 특허결정 전에 한 보정 3. 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우: 그 청구 전에 한 보정 ② 제1항에 따른 각하결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다. ③ 제1항에 따른 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다. 다만, 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대한 심판에서 그 각하결정(제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 각하결정과 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 각하결정은 제외한다)에 대하여 다투는 경우에는 그러하지 아니하다.

 

1. 의의 및 취지

 

보정각하란 최후거절이유통지에 따른 보정 또는 재심사 청구시 보정이 부적법한 경우 보정각하결정을 하여 보정을 무위(無位)로 돌리는 행정처분을 말한다(法51①). 이는 거절이유가 출원인에게 통지되어 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하는 데에 있다.^[각주:17]

 

2. 보정각하의 요건

 

(1) 원칙

 

① 최후거절이유통지에 대한 의견서 제출기간의 보정(法47①2) 또는 재심사를 청구하면서 하는 보정(法47①3)이 신규사항을 추가금지(法47②) 또는 청구범위 보정제한(法47③)을 위반하거나, 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되는 때에는 보정을 각하하여야 한다(法51①).

 

② 여기서 ‘그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우’란 해당 보정서의 제출로 인해 전에 없던 거절이유가 발생한 경우(해당 보정에 의해 기재불비가 새로 발생하거나 신규성 또는 진보성 거절이유가 새롭게 발생한 경우등)를 의미하는 것으로,^[각주:18] 해당 보정 전 거절이유통지 되었던 거절이유들은 물론 보정 이전의 명세서 등에 있었으나 통지되지 않았던 거절이유는 새로운 거절이유가 아니다.

判例 ‘보정에 의해 새로운 거절이유가 발생한 경우’로 볼 수 없는 경우 심사관이 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다’는 거절이유를 통지함에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서는 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 위와 같은 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 한다. 대법원 2014. 7. 10. 선고 2012후3121 판결

 

(2) 예외

 

1) 청구항을 삭제하는 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 경우(제51조 제1항 본문 괄호)

 

① 보정각하의 예외로 둔 취지 판례는 “청구항을 삭제하는 보정의 경우에는 청구항을 한정·부가하는 보정 등 다른 경우와 달리 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생기지 아니하므로 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호하려는 데 있다”고 판시하였다.

 

② 제51조 제1항 본문 괄호에 해당하는 경우

 

i) 판례는 “단순히 ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 특허법 제42조 제3항, 제4항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우’뿐만 아니라, ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 삭제한 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항에서 인용번호를 잘못 변경함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우’, ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항을 보정하는 과정에서, 인용번호를 잘못 변경하거나, 종속항이 2 이상의 항을 인용하는 경우에 인용되는 항의 번호 사이의 택일적 관계에 대한 기재를 누락함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우에도,^[각주:19] 이에 대해 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여하더라도 또 다른 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생길 염려가 없음은 마찬가지이므로, 이들 경우 모두가 위 규정에서 말하는 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우’에 포함된다”고 하였다.^[각주:20]

 

ii) 다만, 판례는 “청구항을 삭제하는 보정을 하였더라도 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 심사관에게 새로운 심사에 따른 업무량을 가중시키고, 심사절차가 지연되는 결과를 가져오게 하는 등 달리 취급하여야 할 필요가 없으므로 2009년 개정 특허법 제51조 제1항 본문이 규정하는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 포함된다고 할 수 없다”고 하였다.^[각주:21]

 

2) 보정에 의해 발생한 새로운 거절이유에 대해 직권보정이 가능한 경우  심사관은 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정할 수 있다(法66의2). 따라서 최후거절이유통지에 대응한 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생하더라도 보정 후 명세서 등에 기재된 사항이 명백히 잘못된 경우에는 보정각하를 하지 않고 직권보정을 할 수 있다.

 

「그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우」의 판단
예1	보정	[심사대상 명세서] 청구항 1 : A+B로 이루어진 장치 [최후거절이유통지] 청구항 1은 인용발명1에 의해 진보성 없음 [최후보정후의 명세서] 청구항 1 : A+b로 이루어진 장치 (인용발명1에 의해 여전히 진보성 없음)
	판단	[보정인정] 청구항 1에 대한 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니므로 보정은 인정됨 [거절결정] 청구항 1(A+b)은 인용발명1에 의해 진보성 없으므로 거절결정
예2	보정	[심사대상 명세서] 청구항 1 : A+B로 이루어진 장치 [최후거절이유통지] 청구항 1은 인용발명1에 의해 진보성 없음 [최후보정후의 명세서] 청구항 1 : A+B+C로 이루어진 장치 (인용발명1에 대하여는 진보성이 인정되나 인용발명1 및 인용발명2에 의해 진보성 없음. 인용발명2는 C의 부가로 인해 추가로 필요)
	판단	[보정각하] 청구항 1에 대한 보정에 따라 보정 전에 없던 새로운 거절이유가 발생한 것으로서 보정은 인정되지 않아 보정 각하 [거절결정] 청구항 1(A+B)은 인용발명1에 의해 진보성 없으므로 거절결정

예3	보정	[심사대상 명세서] 청구항 1 : A+B로 이루어진 장치 청구항 2 : 청구항 1에 있어서, C가 부가된 장치 [최후거절이유통지] 청구항 1은 인용발명에 의해 진보성 없음 [최후보정후의 명세서] 청구항 1 : 삭제 청구항 2 : 청구항 1에 있어서, C가 부가된 장치
	판단	[보정인정] 청구항 1을 삭제하는 보정은 청구범위 감축에 해당함. 청구항 1의 삭제로 청구항 2에 기재불비라는 새로운 거절이유가 발생하였으나 특허법 제51조제1항 괄호 규정에 의해 보정은 인정 [최후거절이유통지] 거절이유통지에 대한 청구항 1의 삭제 보정에 따라 청구항 2에 기재불비가 발생하였으므로 최후거절이유 통지
예4	보정	[심사대상 명세서] 청구항 1 : A+B로 이루어진 장치 청구항 2 : 청구항 1에 있어서, C를 부가한 장치 청구항 3 : 청구항 1 또는 청구항 2 에 있어서 D+E를 부가한 장치 [최후거절이유통지] 청구항 1은 경합출원으로 특허받을 수 없음 [최후보정후의 명세서] 청구항 1 : 삭제 청구항 2 : (정정) A+B+C로 이루어진 장치 청구항 3 : (정정) A+B+D+E인 장치 청구항 4 : (신설) A+B+C+D+E인 장치
	판단	[보정인정] 청구항 4는 청구항 1의 삭제에 따른 항정리에 불과하고, 실질적으로 보정전 청구항 3에 해당되므로 청구항을 신설한 것이 아님. 따라서 삭제에 따른 불가피한 항정리로서 보정은 적법하므로 보정은 인정
예5	보정	[심사대상 명세서] 청구항 1 : A로 이루어진 장치 [최후거절이유통지] 청구항 1은 인용발명1에 의해 진보성 없음 [최후보정후의 명세서] 청구항 1 : A+B로 이루어진 장치 (인용발명1에 B도 개시되어 있어 여전히 진보성이 부정되는 경우)
	판단	[보정인정] 청구항 1에 기재된 발명이 인용발명1로부터 진보성이 부정된다는 거절이유는 기 통지되었던 거절이유이므로 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니어서 보정은 인정됨 [거절결정] 청구항 1(A+B)은 인용발명1에 의해 진보성 없으므로 거절결정

 

3) 직권보정 전에 간과한 부적법한 보정을 특허결정이 취소된 후 발견한 경우 심사관은 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정할 수 있다(法66의2). 출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없을 때에는 특허료를 납부할 때까지 의견서를 제출할 수 있고(法66의2③), 출원인이 의견서를 제출한 경우 의견이 제출된 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 이 경우 그 특허결정도 함께 취소된 것으로 보아, 심사관은 다시 심사하게 된다(法66의2④). 이 때 심사관이 직권보정 전에 한 보정이 보정각하 대상이었음을 발견하더라도 심사관은 보정각하결정을 할 수 없고(法51①1), 이는 등록결정 당시에 당초 거절이유가 해소되었다는 것을 신뢰한 출원인에게 불측의 손해를 줄 수 있다는 점을 고려한 것이다.

 

4) 취소된 특허결정 전에 간과한 부적법한 보정을 직권 재심사 후 발견한 경우 심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원을 다시 심사(이하 "직권 재심사"라 한다)할 수 있다(法66의3). 심사관이 직권재심사를 하는 경우, 취소된 특허결정 전에 한 보정이 보정각하 대상이었음을 발견하더라도 심사관은 보정각하결정을 할 수 없다(法51①2, 法47①2 괄호).

 

5) 재심사 청구 전에 간과한 부적법한 보정을 재심사 청구 후 발견한 경우 심사관은 재심사 청구 전 부적법한 보정을 간과하여 보정각하결정을 하지 아니한 경우, 재심사 단계에서 이를 발견하더라도 보정각하를 하여선 안된다(法51①3). 이는 거절결정 전에 한 보정을 기초로 이후 재심사 절차를 진행한 출원인의 신뢰와 절차상 이익을 보호하기 위한 것이다.

 

6) 거절결정불복심판청구 전에 간과한 부적법한 보정을 심판청구 후 발견한 경우  심사단계에서 심사관이 거절결정불복심판청구 전 부적법한 보정을 간과하여 보정각하결정을 하지 아니한 경우, 심판관은 거절결정불복심판 단계에서 이를 발견하더라도 보정각하를 하여선 안된다(法170①괄호). 이는 거절결정 전에 한 보정을 기초로 이후 거절결정불복심판 절차를 진행한 출원인의 신뢰와 절차상 이익을 보호하기 위한 것이다.^[각주:22] 

 

3. 보정각하결정의 방식

 

각하결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다(法51②). 보정각하결정을 하는 경우에는, 특허출원인에게 거절이유를 통지 및 의견서 제출기회를 부여할 필요없다(法63①).

 

4. 보정각하결정에 대한 불복

 

(1) 원칙

 

보정각하결정에 대한 불복수단은 별도로 마련되어 있지 않으므로 보정각하와 동시에 보정 전 명세서로 다시 심사하여 특허여부를 결정하거나 거절이유를 통지한다(法51③본문). 다만, 거절결정불복심판을 청구하는 경우에는 특허거절결정에 대한 불복심리 중에 보정각하결정이 부당함을 함께 다툴 수 있다(法51③단서). 구법에서는 보정각하결정불복심판 제도가 별도로 있었으나, 심결이 확정될 때까지 심사가 중지되어 심사처리지연의 원인이 되어왔다. 이에 보정각하결정불복심판제도를 폐지하고 신속한 절차진행을 도모하기위해 거절결정불복심판에서 이를 함께 다툴 수 있도록 하였다.

 

(2) 예외

 

직권재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 보정각하결정과, 재심사 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정각하결정은 거절결정불복심판에서 다툴 수 없다(法51③괄호). 직권재심사 또는 재심사 청구가 있었던 경우에는 그 단계에서 이를 다툴 수 있는 기회가 충분히 제공되었었기 때문이다.

 

보정의 정리

	자진보정	최초거절이유 통지를 받은 경우	최후거절이유 통지를 받은 경우	재심사 청구를 하는 경우
보정기간	특허결정등본 송달 전 (法47①본문)	최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 이내 (法47①1)	최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 이내 (法47①2)	재심사 청구와 동시에 (法47①3)
보정의 범위	신규사항 추가금지(法47②)		① 신규사항추가 금지(法47②) ② 청구범위 보정제한(法47③) 1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우 2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게하는 경우 4. 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우 ③ 보정으로 인하여 새로운 거절이유가 생기지 않을 것(法51①)
부적법한 보정의 취급	① 심사 중 : 1. 자진보정의 경우 : 최초거절이유 통지 2. 보정으로 최초거절이유를 극복하지 못한 경우 : 거절결정 3. 보정으로 최초거절이유를 극복하였으나 그로 인해 새로운 거절이유가 생긴 경우 : 최후거절이유 통지 ② 등록 후 : 무효사유(法133)		① 심사 중 : 보정각하(法51①). 보정 전 명세서로 심사 ② 등록 후 : 무효사유(法47③ 요건은 제외)(法133)

 

IX. 직권보정

제66조의2(직권보정 등) ① 심사관은 제66조에 따른 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정(이하 "직권보정"이라 한다)할 수 있다. 이 경우 직권보정은 제47조제2항에 따른 범위에서 하여야 한다. ② 제1항에 따라 심사관이 직권보정을 하려면 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달과 함께 그 직권보정 사항을 특허출원인에게 알려야 한다. ③ 특허출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없으면 제79조제1항에 따라 특허료를 낼 때까지 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 특허청장에게 제출하여야 한다.[각주:23][/footnote] ④ 특허출원인이 제3항에 따라 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다. 이 경우 그 특허결정도 함께 취소된 것으로 본다.[각주:24] 다만, 특허출원서에 첨부된 요약서에 관한 직권보정 사항의 전부 또는 일부만 처음부터 없었던 것으로 보는 경우에는 그러하지 아니하다. ⑤ 삭제 ⑥ 직권보정이 제47조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

 

종전에는 출원에 대해 심사한 결과 특허결정이 가능하나 명백한 오탈자, 참조부호의 불일치 등과 같은 명백히 잘못 기재된 내용만 존재하는 경우, 거절이유통지를 하지 않고도 보다 간편한 방법으로 단순한 기재 잘못을 수정할 수 있도록 함으로써 심사 지연을 방지하고 등록 명세서의 완벽을 기하고자 심사관의 직권에 의한 보정제도가 운영되고 있었다. 그러나 명백히 잘못 기재된 내용만을 보정할 수 있을 뿐이어서 아무리 사소한 거절이유라도 직권보정이 불가능하여 활용도 및 실효성이 저하되었고, 특히 마지막 보정 단계에서 명백히 잘못 기재된 내용이지만 거절이유가 실수로 포함되면 그 보정은 각하되어 결국 거절결정되는 문제가 여전히 존재하였다.

이러한 문제점을 해결하기 위해, 출원인이 직권보정에 동의하지 않으면 특허결정을 취소한다는 조건으로, 사소한 오탈자 외에도 거절이유에 해당하는 기재불비 사항도 명백히 잘못 기재된 경우 심사관이 직권보정할 수 있도록 2017년 3월부터 직권보정범위를 확대하였다. 다만, 명세서 등을 명확하게 기재할 책임은 원칙적으로 출원인에게 있고, 특허법 제47조에서 보정할 수 있는 자, 보정이 가능한 기간 및 범위를 엄격하게 정하고 있는 점을 고려할 때, 심사관에 의한 직권보정제도는 출원인에 의한 보정의 예외로서 제한된 범위 내에서 보충적으로 운영될 필요가 있다.^[각주:25] 2021. 8. 17. 일부개정(법률 제18409호)에서는 직권보정에 있어 출원인이 의도하지 않은 권리 발생을 방지하기 위하여 직권보정 무효 간주 규정(제66조의2 제6항)을 도입하게 되었다.

 

X. 관련문제

 

1. 거절이유 재통지^[각주:26]

 

(1) 의의

 

거절이유를 통지한 후 보정서 등을 반영하여 출원을 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우에는 다시 거절이유를 통지하지 않고 거절결정하는 것이 원칙이나, 출원인이 거절이유를 해소하기 위한 보정 의사 등을 명확히 표시하였는데 단지 그러한 보정이 보정서에서 누락된 것으로 보이는 경우에는 일정 요건 하에서 동일한 거절이유를 다시 통지할 수 있다.

 

(2) 요건

 

i) 통지된 거절이유를 해소하기 위한 보정 의사와 내용을 의견서 등에 명확히 기재하였으나, ii) 보정서에는 그러한 보정 내용이 누락되었고, iii) 보정서에서 누락된 보정내용으로 보정이 되었다면 그에 관한 거절이유가 해소될 수 있는 것으로 인정되고, iv) 보정서에서 누락된 보정내용에 관한 거절이유를 제외하고는 기통지되었던 다른 거절이유가 모두 해소되었고 다른 새로운 거절이유도 없을 것.

 

(3) 재통지방법

 

재통지하는 거절이유의 종류는 원래 거절이유통지 시의 거절이유의 종류와 동일하다. 즉, 재통지하는 거절이유들이 원래 거절이유통지 시에 최초거절이유였던 것이 있으면 최초거절이유 통지로 하고, 재통지하는 거절이유들이 원래 거절이유통지 시에 모두 최후거절이유였으면 최후거절이유통지로 한다.

 

2. 보정각하결정이 위법한 경우 특허법원의 심리범위

 

판례는 “심사관이 특허출원의 보정에 대한 각하결정을 한 후 ‘보정 전의 특허출원’에 대하여 거절결정을 하였고, 그에 대한 불복심판 절차에서 위 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 심판청구를 기각하는 특허심판원의 심결이 있었던 경우, 심결취소소송에서 법원은 위 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 ‘보정 이후의 특허출원’에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니다”고 하였다.^[각주:27]

1. 대법원 2007. 10. 25. 선고 2005후2526 판결 [본문으로]
2. 심사기준, 특허청, 제4부 제1장 4.1 [본문으로]
3. 온주 특허법 제47조[특허출원의 보정], 양재석, 각주12 [본문으로]
4. 대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결 [본문으로]
5. 조영선, 특허법 3.0, 박영사, 2021, 240면 [본문으로]
6. 대법원 2002. 9. 27. 선고 2000후2781 판결 [본문으로]
7. 심사기준, 특허청, 제4부 제2장 1. [본문으로]
8. 심사관의 거절이유통지 후에도 심사대상을 새롭게 바꾸는 보정이 아무 제한 없이 이루어져 바뀐 심사대상에 대한 새로운 거절이유통지, 보정에 의한 심사대상의 재변경 등이 반복되는 경우가 빈번하게 발생하였다. 이는 타 출원의 심사지연, 출원 간의 공평성 시비, 제3자의 감시부담 증가라는 문제를 야기했을 뿐만 아니라 거절이유통지에 대한 응답이 이루어진 후에는 심사대상을 변경하는 보정을 제한하는 국제 특허 제도에도 부응하지 못하는 측면이 있었다. 이러한 문제점을 해결하기 위해, 최초/최후거절이유통지에 따라 보정의 범위를 제한하는 제도가 2001년 개정법에서 도입되었다. 특허법 조문별 해설서, 특허청(2014), 288면 [본문으로]
9. 심사기준, 특허청, 제4부 제2장 2.3. [본문으로]
10. 심사기준, 특허청, 제4부 제2장 2.4. [본문으로]
11. 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005후254 판결은 요지를 변경하는 보정서를 제출하였음에도 그 보정이 각하되지 않고 특허등록된 후, 정정심판이 청구되어 요지변경한 보정부분을 전부 삭제하는 정정이 이루어진 경우, 정정심결의 효력은 최초출원시로 소급한다고 하였다. 본문판결 이후 심사절차에서도 신규사항추가금지를 위반한 보정을 극복할 수 있도록 하기 위해 제47조 제3항 제4호가 신설되었다.   [본문으로]
12. 심사기준, 특허청, 제4부 제2장 2.5. [본문으로]
13. 심사기준, 특허청, 제4부 제2장 2.5. [본문으로]
14. 심사기준, 특허청, 제5부 제5장 2.2 [본문으로]
15. 대법원 1992. 6. 26. 선고 91후1823 판결 [본문으로]
16. 대법원 2003. 3. 25. 선고 2001후1044 판결 [본문으로]
17. 대법원 2014. 7. 10. 선고 2012후3121 판결 [본문으로]
18. 대법원 2014. 7. 10. 선고 2012후3121 판결 [본문으로]
19. 대법원 2018. 6. 28. 선고 2014후553 판결 [본문으로]
20. 대법원 2014. 7. 10. 선고 2012후3121 판결 [본문으로]
21. 대법원 2018. 7. 12. 선고 2015후2259 판결 [본문으로]
22. 최후거절이유통지에 대응해 제출된 보정을 각하하였다가 그 각하결정이 심결에서 취소된 경우, 보정각하결정에서 거론하지 않았던 각하 사유로서 거절결정불복심판 절차에서 심리·판단되지 않았던 사유를 발견한 경우에는 그 사유를 들어 다시 보정각하 할 수 있는 것으로 해석되나, 특허법 제170조에서 거절결정불복심판 청구 전에 행해진 부적법한 보정에 대하여는 심판절차에서 보정각하하지 못하도록 하는 취지, 심사관이 간과하였던 사유를 다시 들어 보정각하하는 것은 출원인에게 불측의 손해를 줄 수 있는 점을 고려하여 보정을 다시 각하하지 않고 심사하는 것으로 한다. 심사기준 제4부 제3장 4.(4) [본문으로]
23. [footnote]79조 제1항에 따른 최초 특허료 납부기간(특허결정등본을 송달받은 날로부터 3월)까지 직권보정 사항에 대해 의견서를 제출하지 아니한 경우 더 이상 직권보정에 대하여 다툴 수 없다.  [본문으로]
24. 이 경우 결국 심사를 다시 계속 하게 되는데, 이는 결과적으로 당사자의 직권보정 부동의를 ‘해제조건’으로 하는 등록결정과 유사하다. 조영선, 특허법 3.0, 박영사, 2021, 251면 [본문으로]
25. 심사기준, 특허청, 제8부 제2장. 직권보장 사유로는 i) 국문법에 어긋난 오자, ii) 국문법상 해석이 분명한 탈자, iii) 참조부호의 불일치, iv) 반복된 기재, v) 도면의 간단한 설명부분의 오류, vi) 대표도의 오기, vii) 명세서상의 발명의 명칭이 출원서와 일치하지 않는 경우, viii) 삭제된 청구항을 인용하는 경우, ix) 종속항임에도 인용하는 청구항과 범주가 다른 경우, x) 보정으로 종속항이 인용하는 청구항에 병합되었음에도 종속항을 삭제하지 않은 경우, xi) 동일한 구성을 두 개 이상의 용어를 사용하여 지칭하는 경우, xii) 청구항을 잘못 인용한 것이 명백한 경우, xiii) 문언적으로 동일한 청구항을 중복하여 기재하는 경우, xiv) 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하지 않은 경우가 있다.  [본문으로]
26. 심사기준, 특허청, 제8부 제3장 [본문으로]
27. 대법원 2014. 7. 10. 선고 2012후3121 판결 [본문으로]