제1절 거절이유통지

제1절 거절이유통지

제62조(특허거절결정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나의 거절이유(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 특허거절결정을 하여야 한다. 1. 제25조ㆍ제29조ㆍ제32조ㆍ제36조제1항부터 제3항까지 또는 제44조에 따라 특허를 받을 수 없는 경우 2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우 3. 조약을 위반한 경우 4. 제42조제3항ㆍ제4항ㆍ제8항 또는 제45조에 따른 요건을 갖추지 아니한 경우 5. 제47조제2항에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우 6. 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원 또는 제52조의2제1항에 따른 범위를 벗어나는 분리출원인 경우 7. 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우 제63조(거절이유통지) ① 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 특허출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제51조제1항에 따라 각하결정을 하려는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 제62조에 따라 특허거절결정을 하려는 경우 2. 제66조의3제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유로 특허거절결정을 하려는 경우 ② 심사관은 청구범위에 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 제1항 본문에 따라 거절이유를 통지할 때에는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명확히 밝히고, 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 적어야 한다.

 

I. 서설

 

1. 거절이유통지의 의의

 

심사관은 특허출원이 제62조의 거절이유에 해당하여 특허거절결정을 하려는 경우 특허출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法63).

 

제62조 거절이유

특허법 조문	판단대상
외국인의 권리능력(제25조)	외국인의 권리 향유요건 충족 여부
산업상 이용가능성(제29조제1항 본문)	발명에 해당하는지 여부, 산업상 이용가능성 여부
신규성(제29조제1항)	출원 전 국내외 공지기술인지 여부
진보성(제29조제2항)	출원 전 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있는지
확대된 선출원(제29조제3항, 제4항)	출원일전 출원되고 출원후 공개된 타출원과의 동일성 여부
특허받을 수 없는 발명(제32조)	공서양속 및 공중위생을 해하는지 여부
특허받을 수 있는 자(제33조 제1항)	정당권리자 인지 여부, 특허청 직원의 출원인지 여부
선출원(제36조)	두 출원간 청구범위가 동일한지 여부
발명의 설명 기재요건(제42조 제3항)	발명의 설명의 기재불비
청구범위 기재요건(제42조 제4항)	청구범위의 기재불비
청구범위 기재방법(제42조 제8항)	청구범위의 형식적 기재불비
공동출원(제44조)	공유자 전원의 출원인지 여부
1특허출원의 범위(제45조)	단일성 충족 여부
특허출원의 보정(제47조 제2항)	신규사항추가여부
분할출원(제52조 제1항)	분할출원과 원출원의 동일성 인정여부
분리출원(제52조의2 제1항)	분리출원과 원출원의 동일성 인정여부 (본문) 청구범위 요건 충족 여부 (각호)
변경출원(제53조 제1항)	변경출원과 원출원의 동일성 인정여부
조약	조약의 규정에 위반된 경우

 

2. 취지

 

제63조의 취지는 출원발명에 대해 등록을 허용할 것인가에 대한 판단에는 고도의 전문지식을 요하고, 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절결정함은 출원인에게 지나치게 가혹하다는데 있다고 할 것이고,^[각주:1] 따라서 위 규정은 강행규정에 해당한다.^[각주:2]

 

II. 거절이유통지방법

 

1. 청구항별 거절이유 기재

 

출원발명이 2 이상의 청구항으로 구성된 경우에는 각 청구항별로 거절이유에 해당하는지를 심사하고, 거절이유 통지 시 거절이유에 해당하는 청구항과 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 기재하여야 한다(法63②). 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 출원은 해당출원 전체가 거절결정되므로(출원일체의 원칙), 청구항별로 거절이유를 구체적으로 기재하여 출원인이 보정 등을 통해 효과적으로 대응하고 보다 쉽게 특허권을 획득할 수 있게 하기 위함이다.

判例  거절이유의 통지에 있어서 거절 대상으로 되는 청구항을 구체적으로 특정하여야 하는지 여부(적극) 청구항은 독립항이든 종속항이든 상호 독립되어 있어 각 청구항마다 특허요건을 구비하여야 하고, 심사도 청구항별로 행해지는 것이므로 거절이유를 통지함에 있어서는 거절의 대상으로 되는 청구항을 구체적으로 특정하여야 한다. 대법원 2001. 5. 29. 선고 98후515 판결

 

2. 구체적인 거절이유 명시

 

(1) 명시적 기재의 정도

 

출원인에게 거절 이유를 통지할 때는 특허법 제62조 각 호 중 어떤 것에 해당하는지 뿐만 아니라 구체적인 거절이유를 명시하여야 한다(法63②). 판례는 “거절이유통지서가 어느 정도 추상적이거나 개괄적으로 기재되어 있다고 하더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있을 정도로 기재하면 충분하다”고 하였다.^[각주:3]

 

(2) 명시적 기재의 판단

 

판례는 “거절이유통지에 거절이유가 포함되어 있었는지는 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 그 취지와 이유가 명시되었는지 관점에서 판단되어야 한다”고 하였다.

 

(3) 우선권주장 불인정에 대한 거절이유통지

 

1) 문제점  우선권주장의 불인정은 제62조에 열거된 거절이유로 규정되어 있지 않다. 이에 대해 우선권주장 불인정을 통지하지 않고 거절결정을 하는 경우에 제63조 위반에 해당하는지가 문제된다.^[각주:4]

 

2) 판례의 태도  출원발명에 대하여 우선권주장의 불인정으로 거절이유가 생긴 경우에는 우선권주장의 불인정은 거절이유 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 우선권주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법하다. 그리고 거절이유 통지에 위와 같은 우선권주장 불인정에 관한 이유가 포함되어 있었는지는 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 그 취지와 이유가 명시되었는지 관점에서 판단되어야 한다.^[각주:5]

 

3) 검토

 

특허법 제62조에서는 우선권주장 불인정을 직접적인 거절이유로 규정하고 있지 않다. 하지만, 우선권주장이 인정되지 않아 진보성위반의 거절이유가 발생하였다면, 우선권주장 불인정은 진보성 위반의 거절이유 일부를 구성하게 된다고 보아야 한다. 즉, 진보성 위반의 구체적인 거절이유는 i) 우선권주장 불인정으로 인해 특허요건 판단시점이 소급되지 않아, ii) 그 사이 공지된 비교대상발명1에 의해 진보성이 부정된다는 2가지 이유로 구성되는 것이다.

 

그러므로 우선권주장불인정을 통지하지 않은 채 비교대상발명1에 의한 진보성 위반만 통지할 경우, 출원인으로서는 심사관이 우선권주장이 있다는 것을 간과한 것인지, 아니면 우선권주장에 하자가 있는 것인지, 또는 우선권주장이 인정됨에도 출원발명에 거절이유가 있는지 아닌지를 전혀 알 수 없는 상태에서 거절결정을 받게 된다. 즉, 출원인으로서는 그 대처방법에 관하여 미궁에 빠져 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받지 못하는 결과로 되고 마는 것이다. ^[각주:6] 따라서 우선권주장 불인정으로 인해 신규성이나 진보성 위반의 거절이유가 발생한 경우에는 우선권주장불인정도 함께 통지하여 출원인에게 실질적인 대응기회를 주는 게 합당하다.

 

3. 새로운 거절이유를 발견한 경우

 

(1) 새로운 거절이유 통지 및 의견서 제출기회 부여

 

① 새로운 거절이유로 거절결정을 하는 경우에는 그 새로운 이유에 대하여 다시 거절이유통지를 하고 출원인이 의견서를 제출할 수 있도록 하여야 한다.^[각주:7] 거절결정불복심판에서 심판관이 심사절차에서의 거절결정이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 제63조 규정을 준용되므로(法170), 이 경우 심판관은 새로운 거절이유를 통지하고 의견서 제출기회를 주어야 한다.

 

② 판례는 이와 같은 취지에서 “의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하며, 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다”고 하였다.^[각주:8]

 

(2) 새로운 거절이유의 판단

 

1) 새로운 거절이유인 경우

 

① 적용되는 법규정이 다른 경우  예를 들어, 선거절이유가 신규성(法29①)을 근거로 한 경우, 진보성(法29②)근거로 하는 후거절이유는 새로운 거절이유이다. 판례는 “신규성과 진보성은 독립된 거절이유이므로 심사관이 진보성이 없다는 이유로 거절결정한 것에 대해, 거절결정불복심판에서 심판관이 별도의 의견제출기회를 통지한 바 없이 신규성이 없다는 이유로 기각심결을 한 것은 위법하다”고 하였다.^[각주:9]

 

② 다른 증거를 제시하는 경우  동일한 법규정에 따른 거절이유라도 그 구체적인 증거를 달리하는 이상 새로운 거절이유이다. 판례는 “거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유에 해당한다”고 하였다.^[각주:10] 또한 판례는 “인용발명1로부터 진보성이 없다는 거절결정에 대해, 거절결정불복심판에서 인용발명1 및 2를 합쳐 진보성이 없다고 판단한 경우에는 양 거절이유는 서로 다르다”고 하였다.^[각주:11] 이러한 법리는 일사부재리에서도 증거가 동일한지 여부를 판단할 때도 마찬가지로 적용된다.

 

③ 다른 청구항에 대한 거절이유인 경우  제1청구항이 인용발명에 비해 진보성이 없다는 거절이유와, 제2청구항이 동일한 인용발명에 의해 진보성이 없다는 거절이유는 서로 다른 거절이유이다.^[각주:12] 보정에 의해 청구항 번호가 변경된 경우라면 청구항 번호에 따라 이를 판단할 것이 아니라, 보정 전후로 청구항에 기재된 발명의 내용을 비교해서 동일한 발명에 대해 거절이유통지가 되었는지 여부로 판단한다.

 

2) 새로운 거절이유가 아닌 경우  판례는 양 거절이유의 주된 취지가 서로 부합하여 실질적으로 동일한 경우에는 새로운 거절이유통지 및 의견서 제출기회를 부여할 필요가 없다고 한다.^[각주:13] 판례는 i) 양 거절이유가 세부적인 표현상의 차이가 있더라도 주된 취지가 부합하는 경우,^[각주:14] ii) 인용발명1과 인용발명2가 실질적으로 동일한 경우, ^[각주:15] iii) 인용발명에 주지관용기술을 보충·부가한 경우, ^[각주:16]  iv) 이미 통지된 거절이유를 보충하는데 불과한 경우^[각주:17]에는 주된 취지가 부합하여 동일한 거절이유를 구성하는 것으로 본다.'

判例 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우, 심결취소소송의 법원이 비교대상발명을 보충하여 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하는 것이 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것인지 여부(소극) 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이다. 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다. 대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결

判例 거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유에 해당하는지 여부(적극) 거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과의 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다. 대법원 2019. 10. 31 선고 2015후2341 판결

 

(3) 새로운 거절이유 통지의 예외

 

1) 보정각하를 하는 경우  최후거절이유통지에 대한 보정 또는 재심사청구시의 보정에 대해 보정각하결정을 하는 경우에는 새로운 거절이유 통지 및 의견서를 제출할 기회를 부여하지 않아도 된다(法63① 단서). 이는 이미 거절이유가 출원인에게 통지되어 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하는 데에 있다.^[각주:18]

 

2) 거절결정을 하는 경우  판례는 “거절이유가 통지되어 의견제출의 기회가 부여되었던 청구항 중 하나라도 거절이유가 해소되지 않으면 그 출원발명의 출원이 전부 거절되어야 하므로, 새로운 거절이유를 발견하더라도 거절이유를 통지함이 없어 거절결정을 해도 적법하다”고 판시하였다.^[각주:19]

判例 출원일체의 원칙과 거절이유통지 거절이유가 통지되어 의견제출의 기회가 부여되었던 청구항 중 하나라도 거절이유가 해소되지 않으면 그 출원발명의 출원이 전부 거절되어야 할 것인데, 앞서 본 바와 같이 거절이유가 통지된 이 사건 제1항 발명의 진보성이 여전히 부정되어 그 거절이유가 해소되지 아니한 이상 그 출원이 전부 거절될 수밖에 없으므로, 특허청 심사관이 거절이유통지 후 보정에 의하여 신설된 청구항들에 대하여 다시 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 부여하지 않고 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 거절결정을 하였다고 하더라도 위법하다고 할 수 없다. 대법원 2011. 10. 13. 선고 2009후4322 판결

 

III. 거절결정방법

 

1. 통지된 거절이유로 거절결정

 

심사관은 거절이유의 통지에서 표시한 거절이유와 다른 이유로 거절결정을 할 수 없다. 이는 출원인에게 발명에서 실제 문제가 되는 거절이유에 대해서 다툴 기회가 부여되지 않은 채 거절결정이 이루어지는 것은 부당하기 때문이다.

 

2. 거절결정이 부당한 경우

 

i) 거절이유를 통지하지 아니하고 거절결정을 한 경우, ii) 거절이유를 통지하였더라도 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주지 않고 거절결정을 한 경우, iii) 거절이유는 통지하였더라도 그것이 거절결정의 이유와 달라서 결과적으로 거절결정의 이유로 된 사항에 대하여 의견서 제출기회를 주지 않은 경우에는 본조에 위배된 거절결정으로서 부적법하게 된다.^[각주:20]

 

IV. 거절이유에 대한 출원인의 대응방안

 

1. 의견서 제출

 

출원인은 거절이유가 타당하지 않다고 생각되는 경우에는, 그 이유를 구체적으로 기재한 의견서를 제출하여 거절이유를 다툴 수 있다. 그러나 의견서만으로 거절이유를 해소하는 경우는 매우 드물다.

 

2. 보정

 

출원인은 보정을 통해 거절이유를 극복하고 보정된 발명에 대해 등록을 도모해 볼 수 있다. 보정은 신규사항을 추가하지 않는 범위 내에서 이루어져야 하며(法47②), 최후거절이유통지에 따른 보정과 재심사 청구시의 보정은 제47조 제2항의 신규사항추가금지와 함께 제47조 제3항의 청구범위 보정제한요건을 만족하여야 하며, 새로운 거절이유가 발생하지 않아야 한다(法51①).

 

3. 공지예외주장

 

출원발명이 권리자의 의사 또는 의사에 반해 공개된 인용발명에 의해 신규성(法29①) 또는 진보성(法29②) 위반으로 거절이유통지를 받은 경우, 출원인은 공지 등이 된 날로부터 12월 이내에 이루어진 출원이라면 공지예외주장을 하여 거절이유를 극복할 수 있다(法30). 과거에는 의사에 의한 공지의 경우 출원시 취지기재를 하지 않으면, 공지예외주장효과를 적용받을 수 없었으나, 개정법은 출원 이후에도 보완수수료를 납부하면 취지기재 및 증명서류를 제출할 수 있도록 하였다. 의사에 반한 공지의 경우, 거절이유통지에 따른 의견서제출기간 내에 그 공지가 의사에 반한다는 입증서류를 제출하면 된다.

 

4. 정당한 권리자의 출원

 

무권리자출원의 출원 또는 그 출원의 공개로 인해 정당한 권리자의 출원이 신규성(法29①), 선원(法36), 확대된 선원(法29③)을 이유로 거절되는 경우, 정당한 권리자는 무권리자의 거절결정·무효심결이 확정된 날로부터 30일 이내에 정당한 권리자의 출원을 통하여 출원일의 소급효를 적용받아 위 거절이유를 극복할 수 있다(法34, 35). 다만, 진보성위반의 거절이유통지를 받은 경우에는 출원공개된 무권리자 출원과 정당권리자의 출원의 발명에 대한 동일성이 인정되지 않는다는 것을 의미하므로, 정당한 권리자의 출원을 이용하기는 어려울 것이다.

 

무권리자 출원은 진정한 권리자의 출원과 관계에서 선원 및 확대된 선원이 인정되지 아니한다. 다만 후출원을 한 진정한 권리자는 무권리자 출원에 의한 신규성, 선원, 확대된 선원의 거절이유통지를 받기 전까지는 무권리자 출원의 존재자체를 모르는 경우가 대부분이며, 심사관 입장에서도 진정한 권리자가 선출원이 무권리자에 의한 출원임을 주장·입증하지 않은 이상 후출원이 진정한 권리자에 의한 출원임을 알 수가 없으므로, 진정한 권리자의 출원은 무권리자의 선출원에 의해 선원 및 확대된 선원 위반에 의한 거절이유가 통지될 수 있는 것이다.

 

5. 분할출원

출원이 제45조의 1특허출원의 범위 위반을 극복하고자 하는 경우, 또는 청구항중 일부에 대해 거절이유를 통지받은 경우로서 출원일체의 원칙을 회피하고 거절이유가 없는 발명에 대해 먼저 등록을 도모 후, 거절이유가 있는 발명은 별도로 다투고자 할 때에는 분할출원을 이용할 수 있다(法52). 이때 분할출원의 출원일 소급효로 제36조 제2항의 협의제가 적용될 수 있으므로, 이를 회피하기 위해 분할출원된 발명은 반드시 삭제보정을 하여야 한다.

 

6. 분리출원

 

거절결정불복심판에서 거절이유를 해소하지 못해 기각심결을 받았으나, 청구항중 일부에 대해서는 등록이 가능한 경우 기각심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리할 수 있다(法52의2).

 

7. 변경출원

 

출원형식을 잘못 선택한 경우, 또는 출원발명의 진보성(法29②) 위반의 거절이유통지를 받은 경우, 이를 극복하기 위해서 변경출원을 할 수 있다(法53, 實用10). 다만, 변경출원은 최초거절결정 등본을 송달받은 날로부터 3개월까지만 가능하다(法53①1).

 

8. 우선권주장출원

 

출원인의 선출원 이후의 이루어진 타인의 공지나, 선출원 이후의 타출원에 의해 후출원이 신규성(法29①), 진보성(法29②), 선원(法36), 확대된 선원(法29③)의 거절이유를 가지게 된 경우, 선출원일로부터 1년 이내 우선권주장출원을 함으로써 이를 극복할 수 있다(法54, 55). 우선권주장출원은 선출원에서 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않은 개량발명을 추가하는 것은 신규사항추가(法47②)가 되므로, 이를 극복하기 위한 수단으로도 이용될 수 있다.

 

9. 거절결정불복심판

 

출원인은 심사관의 거절결정이 부당다고 생각되는 경우에는 거절결정등본 송달일로부터 3개월 내 거절결정불복심판을 청구할 수 있다(法132의17). 또한 거절결정불복심판에서 기각심결을 받은 경우, 이를 다투기 위해 심결등본을 송달받은 날로부터 30일 내 심결취소소송을 제기할 수 있다(法186). 확정된 심결에 중대한 하자가 있는 경우에는 재심을 청구할 수 있다(法178).

 

10. 재심사 청구

 

출원인은 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사를 청구할 수 있다(法67의2). 따라서 출원인은 거절결정에 대해 거절결정불복심판과 재심사청구를 선택적으로 할 수 있다. 다만, i) 재심사에 따른 특허거절결정이 있는 경우, ii) 거절결정불복심판청구가 있는 경우, iii) 그 특허출원이 분리출원인 경우에는 재심사청구를 할 수 없다(法67의2①단서).

 

11. 별도의 신규출원

 

출원인은 자신의 출원들과의 관계에서는 확대된 선출원이 적용되지 아니하므로(法29③단서), 출원에서 거절이유가 있는 청구항을 삭제보정 후 삭제한 발명을 별도의 신규출원을 통해 권리화하는 방안도 고려해 볼 수 있다. 다만, 선출원의 출원공개가 있는 경우에는 자신의 출원이 특허성 부정을 위한 인용발명이 될 수 있으므로, 출원공개 전에 신규출원이 이루어져야 한다.

 

12. 거절이유를 극복할 수 없는 경우에 대한 조치

 

(1) 노하우로 보호

 

만약 출원인이 거절이유를 극복할 수 없다고 판단되는 경우, 출원공개가 이루어지기 전에 출원을 취하하여 노하우로서의 보호를 고려해 볼 수 있다.

 

(2) 양수

 

출원인의 발명이 당해출원일 전 타출원에 의해 특허성이 부정되는 경우, 출원인은 타출원의 발명을 양수하여 자신이 보호받고자 하는 발명의 권리를 취득하는 방안도 생각해 볼 수 있을 것이다. 출원인이 타출원을 양수하더라도 출원시 출원인이 다른 이상 여전히 당해출원은 타출원에 의한 확대된 선원의 거절이유는 가지게 되므로(法29③ 단서), 출원인의 당해출원은 거절결정이 될 것이다.

1. 대법원 1997. 4. 11. 선고 96후1217 판결 [본문으로]
2. 대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 [본문으로]
3. 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265 판결 [본문으로]
4. 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009후2371 판결 [본문으로]
5. 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009후2371 판결. 甲이 선출원발명을 기초로 한 국내 우선권주장을 하면서 명칭이 “다중 원판형 슬러지 농축장치”인 출원발명을 출원하였으나, 특허청 심사관이 우선권주장에 대하여는 아무런 언급도 하지 않고 비교대상발명 1 등에 의하여 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유만을 통지한 다음 거절결정을 한 사안에서, 거절결정은 특허법 제63조 본문에 위배되어 위법하다고 한 사례이다.  [본문으로]
6. 유영선, 우선권주장 불인정에 대한 거절이유 통지, 특허판례연구 제3판, 박영사, 2017, 327-328면 [본문으로]
7. 대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 [본문으로]
8. 대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 [본문으로]
9. 대법원 2002. 11. 26. 선고 2000후1177 판결. 과거 심판편람은 ‘인용례를 들어 진보성이 없다는 취지로 거절결정한 출원의 거절결정에 대한 심판에서, 다시 거절이유를 통지하지 않고도 인용례에 기재된 발명과 동일하여 신규성이 없으므로 특허를 받을 수 없다는 취지의 심결을 하는 것이 통상의 경우에는 허용되는 것으로 보아야 할 것이다.’고 하였으나, 이러한 내용은 심판편람 제10판(2011)에서 삭제되었다.  [본문으로]
10. 대법원 2019. 10. 31 선고 2015후2341 판결  [본문으로]
11. 대법원 2001. 5. 29. 선고 98후515 판결 [본문으로]
12. 대법원 2000. 1. 14. 선고 97후3494 판결 [본문으로]
13. 대법원 2007. 7. 26. 선고 2006후1766 판결 [본문으로]
14. 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265 판결 [본문으로]
15. 대법원 2003. 12. 26 선고 2001후2702 판결 [본문으로]
16. 대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후1439 판결  [본문으로]
17. 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1617 판결 [본문으로]
18. 대법원 2014. 7. 10. 선고 2012후3121 판결 [본문으로]
19. 대법원 2011. 10. 13. 선고 2009후4322 판결 [본문으로]
20. 대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결  [본문으로]