제3절 청구범위

제3절 청구범위

제42조(특허출원) ④ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 "청구항"이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것 2. 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것 ⑤ 삭제 ⑥ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다.

 

I. 청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침 될 것(제42조 제4항 제1호)

 

1. 취지

 

제42조 제4항 제1호의 취지는 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위함이다.^[각주:1] 제42조 제4항 제1호의 취지를 출원발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위함이라고 판시한 판례들도 있지만,^[각주:2] 이는 제42조 제3항 및 4항의 각 호의 기재요건들에 관한 엄밀한 구별없이 위 기재요건들의 전체적 취지를 판시한 것에 불과한 것으로 봐야 할 것이다(이를 제42조 제4항 제1호의 개별취지라고 판시한 대법원 2003. 8. 22. 선고 2002후2051 판결은 매우 이례적이라고 볼 수 있다). ^[각주:3]

 

2. 판단방법

 

(1) 판례의 태도

 

1) 제1법리  판례는 “제42조 제4항 제1호의 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하고, 규정 취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다”고 하여,^[각주:4] 제42조 제4항 제1호는 발명의 설명과 청구범위의 구성요소가 대응하는지를 기준으로 판단해야 한다고 하였다.

 

2) 제2법리  제42조 제4항 제1호의 의미는, 청구항은 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 통상의 기술자의 입장에서 볼 때 그 특허청구범위와 발명의 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용 효과를 일목요연하게 이해할 수 있어야 한다.^[각주:5]

 

(2) 검토^[각주:6]

 

종래 대법원은 뒷받침을 “[1법리] 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부”로 판단하는 기준과 “[2법리] 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위와 발명의 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용 효과를 일목요연하게 이해할 수 있는지 여부”로 판단하는 기준이 병존함으로써 실무상 혼란이 있어왔다.

 

특허법 제42조 제4항 제1호의 뒷받침 요건은, 발명의 설명에 개시되지 아니한 발명이 특허청구범위에 포함되는 것을 방지함으로써, 공개된 범위 내에서 특허권을 부여하는 데에 취지가 있는데, 특허법 제42조 제3항의 실시가능 요건은, 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 발명의 설명에 필요한 사항이 기재되게 함으로써 유용한 발명에 대하여 특허권을 부여하는 데에 취지가 있다. 따라서 양 기재요건에 관한 판단 기준도 위와 같은 규정 취지에 맞게 구별되어야 할 필요가 있다. 제2법리의 ‘작용 효과를 일목요연하게 이해할 수 있어야 한다’ 판시는 마치 제42조 제3항의 과도한 실험이나 특수한 지식없이 명세서에 의해 발명을 재현할 수 있는 정도와 같은 의미로 오해될 수 있다. 이는 제42조 제4항 제1호와 제42조 제3항이 규정 취지를 달리함에도 그 기재요건에 관한 판단기준이 서로 구별되지 아니하는 결과로 이어질 수 있다.

 

현재는 제1법리가 주류적 판례이고 특허청 심사기준도 제1법리와 같은 입장이다. 심사기준은 “청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는가에 의하여 판단한다. 그리고 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지는, 청구항과 발명의 설명의 문언상 동일 여부보다는 제42조 제4항 제1호의 취지를 고려하여 통상의 기술자가 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구항에서 청구하고 있는 것은 아닌지를 중점적으로 검토하여 판단한다.”라고 정하고 있다.

 

다만, 제2법리는 제1법리와 마찬가지로 ‘출원 당시 기술 수준’을 기준으로 ‘통상의 기술자’의 입장에서 판단하여야 한다고 보는 점에서 차이가 없다. 그리고 제2법리는 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용 효과를 일목요연하게 이해할 수 있어야 한다고 설시하고 있기는 하나, 그 전제로서 특허청구범위의 내용과 발명의 설명의 내용이 ‘일치’하여야 한다는 점을 중요한 요소로 설시하고 있는 점에서, 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지를 판단 기준으로 삼는 제1법리와 큰 차이가 없다. 따라서 제2법리의 대법원판결이 주류적 제1법리 판결에 배치되는 정도에 이른다고 볼 것은 아니다. 제2법리는 제1법리의 판단기준을 원칙으로 하면서 이에 대한 하나의 적용사례를 제시한 것으로 해석함이 타당할 것이다.

 

 

3. 제42조 제4항 제1호 위반유형

 

(1) 청구항과 발명의 설명 기재에 형식상 불일치가 존재하는 경우

 

i) 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고 암시도 되어 있지 않은 경우,^[각주:7] ii) 발명의 설명과 청구항에 기재된 발명 상호간에 용어가 통일되어 있지 않아 양자의 대응관계가 불명료한 경우,^[각주:8] iii) 청구항에 기재된 사항이 특정 기능을 수행하기 위한 수단 또는 공정으로 기재되어 있으나 이들 수단 또는 공정에 대응하는 구체적인 구성이 발명의 설명에 기재되어 있지 않은 경우 등이 있다.

 

(2) 발명의 설명에 기재된 내용에 비하여 청구항이 지나치게 넓은 경우

 

i) 출원 시 해당 기술분야의 기술상식에 비추어 보아 발명의 설명에 기재된 내용을 청구된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 없는 경우,^[각주:9] ii) 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우 등이 있다.^[각주:10]

 

(3) 제42조 제4항 제1호 위반 명세서 기재불비 관련 판례

 

① 특허청구범위의 기재는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 하므로 특허청구범위의 기재가 발명의 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우에는 그러한 기재는 제42조 제4항에 위반되어 부적법하다.^[각주:11]

判例 특허청구범위의 기재가 발명의 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우, 그 기재의 적법 여부(소극) 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2, 4, 5항에는 모두 떡소로서 "크림"을 이용하거나 "크림"을 주입한다고만 기재되어 있을 뿐이며 이를 특별히 한정하는 기재는 없고, 이 사건 특허발명의 기술분야와 같은 떡류를 포함한 과자류에서 '크림'이라고 함은 우유에서 분리한 지방분 또는 이것을 원료로 하여 다른 재료를 배합한 식품을 의미함을 알 수 있으며, 팥소보다 수분 함량이 많은 크림은 떡소로 사용하지 않는다는 것이 그 분야의 기술상식이라고 볼 만한 사정도 없다. 그러므로 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2, 4, 5항에 기재된 "크림"은 수분 함량과 관계없이 우유에서 분리한 지방분 또는 여기에 다른 재료를 배합한 식품이라는 의미로 그 분야의 평균적 기술자에게 명확히 이해되는 용어에 해당할 뿐, 발명의 설명의 항목에 있는 기재 등을 참작하지 아니하면 이해할 수 없는 용어라거나 그 기재가 오기임이 발명의 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없다. 그런데 이 사건 특허발명의 설명에서 '크림'에 관하여 위와 같이 기재한 내용에 의하면, 여기에서는 수분 함량이 적어도 떡(생지)보다 낮아서 떡(생지)으로 수분 이행을 초래하지 아니하는 '크림'만을 떡소로 하는 떡의 구성 및 효과를 설명하고 있다고 보인다. 따라서 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2, 4, 5항의 기재는 발명의 설명에 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우로서 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 아니한다. 대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결

 

② 명세서가 보정되어 특허청구범위가 통합되거나 변경되었음에도 이를 뒷받침하는 발명의 설명이 이에 맞추어 보정되지 아니함으로써 특허청구범위와 발명의 설명의 각 내용이 각 청구항 별로 일치하지 아니하여 그 명세서만으로는 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 없는 경우에는 특허청구범위가 발명의 설명에 의하여 명확히 뒷받침되고 있다고 할 수 없다.^[각주:12]

 

③ 도면은 특허출원서에 반드시 첨부하여야 하는 것은 아니고 도면만으로 발명의 설명을 대체할 수는 없지만, 도면은 실시예 등을 구체적으로 보여줌으로써 발명의 구성을 더욱 쉽게 이해할 수 있도록 해주는 것으로서 도면이 첨부되어 있는 경우에는 도면 및 도면의 간단한 설명을 종합적으로 참작하여 발명의 설명이 청구항을 뒷받침하고 있는지 여부를 판단할 수 있다.^[각주:13]

 

④ 일부 구성요소에 대하여 일부 도면에 잘못 도시되어 있으나 특허발명의 전체로서의 기술사상의 내용을 참작하여 볼 때 통상의 기술자가 구성을 이해하는 데 어려움이 없는 경우에는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어 있다.^[각주:14]

 

4. 위반 시 취급

 

특허법 제42조 제4항 제1호의 명세서 기재요건 위반은 거절이유(法62조4호), 정보제공사유(法63의2), 특허무효사유(法133①1)가 된다.

 

5. 발명의 설명에 비해 너무 넓게 기재된 청구범위의 취급

 

(1) 권리범위확인심판

 

판례는 “특허청구범위의 기재가 발명의 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우에는 그러한 기재는 제42조 제4항에 위배되어 부적법하고, 그러한 하자가 있는 채로 특허된 경우에도 그 기술적 범위의 해석에 있어서는 특허청구범위에 기재된 발명을 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 부분에 한정해야 된다”고 판시하였다.

 

(2) 무효심판

 

판례는 특허청구범위의 기재가 발명의 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우에는 그러한 기재는 제42조 제4항에 위배되어 부적법하므로 무효라고 판시하였다.^{[각주:15][각주:16]}

 

(3) 검토

 

권리범위 해석시 판례는 명세서 기재불비로 인해 발명 자체의 기술적 범위를 확정 할 수 없는 경우에는 권리범위를 부정하지만,^[각주:17] 명세서의 기재불비에도 불구하고 발명의 보호범위를 특정할 수 있다면 권리범위를 부정하지 않고 청구범위를 발명의 설명에 의해 뒷받침 되는 부분으로 제한해석하는 태도를 취하고 있다. 즉 명세서 기재불비로 인해 발명의 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 권리범위를 부정함으로써 무효심판과 권리범위확인심판에서 동일한 해석을 하게 되지만, 발명의 설명에 비해 너무 넓게 기재된 청구범위의 경우에는 같은 쟁점에 대해 무효심판과 권리범위확인심판에서 취급상의 차이가 발생하게 되는 것이다. 침해소송의 경우 무효사유가 있는 특허권의 행사를 권리남용으로 보므로 위와 같은 혼선이 일어나지 않겠으나, 신규성과 같이 무효사유를 제한적으로만 심리 할 수 있는 권리범위확인심판의 경우 이러한 혼선이 계속 발생할 수도 있으므로 이는 바람직하지 못하다고 본다.^[각주:18]

 

발명(A, B, C)과 발명의 구성요소(a, b, c, d)에 따른 명세서 기재불비 여부
유형	발명의 설명	청구범위	적법여부
유형1	A, B	A	① 法42③1. : 적법 ② 法42④1. : 적법
유형2	A, B	C	① 法42③1. : 부적법 ② 法42④1. : 부적법
유형3	a+b+c	a+b+c	① 法42③1. : 적법 ② 法42④1. : 적법
유형4	a+b+c	a+b	① 法42③1. : △ ② 法42④1. : △
유형5	a+b+c	a+b+c+d	① 法42③1. : 부적법 ② 法42④1. : 부적법
유형6	a+b+c	a+b+d	① 法42③1. : 부적법 ② 法42④1. : 부적법
유형7	a→b→c→d 방법	a→c→d→b 방법 또는 a, b, c, d와 같이 단순 구성요소 나열에 불과한 경우	① 法42③1. : 부적법 ② 法42④1. : 부적법

 

II. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것(제42조 제4항 제2호)

 

1. 취지

 

등록 전에는 발명을 명확하게 특정하여 특허요건 판단이 가능토록 하고, 등록 후에는 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 점(法97)에 비추어 발명의 권리가 미치는 보호범위를 명확하게 하기 위함이다.

 

2. 판단기준

 

① 판례는 “특허발명의 청구항에 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재될 것’을 요구하는 특허법 제42조 제4항 제2호의 취지는 같은 법 제97조의 규정에 비추어^[각주:19] 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로서 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않으며, 나아가 특허청구범위의 해석은 명세서를 참조하여 이루어지는 것에 비추어 특허청구범위에는 발명의 설명에서 정의하고 있는 용어의 정의와 다른 의미로 용어를 사용하는 등 결과적으로 청구범위를 불명료하게 만드는 것도 허용되지 않는다는 것이다”라고 판시하였다.^[각주:20]

 

② 또한 판례는 “발명이 명확하게 적혀 있는지는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다”고 판시하였다.^[각주:21]

 

判例 ‘바람직하게는’이 포함된 청구항 기재의 명확성 요건 충족여부 이 사건 제12항 발명의 기재 중‘1내지20개의 탄소 원자를 갖는 기,바람직하게는 분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기’부분은‘1내지20개의 탄소 원자를 갖는 기’와‘분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기’가 이중한정을 나타내는 용어인‘바람직하게는’으로 서로 연결되어 있는데,이러한 기재는 이 사건 제12항 발명에 기재된‘X’가‘1내지20개의 탄소 원자를 갖는 기’전체를 의미하는지,아니면 그중에서‘분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기’를 의미하는지가 반드시 명확하지는 않아 청구범위를 둘러싸고 분쟁이 발생할 소지가 있고,이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 설명에는 이 사건 기재와 동일한 내용만이 적혀 있을 뿐이어서 이러한 발명의 설명을 참작한다고 하더라도‘X’가 어느 것을 의미하는지가 여전히 명확하지 않으므로,이 사건 기재를 포함하고 있는 이 사건 제12항 발명은 발명이 명확하게 적혀 있다고 보기 어렵다.대법원2017. 4. 7.선고2014후1563판결[각주:22]

 

③ 판례는 “특허발명의 범위는 특허청구의 범위에 기재된 것 뿐 아니라 발명의 설명과 도면의 간단한 설명의 기재 전체를 일체로 하여 그 발명의 성질과 목적을 밝히고 이를 참작하여 그 발명의 범위를 실질적으로 판단하여야 할 것이므로 특허출원된 발명의 내용이 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 용이하게 이해되고 재현될 수 있다면 부분적으로 불명확한 부분이 있다고 하더라도 적법한 청구범위의 기재라고 보아야 할 것이다.”고 하였다.^[각주:23]

 

3. 제42조 제4항 제2호 위반유형

 

(1) 심사기준^[각주:24]

 

① 청구항의 기재내용이 불명확한 경우.^[각주:25] 다만, 불명확한 부분이 경미한 기재상 하자로서, 그 하자에 의해서는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명이 불명확하다고 이해하지 않거나, 발명의 설명이나 도면, 출원 시의 기술상식 등에 의하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 경우에는 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않는다.

 

② 발명을 이루는 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐 구성요소들 간의 결합관계가 기재되지 않아 발명이 불명확한 경우

 

③ 청구항에 기재된 발명의 카테고리가 불명확한 경우

 

④ 동일한 내용이 중복으로 기재되어 있는 등 청구항의 기재가 너무 장황하여 보호를 받고자 하는 사항이 불명확하거나 간결하지 않은 경우

 

⑤ 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 포함되어 있는 경우. 다만, 이러한 표현을 사용하더라도 그 의미가 발명의 설명에 의해 명확히 뒷받침되며 발명의 특정에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명확한 것으로 취급하지 않는다.^[각주:26]

보충 불명확한 표현 (예1) ‘소망에 따라’, ‘필요에 따라’, ‘특히’, ‘예를 들어’, ‘및/또는’ 등의 자구(字句)와 함께 임의 부가적 사항 또는 선택적 사항이 기재된 경우. 여기서 ‘A 및/또는 B’ 는 ‘A 및 B’인 경우와 ‘A 또는 B’인 경우를 함께 기재한 것이므로, 발명이 ‘A 및 B’인 경우와 ‘A 또는 B’인 경우 모두에 대해 각각 특허법 제42조제4항제1호 및 제2호 위반여부를 판단한다. 이때, ‘및/또는’의 기재로 하나의 청구항에서 이질적인 복수의 발명을 청구하는 것은 아닌지 여부(청구항이 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재되었는지 여부)에 대해서도 판단한다. (예2) '주로', '주성분으로', '주공정으로', '적합한', '적량의', '많은', '높은', '대부분의', '거의', '대략', '약' 등 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현이 사용된 경우 (예3) '… 을 제외하고', '… 이 아닌' 과 같은 부정적 표현이 사용되어 불명확해진 경우. 다만, 이러한 표현을 사용하더라도 그 의미가 발명의 설명에 의해 명확히 뒷받침되며 발명의 특정에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명확한 것으로 취급하지 않는다 (예4) 수치한정발명에서 '… 이상', '… 이하', '0～10' 과 같이 상한이나 하한의 기재가 없는 수치한정이나 0을 포함하는 수치한정(0을 포함하는 성분이 필수성분이 아니라 임의성분인 경우에는 제외한다)을 한 경우. 또는, '120-200℃, 바람직하게는 150-180℃'와 같이 하나의 청구항 내에서 이중으로 수치한정을 한 경우

 

⑥ 지시의 대상이 불명확하여 발명의 구성이 불명확한 경우다만 i) 청구항에 "상기 OOO"라고 기재되어 있고 해당 청구항의 선행부분이나 인용되는 청구항에 'OOO' 가 전혀 기재되어 있지 않으나, 발명의 설명 및 도면을 참작하여 "상기"를 제외하고 해석하면 발명이 명확하게 파악되는 경우, ii) 지시하는 문언과 그 지시대상의 문언이 완전히 일치하지는 않아도 그 의미상 서로 대응되는 표현으로 볼 수 있어서 지시대상임을 명확히 알 수 있는 경우, iii) 2 이상의 항을 인용하는 청구항으로서 그 인용되는 청구항들 중 일부가 삭제되어 있으나, 삭제된 항의 인용을 제외하고 해석하면 청구항의 발명이 명확하게 파악되는 경우에는 명백한 오기로 보므로 제42조 제4항 제2호 위반이 아니다. ^[각주:27]

보충 (예) 청구항에 여러가지 종류의 기어가 기재되어 있고 그 중 어느 특정기어를 지시할 때 '상기 평기어', '전기 베벨기어' 등과 같이 지시의 대상을 명확히 기재하지 않고 '상기 기어', '전기 기어' 등과 같이 기재한 결과 어느 기어를 지시하는지가 불명확한 경우

 

⑦ 청구항에 서로 다른 기능을 수행하는 복수의 동일한 표현의 기술용어가 있을 경우에 각각의 기능을 한정하여 기재하거나 또는, 도면에 사용된 부호에 의하여 명확하게 구별되도록 기재되어 있지 않아서 보호를 받고자 하는 발명의 구성이 불명확한 경우^[각주:28]

 

⑧ 청구항에 상업상의 이점이나 판매지역, 판매처 등 발명의 기술적 구성과 관계가 없는 사항을 기재하여 발명이 명확하고 간결하지 않은 경우

 

⑨ 발명의 구성을 기재하지 않고 발명의 설명 또는 도면의 기재를 대용하고 있는 경우. 다만, 발명의 설명 또는 도면의 기재를 대용하지 않으면 적절하게 기재할 수 없는 경우에는 이들의 대용에 의한 기재를 인정한다.^[각주:29]

 

(2) 조성물 발명의 경우

 

① 조성물 발명의 구성을 명확하게 하기 위해서는 그 구성 성분의 조성비 등이 명확하게 기재되어 있어야 하는바, 발명을 특정하기 위한 사항인 조성비의 기재가 모든 경우에 각 성분의 임계치를 취하여 정확히 100%를 만족시킬 필요는 없는 것이지만, i) 모든 성분의 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우, ii) 모든 성분의 최저성분량의 합이 100%를 초과하는 경우, iii) 하나의 최대성분량과 나머지 최저성분량의 합이 100%를 초과하는 경우, iv) 하나의 최저성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우 등과 같이 조성비의 기술적인 결함이나 모순이 있는 경우에는 발명의 구성이 명확하게 기재되어 있다고 할 수 없다.^[각주:30]

 

② 그러나, 청구범위가 “~를 포함하는”과 같이 특정 성분들로만 구성되어 있지 않고 다른 성분도 포함될 수 있는 개방형 청구항에서는 상기 i) 의 경우 명시된 최대성분량의 합이 100%에 미달하더라도 다른 성분을 포함하면 100%가 될 수 있으므로 명확한 기재이고, iv) 의 경우 명시된 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하더라도 다른 성분을 포함하면 100%가 될 수 있으므로 명확한 기재에 해당한다.^[각주:31]

(예1) 【청구항 1】 40~60질량%의 A성분과, 30~50질량%의 B성분과, 20~30질량%의 C 성분으로 이루어지는 조성물  ☞ 세 성분중 하나인 A의 최대치와 나머지 성분들 B, C의 최소치의 합이 100%를 넘으므로 발명이 불명확하다. (예2) 【청구항 1】           a) 크레졸 노블락형 에폭시수지 5-20중량%           b) 페놀 노블락형 경화제 5-20중량%           c) 실리카 및 알루미나에서 선택된 무기 충전제 50-80중량% 및           d) 아민계 경화촉진제 0.5-1중량%로 이루어지는 반도체 소자 밀봉용 에폭시 수지 조성물 ☞ 성분 c)를 그 최소값인 50중량%로 선택할 경우 나머지 성분인 a), b), d)를 모두 최대값으로 해도 총합이 91중량%가 되어 100중량%에 미달하므로 발명이 불명확하다. 이 경우 “~를 포함하는”과 같이 개방형 청구항으로 기재한다면 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하더라도 다른 성분을 포함하면 100%가 될 수 있으므로 명확한 기재에 해당한다.

③ 조성물의 조성비를 중량부로 표시할 수 있으며, 이 경우에는 조성비를 백분율(%)로 표시하는 경우에 대비하여 상기 ①에서 규정한 요건을 만족시킬 필요가 없다.

(예) 【청구항 1】A 성분 10-30 중량부, B 성분 20-30 중량부, C 성분10-20 중량부, D 성분 20-30 중량부를 포함하는 수지 조성물  ☞ 중량부는 일반적으로 하나의 기준 물질을 정하고 이에 따른 다른성분의 함량을 표현하는 기재방식이나, 기준 물질이 특정되어 있지 않아도 한 성분을 기준으로 하여 다른 성분의 함량을 상대적인 비로 환산할 수 있으므로 조성물의 조성비가 명확하게 기재되어 있다고 볼 수 있다

 

(3) 제42조 제4항 제2호 위반 기재불비 관련 판례

 

① 특허발명의 청구항에 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재될 것’을 요구하는 특허법 제42조 제4항 제2호는, 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다는 의미이고, 국제특허출원을 외국어로 한 출원인이 같은 법 제201조에 의한 국내진입단계절차를 위하여 국내에 특허발명의 명세서, 청구의 범위 등에 관한 번역문을 제출할 때에도 이와 마찬가지이다.^[각주:32] 

 

② ‘필수적으로 이루어지는(consisting essentially of)'이라는 표현은 구성요소가 필수적으로 청구항에 기재된 사항으로 이루어지는지, 아니면 청구항에 기재된 구성요소는 필수적으로 포함되고 그 외 별도의 구성요소 추가를 허용하는 의미인지 불명료하여 제42조 제4항 제2호 위반의 기재불비에 해당한다.^[각주:33]

 

③ 특허청구범위의 기재 내용이 관점에 따라 다양한 방식으로 해석될 수 있는 경우에는 특허청구범위로서 요구되는 명확성과 간결성 요건을 충족하지 못하였다고 보아야 한다.^[각주:34]

 

④ 동일한 발명사상의 내용이 청구항을 달리하여 중복하여 기재되어 있다고 하더라도 특허청구의 범위가 명확하고 간결하게 기재되어 있어 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있다면 그 명세서의 기재는 적법하다.^[각주:35]

 

4. 위반 시 취급

 

특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건 위반은 거절이유(法62조4호), 정보제공사유(法63의2), 특허무효사유(法133①1)가 된다.

 

5. 관련문제: 소극적 한정사항의 허용여부

 

(1) 소극적 한정사항

 

소극적 한정(negative limitations)이란 청구범위를 작성함에 있어서 ‘…을 포함하고’, ‘…이 있는’과 같이 어떤 기술적 특징이 존재한다는 적극적 한정(positive limitations)과 반대되는 기재방식으로서, ‘…을 제외하고’, ‘…이 아닌’ 과 같은 부정적 표현을 사용한 청구항 기재방식이다.

 

(2) 허용여부

1) 심사기준   '… 을 제외하고', '… 이 아닌' 과 같은 부정적 표현이 사용되어 불명확해진 경우 제42조 제4항 제2호 위반으로 본다. 다만, 이러한 표현을 사용하더라도 그 의미가 발명의 설명에 의해 명확히 뒷받침되며 발명의 특정에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명확한 것으로 취급하지 않는다.

 

2) 판례의 태도

 

① 판례는 i) 의료행위 관련 발명에서, 청구범위에 기재된 사안을 동물로 한정하기 위해 ‘인간을 제외한’ 이라는 소극적 한정사항을 이용하여 보정한 발명의 산업상 이용가능성을 인정하였고,^[각주:36] ii) 특허발명이 종래기술에서 일반적으로 사용되던 기술적 수단을 생략하였음을 특징으로 하는 구성을 가진 경우, 그 생략된 기술적 수단을 명시적으로 채택하고 있는 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 포함되지 않는다고 하여,^[각주:37] 양 사안 모두 소극적 한정사항 허용여부 자체에 대해 명시적으로 판시한 것은 아니지만, 이를 허용함을 전제로 판시하였다.

 

② 이후 특허법원 판례는 소극적 구성요건에서 배제하고 있는 어떠한 요소가 없는 상황에서만 나머지 구성이 작동한다거나 현저히 효과가 증대된다는 특별한 사정이 있는 경우에만 소극적 구성요건이 기술적으로 의미 있는 발명의 구성요건으로 된다고 판시하였다.^[각주:38]

 

(3) 검토

 

① 명확성 요건(法42④2)을 충족하는 한 발명을 특정함에 있어 방법·기능 등 다양한 기재가 허용되고 있음(法42⑥)에 비추어 볼 때 소극적 한정사항에 대해서만 부정적으로 취급할 필요가 없다는 점, ② 유럽특허청‧미국‧일본‧PCT 가이드라인 모두 소극적 한정사항의 기재를 허용하고 있는데, 이와 같은 국제적 추세에 부합할 필요가 있다는 점, ③ 소극적 한정의 보정은 최초 명세서·도면에 기재되어 있는 발명이라면 신규사항 추가에도 해당하지 않는 점 등을 고려하면 이를 허용함이 타당하다고 본다.^[각주:39]

 

III. 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 사항을 기재할 것(제42조 제6항)

 

1. 구성요소 기재방법

 

청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다(法42⑥).

 

2. 도입취지

 

① 구법 제42조 제4항 제3호에서는 청구범위를 기재함에 있어, 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항으로만 청구범위를 기재할 것을 요구하였다(이를 필요성의 원칙이라 한다). 허나 필요성의 원칙은 복합적이고 고도화된 기술을 다양한 표현방법으로 청구항에 기재하는 것을 제한하였는바,^[각주:40] 발명을 명확하게 특정할 수 있다면 출원인의 선택에 따라 자유롭게 발명을 기재할 수 있도록 하기 위해 구법 제42조 제4항 제3호를 삭제하고 제42조 제6항을 도입하게 되었다.

 

② 따라서 제42조 제6항은 거절이유, 정보제공사유 또는 무효사유에 해당하지 아니한다. 청구범위는 출원인의 자유의사에 의하여 적는 것인데, 이를 거절이유 등으로 규정하는 것은 불합리하게 청구범위의 기재를 제약하기 때문이다.^[각주:41]

 

3. 기능식 청구항과 PBP 청구항의 허용

 

① 과거 대법원 판례는 특허법 제42조 제4항을 근거로, 특허청구범위에는 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하고, 발명의 기능이나 효과를 기재한 이른바 기능적 표현도 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 보이는 경우가 아니면 허용될 수 없다고 하여,^[각주:42] 기능식 청구항을 제한적으로 인정하였다.

 

② 그러나 제42조 제6항의 도입으로써 출원인이 발명을 기능, 방법 등으로 기재할 수 있게 하였으므로 청구항에 발명의 기능이나 효과를 기재한 기능적 표현이 포함된 기능식 청구항은 물론, 제조방법을 이용하여 물건을 특정하는 PBP 청구항도 명문으로서 허용하게 되었다.

 

③ 개정 이후 판례는 “특허청구범위가 기능, 효과, 성질 등에 의한 물건의 특정을 포함하는 경우, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있다면 그 특허청구범위의 기재는 적법하다.”고 판시하여^[각주:43] 기능식 청구항은 발명을 명확하게 파악할 수 있는 경우에만 명세서 기재요건을 충족하는 것으로 해석한다.

 

IV. 다항제(제42조 제8항, 시행령 제5조)

제42조(특허출원) ⑧ 제2항에 따른 청구범위의 기재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 시행령 제5조(청구범위의 기재방법) ①법 제42조제8항에 따른 청구범위의 청구항(이하 "청구항"이라 한다)을 기재할 때에는 독립청구항(이하 "독립항"이라 한다)을 기재하여야 하며, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항(이하 "종속항"이라 한다)을 기재할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다. ② 청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다. ③ 삭제 ④ 다른 청구항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 적어야 한다. ⑤ 2이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다. ⑥ 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니 된다. 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하는 방식에 대하여도 또한 같다. ⑦ 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 한다. ⑧ 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.

 

 

1. 다항제

 

(1) 의의

 

우리 특허법은 청구범위에는 보호받고자 하는 발명을 기재한 청구항이 하나 이상 있어야 한다고 규정하여(法42④ 본문), 청구항을 2개 이상 기재할 수 있는 다항제(多項制)를 채택하고 있다. 특허법 시행령 제5조에서는 다항제에 따른 청구범위 기재방법을 명확히 규정하고 있다.

 

(2) 취지

 

판례는 “다항제의 취지는 발명자의 권리범위와 일반인의 자유기술영역과의 한계를 명확하게 구별하고 나아가 특허분쟁의 경우 특허침해 여부를 명확하고 신속하게 판단할 수 있도록 함에 있으므로, 독립항은 특허발명으로 보호되어야 할 범위를 넓게 포섭하기 위하여 발명의 구성을 광범위하게 기재하고 종속항은 그 범위 속에서 구체화된 태양을 제시하여 주어 그 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화한 사항을 기재하여야 한다”고 하였다.^[각주:44]

 

(3) 위반 시 취급

 

제42조 제8항(시행령 5조) 위반은 절차적 하자로서 거절이유(法62)에 불과할 뿐, 정보제공사유(法63조의2) 및 무효사유(法133)가 되지 아니한다.

 

2. 독립항과 종속항(시행령 제5조 제1항)

 

(1) 의의

 

독립항이란 스스로 발명의 기술구성을 모두 가지고 있는 청구항이고, 종속항은 선행하는 어느 특정 항의 모든 구성을 포함하면서 그 항을 기술적으로 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항이다.  이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다.종속항은 독립항의 구성요소에 새로운 구성요소를 부가하는 외적부가와, 독립항의 특정구성요소를 하위개념으로 한정하는 내적부가의 형태로 구분될 수 있다. 

 

특허청구의 범위의 기재에 관하여 독립항과 종속항으로 구별하고 각 적정수로 나누어 기재하도록 한 취지는 발명자의 권리범위와 일반인의 자유기술영역과의 한계를 명확하게 구별하고 나아가 특허분쟁의 경우 특허침해여부를 명확하고 신속하게 판단할 수 있도록 함에 있다고 할 것이므로, 독립항은 특허발명으로 보호되어야 할 범위를 넓게 포섭하기 위하여 발명의 구성을 광범위하게 기재하고 종속항은 그 범위속에서 구체화된 태양을 제시하여 주어 그^[각주:45] 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화한 사항을 기재하여야 한다.

 

(2) 독립항과 종속항의 구별

 

청구항이 독립항을 부가하거나 한정하고 있다 하더라도 형식적으로 인용하고 있지 않다면 종속항이 아니고, 청구항이 독립항을 형식적으로 인용하고 있더라도 독립항을 실질적으로 한정하거나 부가하지 않는 경우에는 종속항이 아니다. 따라서 비록 인용하는 형식을 취했더라도, 인용하고 있는 청구항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 이를 독립항으로 보아야 한다.^[각주:46]

[인용하고 있는 청구항의 구성 일부를 치환한 독립항의 예] 【청구항 1】 기어 전동기구를 구비한 …… 구조의 동력전달장치【청구항 2】 청구항 1에 있어서, 기어 전동기구 대신 벨트전동기구를 구비한 동력전달 장치

 

 

(3) 종속항의 역할

 

1) 출원단계  종속항은 넓은 범위의 독립항이 선행기술등에 의해 거절이 될 수 있는 경우에 좁은 범위의 종속항을 통하여 특허를 등록받을 수 있다. 또한, 독립항과 종속항 간에는 발명의 단일성을 판단할 필요가 없다. 한편 시행령 5조1항은 임의사항으로 규정하고 있어, 이 항을 이유로는 거절이유를 통지하지 않는다.^[각주:47]

 

2) 권리단계  특허무효심판이 제기되는 경우에 하위개념의 종속항을 이용하여 권리범위를 감축함으로써 특허가 무효로 되지 않도록 방어하는 데 이용될 수도 있다. 또한, 발명의 단계적인 권리화를 통해 특허권의 권리범위를 명확하게 하기도 한다.

 

(4) 독립항과 종속항의 특허요건 판단

 

①  청구범위의 각 청구항은 상호 독립되어 있기 때문에(청구항의 독립성) 독립항이든 종속항이든 청구항마다 특허요건을 구비하여야 한다.^[각주:48] 판례는 독립항의 신규성·진보성이 인정되는 경우에는 당연히 종속항의 신규성·진보성도 인정되나,^[각주:49] 독립항의 신규성·진보성이 부정되는 경우 종속항은 별도로 신규성·진보성을 판단해야 한다고 한다.^[각주:50]

 

②  독립항의 진보성이 부정되지 않더라도, 그 독립항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 종속항으로 볼 수 없으므로, 설령 그 독립항의 구성요소의 대부분을 가지고 있더라도 당연히 진보성이 부정되지 않는다고 할 수 없다.^[각주:51] 

 

(5) 독립항과 종속항의 보호범위 판단

 

① 종속항은 독립항의 구성요소를 모두 포함하고 있고 거기에 새로운 기술적 구성을 한정하거나 부가하여 구체화하고 있기 때문에 독립항의 보호범위보다 상대적으로 더 좁은 보호범위를 가지는 것이 통상적이다.

 

② 다만 판례는 “청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 발명의 설명 등으로 보충하여 그 문언이 표현하고 있는 기술적 구성을 확정하여 권리범위를 정해야 하고, 이는 독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 된다고 하여도 마찬가지다’라고 판시하여,^[각주:52] 발명의 설명 참작원칙에 의해 독립항과 종속항의 권리범위가 동일하게 될 수도 있다”고 판시하였다.

 

(6) 청구항 차별원칙(Claim Differentiation)

 

1) 의의   청구항 차별원칙(Claim Differentiation)이란 청구항마다 보호범위를 달리 보아야 한다는 이론이다. 이는 침해자가 넓은 청구항의 권리범위를 명세서에 기재된 실시례로 한정하거나 다른 청구항에서 명시적으로 열거된 것에 한정하여 침해를 회피하려는 부당한 시도를 방지하기 위함이다. 종속항의 경우 독립항의 구성요소를 모두 포함하고 있고 거기에 새로운 기술적 구성을 한정하거나 부가하여 구체화하고 있기 때문에 독립항의 보호범위보다 상대적으로 더 좁은 보호범위를 가지게 된다. 따라서 종속항은 독립항보다 좁게 해석할 필요가 있다. 다만 의식적 제외가 있는 등 구체적인 사안에서 동 원칙이 적용되지 않는 경우도 있을 수 있으므로 엄격하게 적용되는 원칙은 아니다.

 

만약 독립항에 기재된 용어로부터 그 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우, 발명의 설명과 도면의 기재를 참작하여 그 용어가 표현하고 있는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 보호범위를 정하여야 할 것이며, 이러한 해석 결과 독립항과 종속항의 권리범위가 같아지는 상황이 발생할 수도 있을 것이다.

 

2) 판례의 태도   판례는 "독립항과 이를 한정하는 종속항 등 여러 항으로 이루어진 특허발명 청구항의 기술내용을 파악함에 있어서, 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 독립항의 기술내용을 독립항보다 구체적으로 한정하고 있는 종속항의 기술구성이나 발명의 설명에 나오는 특정의 실시례로 제한하여 해석할 수는 없다."고 하여 청구항 차별원칙을 인정하지만,^[각주:53] “실용신안등록청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 고안의 상세한 설명과 도면 등을 보충하여 그 문언이 표현하고 있는 기술적 구성을 확정하여 등록실용신안의 권리범위를 정하여야 하고, 이는 독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다.”고 하여 특별한 사정이 있는 경우에는 동 원칙이 적용되지 않는 것으로 보고 있다.^[각주:54]

 

3) 소결  청구항 차별원칙에 의해 종속항의 기재로 발명의 설명 범위 내에서 독립항의 권리가 확장되는 효과를 가져올 수도 있으나,이로 인해 독립항의 권리가 출원인이 의도한 이상으로 확장되어 선행기술에 의한 신규성 또는 진보성 흠결로 무효가 되는 경우도 발생할 수 있으므로,청구인은 이를 잘 고려하여 종속항을 작성해야 할 것이다.^[각주:55]

 

3. 적정한 수로 기재(시행령 제5조 제2항)

 

청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다. 청구항이 적정한 수로 기재되지 않은 경우로는 i) 하나의 청구항에 카테고리가 다른 2 이상의 발명이 기재된 경우, ii) 청구하는 대상이 2 이상인 경우, iii) 동일한 청구항을 중복하여 기재(문언적으로 동일한 경우를 말하며 실질적으로 동일할 뿐 표현을 달리한 경우는 제외한다)하는 경우,^[각주:56] iv) 하나의 청구항 내에서 다수의 청구항을 다중으로 인용하는 경우 등이 있다.

[시행령 5조2항 예시] ① 하나의 청구항에 2 이상의 대상이 기재되어 있는 경우: … 고분자 화합물 및 그 고분자 화합물을 이용한 컨텍트 렌즈 ② 청구항 내에서 2이상의 항을 인용하고 그 인용한 청구항 내에서 다시 다수의 항을 인용하는 경우: 예를 들어 ,「청구항 ○ 또는 청구항 ○의 방법으로 제조되는 청구항 ○ 또는 청구항 ○의 물건」과 같은 것을 말하며, 이는 2 이상의 항을 인용하는 종속항이 2 이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용한 경우와 같은 혼란을 야기하므로 배제 하는 것으로 한다.

 

4. 인용되는 항의 번호를 기재(시행령 제5조 제4항)

 

다른 청구항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 적어야 하며, 종속항 뿐만 아니라 다른 항을 인용하는 청구항이면 모두 적용대상이 된다. 아래 예시에서 청구항3은 인용되는 항의 번호를 기재하지 않았으므로 시행령5조4항 위반이다.

[시행령 5조4항 예시] 【청구항 1】 자전거 【청구항 2】 청구항 1에 있어서, 본체가 알루미늄으로 만들어진 자전거 【청구항 3】 전술한 항 중 어느 한 항에 있어서, 핸들에 라이트가 달린 자전거

 

5. 택일적 기재(시행령 제5조 제5항)

 

① 2이상의 항을 인용하는 항은 하나의 항이 선택되도록 항의 번호를 기재하여야 한다. 아래 “1.인용하는 청구항을 택일적으로 기재한 예”에서 '～ 중 어느 한 항에 있어서'가 '및'의 전후에 열거된 청구항 전체를 한정한 것으로 보아 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재한 것으로 인정한다. '및' 대신 '또는'으로 연결된 경우에는 '또는'의 전후에 열거된 청구항을 각각 한정한 것으로 보아 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재한 것으로 인정한다.

[시행령 5조5항 예시] 1. 인용하는 청구항을 택일적으로 기재한 예 ① 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, … 장치 ② 청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 하나의 항에 있어서, … 장치 ③ 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서, …장치 ④ 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, … 장치 ⑤ 청구항 1 내지 청구항 7 및 청구항 9 내지 청구항 11 중 어느 한 항에 있어서 … 장치 ⑥ 청구항 1 내지 청구항 7 또는 청구항 9 내지 청구항 11 중 어느 한 항에 있어서 … 장치 ⑦ 청구항 1, 청구항 2 및 청구항 4 내지 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서 … 장치 2.인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하지 않은 예 ① 청구항 1, 청구항 2에 있어서, … 장치 ② 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, … 장치 ③ 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서,… 장치 ④ 청구항 1, 2에 있어서, … 장치

 

② 한편, 발명을 명확하고 간결하게 기재하기 위하여 2이상의 항을 인용하는 경우에는 하나의 항이 선택되도록 항의 번호를 기재하지 않았다 하더라도 특허법시행령 제5조제5항의 위배로 보지 아니한다.

(예) 청구항 3은 하나의 항이 선택되도록 항의 번호를 기재하지 않았지만 발명을 명확하고 간결하게 기재하기 위한 것으로 인정하여 특허법 시행령 제5조제5항의 위배로 보지 않는다. 【청구항 1】...를 특징으로 하는 영상신호 압축기를 구비한 송신기 【청구항 2】...를 특징으로 하는 영상신호 신장기를 구비한 수신기 【청구항 3】청구항 1의 송신기와 청구항 2의 수신기를 포함하는 영상신호 전송장치

 

6. 다중인용 청구항은 다중인용 청구항을 인용불가(시행령 제5조 제6항)

 

① 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니 된다. 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하는 방식에 대하여도 또한 같다. 이 규정의 취지는 하나의 청구항을 해석함에 있어서 다수의 다른 청구항을 참조하여야 하는 어려움을 방지하기 위한 것이다.

시행령 5조6항 예시 ① 2 이상의 항을 인용하는 청구항이 2 이상의 항을 인용한 다른 청구항 을 인용한 경우: 청구항 4는 2 이상의 항을 인용하는 종속항으로서 2 이상의 항을 인용한 다른 청구항(청구항 3)을 인용하고 있어 청구범위 기재방법에 위배된다. 【청구항 1】 …… 장치 【청구항 2】 청구항 1 에 있어서, …… 장치 【청구항 3】 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, …… 장치 【청구항 4】 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, …… 장치 ② 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용한 경우: 청구항 5는 2 이상의 항을 인용하는 종속항으로서, 2 이상의 항을 인용하고 있는 제3항을 인용한 제4항을 인용하고 있어 청구범위 기재방법에 위배된다. 아래와 같은 경우 청구항 제4항은 청구항 제3항만 인용하고 있다고 하더라도 제3항이 2 이상의 청구항을 인용하고 있어 실질적으로 2 이상의 항을 인용하는 경우와 같으므로 제5항에 대하여 특허법 제42조제8항 위반으로 거절이유를 통지한다. 한편, 시행령 5조6항은 '2 이상의 항을 인용하는 청구항'을 대상으로 하고 있어, 하나의 청구항만을 인용하는 청구항 6과 같은 경우에 대해서는 적용할 수 없다. 따라서 청구항 6은 실질적으로 다수의 다른 청구항을 인용하고 있으나 시행령 5조6항에 위배되지는 않는다. 【청구항 1】 …… 장치 【청구항 2】 청구항 1에 있어서, …… 장치 【청구항 3】 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, …… 장치 【청구항 4】 청구항 3에 있어서, …… 장치 【청구항 5】 청구항 2 또는 청구항 4에 있어서, …… 장치 【청구항 6】 청구항 5에 있어서…… 장치

② 발명을 명확하고 간결하게 기재하기 위하여 2이상의 항을 인용하는 청구항은, 2이상의 항을 인용하는 다른 청구항이 그 청구항을 인용하더라도, 특허법시행령 제5조제6항의 ‘다시 2이상의 항을 인용하는 방식을 사용’하는 것으로 보지 않는다.

(예) 청구항 4는 2이상의 항을 인용하는 청구항으로서 2이상의 항을 인용하는 다른 청구항(청구항 3)을 인용하고 있지만, 청구항 3은 발명을 명확하고 간결하게 기재하기 위한 것으로 인정되므로, 청구항 4는 특허법시행령 제5조제6항의 위배로 취급하지 않는다. 【청구항 1】... 를 특징으로 하는 결합 디바이스 【청구항 2】...를 특징으로 하는 방법 【청구항 3】청구항 2에 있어서, ... 상기 디바이스는 청구항 1의 결합 디바이스인 것을 특징으로 하는 방법 【청구항 4】청구항 2 또는 청구항 3의 방법을 수행하는 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체

7. 인용되는 청구항부터 기재(시행령 제5조 제7항)

 

인용되는 청구항을 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 하며, 이는 보다 용이하게 청구항에 기재된 발명을 파악하기 위한 것이다. 심사기준에 의할 때 청구범위에 기재된 청구항이 자신의 청구항과 같은 번호의 청구항을 인용하는 경우에는, 인용되는 청구항을 먼저 기재하지 않은 것으로 특허법 제42조 제8항 및 특허법 시행령 제5조제7항 위반의 거절이유를 통지하거나, 청구항의 기재가 명확하지 않은 것으로 특허법 제42조제4항제2호 위반의 거절이유를 통지한다.

시행령 5조7항 예시: 아래 청구항 3은 시행령5조7항에 위배된다. 【청구항 1】 A 장치 【청구항 2】 청구항 1에 있어서, B를 더 포함하는 장치  【청구항 3】 청구항 5에 있어서, F를 더 포함하는 장치

 

8. 청구항의 기재형식(시행령 제5조 제8항)

 

각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다. 다만, 동일한 청구항 내에서도 발명의 구성을 명확히 하기 위해 행을 바꾸어 기재할 수 있다.

동일한 청구항 내에서도 발명의 구성을 명확히 하기 위해 행을 바꾸어 기재한 경우 【청구항 1】다음의 각 공정으로 이루어지는 금속재료 가공방법 (가) 금속재료를 800-850℃ 에서 가열하는 제1공정 (나) 가열된 재료를 단조하는 제2공정 (다) 단조된 재료를 600℃로 재가열하는 제3공정 (라) 재 가열된 재료를 소입 처리하는 제4공정

 

 

1. 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등  [본문으로]
2. 대법원 1999. 12. 10. 선고 97후2675판결 등 [본문으로]
3. 정택수, 특허법 제42조 제4항 제1호 기재요건의 판단 기준, 대법원판례해설 제102호(2014년 하), 389면 [본문으로]
4. 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결. 같은 취지로 대법원 2007. 3. 15. 선고 2006후3588 판결은 “특허발명의 ‘발명의 설명’에 특허청구범위에 기재되어 있는 구성이 가지는 발명의 작용 및 효과가 제대로 기재되어 있지 않고, 그와 관련이 없는 발명의 작용 및 효과가 기재되어 있다고 하여 곧바로 특허발명의 특허청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것은 아니다”라 하였다.  [본문으로]
5. 대법원 2009. 7. 23. 선고 2009후78 판결(일부 설명 오류에도 불구하고 재현 및 이해에 지장이 없어 상세한 설명에 의해 뒷받침된다고 판시함), 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결(특허법 제42조 제4항 제1호를 제42조 제3항 제1호와 거의 동일한 의미로 해석하여 적용한 원심판결을 승인함), 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결(청구항에 기재된 14가지 화합물에 대하여 약리효과가 기재된 2가지와 동일성 범주에 속하는지에 대한 구체적 기재가 없고 통상기술자의 지식으로도 확인할 수 없다고 보아 위 요건을 충족시키지 못했다고 판시함), 위 대법원 2002후2051 판결(상세한 설명과 도면을 통해 통상기술자가 구체적 결합 및 작용을 이해할 수 있어 뒷받침된다고 판시함) [본문으로]
6. 정택수, 특허법 제42조 제4항 제1호 기재요건의 판단 기준, 대법원판례해설 제102호(2014년 하), 378-400.  [본문으로]
7. 특허법원 2004. 2. 6. 선고 2003허2188 판결(상고기각, 확정) [본문으로]
8. 특허법원 2006. 11. 23. 선고 2006허1926 판결(심리불속행 상고기각, 확정) [본문으로]
9. 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결 [본문으로]
10. 대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결 [본문으로]
11. 대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결 [본문으로]
12. 대법원 1999. 12. 10. 선고 97후2675 판결 [본문으로]
13. 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결 [본문으로]
14. 대법원 2009. 7. 23. 선고 2009후78 판결 [본문으로]
15. 대법원 1998. 5. 22. 선고 96후1088 판결 [본문으로]
16. 대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결 [본문으로]
17. 대법원 2002. 6. 14 선고 2000후235 판결 [본문으로]
18. 대법원 2012. 1. 19 선고 2010다95390 전원합의체 판결은 침해소송에서 권리남용 항변의 당부를 판단하기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부를 판단할 수 있다고 하였으나, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결에서는 권리범위확인심판에서 진보성 여부를 심리할 수 없다고 하였다.  [본문으로]
19. 대법원 2006. 11. 24 선고 2003후2072 판결 [본문으로]
20. 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 [본문으로]
21. 대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결 [본문으로]
22. 이 사건의 쟁점은 이 사건 기재 중 '1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기, 바람직하게는 분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기' 부분이 특허법상 청구범위로서 명확하고 간결한 기재인지 여부였다. 이를 개념적으로 다시 풀이한다면 '상위개념, 바람직하게는 하위개념'로 표현한 것으로서, 이러한 기재가 상위개념 전체를 의미하는지, 청구항에 기재된 하위개념을 의미하는지가 명확하지 않아 특허청구범위의 기재 내용이 관점에 따라 다양한 방식으로 해석될 수 있는 경우라고 하여 특허청구범위로서 요구되는 명확성과 간결성 요건을 충족하지 못하였다고 하였다.  [본문으로]
23. 대법원 2002. 2. 5. 선고 2001후3057 판결 [본문으로]
24. 심사기준. 특허청 제2부 제4장 4. 참조 [본문으로]
25. 대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후1442 판결 [본문으로]
26. 특허법원 2006. 12. 14 선고 2006허5560 판결(‘대략 짧게’라는 용어의 명확성 여부가 쟁점이었음, 다만 대법원에 서 이 부분에 대한 판단 없이 진보성 판단 잘못을 이유로 파기환송함) [본문으로]
27. 특허청, 심사기준, 2410면 [본문으로]
28. 대법원 2007. 8. 24. 선고 2005후803 판결. 도면에 표시된 동일한 도면 부호에 대하여 서로 다른 용어를 혼용하거나 청구범위에 기재된 도면 부호가 도면에 없는 경우 기재불비라고 판단한 사례 [본문으로]
29. 특허법원 2005. 2. 16. 선고 2004허2345 판결(상고기각, 확정) [본문으로]
30. 특허법원 2007. 3. 28. 선고 2006허4765 판결 [본문으로]
31. 심사기준. 특허청 제2부 제4장 4.(10). 합금을 구성하고 있는 각 성분의 조성범위의 총합은 100%가 되도록 기재하여야만 한다. 청구항을 폐쇄형(‘이루어지는’의 형식) 또는 개방형(‘포함하는’의 형식)의 어느 형식으로 기재하더라도 조성범위의 총합이 100%를 초과하거나 미달해서는 안 된다. 합금은 첨가 성분의 종류 또는 양에 의해 조직상태, 용도 또는 성질이 달라질 수 있기 때문에,  주성분의 한정만으로 청구범위가 특정될 수 없고, 나머지 첨가 성분이 모두 한정되어야 한다. [본문으로]
32. 대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후1442 판결 [본문으로]
33. 대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후1442 판결 [본문으로]
34. 대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결 [본문으로]
35. 대법원 1995. 9. 26. 선고 94후1558 판결 [본문으로]
36. 출원인이 당초 청구범위에 그 발명이 동물에만 한정됨을 명시하는 취지의 기재를 하지 아니하였으나 특허청 항고심 계속 중 위 청구범위에 관하여 “인간을 제외한 포유동물의 왁진접종방법”이라고 보정을 하여 그 청구범위를 동물에만 한정하고 있으므로, 비록 그 발명이 실질적으로 사람의 질병의 경우에도 적용될 수 있다 하더라도 이를 산업상 이용할 수 있는 발명이 아니라고 볼 수 없다. 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결  [본문으로]
37. 대법원 2006. 11. 23. 선고 2005후18 판결. 특허발명의 구성요소 중 '임피던스 변환 없이'라는 특정 기술을 생략한 부분이 있는 경우, '임피던스 변환'을 구성요소로 하고 있는 확인대상발명은 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례이다.  [본문으로]
38. 특허법원 2007. 9. 6. 선고 2006허9920 판결 [본문으로]
39. 청구범위 기재 중 소극적 한정사항, 김동준, Chungnam Law Review Vol. 27 No. 1 April. 2016, 268-269면 [본문으로]
40. 발명의 ‘구성’이라 함은 개념상 ‘물리적 구조’에 친한 것이어서 화학이나 유전공학 관련 발명, 컴퓨터프로그램 관련 발명, BM 발명 등과 같이 물리적인 구조를 가지 않은 발명의 특허청구범위를 작성함에 있어서는 여러모로 부자연스럽거나 어려운 점이 많았다. [본문으로]
41. 임병웅, 이지 특허법(16판), 한빛지적소유권센터, 2017, 358면 [본문으로]
42. 대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1337 판결  [본문으로]
43. 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결 [본문으로]
44. 대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1657 판결 [본문으로]
45. 특허법원 지식재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무 제3판, 2019, 200면 [본문으로]
46. 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결 [본문으로]
47. 대법원 1992. 2. 25. 선고 91후578 판결 [본문으로]
48. 예를 들어 독립항은 불특허사유(法32)나 명세서 기재불비가 없으나, 종속항으로서 부가한 구성요소에는 불특허사유나 명세서기재불비가 있는 경우도 있을 수 있다. [본문으로]
49. 대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1657 판결 [본문으로]
50. 대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 판결 [본문으로]
51. 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 [본문으로]
52. 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후57 판결 [본문으로]
53. 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결 [본문으로]
54. 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후57 판결 [본문으로]
55. 김수철, 종속항은 특허권에 어떠한 영향을 미치는가, 지식재산연구 9(2), 2014, 131면 [본문으로]
56. 대법원 1995. 9. 26. 선고 94후1558 판결은 동일한 발명사상의 내용이 청구항을 달리하여 중복하여 기재되어 있다고 하더라도 특허청구의 범위가 명확하고 간결하게 기재되어 있어 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있다면 그 명세서의 기재는 적법하다고 판시하였는데, 이는 청구항에 달리 기재된 발명의 실질적 동일성이 문제된 사안으로서 시행령5조2항은 문언적 기재가 일치하는 경우에 대해 적용하는걸로 이해하면 된다.  [본문으로]