제1절 총설

제1절 총 설

 

I. 특허출원시 필요한 서류

제42조(특허출원) ① 특허를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) 2. 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명] 3. 발명의 명칭 4. 발명자의 성명 및 주소 ② 제1항에 따른 특허출원서에는 발명의 설명·청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다.

 

1. 개요

특허제도는 신규성 및 진보성이 부정되지 아니한 기술을 공개한 자에게 그 대가로서 일정기간, 일정 조건 하에서 특허권이라는 배타적인 권리를 부여하는 것이므로 법에 따른 특허출원서류를 제출하도록 요구한다. 특허출원서에는 발명의 설명·청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다(法42②).

 

2. 출원서

 

출원서란, 특허출원의 본체라고 할 수 있는 것으로, 특허출원인과 그 절차를 밟는 자(특허출원인 또는 대리인)를 명확히 하고 특허를 받고자 하는 의사표시를 나타낸 서면이며, 기타 기재사항에 대한 신고서를 말한다(施規21). 여기에는 i) 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지), ii) 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명), iii) 발명의 명칭, iv) 발명자의 성명 및 주소 등이며 그 외에도 출원인코드, 우선권주장여부, 공지예외주장여부, 심사청구여부 등을 기재한다.

 

3. 명세서

 

명세서는 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 설명 및 청구범위를 기재하는 것으로, 기존 법령에서 단순히 ‘명세서’라고 명시한 것이 국내출원과 국제출원에서의 의미가 다르고, 또한 외국에서의 명세서의 의미와도 달라 2014년 6월 법개정을 통해 명세서를 ‘발명의 설명’과 ‘청구범위’로 구분하여 자구수정을 하였다.

 

4. 도면

 

도면은 특허출원서에 반드시 첨부하여야 하는 것은 아니고 도면만으로 발명의 설명을 대체할 수는 없지만, 도면은 실시예 등을 구체적으로 보여줌으로써 발명의 구성을 더욱 쉽게 이해할 수 있도록 해주는 것으로서 도면이 첨부되어 있는 경우에는 도면 및 도면의 간단한 설명을 종합적으로 참작하여 발명의 설명이 청구항을 뒷받침하고 있는지 여부를 판단할 수 있다.^[각주:1] 도면은 출원된 특허발명을 설명하는데 필요한 경우 첨부하는 것이나, 실용신안등록 출원서의 경우에는 도면의 첨부가 필수적이다(실용신안법 제8조 제2항).

 

5. 요약서

제43조(요약서) 제42조 제2항에 따른 요약서는 기술정보로서의 용도로 사용하여야 하며, 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다.

요약서는 출원인이 발명의 내용을 간단히 요약한 기술정보로서, 출원 발명의 내용을 용이하게 파악할 수 있도록 하기 위한 것이다. 특허법 제42조 제2항에 의해 출원서에 첨부하여 의무적으로 제출하도록 되어있다. 기술정보로서의 용도로 사용되어야 하며, 발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다(法43). 발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정해지기 때문이다(法97).

 

II. 명세서의 역할

 

특허제도는 특허성을 갖춘 발명의 내용을 공개한 사람에게 그 공개의 대가로 그 발명에 관하여 일정기간 특허권을 부여하는 것이다.^[각주:2] 그런데 이러한 기술의 공개는 명세서에 기재된 ‘발명의 설명’에 의하여 이루어지고, 기술의 공개대가로 부여되는 특허권의 보호범위는 명세서에 기재된 ‘특허청구범위’에 의하여 정해진다.^[각주:3] 따라서 명세서는 기술문헌으로서의 역할을 함과 동시에 권리서로서의 역할을 하고, 아울러 제3자의 자유로운 실시가 허용되는 범위를 일반 공중에게 명확하게 알리는 공시기능을 하는 문서이기도 하다.^[각주:4] 특허발명의 명세서와 도면은 특허원부의 일부로 본다(특허법 제85조 제4항).

 

III. 명세서의 기재방법

 

1. 발명의 설명

 

발명의 설명은 i) 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 하고, ii) 그 발명의 배경이 되는 기술을 기재하여야 한다(法42③).

 

2. 청구범위

 

청구범위에는 청구항이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 i) 발명의 설명에 의하여 뒷받침 되어야 하고 ii) 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있어야 한다(法42④). 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조ㆍ방법ㆍ기능ㆍ물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다(法42⑥). 청구범위는 특허법 시행령 제5조의 다항제 기재요건을 만족하여야 한다(法42⑧).

 

IV. 명세서 기재불비

 

1. 의의

 

명세서 기재요건에 위반하는 경우를 실무에서는 ‘명세서 기재불비’라 한다. 명세서 기재불비는 법률용어는 아니나, 특허심사·심판 및 소송실무에서 특허법 제42조 제3항, 제4항 등에 규정된 명세서 기재요건을 갖추지 못한 경우를 뜻하는 용어로 사용된다.

 

2. 명세서 기재불비 유형

 

실무상 명세서 기재불비는 i) 명세서의 발명의 설명에 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하지 않는 경우(法42③1 위반), ii) 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 경우(法42④1 위반), iii) 청구항이 명확하고 간결하게 기재되지 아니한 경우(法42④2 위반)의 세 가지가 주로 문제된다.

 

3. 명세서 기재불비시 취급

 

(1) 거절이유, 정보제공사유, 무효사유

 

① 특허법 제42조 제3, 4항의 명세서 기재요건 위반은 거절이유(法62조4호), 정보제공사유(法63의2), 특허무효사유(法133①1)가 된다. 다만, 제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항의 위반은 거절이유(法62조4호)가 될 뿐 정보제공사유 또는 특허무효사유는 아니다.

 

② 제42조 제6항은 거절이유, 정보제공사유 또는 무효사유에 해당하지 아니한다.

 

(2) 권리범위 인정여부

 

1) 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우  판례는 특허발명의 특허청구범위 기재나 발명의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없다고 하였으며,^[각주:5] 또한 특허발명을 실시할 수 없는 경우에는 이에 해당하여 권리범위를 인정할 수 없다고 판시하였다.^[각주:6]

 

2) 청구범위에 그 효과 달성에 필요한 필수적 구성요소가 모두 기재되었다고 볼 수 없는 경우  특허발명의 특허청구범위에 그 효과 달성에 필요한 필수적 구성요소가 모두 기재되었다고 볼 수 없는 발명은 특허법 제42조 제4항 제2호에 위반하여 등록된 것으로서 그 특허를 무효로 하는 심결이 확정되기 전이라도 그 권리범위를 인정할 수 없고, 이처럼 권리범위가 인정되지 아니하는 특허발명과 동일 또는 균등한 관계에 있는 발명을 실시하는 행위는 특허권침해죄를 구성하지 아니한다.^[각주:7]

 

3) 청구범위 일부가 불명료하더라도 발명의 설명을 참작하여 보호범위를 특정할 수 있는 경우  판례는 "특허발명의 특허청구범위의 일부가 불명료하게 표현되어 있거나 그 기재에 오기가 있다 하더라도, 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 볼 때 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명확하게 이해할 수 있고 오기임이 명백하여 그 발명 자체의 보호범위를 특정할 수 있는 경우에는 특허발명의 권리범위를 부정할 수 없다"고 판시하였다.^[각주:8]

 

4) 청구범위가 발명의 설명에 비추어 너무 넓게 기재된 경우  판례는 "특허청구범위의 기재가 발명의 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우에는 그러한 기재는 제42조 제4항에 위배되어 부적법하고, 그러한 하자가 있는 채로 특허된 경우에도 그 기술적 범위의 해석에 있어서는 특허청구범위에 기재된 발명을 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 부분에 한정해야 된다"고 판시하였다.^[각주:9]

 

V. 관련문제

 

1. 미완성 발명과 명세서 기재불비

 

기재불비란 그 발명을 평균적 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 발명의 설명에 기재되어 있지 아니하는 경우를 말하고, 미완성발명이란 특허청구범위에 기재된 발명이 완성되지 아니한 것을 말한다. 양자는 그 개념 및 흠결시 적용조항을 달리 하므로 엄격히 구분할 필요가 있으나, 실무상 양자의 판단기준이 명확하지 않으므로 이에 대한 판단기준의 정립이 요구된다. (자세한 내용은 미완성발명 부분 참고)

 

2. 명세서에 기재된 종래기술을 공지기술로 볼 수 있는지

 

종래 판례는 명세서에 기재된 종래기술을 출원발명의 특허성 판단에 있어서 공지기술로 볼 수 있다고 하였으나,^[각주:10] 최근 전합 판례에서 전제부나 명세서에 종래기술로 기재되었다는 사정만으로 공지기술로 볼 수 없다고 하여 기존의 태도를 변경하였다.^[각주:11] 따라서 더 이상 명세서에 종래기술이라고 기재된 구성요소들을 공지된 것이라고 판단해서는 아니된다. (자세한 내용은 젭슨 청구항편 참고)

1. 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결 [본문으로]
2. 특허법원 지식재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무 제3판, 박영사, 2019, 332면 [본문으로]
3. 특허법원 지식재산소송 실무연구회, 전게서, 332면 [본문으로]
4. 특허법원 지식재산소송 실무연구회, 전게서, 332면 [본문으로]
5. 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결 [본문으로]
6. 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결 [본문으로]
7. 대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도1262 판결 [본문으로]
8. 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64 판결 [본문으로]
9. 대법원 1998. 5. 22. 선고 96후1088 판결 [본문으로]
10. 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결 [본문으로]
11. 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결 [본문으로]