제2절 발명의 설명

제2절 발명의 설명

제42조(특허출원) ③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것 2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것

 

I. 서설

 

1. 취지

 

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. ^[각주:1]

 

기술내용을 공개한 발명이 실제로 실시되거나 그보다 진보한 기술을 개발하는 토대가 되거나 그 특허권 소멸 후 사회 전체가 공유하는 유용한 지식으로 이용됨으로써 산업을 발전시킬 수 있기 위해서는 그 발명의 공개가 명확하고 충분하며 실질적으로 이루어져야 한다.^[각주:2] 이러한 취지에서 발명의 설명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재해야하고, 그 발명의 배경이 되는 기술도 기재해야 한다(특허법 제42조 제3항).

 

2. 발명의 설명의 기재사항

 

발명의 설명에는 i) 발명의 명칭, ii) 기술분야, iii) 발명의 배경이 되는 기술, iv) 해결하려는 과제, v) 과제의 해결 수단, vi) 발명의 효과, vii) 도면의 간단한 설명, viii) 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용, ix) 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항을 기재하여야 한다(施規21③).

 

II. 통상의 기술자가 용이실시 가능하도록 명확·상세하게 기재(제42조 제3항 제1호)

 

1. 판단주체: 통상의 기술자

 

명세서 기재요건 판단과 진보성 판단에서 통상의 기술자를 동일하게 파악하여야 하는지 견해가 대립한다. 명세서 기재요건에서 판례는 통상의 기술자는 “그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 평균적 기술자”라고 하였고,^[각주:3] 진보성에서는 “통상의 기술자란 특허발명의 출원 시를 기준으로 국내외를 막론하고, 출원 시 당해 기술분야에 관한 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있으며, 연구개발을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있다고 가정한 자연인을 말하는 것이다”고 하였으나,^[각주:4] 양자가 동일한 주체를 의미하는지에 대해서는 명시적인 대법원 판례는 보이지 않는다.

 

이에 대해 발명의 설명에 있어서의 통상의 기술자가 진보성에서 요구하는 통상의 기술자보다는 기술수준이 낮다고 보는 견해(이원설)도 있지만, ① 제29조와 제42조 모두 ‘발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자’라는 동일한 표현을 사용하고 있는 점, ② 진보성은 ‘창작용이성’ 판단하는 것이지만 명세서 기재요건은 ‘용이실시 가능성’을 판단하는 것으로서, 전자는 ‘기술적 창작력’ 후자는 ‘기술적 이해력’이라는 서로 다른 능력을 요구하므로 양자를 동일한 기술수준으로 이해해도 법리해석에 문제가 없는 점, ③ 법에 규정된 동일한 용어를 상황에 따라 달리 해석하는 것은 법적 안정성에 반하는 점에 비추어 일원설이 타당하다고 본다.

 

2. 용이실시 가능하도록 명확·상세하게 기재

 

(1) 실시가능요건

 

1) 기재기준  

 

여기서 ‘실시’란 제2조 제3호를 의미하며, 판례는 “제42조 제3항은 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 ‘용이실시 가능하도록 명확·상세하게 기재’란 통상의 기술자(평균적 기술자)가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 명확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다”고 판시하였다.^[각주:5]

 

따라서 명세서 기재에도 불구하고 발명을 실시하기 위해 과도한 시행착오나 반복실험,^[각주:6] 특수한 지식 등 필요하다면 이는 특허권이라는 독점권을 부여할만한 가치가 있는 공개라고 볼 수는 없을 것이다.

 

2) 물건발명의 실시가능요건

 

‘물건의 발명’의 경우 그 발명의 ‘실시’라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 제42조 제3항의 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다. ^[각주:7]

 

앞서 대법원은 명세서 기재의 정도에 관하여 “통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도”라고 판시하였다. 발명은 그로 인한 효과의 발생을 전제로 특허권이라는 독점배타권이 부여된다고 보아야 하기 때문에. 판례에서 말하는 ‘재현’은 ‘물건 자체의 생산, 사용 등’을 의미하는 것(형식적 재현설)이 아니라, ‘명세서에 기재된 효과를 가지는 물건의 생산, 사용 등’을 의미하는 것(실질적 재현설)으로 해석함이 타당하며, ‘발명을 정확하게 이해’라는 부분은 발명의 효과에 대한 예측도 포함되는 개념으로 해석해야 할 것이다.^[각주:8]

 

다만 실질적 재현설을 취하더라도, 실시가능 요건의 위반인지를 판단하기 위해서는 문제가 되는 구성요소로 인한 효과가 실제로 발휘되는지를 파악하는 것으로 충분하다고 할 것이고, 그러한 효과가 명세서에서 구체적인 실험, 실시례 등으로 증명이 되지 않았다고 하더라도 통상의 기술자가 출원 당시 기술 수준으로 보아 이를 능히 예측할 수 있다면 실시가능 요건은 만족한 것으로 보아야 할 것이다.^[각주:9] 그러므로 발명이 이용하고 있는 어떤 기술수단이 특허출원 당시의 기술수준에 속하는 범용성이 있는 것으로서 그 구성을 명세서에 명시하지 아니하더라도 통상의 기술자가 이해할 수 있는 것일 때는 구태여 그 기술수단의 내용을 기재할 필요가 없다.^{[각주:10] [각주:11]}

 

이와 관련하여 대법원 판례는 발명의 설명에 의하여 발명이 사실상 재현하기에 불가능한 경우,^[각주:12] 구성의 세부적인 사항이나 부가적인 단계들이 있어야만 발명의 실현이 가능한데도 그와 같은 사항이 기재되어 있지 않고 누락된 부분이 기술상식에 속하지도 않은 경우,^[각주:13] 전체적인 내용이 명확하지 않거나 서로 모순되는 부분이 존재하는 경우^[각주:14]에는 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재되어 있지 않다고 판단하고 있다.^[각주:15]

 

3) 제조방법발명의 실시가능요건   물건을 생산하는 방법의 발명의 경우 그 발명의 ‘실시’란 물건을 생산하는 방법을 사용하는 등의 행위를 말하므로, 발명의 설명은 그 생산 방법을 사용할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 하고, 청구범위에 특정된 방법 전체의 사용 등에 관하여 위와 같은 정도의 기재가 없는 경우에는 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 없다.^[각주:16]

 

(2) 모든 기술수단 기재 필요여부

 

판례는 “발명이 이용하고 있는 어떤 기술수단이 특허출원 당시의 기술수준에 속하는 범용성이 있는 것으로서 그 구성을 명세서에 명시하지 아니하더라도 통상의 기술자가 이해할 수 있는 것일 때는 구태여 그 기술수단의 내용을 기재할 필요가 없다”고 하였다.^{[각주:17] [각주:18]}

 

(3) 실시예 기재 필요여부

 

① 판례는 “당해 발명의 성격이나 기술내용 등에 따라서는 명세서에 실시예가 기재되어 있지 않다고 하더라도 통상의 기술자가 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우도 있으므로 제42조 제3항이 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위해서 항상 실시예가 기재되어야만 하는 것은 아니다”고 판시하였다.^[각주:19]

 

② 판례는 “일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실시예가 기재되지 않더라도 당업자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이와는 달리 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 당업자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많다.”고 하였다.^[각주:20]

 

화합물 발명의 경우 이론적인 화학방정식에도 불구하고 실제로는 그와 같은 화학반응이 일어나지 않을 수 있으므로, 그 화학반응의 실재(實在)를 뒷받침하기 위하여 실시예를 기재할 것이 요구된다(다만 이때도 출원 당시 기술수준에서 그러한 화학반응이 명확하다면 실시 예를 반드시 기재할 필요는 없을 것이다).^[각주:21] 생명공학이나 화학 분야에서는 분자나 화학구조에서의 미세한 차이만으로도 발명의 효과에 예측하기 어려운 판이한 차이를 가져올 수 있으므로, 이러한 ‘유추가능성’이 작은 분야일수록 발명의 설명의 기재요건은 더욱 엄격해지고, 유추가능성이 큰 분야일수록 그 기재요건은 너그러워진다고 할 수 있다.^[각주:22]

 

3. 실시의 대상이 되는 발명

 

실시가능요건의 대상이 되는 발명은 공개를 대가로 독점권을 요구하는 발명으로 보아야 하기 때문에, 특허대상이 되는 청구항에 기재된 발명이 아닌 발명의 설명에만 기재되어 있는 발명에 대해서는 설사 실시가 가능하도록 기재되어 있지 않다고 하더라도 이를 제42조 제3항 위반이라고 볼 수 없을 것이다. 심사기준에 의하면 실시의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명으로 해석되므로. 발명의 설명에만 기재되고 청구항에 기재되어 있지 않은 발명이 실시 가능하게 기재되어 있지 않을 경우에는 특허법 제42조 제3항 제1호 위반이 되지는 않는다고 한다. ^[각주:23]

 

판례도 “발명의 설명의 기재에 오류가 있다고 하더라도 그러한 오류가 청구항에 기재되어 있지 아니한 발명에 관한 것이거나, 청구항에 기재된 발명의 실시를 위하여 필요한 사항 이외의 부분에 관한 것이어서 그 오류에도 불구하고 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우라면 제42조 제3항의 기재불비가 아니다”고 판시하였다.^[각주:24]

判例 발명의 설명의 오류와 제42조 제3항 제1호 기재불비 ① 명세서 기재의 오류는 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 알 수 있는 것이어서 그 오기에도 불구하고 평균적 기술자라면 누구나 명확하게 이해하고 재현할 수 있는 정도에 불과한 것이라고 하더라도 특허법 제42조 제3항, 4항의 명세서의 기재불비가 아니라고 할 수 없다.[각주:25] 대법원 1996. 6. 14. 선고 95후1159 판결 ② 명세서에서 출원서에 첨부된 도면을 들어 당해 발명의 특정한 기술구성 등을 설명하고 있는 경우에 그 명세서에서 지적한 도면에 당해 기술구성이 전혀 표시되어 있지 않아 그 기술구성이나 결합관계를 알 수 없다면, 비록 그러한 오류가 출원서에 첨부된 여러 도면의 번호를 잘못 기재함으로 인한 것이고, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명세서 전체를 면밀히 검토하면 출원서에 첨부된 다른 도면을 통하여 그 기술구성 등을 알 수 있다 하더라도 이를 가리켜 명세서의 기재불비가 아니라고 할 수 없다. 대법원 1999. 12. 10. 선고 97후2675 판결 ③ 명세서 기재에 오류가 있다면, 그러한 오류가 설령 통상의 기술자가 명세서를 면밀하게 살펴보고 통상적인 시험을 거친다면 알 수 있는 것이어서 그 오류에도 불구하고, 통상의 기술자라면 그 특허발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있는 정도라고 하더라도 특허법 제42조 제3항에 위배된 기재불비가 있다고 할 것이다. 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2089 판결

 

4. 판단시점

 

통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 명확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는지 판단한다.^[각주:26]

 

5. 위반 시 취급

 

특허법 제42조 제3항 제1호의 명세서 기재요건 위반은 거절이유(法62조4호), 정보제공사유(法63의2), 특허무효사유(法133①1)가 된다.

 

II. 배경기술 기재(제42조 제3항 제2호)^[각주:27]

 

1. 의의

 

배경기술(또는 종래기술)은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술을 말한다. 허나 판례는 배경기술은 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니므로 명세서에 배경기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다고 판시하였다.
^[각주:28]

 

2. 도입배경

 

구법 하에서는 배경기술을 시행규칙에 기재요령으로 위임하여 규정하고 있어 출원인이 배경기술 기재가 의무사항임을 명확히 알기 어려운 문제가 있었고, 배경기술은 특허출원의 심사에 유용할 뿐 아니라 특허협력조약(PCT) 규칙에서도 필수 기재사항임을 고려하여 제42조 제3항 제2호를 신설하고 11년 개정법에서 배경기술 기재를 의무화하였다.

 

3. 배경기술 기재방법

 

① 배경기술은 특허를 받고자 하는 발명에 관한 것이어야 하며, 배경기술의 구체적 설명을 기재해야 하고, 가급적 그러한 배경기술이 개시된 선행기술문헌 정보도 기재해야 한다. 다만 배경기술의 구체적 설명을 적지 않고 선행기술문헌 정보만을 기재하였더라도 그 선행기술문헌이 발명에 관한 적절한 배경기술을 개시하고 있는 것이라면 발명의 배경기술을 적은 것으로 본다.

 

② 기존의 기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의해 개발된 발명이어서 배경기술을 특별히 알 수 없는 경우에는, 인접한 기술분야의 종래기술을 기재하거나 적절한 배경기술을 알 수 없다는 취지를 기재함으로써 해당 발명의 배경기술 기재를 대신할 수 있다.

 

4. 배경기술의 기재가 부적법한 경우

 

i) 배경기술을 전혀 기재하지 않은 경우, ii) 특허를 받고자 하는 발명에 관한 배경기술이 아닌 경우, iii) 기초적인 기술에 불과하여 발명의 배경기술을 적은 것으로 볼 수 없는 경우에는 제42조 제3항 제2호를 충족하지 못한 것으로 보아 거절이유 통지의 대상이 된다.

 

5. 위반 시 취급

 

제42조 제3항 제2호 위반은 거절이유(法62조4호)가 될 뿐 정보제공사유 또는 특허무효사유는 아니다

 

6. 제42조 제3항 제2호 위반의 거절이유 통지에 대한 출원인의 대응 방법

 

① 발명의 배경기술이 기재되지 않았다는 거절이유를 받은 경우 출원인은 명세서의 【발명의 배경이 되는 기술】항목이나 그【선행기술문헌】항목에 적절한 배경기술이 개시된 선행기술문헌의 정보를 추가하는 보정을 함으로써 대응할 수 있다.^[각주:29] 이 경우에는 특허를 받고자 하는 발명의 배경기술이 그 선행기술문헌에 개시되어 있다는 점을 설명한 의견서를 함께 제출하는 것이 바람직하다.

 

② 기존의 기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의해 개발된 발명이어서 적절한 배경기술을 알 수 없는 경우에는, 거절이유통지에 대한 의견서에 그러한 취지를 설명하여 대응할 수 있다.

 

III. 관련문제

 

1. 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명의 보호방법

 

(1) 문제점

 

특허권의 보호범위는 청구범위에 의해 정해지므로(法97), 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명은 특허법상 보호를 받지 못한다. 또한 출원단계에서 보상금청구권(法65)의 발생대상인 ‘특허출원된 발명’은 청구범위에 기재되어 있는 발명만을 의미하며, 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명은 이에 제외된다. 이하 출원인이 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명을 권리로서 보호하기 위한 방안을 살펴본다.

 

(2) 적극적 보호방법

 

1) 보정  보정(法47)을 통해 발명의 설명에만 기재된 발명을 청구범위에 추가가 가능하다. 다만 이는 자진보정 및 최초거절이유통지에 따른 의견서제출기간에서의 보정에서 주로 가능하며, 최후거절이유통지에 대한 의견서 제출기간(法47③2) 및 재심사를 청구할 때(法47③3)의 보정은 청구범위를 한정하거나 부가하여 청구범위를 감축하는 경우에 한해 보정이 인정되기 때문에, 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명을 청구범위에 추가하는 보정을 할 수 없다.

 

2) 분할출원  보정가능기간, 거절결정불복심판 청구기간, 특허결정등본을 송달받은 날로부터 3월과 설정등록일 중 더 빠른 날까지 최초 첨부된 명세서 또는 도면의 범위 내에서 분할출원을 함으로써 별도의 권리화가 가능하다(法52).

 

3) 변경출원  최초 거절결정등본을 송달받은 날로부터 3개월 이내에, 최초 첨부된 명세서 또는 도면의 범위 내에서 변경출원을 할 수 있다(法53조). 다만 변경출원시 원출원이 취하간주되는 점(法53④), 분할출원과 변경출원은 하나의 절차에서 이루어질 수 없는 점을 고려하면 발명의 일부만 대상으로 변경출원을 이용하려는 경우에는 그 일부 발명에 대하여 분할출원을 먼저 하고 그 후 다시 변경출원을 하여야 할 것이다.

 

4) 국내우선권주장출원  선출원일로부터 1년 이내에, 선출원의 최초 첨부된 명세서 또는 도면의 범위 내에서 국내우선권주장출원을 함으로써 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명에 대한 권리화를 도모할 수 있다(法55).

 

5) 신규출원  동일인에게는 확대된 선출원의 지위가 적용되지 않으므로(法29③ 단서), 발명의 설명에만 기재된 발명을 별도출원을 통해 권리화 할 수 있다. 다만, 선출원이 출원공개된 경우에는 신규성위반이 될 수 있으므로 선출원의 출원공개전에 별도출원을 하여야 할 것이다. 출원공개가 된 경우에는 공지예외주장을 적용받을 수도 없기 때문이다(法30).

 

(3) 소극적 보호방법

 

1) 확대된 선출원의 지위  발명의 설명에만 기재된 발명은 출원공개 또는 등록공고된 경우 출원일 다음날 부터 출원공개 또는 등록공고시까지 확대된 선출원의 지위를 가짐으로써, 그 발명과 동일한 제3자의 후출원을 거절시킬 수 있다(法29③④).

 

2) 공지기술  출원공개가 된 발명은 공지기술로서의 지위(法29①②)를 가지므로 출원공개된 발명과 동일한 제3자의 후출원 발명을 거절시킬 수 있다.

 

2. 통상의 기술자

 

(1) 서설

 

통상의 기술자는 특허법 전체를 관통하는 개념 중 하나이다. 특허법은 명시적으로 진보성(法29②)및 명세서 기재요건 중 용이실시(法42③1) 요건을 통상의 기술자를 기준으로 판단하여야 한다고 규정하고 있다. 또한 판례는 청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침 되는지(法42④1),^[각주:30] 신규사항추가(法47②),^[각주:31] 균등론의 적극적 요건중 변경용이성,^[각주:32] 기능식 청구항의 적법여부,^[각주:33] 확인대상발명이 자유실시기술인지 여부^[각주:34] 등을 통상의 기술자를 기준으로 판단하고 있다.

 

(2) 명세서 기재요건 판단과 진보성 판단의 통상의 기술자를 동일하게 파악하여야 하는지

 

1) 견해의 대립

 

① 이원설  진보성에서의 통상의 기술자는 발명의 용이성에 초점이 맞추어져 있어 통상의 기술자는 그 발명과 관련된 한정된 기술분야의 모든 선행기술을 알거나 알 수 있는 추상적 1인으로서의 통상의 기술자를 말하나, 발명의 설명에 있어서의 통상의 기술자는 기술공개문헌으로서의 역할을 다하고 있는지의 여부를 판단하는 데 초점을 맞추고 있으므로 통상의 지식의 정도가 진보성에서 요구하는 통상의 기술자보다는 낮다고 보아야 한다.

 

② 일원설  통상의 기술자의 수준은 진보성을 판단하는 경우와 명세서 기재요건을 판단하는 경우에 모두 같아야 하지만, 다만 그 판단을 위하여 참고하는 선행기술의 유무라는 측면에서는 차이가 있는 것으로서 즉, 진보성 판단을 판단하는 경우에는 통상의 기술자가 모든 선행기술을 참고할 수 있다고 보아야 하나, 명세서 기재 요건을 판단하는 경우에는 통상의 기술자가 별도의 선행기술을 참고하지 않고 명세서에 기재된 정보만을 기초로 한다

 

2) 판례의 태도  판례는 발명의 설명에서 통상의 기술자는 “그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 평균적 기술자”라고 하였고,^[각주:35] 진보성에서는 “통상의 기술자란 특허발명의 출원 시를 기준으로 국내외를 막론하고, 출원 시 당해 기술분야에 관한 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있으며, 연구개발을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있다고 가정한 자연인을 말하는 것이다”고 하였으나,^[각주:36] 양자가 동일한지에 대해서는 명시적인 대법원 판례는 보이지 않고 있다.

 

2) 검토  생각건대 i) 제29조와 제43조 모두 ‘발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자’라는 동일한 표현을 사용하고 있는 점, ii) 통상의 기술자와 그 기술수준은 특허법이 가지고 있는 대표적인 불확정개념의 하나로서 그 의미가 가급적 일관성 있게 정립될 필요가 있고, 상황과 필요에 따라 이를 달리 해석하는 것은 법적 안정성과 예측가능성을 해할 우려가 있는 점에 비추어 따라서 일원설이 타당하다고 본다.

1. 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결 [본문으로]
2. 전지원, ‘발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 이가 용이하게 실시할 수 있을 정도’의 판단 기준, 대법원판례해설 제94호, 법원도서관, 2013, 327면  [본문으로]
3. 대법원 1999. 7. 23. 선고 97후2477 판결 [본문으로]
4. 특허법원 2010. 3. 19. 선고 2008허8150 판결 [본문으로]
5. 대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결. 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결은 “박사학위 논문은 공공도서관이나 대학도서관 등에 입고된 경우 일반 공중이 그 기재 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓이게 되는 것으로서 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특별한 지식을 부가하지 않고도 그 내용을 이해할 수 있는 것이다”고 하였다. [본문으로]
6. 미국에서는 ‘과도한 실험’인지 여부를 판단하기 위한 ‘완즈요건’이라는 8개의 요건이 있다. ① 청구항의 폭, ② 발명의 성질, ③ 선행기술의 상황, ④ 통상의 기술자의 기술수준, ⑤ 당해 분야의 예측성의 수준, ⑥ 발명자가 제공하는 지시의 양, ⑦ 실시예의 유무, ⑧ 개시내용에 기초하여 발명을 제작 또는 사용하기 위해 필요한 실험의 양이 그것이다. In re Wands, I USPQ 2d 1400 [본문으로]
7. 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 [본문으로]
8. 구민승, 물건의 발명의 실시가능 요건에 있어서 발명의 효과의 재현 정도, 대법원판례해설 제108호(2016상), 361-365면 [본문으로]
9. 구민승, 물건의 발명의 실시가능 요건에 있어서 발명의 효과의 재현 정도, 대법원판례해설 제108호(2016상), 365면 [본문으로]
10. 대법원 1992. 7. 28. 선고 92후49 판결, 대법원 1994. 1. 14. 선고 92후2199 판결 등. 상기 판례는 명세서의 기재에 관한 판례로서 발명의 설명 기재에 대해서만 제한적으로 적용되는 것이 아니라, 청구범위 기재에도 마찬가지로 적용된다.   [본문으로]
11. 특허법원 1999. 11. 25 선고 99허1416 판결은 "특정의 기술수단이 범용성이 있는 것으로서 그 구체적인 기재의 누락이 있다 하여도 그 발명을 실시하는 데 어려움이 없는 것"으로 인정되기 위해서는 적어도, ① 그 누락된 기술사항이 그 기술분야의 초보자나 통상의 기술자를 대상으로 하는 문헌에 개시되어 있을 정도로 당업자에게서는 주지·관용되어 있는 것일 것, ② 그 누락된 기술수단이 그 발명의 특징에서 벗어나는 사항일 것 등의 전제요건을 요구하고 있다.  [본문으로]
12. 대법원 2007. 6. 1. 선고 2006후2301 판결 [본문으로]
13. 대법원 2004. 11. 26. 선고 2003후571 판결 [본문으로]
14. 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후2308 판결 [본문으로]
15. 특허법원 지식재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무 제3판, 박영사, 2019, 336-337면 [본문으로]
16. 대법원 2024. 1. 11. 선고 2020후10292 판결 [본문으로]
17. 대법원 1992. 7. 28. 선고 92후49 판결, 대법원 1994. 1. 14. 선고 92후2199 판결 등. 상기 판례는 명세서의 기재에 관한 판례로서 발명의 설명 기재에 대해서만 제한적으로 적용되는 것이 아니라, 청구범위 기재에도 마찬가지로 적용된다.   [본문으로]
18. 특허법원 1999. 11. 25 선고 99허1416 판결은 "특정의 기술수단이 범용성이 있는 것으로서 그 구체적인 기재의 누락이 있다 하여도 그 발명을 실시하는 데 어려움이 없는 것"으로 인정되기 위해서는 적어도, ① 그 누락된 기술사항이 그 기술분야의 초보자나 통상의 기술자를 대상으로 하는 문헌에 개시되어 있을 정도로 당업자에게서는 주지·관용되어 있는 것일 것, ② 그 누락된 기술수단이 그 발명의 특징에서 벗어나는 사항일 것 등의 전제요건을 요구하고 있다.  [본문으로]
19. 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 [본문으로]
20. 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결 [본문으로]
21. 유영선, 수치한정발명의 기재불비 판단 기준, 대법원판례해설 제90호, 법원도서관, 2012, 624면 [본문으로]
22. 조영선, 특허법, 박영사, 2015, 99면 [본문으로]
23. 특허청, 심사기준(2023), 2303면 [본문으로]
24. 대법원 2012. 11. 29. 선고 2012후2586 판결 등 [본문으로]
25. 본 판결은 발명의 설명과 청구범위 양자 모두에 구성요소간 잘못된 결합을 기재하여 그로인해 소정의 작용효과를 얻을 수 없어 명세서 기재불비라고 한 사안이다. 비록 잘못된 결합을 통상의 기술자가 극히 용이하게 파악 가능하고 올바른 결합내용을 알고 있어 발명을 명확하게 이해하고 용이하게 재현 가능하더라도, 청구항에 기재된 발명의 설명에 관한 오류인 점과, 그 오류로 인하여 발명의 설명 참작 원칙에 의해서도 발명의 보호범위를 확정할 수 없으므로 명세서 기재불비로 본 것으로 이해해야 할 것이다. [본문으로]
26. 대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결  [본문으로]
27. 심사기준, 특허청, 2023, 제2부 제3장 4. [본문으로]
28. 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결 [본문으로]
29. 선행기술 문헌명을 명세서에 단순히 추가하는 보정과 선행기술 문헌명과 함께 그 문헌 내용의 간략한 요약을 추가하는 보정은 신규사항 추가로 보지 않는다. 심사기준, 4205 [본문으로]
30. 대법원 2014. 9. 14. 선고 2012후832 판결 [본문으로]
31. 대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결 [본문으로]
32. 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 [본문으로]
33. 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결 [본문으로]
34. 대법원 2011. 1. 27. 선고 2009후832 판결 [본문으로]
35. 대법원 1999. 7. 23. 선고 97후2477 판결 [본문으로]
36. 특허법원 2010. 3. 19. 선고 2008허8150 판결 [본문으로]