제1절 특허법의 주체가 되기 위한 능력

I. 권리능력

 

1. 의의

 

권리능력이란 특허법상 권리·의무의 주체가 될 수 있는 능력을 말한다.

 

2. 내국인의 권리능력

 

특허법에서는 권리능력에 관하여 따로 규정하고 있지는 않지만, 특허법상 권리능력은 민사소송법상 당사자능력에 대응되는 개념이므로, 민사소송법 제51조^[각주:1]를 유추적용하여 민법상 권리능력을 가지는 자는 특허법상 권리능력을 가지게 된다. 따라서 자연인과 법인은 권리능력이 인정된다. 다만, 비법인 사단·재단은 권리능력이 인정되지 않으며 대표자 또는 관리인이 있는 경우 절차능력이 제한적으로 인정될 따름이다(法4). 판례는 경북대학교는 국립대학으로서 민사법상의 권리능력이나 당사자능력이 없음이 명백하므로 출원인 및 심판청구인, 상고인이 될 수 없다고 하였다.^[각주:2]

 

3. 외국인의 권리능력

제25조(외국인의 권리능력) 재외자 중 외국인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 특허권 또는 특허에 관한 권리를 누릴 수 없다. 1. 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국가의 국민과 같은 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우 2. 대한민국이 그 외국인에 대하여 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우에는 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국가의 국민과 같은 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우 3. 조약 또는 이에 준하는 것(이하 "조약"이라 한다)에 따라 특허권 또는 특허에 관한 권리가 인정되는 경우

 

(1) 취지

헌법 제6조 제2항은 “외국인은 국제법과 조약이 정하는 바에 의하여 그 지위가 보장된다.”고 규정하고 있으며, 파리조약 및 WTO/TRIPS는 당사 국간의 내국민 대우^[각주:3]를 원칙으로 하고 있다. 이를 반영하여 특허법은 본조에서 외국인의 권리능력에 대해 상호주의를 취하고 있다. 즉, 우리나라 국민이 그 나라에서 내국민대우를 받는 범위 내에서 해당국의 국민에게도 특허제도를 개방한다는 것이 이 규정의 취지이다.

 

(2) 내용

재외자는 국내에 주소 또는 영업소가 없는 자를 말하며(한국인을 포함한다), 국내에 주소 또는 영업소가 없는 재외자인 외국인의 경우에는 원칙적으로 권리능력을 인정하지 않으나, 평등주의(1호), 상호주의(2호), 조약에 의하여 권리가 인정되는 경우(제3호)에는 권리능력이 인정된다. 제25조의 반대해석에 따라 국내에 주소나 영업소를 가진 외국인이나 무국적자는 재내자로서 우리나라에서 특허에 관한 권리를 향유할 수 있다.

 

(3) 위반 시 효과

 

① 권리능력이 없는 외국인이 한 출원은 특허거절결정되고(法62),^[각주:4] 등록이 되었다고 하더라도 무효사유가 된다(法133). 특허가 무효로 확정되면 특허권의 효력은 처음부터 없었던 것으로 되나, 특허된 후에 특허권자가 특허권을 향유할 수 없게 된 경우 또는 조약에 위반된 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 없었던 것으로 된다(法133③).

 

② 특허출원인 중 한 사람이라도 권리의 향유가 인정되지 않은 외국인이 포함되어 있을 경우 그 출원은 거절되며, 특허 후에 권리의 향유가 인정되지 않은 외국인에게 특허권이 양도된 경우에는 특허 자체가 무효로 되는 것은 아니고 당해 양도가 무효로 된다.

 

II. 행위능력

 

1. 의의

 

행위능력(또는 절차능력)이란 당사자로서 스스로 유효하게 특허에 관한 절차상의 행위를 하거나 그 효과를 받을 수 있는 능력을 말한다. 특허법상 행위능력은 민사소송법상 소송능력에 대응되는 개념이므로, 민사소송법 제51조를 유추적용하여 민법상 행위능력을 가지는 자(성년자, 법인)는 특허법상 행위능력을 가지게 된다.

 

2. 특허에 관한 절차

특허에 관한 절차란 특허법 제3조에서 정의하는 바와 같이 ‘특허에 관한 출원·청구 그 밖의 절차’로써, 특허제도와 관련한 절차 중 출원인, 청구인, 신청인 및 그 상대방(이하 ‘출원인 등’이라 한다)이 특허청장, 심사관, 특허심판원장, 심판장 및 심판관(이하 ‘특허청장 등’ 이라 한다)에 하는 절차를 말하며 다음과 같다.^[각주:5]

 

① 특허에 관한 출원 특허출원, 분할출원, 변경출원, 정당한 권리자의 출원, 특허권존속기간 연장등록출원, PCT출원 등

② 특허에 관한 청구 심사청구, 재심사청구, 각종 심판청구(심사관에 의한 심판청구를 포함한다), 기술평가청구, 재심청구 등

③ 특허에 관한 기타 절차 상기 ① 및 ② 와 관련하여 출원인 등이 특허청장 등에 하는 절차와 우선심사신청, 심사유예신청 등의 각종 신청 절차

 

3. 행위능력이 제한되는 경우

 

(1) 제한능력자

제3조(미성년자 등의 행위능력) ① 미성년자·피한정후견인 또는 피성년후견인은 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 출원·청구, 그 밖의 절차(이하 "특허에 관한 절차"라 한다)를 밟을 수 없다. 다만, 미성년자와 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 제1항의 법정대리인은 후견감독인의 동의 없이 제132조의2에 따른 특허취소신청(이하 "특허취소신청"이라 한다)이나 상대방이 청구한 심판 또는 재심에 대한 절차를 밟을 수 있다.

 

1) 원칙: 법정대리인에 의한 대리 특허의 출원과 같은 절차가 1회적 법률행위가 아니라 여러 단계의 절차가 시계열적으로 연결된 복잡한 것이고 그 결과 또한 예측하기 어려운 것이므로 미성년자 등 제한능력자는 법정대리인의 대리에 의해서 절차를 밟을 수 있도록 하고 있다(法3① 본문). 법정대리인은 후견감독인의 동의 없이 특허취소신청이나 상대방이 청구한 심판 또는 재심에 대한 절차를 밟을 수 있다(法3②). 상대방이 청구한 심판^[각주:6] 등에 대해 어차피 응소할 수 밖에 없으므로 후견감독인의 동의를 필요로 하지 않도록 한 것이다.

 

2) 예외: 단독수행 미성년자와 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우(예를 들어 혼인한 미성년자)에는 단독으로 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다(法3① 단서).

 

(2) 비법인 사단·재단

제4조(법인이 아닌 사단 등) 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자나 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 출원심사의 청구인, 특허취소신청인, 심판의 청구인·피청구인 또는 재심의 청구인·피청구인이 될 수 있다.

 

1) 취지 법인격 없는 단체도 현실적으로 사회적 일원으로서 경제적 활동을 하고 있으므로, 이로 인하여 타인과의 분쟁을 일으킬 수 있으며, 그러한 범위에서 이해관계의 당사자로서 한정적인 행위능력을 인정한 것이다.

 

2) 절차의 범위

① 출원심사의 청구인 심사청구는 출원인뿐만이 아니라 제3자도 할 수 있는데(法59②), 비법인 사단·재단은 특허의 출원능력은 없으므로 출원인으로서 심사청구는 할 수 없고 제3자로서 본조에 의하여 자기의 이름으로 심사청구를 할 수 있다.

 

② 특허취소신청인 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 특허취소신청을 할 수 있는바(法132의2①), 비법인사단·재단도 본조에 의하여 자기의 이름으로 특허취소신청을 청구할 수 있다.

 

③ 심판의 청구인 및 피청구인 심판의 청구인이 되는 것은 등록무효심판, 소극적 권리범위확인심판 등의 당사자계 심판에 있어서 적극적 당사자가 되는 경우이며, 거절결정에 대한 불복심판이나 적극적 권리범위확인심판, 정정심판 등과 같이 특허권자나 출원인이 할 수 있는 심판에 관해서는 특허출원에 관한 절차능력이 인정되지 않고, 특허권자나 전용실시권자도 될 수 없으므로 허용되지 않는다. 심판의 피청구인이 되는 경우로는 적극적 권리범위확인심판의 소극적 당사자가 되는 경우를 예상할 수 있을 것이다.

 

④ 재심의 청구인 및 피청구인 심판의 청구인 또는 피청구인으로서의 절차능력이 인정되는 경우에는 그 심판에 관한 재심의 청구인 또는 피청구인이 될 수 있어야 하는 것이 당연하다.

 

⑤ 심결에 대한 소송의 당사자 비법인 사단이 심판청구의 청구인 또는 피청구인이 되었으나 심판에서 패소한 경우에는 당연히 심결에 대한 취소소송도 제기할 수 있다고 해석해야 할 것이다.

 

(3) 재외자

제5조(재외자의 특허관리인) ① 국내에 주소 또는 영업소가 없는 자(이하 "재외자"라 한다)는 재외자(법인의 경우에는 그 대표자)가 국내에 체류하는 경우를 제외하고는 그 재외자의 특허에 관한 대리인으로서 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자(이하 "특허관리인"이라 한다)에 의해서만 특허에 관한 절차를 밟거나 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 대하여 소(訴)를 제기할 수 있다. ② 특허관리인은 위임된 권한의 범위에서 특허에 관한 모든 절차 및 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 관한 소송에서 본인을 대리한다. 제13조(재외자의 재판관할) 재외자의 특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 특허관리인이 있으면 그 특허관리인의 주소 또는 영업소를, 특허관리인이 없으면 특허청 소재지를 「민사소송법」 제11조에 따른 재산이 있는 곳으로 본다. 제206조(재외자의 특허관리인의 특례) ① 재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 제5조제1항에도 불구하고 특허관리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다. ② 제201조제1항에 따라 국어번역문을 제출한 재외자는 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 특허관리인을 선임하여 특허청장에게 신고하여야 한다. ③ 제2항에 따른 선임신고가 없으면 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다.

 

1) 행위능력 제한 재외자는 국내에 체류하는 경우를 제외하고는 특허관리인에 의하여 특허에 관한 절차를 밟아야 한다(法5①). 재외자의 절차능력을 제한하는 이유는 특허청이 재외자에 대하여 절차를 진행하는 경우의 원활함을 꾀하기 위함이다.

 

2) 특허관리인 특허관리인이라 함은 재외자에 의하여 위임된, 국내에 주소 또는 영업소를 가진 대리인을 말한다. 특허관리인은 위임된 권한의 범위에서 특허에 관한 모든 절차 및 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 관한 소송에서 본인을 대리한다(法5②). 재외자의 특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 특허관리인이 있으면 그 특허관리인의 주소 또는 영업소를, 특허관리인이 없으면 특허청 소재지를 민사소송법 제11조에 따른 재산이 있는 곳으로 본다(法13).

 

3) 위반 시 취급

① 원칙 재외자가 특허관리인을 선임하지 않고 특허에 관한 절차를 밟은 경우에는 관련 서류는 특허법 제5조 및 특허법시행규칙 제11조에 따라 소명 기회를 부여한 후 반려한다.

 

② 예외 다만, 재외자라도 국제특허출원의 경우 기준일까지는 특허관리인에 의하지 않고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다. 그러나 국어번역문을 제출한 재외자가 기준일 경과 후 2개월 내에 특허관리인을 선임하여 특허청장에게 신고하지 아니한 경우에는 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다(法206).

判例 특허청장이 특허관리인에 의하지 아니한 채 제출된 재외자의 서류를 반려하지 않고 특허에 관한 절차를 진행한 경우, 사후에 그 절차상 하자를 주장할 수 있는지 여부(소극) 특허법 제5조 제1항, 특허법시행규칙 제11조 제1항 제6호에 의하면, 재외자는 특허관리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 절차를 밟을 수 없고, 특허청장은 재외자가 특허관리인에 의하지 아니하고 제출한 서류를 반려할 수 있다고 되어 있으나, 특허관리인제도는 특허청이 국내에 거주하지 않는 자와 직접 절차를 수행함에 따른 번잡과 절차지연을 피함으로써 원활한 절차수행이 가능하도록 하기 위함에 그 의의가 있는 점, 특허법 제5조 제1항에 의하면 재외자라 하더라도 국내에 체재하는 경우에는 직접 절차를 밟을 수 있는 점, 특허법 제62조, 제133조 제1항에는 재외자가 특허관리인에 의하지 아니하고 그 절차를 밟은 경우에 이를 특허거절사유나 특허무효사유로는 하고 있지 않은 점 등에 비추어 볼 때, 특허청장은 특허관리인에 의하지 아니한 채 제출된 서류를 반려하지 아니하고 이를 수리하여 특허에 관한 절차를 진행한 이후에는 특허법 제5조 제1항에 위반된다는 이유로 제출된 서류의 절차상 하자를 주장할 수는 없다. 대법원 2005. 5. 27. 선고 2003후182 판결

 

4. 행위능력 흠결시 취급

 

(1) 보정 및 절차무효

제7조의2(행위능력 등의 흠에 대한 추인) 행위능력 또는 법정대리권이 없거나 특허에 관한 절차를 밟는 데 필요한 권한의 위임에 흠이 있는 자가 밟은 절차는 보정(補正)된 당사자나 법정대리인이 추인하면 행위를 한 때로 소급하여 그 효력이 발생한다.

행위능력에 흠이 있거나 무권대리인이 밟은 절차는 보정된 당사자나 법정대리인이 추인하지 않으면 당해 절차를 무효로 할 수 있다. 그러나 이 사실이 방식심사 과정에서 확인되면 특허청장 명의로 특허법 제46조에 의해 일정기간 보정을 명하고, 기간 내에 보정된 당사자 또는 법정대리인이 추인하지 않는 경우에는 당해 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다(法46, 16). 다만 보정된 당사자나 법정대리인이 추인하면 행위시로 소급하여 그 효력이 발생한다(法7의2).

 

(2) 불수리

 

재외자가 특허관리인을 선임하지 않고 특허에 관한 절차를 밟은 경우에는 관련 서류는 특허법 제5조 및 특허법시행규칙 제11조에 따라 소명 기회를 부여한 후 반려한다.

 

1. 제51조(당사자능력ㆍ소송능력 등에 대한 원칙) 당사자능력, 소송능력, 소송무능력자의 법정대리와 소송행위에 필요한 권한의 수여는 이 법에 특별한 규정이 없으면 민법, 그 밖의 법률에 따른다. [본문으로]
2. 특허법에서는 특허출원의 주체가 될 수 있는 자나 당사자능력에 관한 규정을 따로 두고 있지 아니하므로, 특허권과 특허법의 성질에 비추어 민법과 민사소송법에 따라 거기에서 정하고 있는 권리능력과 당사자능력이 있는 자라야 특허출원인이나 그 심판·소송의 당사자가 될 수 있다고 할 것인바, 경북대학교는 국립대학으로서 민사법상의 권리능력이나 당사자능력이 없음이 명백하므로 특허출원인이나 항고심판청구인, 상고인이 될 수 없다. 대법원 1997. 9. 26. 선고 96후825 판결   [본문으로]
3. 타방국가에 대하여, 자국민과 동등하게 대우하여야 한다는 원칙으로, 주로 국제경제법 하에서 자국민에게 부여하는 세금, 규제 등과 타방국가를 동등하게 대우할 것을 말함. [본문으로]
4. 구 특허법시행규칙(1980.12.31 상공부령 제616호로 개정되기 전의 것) 제14조 제1항 제11호 소정의 “서류가 방식에 적합하지 아니한 경우” 함은 서류의 기재사항에 흠결이 있거나 구비서류가 갖추어져 있지 아니하는 경우 등 서류가 법령상 요구되는 형식적인 방식에 적합하지 아니한 경우를 뜻하고, 형식적인 문제를 벗어나서 출원인이나 발명자가 특허법 제40조에 규정된 권리능력을 가지는지 또는 출원인이 동법 제2조 제1항에 규정된 특허를 받을 수 있는 자인지 여부등 실질적인 사항에 관한 것을 포함하지 아니 하고, 출원서류가 그같은 실질적인 사항을 포함하는 경우에는 위 시행규칙 제14조 제1항 제11호에 의하여 불수리처분을 할 것이 아니라 일단 이를 수리하여 심사관으로 하여금 실질적인 심사를 하게 하여야 함이 상당하다. 대법원 1982. 9. 28. 선고 80누414 판결 [본문으로]
5. 심사기준, 특허청(2023), 제1부 제1장 2. [본문으로]
6. 여기서 심판은 특허무효심판, 정정무효심판, 권리범위확인심판과 같이 당사자계 심판을 의미하며 거절결정불복심판, 정정심판과 같은 결정계 심판은 포함되지 않는다고 해석된다. [본문으로]