제2절 발명의 구별

제2절 발명의 구별

 

I. 구성관계에 따른 구분

 

1. 기본발명과 개량발명

 

(1) 기본발명

 

기본발명이란 그 발명에 속하는 기술분야에서 기술문제의 해결을 위한 기초적인 발명으로 선행발명의 기술적 구성을 포함하지 않는 것이 일반적이다. 이러한 기본발명은 개척발명(Pionner invention)이라고도 하며 발명적 기여가 크고 발명이 포괄하는 기술적 범위^[각주:1]도 넓으므로 그 기술적 범위가 넓게 해석되어 균등론도 넓게 적용된다.

 

(2) 개량발명

 

개량발명은 기본발명 또는 선행발명에 대한 기술적 흠결을 해결한 발명을 말하며, 선행발명에 대해 새로운 구성이 부가되고 그 효과도 상대적으로 나은 발명을 말한다. 이러한 개량발명 중에는 선행발명인 A와 B를 결합하여 상승적 효과가 나타나도록 한 발명이 존재할 수 있으며, 만약 선행발명인 A 또는 B에 특허권이 존재하는 경우, 비록 개량발명에 특허를 얻었다 할지라도 A 또는 B의 특허권자의 동의나 통상실시권 허락심판으로 실시권을 취득하지 않는 이상 당해 개량발명을 실시 할 수 없다. 이러한 발명관계를 이용발명관계라고 한다.

 

2. 독립발명과 종속발명

 

(1) 독립발명

 

독립발명이란 발명의 실시에 있어서 다른 발명을 이용할 필요가 없는 발명을 말하며, 기본발명이 여기에 해당된다.

 

(2) 종속발명

 

종속발명이란 다른 발명을 실시하지 아니하면 실시할 수 없는 발명을 말하며, 여기에는 첫째, 선행발명에 새로운 다른 기술을 부가하여 선행발명의 이용분야를 외적으로 확대하는 발명이 있으며, 둘째, 선행발명을 상위개념으로 하여 그 하위개념적인 범위 내에서 선행발명의 인식 이외의 새로운 작용효과를 알아내거나 독립하여 기술문제를 해결한 발명이 있다(후자를 소위 선택발명이라고 하며 화학발명 중에 특히 많이 존재한다.)

 

3. 결합발명과 비결합발명

 

(1) 결합발명(조합발명)

 

결합발명이라 함은 하나의 기술적 문제해결을 위하여 수개의 구성요소가 하나의 발명으로 결합한 발명을 말한다. 결합되는 구성요소인 장치·수단·방법 등이 공지인 것이냐 아니냐에 관계없이 그 요소의 결합(combination)에 상승적 효과가 나타나고 그것이 신규의 양호한 효과를 발휘하면 특허성이 인정된다.

 

(2) 비결합발명(주합발명)

 

비결합발명이란 복수개의 구성요소를 결합한다고 하더라도 공지·공용인 요소의 단순한 집합(aggregation)에 불과하며 상승적 효과도 없고 각 요소의 작용효과를 단순히 합치는데 지나지 아니한 경우를 말한다.

 

(3) 구별실익

 

결합발명과 비결합발명을 구분하는 실익은 주로 발명의 요부인정의 기준이 되는 점에 있다. 실무상 결합발명 중 전체적 결합 a 내지 g중 a+b+g라는 부분적 결합에 특허성이 있는 경우에 이러한 부분적 결합을 독립하여 별개의 출원을 하여도 무방하고 또한 1특허출원의 범위 내에서 복수의 청구항으로 기재할 수 있다. 이때의 관계는 종속항으로 기재될 수 있으며 소위 결합-비결합, 즉 Combination과 Sub-Combination의 관계라 칭한다.

 

4. 대발명과 소발명

 

(1) 의의

 

대발명이란 특허법상 보호대상이 될 수 있는 발명을 말하며, 소발명은 실용신안법상 보호대상인 고안을 말한다.

 

(2) 구별실익

 

대발명은 특허출원과 실용신안등록출원 중 택일할 수 있으나, 소발명의 경우에는 실용신안등록출원을 하여야 하며 특허출원을 하는 경우에는 일반적으로 제29조 제2항의 진보성 위반으로 특허를 받을 수 없다.

 

II. 주체에 따른 분류

 

1. 공동발명과 단독발명

 

(1) 의의

 

공동발명이라 함은 발명이 공동으로 이루어졌을 때를 말하며, 여기에 공동이라 함은 실질적 협력에 의해 발명이 이루어지는 것으로 단순한 관리자·보조자·자본주는 공동발명자가 될 수 없다. 단독발명은 혼자 스스로 발명한 것을 말한다.

 

(2) 구별실익

 

공동발명을 하면 특허를 받을 수 있는 권리가 공유이며(法33②), 공동발명자들은 공동으로 출원하여야 한다(法44). 또한, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있고(法37③), 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있으며(法99②), 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다(法99④).

 

2. 직무발명과 업무발명 및 자유발명

 

(1) 직무발명

 

직무발명이란 종업원이 그 직무에 관하여 한 발명이 성질상 사용자의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 임무에 속하는 발명을 말하는 것으로, 이러한 개념은 종업원 및 사용자의 이익의 조화를 꾀하기 위해 입법화 되었다(발명진흥법 제2조 제2호).

 

(2) 업무발명

 

업무발명이란 특정한 고용관계에 있는 종업원이 한 발명이 종업원의 직무와는 무관하나 사용자의 업무범위 내에 속하는 발명을 말한다. 업무발명이 비록 종업원에 의한 것이고 이것이 또한 사용자의 기업의 사업범위에 속할지라도 발명자인 종업원의 임무가 그가 한 발명과 무관하므로 원칙적으로는 종업원이 임의로 처분할 수 있다. 그런 의미에서 업무발명도 법률상 자유발명의 일종으로 볼 수 있다.

 

(3) 자유발명

 

자유발명이란 특정한 고용관계 하에 있는 종업원이 한 발명이 종업원의 직무와는 관계유무에 상관없이 사용자인 기업의 업무범위 외의 발명을 말한다. 자유발명도 업무발명과 마찬가지로 직무발명의 요건을 갖추지 못한 종업원의 발명이기 때문에 이러한 발명에 관하여는 사용자인 기업의 관여가 배제된다.

 

(4) 구별실익

 

업무발명이나 자유발명과 직무발명의 구별실익은 종업원이 한 발명의 예약승계의 유효성여부에 있고, 또한 업무발명과 자유발명은 사용자의 업무와의 관계에 있어서 사용자가 그 발명에 대하여 가지는 이해관계 및 그 보상액 산정에 있어서도 상당한 차이를 보이므로 구별할 실익이 있다. 다만, 직무발명을 제외한 발명에 대하여 미리 사용자로 하여금 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계시키거나 사용자를 위하여 전용실시권을 설정한 계약 또는 근무규정의 조항은 무효이다(발명진흥법10조3항).

 

III. 발명과 노하우

 

1. 노하우(Know-how)

 

노하우란 비밀로 관리되는 기술적 지식이나 경험 등을 총칭하는 개념을 의미한다. 노하우는 기술적 노하우와 영업적 노하우로 구별되며 일반적으로 노하우라 함은 기술적 노하우를 말한다. 노하우는 그 기술비결이 공개될 경우 가치가 없어지므로 비밀로서 관리될 때에만 의미를 가지게 된다.

 

2. 노하우와 발명의 비교

	특허발명	노하우
내용공개	공개필수	비밀유지필수
특허요건	신규성·진보성 등 특허요건 구비 필요	특허요건 불요
독점배타성	有	無
보호범위	청구범위 기재사항	불명확
보호방법	침해에 대하여 민사상, 형사상 법적조치 가능	법적보호수단 이용불가. 다만, 부정한 방법으로 비밀이 누설된 경우 부정경쟁방지법 및 영업비밀보호법에 의한 법적 책임 가능.
보호기간	존속기간 중	비밀유지기간 중

 

1. 기술적 범위는 청구범위의 기재에 의하여 구체화된 기술적 사상의 범위를 가리킨다. 차상육, 특허침해소송실무, 한국지식재산연구원, 80면 [본문으로]