제1절 발명

제1절 발명

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. "발명"이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다. 2. "특허발명"이란 특허를 받은 발명을 말한다. 3. "실시"란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다. 가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산ㆍ사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위 나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위 다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

 

I. 용어의 정의

 

1. 발명

 

"발명"이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말하며(法2조1호). 발명의 성립성에 관한 자세한 내용은 제3편 제1장 발명의 성립성에서 자세히 설명하기로 한다.

 

2. 특허발명

 

“특허발명”이란 특허를 받은 발명을 말한다(法2조2호). 발명의 성립성을 구비하고 특허요건을 갖춘 발명으로서 특허청으로부터 특허를 받은 것이 특허발명이다. 

判例 특허요건 발명이 특허를 받으려면 특허요건으로서 ① 산업상 이용할 수 있는 것이어야 하고, ② 그 발명에 신규성이 있어야 하므로 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 것이 아니어야 하고 또 특허출원 전에 국내, 국외에서 반포된 간행물에 기재된 것이 아니어야 하며, ③ 그 발명에 진보성이 있어야 하므로 그 발명이 속하는 기술분야에서 기술적 목적ㆍ작용ㆍ효과면등에서 객관적으로 보아 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이 아니어야 하고, ④ 타인과의 관계에 있어 선출원이어야 한다. 대법원 1985. 3. 12. 선고 84후50 판결

 

3. 실시

 

(1) 의의 및 취지

 

실시란 발명을 그 발명의 내용에 따라 사용하는 것을 말하며, 특허법은 발명을 물건의 방법과 방법의 발명으로 나누고, 방법의 발명은 다시 물건을 생산하는 방법과 그 외의 방법으로 나누어 발명의 종류에 따라 그 실시의 내용을 달리 규정한다. 무체재산권인 특허권은 사실상 점유가 불가능하고 침해의 형태가 다양하여 독점권의 대상을 명확히 하기 위하여 실시의 개념을 법률에서 직접 규정하고 있다.

 

(2) 실시의 유형

 

1) 생산  생산이란 물(物)을 만들어 내는 행위를 의미하며, 공업적 생산물의 제조뿐만 아니라, 조립･성형. 동·식물의 육성 등을 포함한다. 생산행위는 반드시 완성행위일 것을 요하지 않으나 준비행위는 포함하지 않는다.

 

2) 사용   사용이란 발명의 목적을 달성하는 방법으로 물(物)을 이용하는 것을 의미한다. 따라서 특허에 관계되는 물(物)을 이용하여도 그 발명의 목적 달성과 다르게 사용되는 것은 본조에서 규정하는 사용이 아니다. 예컨대 경주용 오토바이를 실내장식용으로 사용하는 것은 특허법상 사용이라 할 수 없다.

 

3) 양도·대여  양도란 생산된 발명품의 소유권을 의사표시에 의하여 타인에게 유상(판매) 또는 무상(증여)으로 이전하는 것을 의미하며, 대여란 특허권자가 발명품을 유상 또는 무상으로 일정한 시기에 반환할 것을 조건으로 타인에게 빌려주는 것을 의미한다.

 

4) 수입   수입이라 함은 외국에서 생산된 물건을 국내시장에서 사용 또는 판매할 목적으로 반입하는 상거래 행위를 말한다. 특허물건이 아직 보세구역 내에 있는 동안은 여기서 말하는 수입에 해당하지 않는다.

 

5) 청약·전시  양도 또는 대여의 청약이라 함은 카탈로그의 제시·팜플렛의 배포 등 당해 특허물의 양도나 대여를 직접적으로 유도하거나 권유하는 일체의 행위를 말하며, 양도 또는 대여의 전시라 함은 특허물을 양도하거나 대여할 목적으로 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태로 두는 것을 말한다. 양도나 대여의 목적이 아닌 단순한 전시는 특허법상 실시에 해당하지 않는다.

 

II. 물건발명과 방법발명

 

1. 분류

 

특허법이 규정하고 있는 발명의 종류는 “물건의 발명”과 “방법의 발명”으로 분류되고, “방법의 발명”은 “물건을 생산하는 방법의 발명”과 “기타의 방법의 발명”으로 분류된다.

 

2. 물건발명

 

물건의 발명은 기계·장치·기구·시설과 같은 제품이나 화학물질, 조성물과 같은 물 자체에 관한 발명을 말하는 것으로 기술적 사상이 물건의 형태로 구체화되어 시간적 요소가 없는 발명이다. 물건의 발명은 다시 i) 제품적인 물(기계, 기구, 장치, 시설 등)의 발명, ii) 재료적인 물(화학물질, 조성물 등)의 발명, iii) 그 물의 특정 성질을 이용하는 물건의 발명(용도 발명), iv) 그 물을 취급하는 물건의 발명으로 나눌 수 있다.

 

3. 방법발명

 

방법의 발명은 일정한 목적을 향한 시계열적으로 관련있는 행위나 공정에 의해서 성립하는 것으로, 발명의 실체가 ‘시간적 요소’를 그 필수적 구성요소로 하는데, i) 제조(생산)방법의 발명, ii) 기타 방법의 발명(예컨대 통신·측정·수리·제어 등의 방법의 발명이나 물의 사용법의 발명, 물의 취급법의 발명 등)으로 나눌 수 있다.

 

III. 물건발명과 방법발명의 구분

 

1. 구별기준

 

물건발명인지 방법발명인지는 시적요소를 발명의 필수구성요소로 가지느냐에 따라 구분될 수 있다.^[각주:1] 따라서 발명이 물건발명에 속하는지 방법발명에 속하는지는 단순히 발명의 명칭이나 표현양식만에 의하여 결정되는 것이 아니고 발명의 실체를 구성하는 내용에 시적요소가 있는지 여부로 정하여진다.^[각주:2]

判例 방법발명으로 기재되어있지만 시계열적 요소가 없어 물건발명으로 본 사례 본원발명의 특허청구범위 제34항은 브로모크립틴의 서방성제제의 제조방법으로 되어 있지만 의약의 물리적 기능인 0.1n HCI(0.1 노르말농도 염산) 중에서 2.5시간 내에 50중량% 이하의 브로모크립틴의 방출만을 기재하고 있을 뿐이고 서방 성분, 그 비율, 제조방법에 관한 기술적 구성도 기재하지 않고 있어 그 제조방법이 구체적으로 명시되었다고 보기 어렵고 그 종속항인 제35항, 제36항도 마찬가지인바, 특허청구의 범위가 비록 의약의 제조방법형식으로 표현되어 있다고 하여도 위와 같이 제조방법을 구체적으로 명시하지 못하고 있다면 본원발명은 의약 그 자체의 발명으로 볼 수밖에 없다. 대법원 1992. 5. 12. 선고 91후1052 판결

 

2. 권리범위의 차이

 

물건에 대한 발명의 권리범위 내에는 그 물건에 관련된 방법 발명(예를 들어, 제조방법 발명, 사용방법 발명 등)이 포함되는 것이므로, 두 발명은 발명의 속성에 따라 그 효력범위의 광협에서 차이가 발생한다. 결국 물건의 발명과 방법의 발명(물건을 생산한 방법의 발명 포함)은 카테고리 내지 범주의 차이에 따라 그 효력범위에 차이가 있는 것이지만 서로 대비 자체가 불가능한 별개의 발명은 아니다.^[각주:3]

 

III. 특허요건의 판단

 

1. 신규성·진보성(제29조 제1항, 제2항)

 

물건발명과 물건의 제법발명·용도발명은 1 대 多의 관계에 있다. 즉, 하나의 물건을 만드는 제법발명 또는 용도발명은 수없이 많이 존재한다. 따라서 물건발명이 신규성 또는 진보성이 있는 경우 제법발명 또는 용도발명은 당연히 신규성 또는 진보성이 있다. 반면 물건발명이 신규성 또는 진보성이 없는 경우 제법발명 또는 용도발명은 개별적으로 신규성 또는 진보성 여부를 판단하여야 한다.^[각주:4]

 

2. 확대된 선원지위(제29조 제3항)

 

i) 물건발명이 선출원이고 방법·제법발명이 후출원인 경우, 선출원인 물건발명의 명세서에 기재된 방법·제법과 후출원인 제법발명의 방법·제법이 동일한 경우에는 후출원은 확대된 선원 위반이다. ii) 방법·제법발명이 선출원이고 물건발명이 후출원인 경우, 후출원인 물건발명은 확대된 선원 위반이다.

 

3. 선출원주의(제36조)

 

판례는 “두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부를 판단함에 있어서는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다”고 판시하였다.^[각주:5]

 

4. 하나의 특허출원의 범위(제45조)

i) 물건과 그 물건을 생산하는 방법, ii) 물건과 그 물건을 사용하는 방법, iii) 물건과 그 물건을 생산하는 물건(기계, 기구, 장치 등), iv) 물건과 그 물건을 이용하는 물건, v) 방법과 방법의 실시에 사용되는 물건 등은 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 해당하여 하나의 특허출원으로 할 수 있다.

 

IV. 물건발명과 방법발명의 특허권의 효력

 

1. 물건발명

 

(1) 적극적 효력

 

물건발명의 특허권자는 업으로서 물건을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 할 권리를 독점한다(法94①, 法2조3호 가목).

 

(2) 소극적 효력

 

물건 발명의 경우에는 특허 받은 물건을 정당한 권원 없는 제3자가 생산, 사용 등의 실시 행위를 하면 무조건 특허권의 침해가 된다. 즉, 특허 받은 물건의 생산 방법이 여러 가지가 있고 제3자의 제조 방법이 특허권자의 제조 방법과 다르더라도 제3자가 물건을 실시하는 행위는 무조건 특허권의 침해가 된다.

 

2. 단순방법발명

 

(1) 적극적 효력

 

단순방법발명의 특허권자는 그 방법을 업으로서 사용 또는 그 방법의 사용을 청약할 권리를 독점한다(法94①, 法2조3호 나목). 다만, 특허발명의 실시가 제2조제3호나목에 따른 방법의 사용을 청약하는 행위인 경우 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미친다(法94②).

 

(2) 소극적 효력

 

단순한 방법발명의 경우 특허권의 효력범위는 그 방법의 사용에만 미치므로, 정당한 권원 없는 제3자가 그 방법을 사용하는 경우 특허권자는 그 방법의 사용만 금지청구 할 수 있을 뿐이고, 그 방법에 의해 생산된 물건에 대해서까지는 금지청구를 할 수 없다.

 

3. 제법발명

 

(1) 적극적 효력

 

제법발명의 특허권자는 업으로서 제법을 사용하는 행위, 그 제법의 사용을 청약하는 행위와 그 제법에 의해 생산된 물건을 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 할 권리를 독점한다(法94①, 法2조3호 다목).

 

(2) 소극적 효력

 

물건의 제조 방법 발명의 경우, 특허 발명의 효력 범위는 그 방법의 실시 행위 및 그 방법에 의해 만들어진 물건의 실시행위에 미치므로, 정당한 권원 없는 제3자의 특허된 제조 방법의 실시 및 그 제법에 의해 생산된 물건의 실시행위에 대해서 특허권 침해가 성립한다. 만약 제3자의 방법이 특허 방법과 다르다면, 그 결과물이 동일한 물건이더라도 특허권의 효력은 제3자에게는 미치지 아니한다.

 

(3) 생산방법의 추정(제129조)

 

1) 취지  특허 침해가 있는 경우 물건 발명은 특허 받은 물건과 동일한 물건의 존재만 발견하면 되므로 물건 발명의 경우가 방법 발명의 경우보다 그 침해의 증명이 용이하다. 그러나 방법발명은 물건발명에 비해 침해의 증명이 상대적으로 어려운 바, 이러한 증명의 곤란성을 해소하기 위해 생산방법의 추정을 두고 있다(法129).

 

2) 추정의 성질  이는 신규의 동일물은 동일한 방법에 의하여 생산될 것이라는 개연성이 높다는 경험칙에 따라 신규의 동일물인 경우 동일한 방법에 의하여 생산된 것으로 추정케 함으로써 입증책임을 전환시키는 법률상 추정이다.

 

3) 추정의 적용요건  제3자가 실시중인 물건이 그 특허된 방법에 의해 생산된 물건과 동일함을 특허권자가 증명한 경우, 제3자가 실시중인 물건은 그 특허된 방법에 의해 생산된 것으로 추정한다(法129조)

 

4) 추정의 복멸  i) 물건발명이 출원 전 공지된 물건이라는 것 또는 ii) 제3자는 다른 방법에 의해 물건을 생산하고 있다는 것을 입증함으로써 추정에서 벗어날 수 있다.^[각주:6]

 

4. 소극적 효력의 확장: 간접침해(제127조)

 

물건 발명의 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 실시하는 행위를, 방법 발명의 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로서 실시하는 행위를 간접 침해 행위로 규정하고 있다(法127조).

 

V. 효력의 제한

 

1. 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(제96조)

 

① i) 국내를 통과하는데 불과한 선박, 항공기, 차량 또는 이에 사용되는 기계, 기구, 장치 기타의 물건(法96①2), ii) 특허출원시부터 국내에 있었던 물건에는 특허권의 효력이 미치지 아니하는데(法96①3), 이러한 효력 제한은 물건에 대해서만 규정하고 있으므로 물건 발명에만 적용될 수 있다.

 

② iii) 연구 또는 시험을 하기 위한 특허 발명의 실시(法96①1), iv) 2이상의 의약을 혼합함으로써 제조되는 의약 발명 또는 2이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법 발명(法96②)은 물건뿐만 아니라 방법에 대해서도 규정하고 있으므로 물건 발명 및 방법 발명 모두에 대해 적용 가능하다.

 

2. 이용관계(제98조)

 

(1) 이용관계의 성립

 

물건발명이 선출원이고 물건의 제법발명·용도발명이 후출원인 경우에는 양자 모두 등록될 수 있다. 다만, 물건의 제법발명·용도발명을 실시하는 경우 물건발명의 실시가 되어 실시상의 이용관계가 성립하게 된다.

 

(2) 이용관계가 성립한 경우 특허권의 효력

 

1) 적극적 효력  이용발명의 경우 적극적 효력이 제한되므로 물건의 제법발명·용도발명의 특허권자가 자신의 발명을 실시하기 위해서는 물건발명에 대한 특허권자의 허락을 받거나(法98), 통상실시권허락심판(法138)을 청구하여 정당한 권원을 획득하여야 한다. 이용발명자가 허락이나 통상실시권허락심판에 의한 통상실시권을 취득하지 아니하고 자신의 발명을 실시하는 경우 선원권리자에 대하여 특허권 침해가 성립하게 된다.

 

2) 소극적 효력  다만 소극적 효력은 제한되지 않으므로, 선원권리자를 포함한 제3자가 정당한 권원없이 후원발명을 실시하면 특허권자는 선원권리자를 포함한 제3자에게 특허권을 행사할 수 있다.

 

VI. 관련문제: 올바른 권리화 방안

 

이상에서 살펴본 내용과 같이 물건 발명과 방법 발명은 효력이 미치는 범위가 상이하고, 그 효력 제한, 증명의 용이성 등도 상이하다. 물건 발명은 침해품이 그 물건과 동일하기만 하면 침해품이 어떤 방법으로 만들어졌는지 여부에 대한 고려 없이 바로 침해를 구성하게 되므로, 물건 발명이 그 물건의 제조 방법 발명보다 그 효력이 미치는 범위가 넓다고 볼 수 있다.

따라서, 출원인이 어떠한 신규한 특허를 받을 수 있는 물건 및 그 물건의 제조 방법에 대해 발명한 경우, 출원인은 그 물건의 제조 방법은 물론 그 물건 자체 모두를 기재한 특허출원서를 작성해야 할 것이다.

1. 대법원 2002. 8. 13. 선고 2001후492 판결 [본문으로]
2. 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결 [본문으로]
3. 대상 실시발명이 '물건의 발명'이기는 하지만 실시발명의 설명서에 그 생산방법을 구체적으로 특정하고 있는 경우, '방법의 발명'인 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다. 대법원 2004. 10. 14. 선고 2003후2164 판결 [본문으로]
4. 임병웅, 이지 특허법(16판), 한빛지적소유권센터(2017), 87면. [본문으로]
5. 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결(방법 vs 장치), 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결(물질 vs 방법) [본문으로]
6. 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우, 그 물건과 동일한 물건이 특허법 제129조의 생산방법의 추정을 받기 위해서는, 그 제법의 출원 전에 공개되지 아니한 신규한 물건이라야 한다. 대법원 2005. 10. 27. 선고 2003다37792 판결 [본문으로]