제2절 침해의 유형-제6관 생략침해·불완전이용침해

Ⅰ  의의

생략발명은 확인대상발명이 특허발명의 구성요소 중 비교적 중요성이 낮은 구성요소를 생략하여 특허발명의 작용효과보다 열악하거나 동일한 효과를 가져오는 것을 말하고, 불완전이용발명은 이러한 생략발명에 다시 일정한 구성요소를 부가한 경우를 말한다.^[각주:1] 생략발명이나 불완전이용발명이 특허침해의 근거로서 종종 거론되는 이유는 많은 경우에 특허발명의 모방을 시도하는 자는 특허발명을 그대로 실시하거나 일부 구성요소의 단순치환을 시도하는 것보다는 구성요소의 일부를 생략하는 방법으로 특허침해를 회피하려는 경향이 강하기 때문이다.

 

Ⅱ  생략침해·불완전이용침해의 인정여부

1. 견해의 대립

(1) 긍정설

본질적으로 중요하지 않은 요소만 생략한 채 그 특허발명의 기술적 사상을 그대로 이용하는 경우에 특허침해로 되지 않는다면 특허권자의 보호에 소홀하게 되고, 침해자는 부당한 이득을 얻게 되므로 특허침해를 긍정하여야 한다는 견해이다. 이 입장에선 이를 균등침해에서 변경용이성의 문제로 다루게 된다.^[각주:2]

(2) 부정설

특허청구범위에 기재된 구성요소는 모두 필수적 구성요소로 보아야 하는데, 이들 구성요소를 다시 중요한 요소와 중요하지 않은 요소로 나누어 특허침해를 판단하는 것은 특허청구범위 기준의 원칙에 맞지 아니하고 법적 안정성을 저해하는 결과가 된다는 이유로 특허침해를 부정하는 견해이다

2. 판례의 태도

(1) 과거 판례의 태도

확인대상발명이 특허발명의 구성요소 중 일부를 생략하면서 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 일부 구성을 생략할 수 있어 전체적으로 양 발명의 동일성이 인정되는 경우라면 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속할 수도 있다.^[각주:3]

(2) 이후 판례의 태도

① 청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 청구범위의 청구항에 기재된 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.^[각주:4]

② 특허발명의 청구범위에 기재된 모든 구성요소는 중요하므로, 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.^[각주:5]

최근 대법원 태도는 구성요소완비의 원칙을 강조하여 생략침해나 불완전이용침해는 인정되지 않는다는 입장으로 이해된다. 생각건대 권리자는 청구범위 작성단계에서 보정을 통해 구성요소를 가감할 수 있는 기회를 가졌었던 점,^[각주:6] 생략침해나 불완전이용침해를 인정하지 않더라도, 그 생략된 구성요소의 기능, 방식 및 효과를 다른 요소에서 실질적으로 수행되고 있는 경우에는 구성요소의 변경으로 볼 수 있어 균등론을 적용하는 것이 가능한 점에 비추어 별도로 이러한 침해유형을 인정할 필요성은 없다고 생각된다.

3. 최근 대법원 판례의 표현 변화

구 특허법 제42조 제4항 제3호에서는 “청구범위에는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것”을 요구하여, 청구범위에 기재된 구성요소는 모두 필수적 구성요소로 해석하였다.^[각주:7] 허나 구법 제42조 제4항 제3호는 복합적이고 고도화된 기술을 다양한 표현방법으로 청구항에 기재하는 것을 제한하였는바,^[각주:8] 발명을 명확하게 특정할 수 있다면 출원인의 선택에 따라 자유롭게 발명을 기재할 수 있도록 하기 위해 구법 제42조 제4항 제3호를 삭제하고 제42조 제6항을 도입하게 되었다. 구법 제42조 제4항 제3호가 삭제되었음에도 이에 근거한 ‘필수적 구성요소’라는 표현을 그대로 방치하는 것은 바람직하지 않은 바, 최근 대법원 판례는 ‘필수적’이라는 표현을 삭제하는 한편 ‘모든 구성요소는 중요하다’고 그 표현을 바꾸어 설시하였다.

 

Ⅲ  생략침해에 균등론 적용 가부

일반적으로 구성요소가 생략되어 그 구성요소에 의한 기능, 효과도 사라진 경우에는 균등론이 적용될 여지가 없으나, 생략된 구성요소의 기능, 방식 및 효과를 다른 요소에서 실질적으로 수행되고 있는 경우에는 구성요소의 변경으로 보아 균등론을 적용할 수 있을 것이다.^[각주:9]

1. 청구범위에 기재된 구성요소 가운데 발명의 목적을 달성하기 위하여 반드시 필수불가결하다고 할 수 없는 부가적인 구성요건을 생략해서 실시하는 형태 일반을 널리 ‘불완전 이용’이라고 하며, 불완전실시, 개악실시, 개악발명, 생략발명과 동일한 개념으로 설명하기도 한다.  [본문으로]
2. 생략침해 및 불완전 이용침해가 성립하기 위한 구체적 요건은 학설에 따라 조금씩 차이를 보이고 있으나, 대표적인 학설은 i) 특허발명은 동일한 기술사상에 관한 것으로 특허청구범위 가운데 비교적 중요도가 낮은 요소가 생략될 것, ii) 그 구성요소가 이미 공지되어 있어 생략하는 것이 매우 용이할 것, iii) 생략에 의하여 특허발명보다 효과가 열등한 것이 명백하여, 기술적 완전성을 추구하는 한 그와 같은 생략을 할 이유가 없다고 추인될 것, iv) 생략에 의해서도 종래 기술에 비해서는 작용효과가 뛰어날 것을 요건으로 제시하고 있다. 吉藤幸朔, 特許法槪說 第13版(1998), 604면 참조 [본문으로]
3. 대법원 1998. 1. 23. 선고 97후2330 판결, 대법원 1997. 4. 11. 선고 96후146 판결 [본문으로]
4. 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다265123 판결, 대법원 2001. 9. 7. 선고 99후1584 판결 [본문으로]
5. 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다265123 판결, 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결 [본문으로]
6. 김철환, “생략발명과 불완전이용론에 관한 소고”, 특허소송연구 제3집, 특허법원(2005), 93면 [본문으로]
7. 등록실용신안의 보호범위는 실용신안등록청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 그 실용신안등록청구범위에 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 ‘청구항’이라 한다)은 고안의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되는 것이므로, 실용신안등록청구범위에 기재한 사항은 특별한 사정이 없는 한 고안의 필수적 구성요소로 보아야 한다. 대법원 2006. 1. 12. 선고 2004후1564 판결 [본문으로]
8. 발명의 ‘구성’이라 함은 개념상 ‘물리적 구조’에 친한 것이어서 화학이나 유전공학 관련 발명, 컴퓨터프로그램 관련 발명, BM 발명 등과 같이 물리적인 구조를 가지 않은 발명의 특허청구범위를 작성함에 있어서는 여러모로 부자연스럽거나 어려운 점이 많았다.  [본문으로]
9. 서울고등법원 2016. 3. 24.자 2015라20318 결정 [본문으로]