제2절 침해의 유형-제4관 이용침해

제98조(타인의 특허발명 등과의 관계) 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.

Ⅰ  서설

1. 이용발명의 의의

이용발명이라 함은 선행 특허발명에 새로운 기술적 요소를 부가한 결과 특허성이 인정되어 특허된 발명을 말한다. 비록 특허된 이용발명의 실시라도 선행특허의 기술적 범위에 속하는 한도에서는 이용침해를 구성하게 된다(法98). 만일 부가된 구성요소가 단순한 주지관용기술에 해당하여 기본발명과 상이한 발명이라고 볼 수 없는 경우에는 이용발명이 아닌 동일발명으로서 특허침해가 될 것이다.^[각주:1]

2. 취지

통상적으로 특허발명은 그 특허발명의 특허출원일전에 출원된 다른 특허발명 등을 개량하는 형식으로 이루어진다. 이러한 경우 비록 자신의 특허발명이라 하더라도 타인의 권리와 이용･저촉관계가 발생하는 경우에는 타인의 허락을 얻은 후에만 자신의 특허발명을 실시할 수 있다는 것을 명확하게 규정한 것이다.

 

Ⅱ  이용관계의 유형

1. 사상상의 이용

사상상의 이용(구성요소 부가형)은 후발명이 선행 특허발명의 기술적 사상을 이용하는 경우로서, 예컨대 선행발명의 기술적 요소가 a+b+c로 구성된 경우에, 후 발명은 새로운 기술적 요소 d를 덧붙인 (a+b+c)+d에 해당하는 경우를 말한다. 선행발명의 구성요소(a+b+c)를 전부 그대로 이용하는 경우(a+b+c+d)뿐만이 아니라 선행발명의 구성요소 중 일부를 치환한 경우인 균등의 경우(a+b+c'+d)까지도 이용관계를 인정한다.

2. 실시상의 이용

실시상의 이용(실시 불가피형)이란 이용된 발명을 실시하면 선행 특허발명을 실시하는 관계에 있는 경우이다. 후의 발명에는 선행 특허발명의 구성요소가 그대로 포함되어 있지는 않지만, 후의 발명을 실시하는 과정에서 불가피하게 선행 특허발명의 실시가 수반되는 경우이다. 예컨대, ‘물질 A’와 ‘물질 A를 생산하는 방법’과 같이, ‘물질 A를 생산하는 방법’을 실시하게 되면 또는 실시한 결과, 선행 특허발명인 ‘물질A’를 이용(실시)할 수밖에 없는 경우이다.^[각주:2]

Ⅲ  이용침해의 성립요건

1. 선출원이 타인의 권리일 것

① 선출원된 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등이 타인의 권리일 경우에 이용･저촉관계가 성립한다. 선출원이 자기의 권리일 경우에는 권리주체가 동일하여 권리조정이 필요하지 않기 때문에 동일인간에는 본조의 이용･저촉관계가 성립하지 않는다.

② 특별한 약정이 없는 한 특허권의 공유자 자신의 특허발명의 실시에는 아무런 제한이 없으므로(法99③), 공유자는 특허발명에 대한 개량이나, 이를 이용한 이용발명도 다른 공유자의 허락없이 실시할 수 있다.

2. 이용발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 권리를 이용하거나 타인의 권리와 저촉될 것

(1) 이용

1) 이용의 대상 이용침해의 대상은 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인이다. 한편, 상표의 경우 이용대상에서 제외되어 있는데, 상표는 출처를 나타내기 위한 식별표지일 뿐 기술적 사상을 보호대상으로 하지 않으므로(기능성 원리) 후출원 특허발명이 선등록 상표를 기술적으로 '이용'한다는 개념 자체가 성립될 수 없기 때문이다.^[각주:3] 다만, 특허발명의 실시 양태가 선등록상표와 외관상 동일하여 출처의 혼동을 야기하는 경우에는 권리 간 충돌이 발생하므로, 이를 저촉관계로 규율하여 권리 간 조화를 도모한다.

2) 이용관계 성립요건

① 견해의 대립^[각주:4]

iii) 사상이용설(그대로설)  이용발명은 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가한 것으로, 선행발명의 특허요지를 전부 포함하고 이를 이용한 것이어야 한다는 견해이다.

iii) 실시불가피설  후행 특허발명의 실시가 필연적으로 타인의 선행특허발명의 실시로 되는 경우 이용발명이 된다는 견해이다. 대표적으로 i) 선원 특허발명이 ‘물건 X’인 때 후원발명의 청구범위가 ‘물건 X의 제조방법’인 경우, ii) 선원 특허발명이 ‘물건 X의 제조방법 Y’인 때, 후원발명의 청구범위가 ‘방법 Y의 실시에 사용되는 장치’인 경우를 들 수 있다. 논리적으로 선원발명을 ‘사상적으로 이용’하는 경우는 ‘실시 불가피’의 한 유형이므로 후자가 전자를 포함하는 관계에 있다

iii) 침해불가피설  기본적으로 실시불가피설을 취하면서, 실시불가피의 관계에 있지 않더라도 후행 특허발명의 실시가 필연적으로 타인의 선행특허권을 침해하는 경우 이용발명이 된다는 견해이다. 예컨대 선원발명이 ‘화학물질의 용도발명’이고 후원발명이 ‘그 화학물질의 제법발명’인 경우, 만일 후원의 제법을 통해 제조된 물질의 용도가 오로지 선원발명의 용도뿐인 경우에는 후원발명은 선원발명과 ‘실시불가피’의 관계에 있지는 않지만 선원발명에 대한 간접침해를 구성하게 되므로 이러한 후원발명 역시 강제실시권을 통해 보호받기 위해서는 ‘실시 불가피’ 대신 ‘침해 불가피’의 개념을 도입해야 한다고 주장한다.

② 판례의 태도  판례는 “선 특허발명과 후 발명이 제98조의 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하는 것이며, 이는 선 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지다”고 하여 그대로설을 취하고 있다.^{[각주:5] [각주:6]}

③ 검토 

통설과 판례는 사상상의 이용 중 요지공통설(그대로설)을 취하고 있는데, 판례에 의하면 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술요소를 부가한 경우(구성요소 부가형)에 한하여 이용관계가 인정되므로 실시상의 이용을 이용관계로 포섭하기 힘든 부분이 있다. 예를 들어 선 특허발명이 물건이고, 후 특허발명이 해당 물건을 생산하는 제조방법인 경우 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것은 아니므로 판례가 말하는 이용관계에는 해당하지 않게 된다.

이용관계에 해당한다면 선특허권자가 실시를 허락하지 않는 경우 그 구제수단으로서 제138조 통상실시권 허락심판을 이용할 수 있지만, 실시상의 이용은 판례에 따른 이용관계로 볼 수 없기 때문에 통상실시권 허락심판을 이용하지 못하게 된다. 이러한 문제점 등을 이유로 실시상의 이용도 이용침해로 보아야 한다는 견해가 있다. ^[각주:7]

3) 촉매를 부가하여 수율이 현저히 상승한 경우 이용발명에 해당하는지

① 과거 판례는 종래 화학물질 제법발명에서 촉매를 부가하여 수율이 현저히 상승한 경우에는 기술적 사상을 현저히 달리하는 것으로 이용침해가 성립되지 않는 것으로 보았다. ^[각주:8]

② 이후 판례는 “화학반응에서 촉매라 함은 반응에 관여하여 반응속도 내지 수율 등에 영향을 줄 뿐 반응 후에는 그대로 남아 있고 목적물질의 화학적 구조에는 기여를 하지 아니하는 것임을 고려하면, 화학물질 제조방법의 발명에서 촉매를 부가함에 의하여 그 제조방법 발명의 기술적 구성의 일체성, 즉 출발물질에 반응물질을 가하여 특정한 목적물질을 생성하는 일련의 유기적 결합관계의 일체성이 상실된다고 볼 수는 없으므로, 촉매의 부가로 인하여 그 수율에 현저한 상승을 가져오는 경우라 하더라도, 달리 특별한 사정이 없는 한 선행 특허발명의 기술적 요지를 그대로 포함하는 이용발명에 해당한다”고 하였다.^[각주:9]

(2) 저촉

1) 저촉의 의의 및 대상   ‘저촉’이란 양 권리간에 있어서 어느 한쪽 권리를 실시하면 다른 쪽의 권리를 실시하는 관계가 상호간에 성립되어 양자의 관계가 완전 동일한 경우를 말한다. 이 경우 저촉대상은 타인의 선행 상표권과 디자인권이며, 저작권과 특허권은 제98조의 ‘저촉’에서 규정하지 않고 있다.

2) 특허권의 저촉문제

① 문제의 소재  후출원 특허발명이 선출원 특허발명과 ‘저촉’되는 경우, 예컨대 선·후 출원 특허발명의 특허청구범위가 동일한 이중특허에서 후출원 특허발명을 실시하는 것이 선출원 특허발명의 침해에 해당하는지가 문제된다.

② 견해의 대립 (특허권의 본질)

i) 배타권설(금지권설)-후출원특허항변부정설  특허권의 획득은 타인의 실시를 배제할 권리를 보유하는 것으로, 자신의 독점적 실시를 보장해 주는 것은 아니며 타인의 특허에 의하여 실시가 제한될 수 있다는 견해이다. 이용·저촉관계에 있을 때 선출원 특허가 우선하므로, 후출원 권리의 실시를 제한하는 것은 지식재산권법 분야의 법체계(선원주의, 타인의 권리와의 관계 규정 등)로부터 도출되는 일반 원칙으로 볼 수 있다. 따라서 특허발명의 실시가 타인의 권리를 침해하게 되는 경우에는 원칙적으로 선권리자의 허락을 얻어야 하며, 특허법 제98조의 규정은 이를 확인한 것에 불과하다고 해석한다.

후출원특허항변부정설은 특허권의 본질을 배타권으로 전제하며 i) 특허법 제98조에 선·후출원 특허권이 저촉되는 경우에 관하여는 규정하고 있지 않은데, 이는 무효심판에서 처리하면 족하기 때문에 굳이 규정하지 않은 것이며,^[각주:10] ii) 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판을 허용하지 않는 것은 권리범위확인심판제도 자체의 문제점을 고려한 정책적 결단에 기한 것이고,^[각주:11] iii) 특허법 제104조의 중용권 규정은 후출원 특허의 등록무효 확정시 침해가 성립됨을 전제로 일정 요건(무효심판청구 등록 전 실시사업 또는 이를 준비, 등록 무효 심결의 확정, 무효사유에 대한 선의)하에 중용권의 항변을 인정하는 것으로, 침해 성립이 라는 청구원인, 구성요건해당성은 일관되게 유지된다.^[각주:12]

 ii) 실시권설(전용권설)-후출원특허항변 긍정설  특허법 제94조 제1항은 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다고 규정하므로, 특허권의 본질을 자기의 특허발명을 실시하는 것으로 보아 자기발명을 실시하는 것은 특허권자의 권리로서 타인의 특허권을 침해할 수가 없다고 보는 입장이다. 따라서 특허법 제98조는 특허권의 본질에 반하는 예외규정으로 이해한다. 아울러 제98조에 규정되지 아니한 ‘특허의 저촉’이 발생한 경우에는 특허권자는 자신의 특허가 무효심결이 확정되기 전까지는 자기의 특허를 실시하여도 저촉되는 특허의 침해가 성립되지 않는다고 본다.^[각주:13]

후출원특허항변 긍정설은 특허권의 본질을 실시권으로 전제하며 i) 특허법 제98조에 특허법의 저촉관계는 규율하고 있지 아니한 점, ii) 권리 대 권리 적극적 권리범위확인심판은 허용되지 않고 있는 점, iii) 특허법 제104조(중용권)와의 관계에서 항변 부정설을 따른다면 동일한 사실관계에서 후출원특허가 무효로 되기 이전에는 침해를 구성하였다가 등록무효로 된 이후에는 중용권에 기하여 침해를 구성하지 않게 되어 논리에 어긋나는 점^[각주:14]을 근거로 하고 있다.

 

③ 판례의 태도^[각주:15]

(가) 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호 간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다. 따라서 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원ㆍ등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 등록받아(이하 ‘후출원 등록상표’라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다.

① 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 한편(상표법 제89조), 제3자가 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용할 경우 이러한 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(상표법 제107조, 제108조 제1항).

② 상표법은 동일ㆍ유사한 상품에 사용할 동일ㆍ유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있도록 하고 있고(제35조 제1항), ‘선출원에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 상표’를 상표등록을 받을 수 없는 사유로 규정하고 있다(제34조 제1항 제7호). 이와 같이 상표법은 출원일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있고, 이에 위반하여 등록된 상표는 등록무효 심판의 대상이 된다(제117조 제1항 제1호).

③ 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용 상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권ㆍ실용신안권ㆍ디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권(이하 ‘선특허권 등’이라 한다)과 저촉되는 경우에는 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 아니하고는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 수 없다(상표법 제92조). 즉, 선특허권 등과 후출원 등록상표권이 저촉되는 경우에, 선특허권 등의 권리자는 후출원 상표권자의 동의가 없더라도 자신의 권리를 자유롭게 실시할 수 있지만, 후출원 상표권자가 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 지정상품에 사용하면 선특허권 등에 대한 침해가 성립한다.

(나) 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우 선발명, 선창작을 통해 산업에 기여한 대가로 이를 보호ㆍ장려하고자 하는 제도라는 점에서 상표권과 보호 취지는 달리하나, 모두 등록된 지식재산권으로서 상표권과 유사하게 취급ㆍ보호되고 있고, 각 법률의 규정, 체계, 취지로부터 상표법과 같이 저촉되는 지식재산권 상호 간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출된다는 점에서 위와 같은 법리가 그대로 적용된다.

判例대법원2021. 3. 18.선고2018다253444전원합의체 판결 보충의견 가)특허법과 실용신안법은 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 발명과 고안 등에 대해 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있고(특허법 제29조 제1항,실용신안법 제4조 제1항),선출원주의를 택하여 동일한 발명 또는 고안에 대하여 먼저 출원한 자만이 등록을 받도록 함으로써(특허법 제36조,실용신안법 제7조),출원일을 기준으로 저촉되는 특허권 또는 실용신안권 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있다.이에 위반하여 등록된 특허 또는 실용신안은 등록무효 심판의 대상이 된다(특허법 제133조 제1항,실용신안법 제31조 제1항). 나)종래 구 특허법(1986. 12. 31.법률 제3891호로 개정되기 전의 것)제45조 제3항은“특허권자,전용실시권자 또는 통상실시권자(이하‘특허권자 등’이라고 한다)는 특허발명이 그 출원한 날 이전에 출원된 타인의 특허발명 등록실용신안 또는 등록의장을 이용하거나 이들과 저촉되는 경우 그 특허권자·실용신안권자·의장권자의 동의를 얻거나 제59조 제1항의 규정에 의하지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로써 실시할 수 없다.”라고 하여 특허권과 특허권 또는 이와 동종의 권리인 실용신안권의 저촉관계에 관하여도 선출원 권리자의 동의가 없으면 침해가 성립함을 규정하고 있었다.그런데1986. 12. 31.개정에서 후출원 특허권과 선출원 특허권 또는 실용신안권 상호간의 저촉관계는 무효심판에 의해 해결하는 것이 타당하다는 비판 등을 수용하여 이 부분이 삭제되었다.이후 조문 번호가 변경되고,선출원 권리로 상표권이 추가되는 등의 개정 과정을 거쳐 현행 특허법(2014. 6. 11.법률 제12753호로 개정된 것)제98조는“특허권자 등은 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.”라고 규정하고 있다.   위와 같은 개정을 통해 후출원 특허와 선출원 특허 또는 실용신안의 저촉관계에 관한 규정이 삭제되긴 하였으나,특허법은 후출원 특허권이 타인의 동종 또는 이종의 선출원 등록권리와 이용관계에 있거나 타인의 이종의 선출원 등록권리와 저촉관계에 있는 경우에 선출원 권리가 우선하고 후출원 특허권자 등의 권리가 제한될 수 있음을 여전히 명확히 규정하고 있다.위와 같은 특허법 개정을 후출원 특허와 선출원 특허 또는 실용신안의 저촉관계의 경우에는 선출원 권리자의 동의를 받지 않더라도 정당한 권리의 실시에 해당하는 것으로 보겠다는 반성적 고려에 의한 것으로는 볼 수 없다.오히려 다른 이용·저촉관계와의 형평상 선출원 특허권자 또는 실용신안권자의 동의를 받지 않은 후출원 특허권자의 권리 행사 역시 침해로 보는 것이 타당하고,이는 특허법 제98조에 대응되는 규정을 가지고 있는 실용신안권(실용신안법 제25조)에도 그대로 적용된다. 다)특허법은 자기의 특허발명이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국가로부터 부여받은 특허권을 신뢰하여 실시사업을 하거나 실시 준비 중인 자를 보호하기 위하여 제104조에서,동일한 발명에 대하여 둘 이상의 특허 또는 특허와 실용신안이 등록된 경우 특허권자 또는 실용신안권자가 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청 구의 등록 전에 자신의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있었다면,그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다고 규정하고 있다.실용신안법 제26조도 고안에 관하여 같은 취지의 규정을 두고 있다.위 규정에 따른 법정 통상실시권 성립의 주장은 청구원인인 특허권 침해의 성립을 전제로 한 항변에 해당한다.그 항변의 성립 요건인‘특허에 관한 무효 심결의 확정,무효심판청구의 등록 전 그 발명 또는 고안의 실시사업 또는 준비,선의’라는 점이 주장·증명된 경우에 한하여 유상의 통상실시권이 인정되는 것이고,청구원인인 특허권 침해 성립은 일관되게 유지된다는 점에서,후출원 특허권 또는 실용신안권의 실시가 선출원 특허권 또는 실용신안권과 저촉될 경우 침해가 성립하는 것과 논리 모순되지 않는다.

④ 검토

발명의 실시 특허권을 취득하지 않아도 발명의 완성시점부터 가능하므로 특허권에 의존하지 않으나, 금지권은 특허권을 취득해야만 행사할 수 있는 권리이므로 배타권으로 봄이 타당하다. 대상판결에서는 특허권의 배타권설 및 후출원특허 항변 부정설의 논거를 그대로 채용하였으며, 중용권 등의 법정통상실시권은 침해성립을 전제로 하는 권리저지항변에 해당하므로, 중용권 성립 전후로 침해는 유지되지만 특허권자의 권리행사를 저지할 수 있는 것으로 해석해야 한다고 하여 후특허항변의 부정설 iii)에 대한 논거를 지지하였다.

특히 후출원특허 항변을 허용하게 된다면, 특허요건을 만족하여 특허권을 획득한 이용발명은 선권리자의 허락을 받아야 실시할 수 있는데, 선출원주의 위반의 무효사유를 가지고 있는 저촉특허는 선권리자의 허락이 없이도 자유롭게 실시할 수 있게 된다는 심각한 모순이 발생하게 되어버린다. 그리고 후출원 특허항변을 부정하더라도 손해배상의 경우 고의·과실의 인정과 관련하여 형사책임의 경우 고의와 위법성과 관련하여 그 책임이 부정될 여지가 크므로 후출원 권리의 선의 실시는 보호될 여지가 많은 반면,^[각주:16] 후출원 특허항변을 인정할 경우 악의의 실시까지 모두 보호되는 결과를 가져오게 된다.^[각주:17]

3. 선출원 권리자의 실시허락을 받지 않을 것

이용･저촉관계에 있는 후출원 권리자는 선출원 권리자의 허락을 얻어야 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다. 다만 후출원 권리의 소극적 효력은 제한되지 않는다. 즉 후출원 권리자는 선출원 권리자의 허락을 얻지 않고는 후출원 발명을 실시할 수 없지만 타인이 후출원 발명을 실시하는 경우에는 후출원 권리의 침해를 이유로 민형사상 제재조치를 취할 수 있으며, 이는 타인이 선출원 권리자라 하더라도 마찬가지이다.

 

Ⅳ  통상실시권 허여심판

제138조(통상실시권 허락의 심판) ① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다. ② 제1항에 따른 청구가 있는 경우에 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다. ③ 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다. ④ 제1항 및 제3항에 따라 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다. ⑤ 제4항에 따른 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다

1. 의의 및 취지

통상실시권 허여심판이란 자기의 특허발명이 타인의 선출원 권리와 이용·저촉관계에 있을 때 자기의 특허발명을 실시하기 위한 심판을 말한다(法138). 선·후출원의 발명간에 이용·저촉관계가 있을 경우 후출원의 권리는 선출원 권리자의 동의를 받아야 실시가 가능한데, 선출원자의 동의를 받지 못할 경우 후출원권자가 자기발명을 실시할 수 있도록 하기위해 본 심판이 도입되었다.

2. 요건

(1) 청구권자

원칙적으로 청구인은 이용·저촉관계에 있는 후출원 권리자(특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자)이며, 피청구인은 선출원 권리자(선출원 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자, 전용실시권자)가 된다(法138①). 또한, 이용발명의 특허권자 등에게 통상실시권을 허여한 때에는 선출원 권리자에게도 후출원의 이용발명에 대해 통상실시권 허여심판을 청구할 수 있게 하고 있다(法138③). 이 경우는 선출원의 권리자가 청구인, 이용발명의 권리자(후출원 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자)가 피청구인이 된다.

(2) 이용·저촉관계에 있을 것

특허발명이 선출원의 특허발명, 등록실용신안, 등록디자인을 이용하거나 특허권이 디자인권 또는 상표권과 저촉관계에 있어야 한다. 한편 상표법의 경우 강제사용권 제도가 없으므로, 선 상표권과 저촉되는 경우 후 특허권자는 선 상표권자를 상대로 통상실시권 허여심판을 청구할 수 없다.

(3) 정당한 이유없이 허락을 하지 아니거나 허락을 받을 수 없는 경우일 것

① 통상실시권의 허락을 받고자 하는 자는 통상실시권허락심판의 청구 전에 먼저 선원의 특허권자 등과 협의를 하여야 하며, 당사자간에 협의가 성립되지 않는 경우에 한하여 심판을 청구할 수 있다. 협의절차를 거치지 않은 심판청구는 부적법 각하된다.^[각주:18]

② “정당한 이유 없이 허락하지 아니하는 경우”란 특별한 이유 없이 협의에 불응하는 경우 이외에도 실시권의 허여에 따라 예상되는 독점적 이익의 감소보다 지나치게 많은 실시료를 요구함으로써 협의가 결렬되는 경우 등도 포함될 것이다. 부당한 조건을 제시하거나, 선출원특허권이 공유인 경우 모든 공유자의 동의(法99④)를 받기 어렵거나, 권리자의 소재가 불분명한 경우 등이 이에 해당할 것이다.

(4) 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져 올 것

이용발명이 사장(死藏)되지 않도록 하여 산업발전에 기여하고자 만든 제도이므로, 선특허에 비하여 상당한 경제적 가치가 있는 기술적 진보가 있는 발명에 한하여 통상실시권 허여를 청구하도록 한 것이다. 따라서 사소한 개량발명의 경우는 실시허여심판을 청구할 수 없다. 다만, 이 경우는 특허발명이 타인의 특허발명, 실용신안과 이용관계에 있는 발명일 경우에 한한다. 저촉관계에 있는 디자인권에 대하여 기술적 진보를 상정할 수 없기 때문이다.

(5) 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위내에서 청구할 것

이는 그 범위를 벗어나는 부분에 대해서까지 실시권을 요청하게 하는 것은 이용·저촉관계의 조정이라는 심판의 본래의 취지에 어긋나기 때문이다.

3. 크로스 라이센스

통상실시권을 허락한 자(선출원 권리자)가 그 통상실시권을 허락받은 자(후출원 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자)의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다(法138③).

4. 효과

(1) 통상실시권 발생

통상실시권을 허여한다는 심결이 확정되면 강제 통상실시권이 발생한다. 심결에는 그 실시범위, 실시기간, 방법 및 대가, 대가의 지불방법, 지불시기 등을 구체적으로 명시하여야 한다(法162②5). 통상실시권 허여심판에 의한 실시권은 심결의 확정에 의하여 발생하므로, 따로 등록하지 아니하여도 효력이 있다. 다만, 제3자에 대항하기 위하여는 등록이 있어야 한다.

(2) 대가의 지급

통상실시권을 허락받은 자는 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다(法138④). 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다(法138⑤).

(3) 통상실시권의 이전 및 질권설정

① 통상실시권 허락심판에 의한 통상실시권은 그 통상실시권자의 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권과 함께 이전되고, 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권이 소멸되면 함께 소멸된다(法102④). 이용발명 등에 있어서 심판에 있어서 허여받은 통상실시권의 경우는 그 특허권·실용신안권·디자인권의 이용을 위한 것이므로 그에 부수하기 때문이다.

② 통상실시권 허락심판에 의한 통상실시권은 질권을 설정할 수 없다(法102⑥).

(4) 불복

심결등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다(法186①). 다만 대가에 대하여만 불복하려는 경우 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 없으며, 관할법원에 소를 제기하여야 한다(法190①)

보충 제3자가 이용발명을 실시하기 위한 요건 ① 甲이 발명A+B의 특허권자이고乙이용발명A+B+C의 특허권자인 경우,乙로부터 실시권을 설정받은丙이A+B+C를 실시하기 위해서는甲의 허락을 받거나,통상실시권 허여심판을 통해 실시권을 획득하여야 한다. ②甲과乙이 특허발명A+B의 공유특허권자이고乙이 이용발명A+B+C에 대해 특허를 받은 경우,乙은 특허발명A+B의 공유자로서A+B를 실시할 권리를 가지고 있기 때문에甲의 허락없이A+B+C를 실시할 수 있다.한편乙은A+B+C의 단독 특허권자로서甲의 동의없이A+B+C에 대한 실시권을丙에게 설정해줄 수 있으나,丙은A+B+C를 실시하기 위해서는甲의 허락을 얻거나,甲과乙모두를 피청구인으로 하여 통상실시권 허여심판을 청구하여야 한다.

 

Ⅴ  관련문제

1. 이용침해 성립에 논란이 있는 경우 : 선택발명, 수치한정발명, 용도발명

선택발명, 수치한정발명 및 용도발명이 이용침해를 구성하는지가 문제된다. 위 발명들은 대체로 선행발명을 기초로 하되, 선행발명이 알지 못하는 뛰어난 효과의 하위개념 발명을 제시하거나 새로운 용도를 규명해냄으로써 고유의 발명으로 성립한다는 특징이 있다. 개념상 이러한 발명은 모두 이용발명에 해당할 것이지만, 상기 발명들의 고유의 특징 때문에 그 실시가 이용침해를 구성한다고 보는지 여부에 대하여는 나라마다 입장이 통일되어 있지 않다.^[각주:19]

2. 이용관계에 대한 적극적 권리범위확인심판

판례는 “후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 되므로 원칙적으로 허용되지 아니한다. 다만, 예외적으로 두 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다”고 한다.^[각주:20] 

이용·저촉관계 성립시 권리자의 법적조치 1. 선출원 특허권자의 보호방안 ① 특허권에 기초한 민·형사상 조치, ② 크로스 라이센스, ③ 이용관계에 대한 적극적 권리범위확인심판, ④ 후 특허권에 대한 취소신청·무효심판 청구 2. 후출원 특허권자의 실시방안  ① 실시권 계약, ② 선 특허권의 양수, ③ 선권리자의 특허물건을 구매하여 권리소진 주장, ④ 통상실시권 허여심판, ⑤ 소극적 권리범위확인심판, ⑥ 선 특허권에 대해 취소신청·무효심판 청구

1. 대법원 2000. 7. 4. 선고 97후2194 판결 참고 [본문으로]
2.  구성요소 부가형의 이용발명을 실시하게 되면 자연히 선행발명의 실시가 수반되므로, 일반적으로 실시불가피형 이용침해는 구성요소 부가형 이용침해의 상위개념에 해당한다고 볼 수 있다. 한편, 예컨대 화학분야에서는 A+B에 C를 더함으로써 전혀 다른 성질과 기술적 효과를 가지는 결과물질이 생성되는 수가 있는데, 이 경우 형식적으로는 선행발명인 A+B 구성이 이용되고 있기는 하지만 앞서 본 어느 유형의 이용침해에도 속하지 않는다고 보아야 한다. 후행발명을 통해 A+B를 ‘생산’하는 일은 일어나지 않으며, A+B를 단지 출발물질로 사용하였다는 이유만으로 화학반응을 통해 그 일체성이 상실되는 경우까지 모두 특허의 ‘실시(사용)’으로 인정하여 이용침해를 인정하면 특허권자에게 지나치게 넓은 권리를 부여하게 되어 기술진보에 심각한 타격을 주고 분쟁을 양산하기 때문이다. 조영선, 특허법 3.0, 박영사, 2021, 340면 [본문으로]
3. 지정상품 또는 그 포장(이하 ‘상품 등’이라고 한다)의 기술적(기술적) 기능은 원칙적으로 특허법이 정하는 특허요건 또는 실용신안법이 정하는 실용신안등록 요건을 구비한 때에 한하여 존속기간의 범위 내에서만 특허권 또는 실용신안권으로 보호받을 수 있는데, 그러한 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상에 대하여 식별력을 구비하였다는 이유로 상표권으로 보호하게 된다면, 상표권의 존속기간갱신등록을 통하여 입체적 형상에 불가결하게 구현되어 있는 기술적 기능에 대해서까지 영구적인 독점권을 허용하는 결과가 되어 특허제도 또는 실용신안제도(이하 ‘특허제도 등’이라고 한다)와 충돌하게 될 뿐만 아니라, 해당 상품 등이 가지는 특정한 기능, 효용 등을 발휘하기 위하여 경쟁자가 그러한 입체적 형상을 사용해야만 할 경쟁상의 필요가 있음에도 사용을 금지시킴으로써 자유로운 경쟁을 저해하는 부당한 결과를 초래하게 된다. 이에 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법은 상표의 한 가지로 입체적 형상으로 된 상표를 도입하면서, 특허제도 등과의 조화를 도모하고 경쟁자들의 자유롭고 효율적인 경쟁을 보장하기 위한 취지에서 제7조 제1항 제13호를 신설하여 상표등록을 받으려는 상품 등의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표 등은 제6조의 식별력 요건을 충족하더라도 상표등록을 받을 수 없도록 하였다. 이러한 입법 취지에 비추어 보면, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 위 규정에 해당하는지는 그 상품 등이 거래되는 시장에서 유통되고 있거나 이용 가능한 대체적인 형상이 존재하는지, 대체적인 형상으로 상품을 생산하더라도 동등한 정도 또는 그 이하의 비용이 소요되는지, 입체적 형상으로부터 상품 등의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 우위가 발휘되지는 아니하는 것인지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결. [본문으로]
4. 조영선, 이용발명과 이용침해의 법률문제, 특허소송연구 제6집(2013), 439-440면   [본문으로]
5. 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결 [본문으로]
6. 이용관계에 있어 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가한다는 것은 후 발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하면서, 새로운 기술적 요소를 부가하는 것을 의미한다고 할 것이다. 특허법원 2017. 9. 14. 선고 2017허660 판결(대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결 상고기각) [본문으로]
7. 조영선, 특허법 3.0, 박영사(2021), 367면 [본문으로]
8. 화학물의 제조과정에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상을 현저히 달리하는 것이므로 촉매사용에 대한 언급이 없는 특허제조방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 생성물질이 같다고 하더라도 촉매사용이 작용효과상의 우월성을 얻기 위한 것이 아니라 무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제외하고는 서로 다른 방법이라 할 것이며, 따라서 후자의 방법은 전자 특허의 권리범위의 영역 밖에 있는 것이다. 대법원 1992. 10. 27. 선고 92다8330 판결 등 [본문으로]
9. 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결 [본문으로]
10. 윤선희, 특허법, 법문사(2012), 644 참조. [본문으로]
11. 이경은, 후출원 등록상표 사용의 선출원 등록상표에 대한 침해 성립 여부, 사법 제57호, 2021, 877면 [본문으로]
12. 김동준, “후출원 특허발명을 확인대상으로 하는 권리범위확인심판”, 특별법연구 13권, 사법발전재단, 2016, 437~439면 [본문으로]
13. 조영선, 특허법 3.0, 박영사, 2021, 310면 [본문으로]
14.  조영선, 특허법 3.0, 박영사, 2021, 372면 [본문으로]
15. 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결 [본문으로]
16. 한규현, “후출원 특허발명 실시의 선출원 특허권 침해 여부”, 정보법학 15권 2호, 한국정보법학회, 2011, 266~278면 [본문으로]
17. 구민승, 이용관계 해당 여부 및 권리 대 권리 적극적 권리범위확인심판의 허부, 대법원판례해설 제108호, 317면 [본문으로]
18. 특허심판원, 심판편람 제14판, 870면 [본문으로]
19. 조영선, 특허법 3.0, 박영사, 2021, 347면 [본문으로]
20. 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 [본문으로]