제1장 청구범위의 해석
I. 서설
1. 청구범위 해석의 의의
'특허청구범위의 해석'이란 출원단계에서 발명의 내용(발명의 요지)을 확정하여 특허성을 판단하고, 침해단계에서는 발명의 내용으로부터 특허권의 보호범위를 확정하는 작업을 말한다. 판례는 특허요건 판단 단계에서와 침해요건 판단에 있어서 그 해석방법을 달리하는 듯한 태도를 보이고 있는데, 문언해석의 원칙과 발명의 설명 참작 원칙은 양 단계에서 공통적으로 사용되고 있다.
2. 발명의 요지인정과 보호범위 확정
(1) 발명의 요지인정
“발명의 요지인정“이란 심사·무효심판에서 특허성 유무, 침해소송의 무효항변에서의 유효성 유무를 판단하는 발명의 객체(실체)를 말한다. 즉, 청구범위에 기재된 발명의 요지가 인정되면, 그 발명의 요지와 선행문헌 등을 비교하여 특허요건을 판단하게 된다.
(2) 발명의 보호범위 확정
“발명의 보호범위 확정“이라 함은 출원·등록단계에서 확정된 발명의 요지로부터, 확인대상발명과의 관계에서 침해·권리범위 속부를 판단함에 있어 특허권이 미치는 효력범위를 확정하는 것을 의미한다. 판례는 기술적 범위라는 표현을 쓰기도 한다.
(3) 실무상 논란
"발명의 요지인정"과 "발명의 보호범위 확정"은 그 역할이 다른 것이므로 구분하여 판단할 필요성이 있지만, 판례는 이를 구분하지 아니하고 공통된 법리로 동일한 표현을 사용함으로 인하여 청구범위해석에 혼란이 가중되고 있다.
II. 중심한정주의와 주변한정주의
1. 문제점
특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 바(法97), 보호범위를 확정하는 해석방법에 있어서 주변한정주의와 중심한정주의가 대립한다.
2. 견해의 대립
(1) 주변한정주의
1) 의의 주변한정주의(peripheral definition)는 청구범위에 기재된 문언에 충실하게 권리범위를 해석하는 해석방법이다. 주변한정주의를 따르면 특허청구범위의 기재내용대로 특허권의 경계를 설정하고, 그 영역에 포함되는 행위만을 침해로 인정하게 된다. 주변한정주의하에서는 기술적 범위와 보호범위를 동일하게 해석하는 일원론과 논리적으로 연결된다. 오늘날 세계적으로 보편화 된 청구항의 작성 및 해석원리로 받아들여지고 있다.
2) 장단점 제3자가 발명의 기술내용과 그 권리범위를 명확하게 파악할 수 있지만, 청구범위에 기재된 문언에 충실하게 해석함으로써 출원인이 잘못 확정한 영역에 의해서 거절될 확률이 높다. 그러므로 출원인은 특허청구범위를 작성에 많은 노력이 들고, 출원인의 발명을 실질적으로 충분히 보호해주지 못하는 단점이 있다.
(2) 중심한정주의
1) 의의 중심한정주의(Central definition)는 권리범위를 해석함에 있어 청구범위에 기재된 사항에 구애받지 않고 기술적 사상의 중심을 파악한 후 이와 상응하는 범위까지 권리범위로 인정하는 해석방법으로, 출원이 창작한 기술적사상과 동일목적·동일효과를 구현하는 발명까지도 보호범위를 확장해석한다. 중심한정주의하에서는 기술적 범위와 보호범위를 다르게 해석하는 이원론으로 연결된다.
2) 장단점 중심한정주의에서는 특허청구범위 기재와 관련하여 출원인이 발명의 내용에 그 구성요소를 최대한으로 기재할 필요가 없고, 균등물에 의한 실시예를 일일이 기재하지 않아도 된다. 따라서 특허청구범위 기재에 대한 노력을 경감시켜주나, 일반 공중이 그 특허권의 보호범위를 명확하게 인식할 수 없으므로 권리범위에 대한 분쟁이 끊임없이 발생될 우려가 있다.
3. 판례의 태도
① 과거에는 “특허발명의 범위는 특허청구의 범위에 기재된 것 뿐 아니라 발명의 상세한 설명과 도면의 간단한 설명의 기재 전체를 일체로 하여 그 발명의 성질과 목적을 밝히고 이를 참작하여 그 발명의 범위를 실질적으로 판단하여야 한다.”고 하여 중심한정주의에 따라 해석해오는 경향이었다.
② 그러나 현재는 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이므로, 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한해석할 수 없다. 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의해 보충할 수 있으나, 그러한 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 확장해석하는 것은 허용되지 않는다.”고 하여 주변한정주의에 따라 청구범위를 해석하고 있다.
4. 검토
현재 우리 판례는 주변한정주의를 취하면서도 균등침해를 허용하여 중심한정주의적 요소를 가미하고 있다. 주변한정주의는 영미법계통의 미국을 중심으로 특허의 본질을 장려설(incentive theory)을 기초로 발전해 왔으며, 중심한정주의는 대륙법계통의 독일을 중심으로 보상설(reward theory)을 기초로 하여 발전해왔다. 하지만 현재 미국은 주변한정주의 하에서 균등론을 발전시켜왔고, 독일의 중심한정주의는 유럽특허조약의 문언해석주의에 따라 일부 변경되었지만 종전 중심한정주의적 해석을 강하게 함으로써 각각 고유의 청구범위 해석론을 발전시켜왔다. 우리나라는 특허법이 보호범위 해석방법을 명확하게 규정하지 않음으로 인해 청구범위와 보호범위를 동일하게 볼지에 대한 견해가 대립되어 왔는바, 이제 우리도 발명의 장려와 발명자의 보호라는 양자의 이익을 적절히 조화하여 우리나라에 맞는 청구범위 해석론을 발전시켜 나가야 할 것이다.
III. 특허청구범위 해석에 있어서 일원론과 이원론
1. 문제의 소재
청구범위 해석 시 특허요건 판단기준과 권리범위 판단기준이 서로 같아야 하는지 달라야 하는지에 관하여 일원설과 이원설이 대립한다.
2. 견해의 대립
(1) 일원설
일원설은 발명의 요지인정과 특허발명의 보호범위판단은 모두 청구범위에 기재된 사항에 의하여 이루어진다는 점에서, 양자를 통일적으로 해석해야 하고, 동일한 청구항을 사안에 따라 달리 해석하는 것은 특허청구범위의 대외적 공시기능을 해치고, 특허실무의 명확성 및 예측가능성을 현저히 떨어뜨린다고 본다. 또한, 관할 집중으로 인해 동일한 법원이 특허의 유·무효와 권리범위를 함께 판단할 수 있게 되었으므로 청구범위 해석기준 역시 통일되어야 한다고 본다.
(2) 이원설
특허요건 판단 시에는 출원발명의 실체를 판단하는데 주안이 있어 청구항의 문언을 중심으로 해석이 이루어져야 하지만, 특허의 권리범위를 판단할 때는 특허발명에 실질적 가치에 상응하는 부분에 대한 해석이 이루어져야 하며, 균등론이나 출원경과 등과 같이 청구항의 문언 이외에 그 효력범위에 영향을 미치는 부분도 있으므로, 양자를 달리 해석하여야 한다고 본다.
3. 판례의 태도
(1) 특허요건 판단시
판례는 “특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다”고 하였다.
(2) 권리범위나 침해 판단시
① 판례는 “특허권의 권리범위는 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 권리범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 보충하여 명세서 전체로서 권리범위를 확정하여야 하는 것이지만 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 권리범위를 확장하여 해석하거나 제한하여 해석하는 것은 허용되지 않는다”고 하면서도
② 판례는 “특허청구범위의 기재가 발명의 설명에 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우에는 그러한 기재는 부적법하고, 그러한 하자가 있는 채로 특허된 경우에도 그 기술적 범위의 해석에 있어서는 특허청구범위에 기재된 발명의 설명에 의하여 뒷받침 되는 부분에 한정하여야 한다”고 하거나, “청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사 및 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다”고 한다.
4. 정리
판례는 발명의 요지인정과 특허발명의 보호범위확정을 특별히 구분하지 않고 모두 다 청구범위에 기재된 사항에 의하여 확정되어야 한다고 하지만, 특허요건 판단시에는 문언해석의 원칙을 강조하여 폭넓게 해석하려 하고, 침해요건 판단시에는 발명의 설명 참작 원칙을 강조하여 발명의 설명이나 도면에 있는 구성으로 축소하여 해석하는 경향을 보여주고 있다.
IV. 청구범위 해석 원칙
| 제97조(특허발명의 보호범위) 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다. |
1. 서설
(1) 의의
특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(法97). 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 적은 것이므로(法42④, ⑥), 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여야 하고 발명의 설명 또는 도면 등에 의하여 정할 수는 없다.
(2) 취지
특허공보에 의해 공시되는 청구범위에 의해 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위를 명확히 하여, 특허권자가 배타적으로 실시할 수 있는 범위와 일반 공중이 자유로이 이용할 수 있는 범위를 알 수 있도록 함으로써 침해행위를 막고 무의미한 중복 투자 또는 연구를 방지하기 위함이다.
(3) 청구범위 해석방법
특허청구범위를 해석하기 위한 원칙(방법)으로, i) 문언해석 원칙, ii) 발명의 설명 참작 원칙, iii) 출원경과 참작 원칙, iv) 공지기술 참작 원칙이 있다.
| 判例 청구범위 해석방법 특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로, 신규성·진보성 판단의 대상이 되는 발명의 확정은 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 한다. 다만 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다. 그러나 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 아니한다. 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결 |
2. 문언해석의 원칙
(1) 의의
특허발명은 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 보호범위가 정해지므로(法97), 특허청구범위의 기재 자체만으로 그 권리의 범위를 해석하는 것이 원칙이다. 따라서 발명의 설명이나 도면에 의해 이를 확장하거나 제한하여 해석하는 것이 금지된다. 문언해석의 원칙이란 이처럼 특허청구범위의 해석에 있어 그 문언에 기재된 내용을 중심으로 해석해야 한다는 원칙이다. 이 경우 각 청구항에 기재된 문언상 용어의 의미는 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 부여하는 통상의 의미에 해당한다.
(2) 구성요소 완비의 원칙
문언해석의 원칙은 청구범위에 기재된 구성요소 전부를 실시하는 경우에만 보호범위에 속한다는 구성요소완비의 원칙(all elements rule)으로 연결된다. 따라서 기본적으로는 발명의 설명에 기재되어 있는 발명일지라도 특허청구범위에 포함되지 않는 것은 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판단된다.
3. 발명의 설명 참작 원칙
(1) 의의
① 청구항은 발명의 설명에 의해 뒷받침 될 것이 요구되며(法42④1), 청구범위는 발명의 설명에 설시되어있는 발명의 구성 중 필수적인 사항만을 간결하게 기재한 것이므로 대체로 청구범위만으로는 발명의 기술적 의미를 명확하게 이해할 수 없다. 따라서 청구범위를 정확하게 해석하기 위해서는 발명의 설명을 참작할 필요가 있다. 이를 "발명의 설명 참작 원칙"이라고 한다.
② 그러나 실무상 발명의 설명 참작 원칙은 언제, 어느 범위까지 적용되는지, 특허요건 판단시와 침해요건 판단시 특허청구범위 해석방법을 달리하여야 하는 것인지에 대한 통일적인 해석 기준이 없어 많은 혼란을 야기하고 있다.
(2) 발명의 설명 참작 방법
1) 명세서에 기재된 용어의 해석방법
① 청구범위에 기재된 용어의 기술적 의미가 발명의 설명 및 도면에 정의 또는 설명된 경우에는 이를 고려하여 해석한다. 청구범위에 기재된 사항이 불명확하여 이해하기 곤란하나 발명의 설명에 그 의미가 명확히 기재된 경우, 청구범위에서 사용된 용어가 통상의 용법과 다른데 그 취지가 발명의 설명에 기재된 경우 등에는 이들 용어를 해석할 때 발명의 설명을 참작하여야 한다. 판례는 “어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에는 그 의미를 정의하여 사용하는 것이 허용되는 것이므로, 용어의 의미가 명세서에서 정의된 경우에는 그에 따라 해석하면 족하다”고 판시하였다.
② 판례는 “특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석할 필요가 있으므로, 하나의 용어가 청구범위나 발명의 설명에 다수 사용된 경우 특별한 사정이 없는 한 동일한 의미로 해석해야 한다”고 판시하였다.
③ 판례는 “특허청구범위에 기재된 용어의 의미가 명료하더라도, 그 용어로부터 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는 그 발명의 설명과 도면의 기재를 참작하여 그 용어가 표현하고 있는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 권리범위를 정하여야 한다”고 하였다.
④ 청구범위에 기재된 사항의 의미가 그 자체로 명확한데, 오히려 발명의 설명 또는 도면에 있는 그 용어에 관한 정의 또는 설명으로 인하여 그 의미가 불명확해지는 경우도 있을 수 있다. 이와 관련하여 판례는 “특허청구범위의 해석은 명세서를 참조하여 이루어지는 것에 비추어 특허청구범위에는 발명의 설명에서 정의하고 있는 용어의 정의와 다른 의미로 용어를 사용하는 등 결과적으로 청구범위를 불명료하게 만드는 것도 허용되지 않는다는 것이다”고 하였다.
| 判例 특허청구범위에 기재된 용어로부터 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우, 특허발명의 권리범위 확정 방법 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항, 제5항(이하 ‘이 사건 제1항, 제5항 발명’이라 한다)에 기재된 완충기라는 용어는 인라인스케이트 등이 주행할 때 휠 액슬에 가하여지는 충격을 흡수한 후 이를 영구자석에 전달하지 않는 구성을 의미함이 분명하나, 완충기라는 용어는 기능적 표현으로서 그 용어 자체만으로는 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없으므로, 그 발명의 상세한 설명과 도면을 참작하여 보면, 이 사건 특허발명의 ‘발명의 상세한 설명’에는 완충기의 재질에 대하여는 아무런 기재가 없고, 그 구조에 대하여는 ‘완충기의 원주상에 탄력성이 양호한 재질로 이루어진 완충날개들이 구비되고, 완충날개들과 영구자석의 사이에는 외부충격으로부터 완충작용을 확실하게 하기 위한 완충공간이 이루어진 구성’만이 기재 내지 도시되어 있어서, 이 사건 제1항, 제5항 발명의 완충기가 표현하고 있는 기술적 구성은 완충날개를 가진 구조나 그와 유사한 구조라고 할 것이다. 따라서 위와 같은 이 사건 제1항, 제5항 발명의 완충기에 해당하는 구성을 가지고 있지 않은 원심 판시의 확인대상발명은 이 사건 제1항, 제5항 발명의 권리범위에 속하지 않는다. 대법원 2007. 6. 14. 선고 2007후883 판결 |
2) 청구범위의 기술적 구성이 불명확한 경우
① 제1유형 판례는 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이므로, 특허청구범위 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한해석할 수 없다. 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의해 보충할 수 있으나, 그러한 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 확장해석하는 것은 허용되지 않는다”고 하였다.
② 제2유형 판례는 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 할 것이되, 거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석함에 있어서는 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명의 기재 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 하고, 특허청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 보호범위를 정하여야 한다.”고 하였다.
| 判例청구범위의 기술적 구성이 불명확한 경우 발명의 설명 참작 방법 이 사건 등록고안(등록번호 제223717호)의 실용신안등록 청구범위 제1항에는 ‘탄성스프링’의 설치와 관련하여 그 실용신안등록 청구범위에 ‘연결부재에 삽입 구비되어 있어….’라고 기재되어 있고, ‘삽입’의 사전적 내지 보통의 의미는 ‘틈이나 구멍 사이에 다른 물체를 끼워 넣음’이라 할 것인데, 문리적으로는 ‘탄성스프링’이 연결부재 내부에 삽입되는 것으로 이해될 여지도 있으나 외주(外周)에 끼워 넣는 것에 대하여도 삽입이라는 표현이 사용되기도 하므로, 그 실용신안등록 청구범위에 기재된 문언의 기재 내용만으로는 이 사건 등록고안의 ‘탄성스프링’이 연결부재 내부에 삽입·구비되는 것인지, 연결부재 외주에 삽입·구비되는 것인지, 아니면 양자를 포괄하는 것인지 그 의미가 명확하지 않으며, 명세서의 설명 및 도면에는 ‘탄성스프링’을 연결부재의 외주에 삽입 설치하는 구성을 개시하고 있을 뿐 연결부재 내부에 ‘탄성스프링’이 삽입 구비될 수 있다는 기재를 찾아 볼 수 없고, 이 사건 등록고안의 ‘탄성스프링’은 연결부재 상단과 슬라이딩부재 사이 또는 슬라이딩부재와 고정판 사이에서 압축·팽창을 하여 슬라이딩부재가 연결부재의 외부에서 승·하강을 가능하도록 하는 것인데, 만약 ‘탄성스프링’이 연결부재 내부에 삽입 구비되는 경우에는 ‘탄성스프링’은 연결부재 상단과 연결부재 외부에 있는 슬라이딩부재 사이 또는 슬라이딩부재와 고정판 사이에서 압축·팽창을 제대로 할 수 없어 별도의 추가적인 구성이 없이는 그 실시가 불가능하여 고안의 목적을 달성할 수 없고, 명세서의 어디에도 그러한 추가적인 구성에 대한 기재 내지 암시가 없으므로 이 사건 등록고안의 ‘탄성스프링’은 연결부재의 외주에 삽입 구비되는 것으로 보아야 할 것이고, 따라서 ‘탄성스프링’이 연결부재 내부에 삽입 구비되는 확인대상고안은 이 사건 등록고안과는 그 구성이 다르다고 할 것이다. 대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결 [권리범위확인(실)] |
3) 특허요건 판단시 발명의 설명의 참작의 한계 판례는 “특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허등록의 유·무효 판단을 위한 특허발명의 요지를 인정함에 있어서 특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없다”고 한다.
| 判例 발명의 설명의 참작의 한계 이 사건 특허발명의 청구범위에는 중탄산나트륨, 염료 및 식초가 '1wt% 이하'로 사용된다고 기재되어 있고, '1wt% 이하'가 '0 - 1wt%'를 의미한다는 것은 명백하므로, 이 사건 특허발명의 조성물은 위 성분들이 선택적으로 1wt% 범위 내에서 포함될 수 있다고 보아야 할 것이고, 이와 같이 특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허등록의 유·무효 판단을 위한 특허발명의 요지를 인정함에 있어서 특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없다. 그럼에도 불구하고 원심이 명세서 본문의 기재를 참작하여 위 성분들이 필수적 성분에 해당한다고 보아 이 사건 특허발명의 진보성 판단의 근거 중 하나로 삼은 것은 특허청구범위의 해석에 관한 법리를 오해한 위법이 있다 할 것이다(다만, 명세서 본문에는 0중량%를 제외한다는 취지로 기재되어 있는 데 비하여 특허청구범위에는 '1중량% 이하'라고만 기재되어 있어 서로 모순되는 기재로 보이는 경우 명세서 기재불비에 해당할 수 있음은 별론으로 한다). 대법원 2001. 9. 7. 선고 99후734 판결 [등록무효(특)] |
4) 권리범위 판단시 권리범위를 제한해석한 경우
① 발명의 설명에 비하여 과도하게 넓은 특허청구범위의 경우 판례는 “특허청구범위의 기재는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 하므로 특허청구범위의 기재가 발명의 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우에는 그러한 기재는 특허법 제42조 제4항에 위반되어 부적법하며, 그러한 하자가 있는 채로 특허된 경우에도 그 기술적 범위의 해석에 있어서는 특허청구범위에 기재된 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 부분에 한정하여야 한다”고 하였다.
② 청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않거나 의식적 제외가 있는 경우 판례는 “청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다”고 하였다.
③ 제조방법이 기재된 물건 청구항의 경우 판례는 “제조방법이 기재된 물건발명에 대한 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다. 다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다”고 하였다.
(3) 정리
① i) 특허요건을 판단하기 위한 발명의 확정 및 특허발명의 보호범위 내지 권리범위는 모두 청구범위에 기재된 사항에 의하여야 한다. ii) 청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다. iii) 특허청구범위 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한해석 할 수 없다. iv) 특허청구범위 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의해 보충할 수 있으나, 그러한 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위를 확장해석하는 것은 허용되지 않는다. v) 다만, 청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않거나 의식적 제외가 있는 등 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다.
② 이때 i) ~ iv)는 특허요건 판단 및 보호범위 판단시 공통적으로 적용되는 법리이며, v)는 보호범위 판단시에만 적용되는 법리에 해당한다.
4. 출원경과 참작원칙(금반언)
(1) 의의
‘출원경과 참작 원칙‘은 청구범위에 기재된 용어 및 기술구성 등을 이해하기 위하여 출원으로부터 특허에 이르기까지 경과를 통해 출원인이 표시한 의사 또는 특허청이 표시한 견해를 참작하여야 한다는 원칙이다. 이를 적용하면 출원인이 특허받기 위하여 심사단계에서 의식적으로 제한한 구성요소가 특허발명과 균등물이라 하더라도 그 구성요소를 권리범위에서 제외하게 된다.
(2) 금반언의 활용범위
판례는 출원경과 금반언을 균등침해의 소극적 요건으로 보며 주로 균등침해와 관련하여 이를 문제 삼고 있지만, 출원경과는 문언침해를 포함한 모든 유형의 침해사건에서 청구범위 해석시 유효한 고려사항이 될 수 있다.(자세한 내용은 균등침해 서술 부분 참고)
| 判例 의식적 제외 및 판단방법 특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원·등록과정 등에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하 ‘대상제품’이라 한다)을 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 대상제품은 특허발명의 보호범위에 속하지 않게 되는 것이고, 특허권자가 대상제품을 제조·판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속하여 그 권리가 침해되고 있다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 아니한다. 그리고 대상제품이 특허발명의 출원·등록과정 등에서 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 특허출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다. 대법원 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결 |
5. 공지기술 참작 원칙
(1) 의의
특허청구범위의 의미를 명확히 이해하기 위해서는 출원일 당시에 공지된 기술수준(공지기술)을 참작해야 한다는 것이 공지기술 참작의 원칙이다. 특허는 출원시의 공지 기술에 비해 개량 진보된 것으로서 출원 당시의 기술수준에 입각해서 명세서가 작성되므로 특허청구범위의 해석은 출원 당시의 기술수준을 참작하는 것이 당연하다는 것이 이 원칙의 근거이다.
(2) 공지기술제외설
1) 의의 특허청구범위에 출원 전 공지기술이 있는 경우에 이를 특허권의 보호범위에서 제외하여 해석할 수 있는데 이를 ‘공지기술제외설‘이라 한다. 이는 특허발명이 공지기술에 비추어 신규성 또는 진보성이 없는 경우에 그 권리범위를 부인하거나 제한해야 할 현실적인 필요가 있는 경우, 침해소송 등에서 특허의 등록무효 없이도 사실상 동일한 목적을 달성하기 위한 법적 도구로 등장하고 발전되어 온 것이다.
2) 신규성이 없는 경우
① 등록된 특허발명의 전부 또는 일부가 공지된 경우 판례는 “특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우까지 특허청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적·배타적인 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다”고 하였다.
② 등록된 특허발명의 일부 구성요소가 공지된 경우 판례는 “특허발명의 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지 각 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니므로, 특허발명의 유기적으로 결합한 구성요소 중 일부가 공지되었다고 하더라도 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 공지된 부분을 제외하고 판단하여서는 아니 된다”고 하였다.
3) 진보성이 없는 경우 판례는 “공지기술제외의 법리를 공지공용의 것이 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다”고 하여 진보성 흠결시에는 특허발명의 권리범위를 부정할 수 없다고 한다.
(3) 공지기술제외설과 권리남용항변과의 관계
침해소송에서 권리남용 항변이 전면적으로 가능해진 이상, 굳이 무효 사유를 안고 있는 특허의 권리범위를 부인하기 위하여 공지기술제외설이라는 우회적 방법을 동원할 필요없이 정면으로 등록특허가 무효이므로 권리남용이라 판단하면 족할 것이어서 공지기술제외설의 존재 기반은 상당부분 상실될 것으로 보인다.
V. 관련문제
1. 복수의 구성요소로 되어 있는 발명의 해석 방법
(1) 판례의 태도
1) 특허요건 판단 청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.
2) 권리범위 판단
① 특허발명의 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지 각 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소를 결여한 경우에는 원칙적으로 그 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.
② 그리고 특허발명의 등록청구범위의 청구항에 기재된 구성요소는 모두 그 특허발명의 구성에 없어서는 아니되는 필수적 구성요소로 보아야 하므로, 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 특허발명에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 등록청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.
(2) 기술적 수단의 생략을 특징으로 하는 발명의 보호범위
판례는 “특허발명이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에 그 각 필수적 구성요소 중 일부 구성요소만을 갖추고 있는 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는바, 특허발명이 종래기술에서 일반적으로 사용되던 기술적 수단을 생략하였음을 특징으로 하는 구성을 가진 경우, 그 생략된 기술적 수단을 명시적으로 채택하고 있는 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 포함되지 않는다”고 판시하였다.
2. 인식한도론 1
특허청구범위 해석시 출원경과에 비추어 당사자가 이해하고 인식한 발명만 고려해야 한다는 것을 인식한도론(認識限度論)이라고 한다. 이를 인정할 것인지에 대해 학설이 대립하는데, 긍정설은 특허청구범위를 해석함에 있어서 출원경과에 의해 파악되는 출원인의 발명에 대한 인식이나 보호범위에 관한 출원인의 의사를 넘지 말아야 한다고 하며, 부정설은 주변한정주의를 따르는 이상 일단 적법하게 등록된 특허청구범위는 당사자의 주관적 의사와는 관계없이 그 객관적인 의미내용에 따라 객관적으로 해석됨이 원칙이라는 것을 근거로 한다.
3. 연결부 형식에 따른 청구범위 해석방법
다음장 참고
4. 보호범위 확정을 위한 확인대상발명의 특정방법
제9편 제2장 제3절 권리범위확인심판 서술부분 참고
- 조영선, 특허법 3.0, 박영사, 2022, 342-343면 [본문으로]