제1장 출원 및 심사절차 개요
I. 서설
출원 및 심사절차는 권리자 입장에서는 자신의 발명을 법의 테두리 안에서 보호받기 위해 반드시 거쳐야 하는 필수적 절차이며, 특허청 입장에서는 출원발명이 산업발전의 이바지를 궁극적인 목적으로 하는 특허제도에 있어서, 이에 부합하여 법적으로 보호할 만한 가치가 있는 발명인지를 확인하는 절차이다. 출원 및 심사절차는 특허출원 → 방식심사 → 특허분류부여 → 출원공개 → 심사청구 → 실체심사→ 특허여부결정의 순서로 진행되며, 이하 상기 순서대로 각 내용을 살펴보기로 한다.
II. 특허출원
1. 특허출원의 의의
특허출원이란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명의 공개를 전제로 하여 특허청에 대하여 특허의 부여를 신청하는 행위를 말한다. 이때 특허를 받고자 하는 자는 특허법 제42조에 따라 필요한 사항을 기재한 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.
2. 특허출원일
| 제42조의2(특허출원일 등) ① 특허출원일은 명세서 및 필요한 도면을 첨부한 특허출원서가 특허청장에게 도달한 날로 한다. 이 경우 명세서에 청구범위는 적지 아니할 수 있으나, 발명의 설명은 적어야 한다. ② 특허출원인은 제1항 후단에 따라 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 보정을 하여야 한다. ③ 특허출원인이 제2항에 따른 보정을 하지 아니한 경우에는 제2항에 따른 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다. |
(1) 특허출원일의 인정
특허출원일은 명세서 및 필요한 도면을 첨부한 특허출원서가 특허청장에게 도달한 날로 한다. 이 경우 명세서에 청구범위는 적지 아니할 수 있으나, 발명의 설명은 적어야 한다(法42의2①). 선출원주의 하에서 특허출원일은 특허요건 판단시점의 기준이 되는 매우 중요한 문제이나, 특허청구범위를 작성하기 위해서는 많은 시간이 소요되므로 출원일이 늦어질 수도 있다. 이러한 문제점을 보완하기 위해 청구범위 기재의 유예제도 및 임시명세서 제도를 도입하게 되었다. 이는 PLT규정의 출원일 인정 요건이 완화된 것을 일부 반영하여 현행법 하에서 출원일을 빠르게 확보할 수 있도록 한 것이라 볼 수 있다.
(2) 출원일 인정의 효과
출원서류가 수리되면 특허출원번호가 부여되고 그 출원번호는 특허출원인에게 통지된다. 출원일은 특허요건의 판단기준, 선출원 지위의 기준, 심사청구기간의 기산일, 출원공개기간의 기산일 및 특허권의 존속기간의 기산일의 판단 기준일이 된다.
(3) 청구범위유예제도
① 특허출원인은 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에 최우선일로부터 1년 2개월이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다(法42의2② 본문). 다만 제3자의 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날과 최선일로부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 보정을 하여야 한다(法42의2② 단서). 해당 유예기간 내에 청구범위를 적지 않으면 기한이 되는 날의 다음 날에 그 출원을 취하한 것으로 간주한다(法42의2③).
② 정당한 권리자의 출원, 분할출원 및 변경출원에 대해서도 청구범위를 기재하지 않은 명세서를 첨부할 수 있다. 분할출원, 변경출원의 경우에는 청구범위 제출기한이 되는 날이 지난 후에도 분할출원, 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지 청구범위를 기재할 수 있다(法52⑧. 53⑧). 한편, 청구범위를 기재하지 아니한 명세서를 특허출원서에 첨부하여 특허출원한 정당한 권리자의 출원으로서 그 출원 당시에 이미 특허법 제42조의2제2항에 따른 명세서의 보정기간이 경과된 경우에는 소명 기회를 부여하고 반려한다.
③ 다만, 분리출원을 하는 경우에는 제42조의2제1항 후단에도 불구하고 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니할 수 없으며(法52의2③), 위반 시 소명기회를 부여하고 반려한다. 분리출원은 별도로 청구범위 기재요건을 규정하고 있기 때문이다.1
(4) 임시명세서 제도
1) 의의 및 취지 특허 또는 실용신안을 출원하면서 기존 서식에 따르지 않고 논문, 연구노트 등을 그대로 제출하여 자유로운 형식의 임시 명세서를 제출하여 특허출원일을 인정받을 수 있는데 이를 임시 명세서 제도라고 한다. 기존에는 특허를 출원할 때 규정된 서식과 방법에 따라 작성된 명세서를 제출해야 했기 때문에, 논문 등의 연구결과를 명세서 형식으로 재작성하는 데에 시간이 걸려 신속한 출원이 어렵다는 목소리가 많았다. 이에 특허청은 특허 또는 실용신안을 출원하면서 기존 서식에 따르지 않고 자유로운 형식의 임시 명세서를 제출할 수 있도록 특허법·실용신안법 시행규칙을 개정하였다.
특허청은 임시 명세서로 제출할 수 있는 서류를 그 형식에 구애받지 않고 PDF, JPG 등 일반적인 전자파일이라면 모두 가능하도록 전자출원 시스템도 개선하였다. 따라서 출원인은 논문․연구노트 등에 기재된 발명을 별도의 수정 작업 없이 그대로 제출할 수 있다. 제출가능 파일형식은 PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, HWP, JPG, TIF 등이 있다.
2) 임시 명세서 제출 후 절차 임시 명세서를 제출한 상태로는 특허심사를 받지 못하므로, 해당 발명에 대해 특허를 받으려면 특허출원일부터 1년 2개월 내에 정규 명세서로 보정을 하거나, 출원일로부터 1년 이내에 국내우선권주장 출원을 해야 한다. 국내우선권주장 출원을 하면 임시명세서 출원은 1년 3개월이 되는 날 취하 간주된다(法56①). 청구범위 유예 후 청구범위 보정을 하는 경우의 기한은 1년 2개월 이내이며, 보정을 하지 아니한 경우 다음 날 취하 간주된다(法42의2③).
III. 방식심사
| 제46조(절차의 보정) 특허청장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다. 이 경우 보정명령을 받은 자는 그 기간에 그 보정명령에 대한 의견서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출할 수 있다. 1. 제3조제1항 또는 제6조를 위반한 경우 2. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우 3. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우 제16조(절차의 무효) ① 특허청장 또는 특허심판원장은 제46조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만, 제82조제2항에 따른 심사청구료를 내지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다. ② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다. ③ 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항 본문·단서에 따른 무효처분 또는 제2항 본문에 따른 무효처분의 취소처분을 할 때에는 그 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다. |
1. 의의
출원서류가 접수되면 제일 먼저 절차상의 흠결을 점검하는 방식심사가 이루어진다. 방식심사란 출원인, 신청인 또는 청구인 등이 행한 특허에 관한 절차에 대하여 행위능력 또는 대리권의 범위에 하자는 없는지, 특허법 또는 특허법에 의한 명령이 정하는 방식에 적합한지, 수수료는 적법하게 납부되었는지, 특허법시행규칙 제11조 제1항 각호에 따라 서류를 반려할 사유에 해당하지 않는지 여부 등을 심사하는 것을 말한다. 방식심사는 서류를 최초로 접수한 부서에서 특허청장 명의로 행하는 것이 원칙이나 서류를 접수한 부서에서 방식심사를 누락한 경우에는 심사관이 특허청장 명의로 한다.
2. 보정명령
(1) 보정명령의 대상
i) 행위능력이나 대리권의 흠결이 있는 경우(제1호), ii) 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우, iii) 제 82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우 특허청장 또는 특허심판원장은 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다. 이 경우 보정명령을 받는 자는 그 기간에 보정명령에 대한 의견서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출할 수 있다(法46).
이때 제2호의 방식에 위반한 경우란 절차의 형식이 법률 또는 명령에서 정해져 있는 경우에 그 형식대로 서면을 작성하지 않고 제출하는 경우를 말한다. 그 예로서는 필요적 기재사항이 기재되어 있지 않은 경우, 잘못된 기재, 서명 날인이 없는 것, 출원당초부터 증명해 둘 필요가 있는 사항에 관해서 필요한 증명서가 제출되어 있지 않은 것, 출원서에 첨부된 증명서에 미비한 점이 있는 것, 출원서의 기재와 출원서에 첨부한 증명서와의 기재가 불일치한 것 등이다.
(2) 보정명령의 범위
아무 제한 없이 보정을 명하여 절차를 보정하게 하는 것은 절차를 복잡하게 할 뿐만 아니라, 절차의 원활한 진행을 방해함은 물론 제3자의 이익을 해칠 수도 있다. 따라서 특허청장 또는 특허심판원장이 명할 수 있는 방식위배에 대한 사항은 부적법하지만 그 흠결을 보정할 수 있는 경우이고, 또 보정에 의하여 하자가 치유되더라도 제3자의 이익을 해치지 않는 범위 내로 제한된다. 보정에 의하더라도 그 흠결을 보정할 수 없거나 제3자의 이익을 해치는 경우는 처음부터 불수리될 것이다.
(3) 보정기간
특허법 제46조에 따라 특허청장 또는 특허심판원장이 정할 수 있는 보정기간은 1월 이내로 한다. 다만, 특허에 관한 절차에 관련된 시험 및 결과측정에 시일을 요하는 때에는 그 지정기간은 해당 시험 및 결과측정에 소요되는 기간으로 한다(施規16①).
3. 보정명령의 효과
(1) 보정이 적법한 경우
① 보정명령에 의해서 적법하게 보정이 된 경우 그 보정은 원칙적으로 당해 하자를 그 절차의 당초로 소급해서 치유하는 효과를 갖는다. 부적법한 출원 서류 등의 반려 규정에 의한 절차는 다시 절차를 밟아야 하고 다시 적법하게 절차를 밟아도 소급되지 않는다는 점에서 보정명령과는 다르다.2 보정에 의해서도 하자가 치유되지 않은 경우는 제16조의 규정에 따라 그 절차는 무효로 될 것이며 무효가 되는 절차는 당해 보정명령을 받은 절차에 한정된다.
② 특허청에서 그 하자를 발견하지 못했거나 절차를 밟은 자가 후에 그 하자를 발견하고 자발적으로 보정을 행하고자 하는 경우는 명문의 규정은 없지만 사건이 특허청에 계속되고 있는 경우에 한한다고 해석해야 할 것이다.3
(2) 보정이 부적법한 경우
특허청장 또는 특허심판원장은 제46조 규정에 의한 보정명령을 받은 자가 지정된 기간이내에 그 보정을 하지 아니한 경우에는 당해 보정을 명한 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있으며, 무효가 된 경우에는 당해 절차는 처음부터 없었던 것으로 본다(法16). 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다(法16① 후단).
4. 무효처분의 취소 및 통지
특허청장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 지정 기간의 만료일부터 1년과 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 중 빠른 날 까지 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다(法16②). 특허청장 또는 특허심판원장은 무효처분 또는 무효처분의 취소처분을 할 때에는 그 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다(法16③).
IV. 특허분류의 부여
방식심사가 끝나면 출원발명에 대한 특허분류 부여작업이 진행된다. 이는 출원발명이 속하는 기술분야를 명확히 하여 심사관이 심사를 위한 선행기술조사를 용이하도록 만들고, 특허정보를 이용하고자 하는 자가 특허문헌에 쉽게 접근할 수 있도록 기술을 세분화하기 위함이다.
V. 출원공개
| 제64조(출원공개) ① 특허청장은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 6개월이 지난 후 또는 그 전이라도 특허출원인이 신청한 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 출원공개를 하여야 한다. 1. 제54조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 그 우선권 주장의 기초가 된 출원일 2. 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 선출원의 출원일 3. 제54조제1항 또는 제55조제1항에 따른 둘 이상의 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 해당 우선권 주장의 기초가 된 출원일 중 최우선일 4. 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하지 아니하는 특허출원의 경우: 그 특허출원일 ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원공개를 하지 아니한다. 1. 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우 2. 제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다) 3. 제87조제3항에 따라 등록공고를 한 특허의 경우 ③ 제41조제1항에 따라 비밀취급된 특허출원의 발명에 대해서는 그 발명의 비밀취급이 해제될 때까지 그 특허출원의 출원공개를 보류하여야 하며, 그 발명의 비밀취급이 해제된 경우에는 지체 없이 제1항에 따라 출원공개를 하여야 한다. 다만, 그 특허출원이 설정등록된 경우에는 출원공개를 하지 아니한다. ④ 제1항의 출원공개에 관하여 출원인의 성명·주소 및 출원번호 등 특허공보에 게재할 사항은 대통령령으로 정한다. |
1. 의의 및 취지
특허출원 후 일정기간이 경과하거나 출원인의 신청이 있는 경우 심사의 진행과 상관없이 그 특허출원의 내용을 일반 공중에게 공표하는 제도이다(法64). 이는 출원 중인 발명이 있다는 사실을 일반 공중에게 알림으로써 중복연구 또는 중복투자로 인해 발생되는 폐해를 방지하는 한편, 공개된 기술을 제3자가 이용할 수 있게하여 산업발전을 촉진하기 위한 것이다.
2. 출원공개의 시기
(1) 출원일로부터 1년 6월 경과 후 출원공개
① 출원이 공개되는 때는 특허출원일로부터 1년 6월이 경과된 때이다. 다만, 조약우선권주장 출원이나 국내우선권주장 출원은 제1국 출원일이나 선출원일로부터 기산하고, 2 이상의 우선권이 주장된 출원에 대해서는 제1국 출원일이나 선출원일 중 최선일로부터 기산한다(法64①1 내지 3).
② 분할출원, 분리출원, 변경출원에 대하여는 원출원한 때에 출원한 것으로 보므로 원출원일로부터 출원의 공개시점이 기산된다. 따라서 분할출원, 분리출원, 변경출원이 원출원일로부터 1년 6월 이내에 출원된 경우에는 원출원일로부터 1년 6월이 경과된 시점에 공개하며, 분할출원, 분리출원, 변경출원이 1년 6월이 경과된 후에 있는 경우에는 그 후 지체 없이 출원을 공개한다.
(2) 조기공개
출원일로부터 1년 6월이 경과하기 전이라도 출원인의 신청이 있는 때에 출원공개가 된다(施規44). 출원인의 신청에 의하여 조기공개되면 i) 출원일로부터 1년 6월 전이라도 제3자가 출원발명을 무단 실시하는 경우 출원인에게 보상금청구권이 인정되며, ii) 출원인이 우선심사신청을 할 수 있게 하여 출원인을 보호한다는 점에서 의미가 있다.
3. 출원공개의 대상
(1) 공개대상
원칙적으로 출원공개의 대상이 되는 것은 출원공개를 할 당시에 특허청에 계속 중인 출원이어야 한다. 그러므로 출원이 취하･포기･무효로 된 경우나 특허거절결정이 확정된 경우에는 출원공개의 대상이 될 수 없다. 4
(2) 공개의 예외
1) 청구범위가 기재되지 않은 특허출원(法64②1) 청구범위가 없는 명세서 및 도면은 공중이 발명의 기술 내용을 파악하는 데 어려움이 있으므로 기술문헌으로서의 역할이 제한되고, 이는 발명의 공개를 통해 이용을 도모한다는 특허법의 목적에 부합하지 않는 측면이 있으며 ,특허청구범위를 포함한 완벽한 명세서가 공개하도록 하여 출원공개제도에 대한 국제적인 추세에 부합하기 위함이다. 출원공개는 출원일(또는 최선일)로 1년 6개월 후에 이루어지는바, 제42조의2 제1항의 청구범위를 유예한 출원의 경우 출원일(또는 최선일)로 1년 2개월까지 청구범위를 보정하지 않을 경우 해당 특허출원은 취하간주되므로 출원공개 대상에서 제외되며, 아직 청구범위를 보정하지 않은 상태에서 조기공개 신청이 있는 경우 해당 신청은 반려된다(施規11①16).
2) 국어번역문을 제출하지 않은 외국어특허출원(法64②2) 우리 특허법은 기본적으로 국어주의를 취하고 있으며, 이 법의 목적이 대한민국의 산업발전인 이상 외국어로 출원이 이루어졌더라도 출원공개는 국어로 이루어져야 할 필요가 있다. 따라서 국어번역문을 제출하지 않은 외국어특허출원의 경우에는 출원공개 대상에서 제외된다. 출원공개는 출원일(또는 최선일)로 1년 6개월 후에 이루어지는바, 제42조의3에 따른 외국어특허출원의 경우 출원일(또는 최선일)로 1년 2개월까지 국어번역문을 제출하지 않을 경우 해당 특허출원은 취하간주되므로 출원공개 대상에서 제외되며, 설사 출원계속 중이라고 하더라도 국어번역문를 제출하지 않은 상태에서 조기공개 신청을 할 수 없다(施規44②).
3) 출원공개 전 등록공고된 경우(法64②3) 출원공개 전 등록공고가 이루어진 경우 등록공고를 통해서 발명의 공개라는 목적을 달성할 수 있기 때문에 별도로 출원공개를 하지 아니한다.
4) 불특허발명 및 국방상 필요한 발명 또한, 불특허발명(法32)에 해당하는 경우에도 출원공개의 대상에서 제외된다(令19③). 국방상 필요에 의하여 비밀취급된 특허출원의 발명에 대해서는 그 발명의 비밀취급이 해제될 때까지 그 특허출원의 출원공개를 보류하여야 하며, 그 발명의 비밀취급이 해제된 경우에는 지체 없이 출원공개를 하여야 한다. 다만, 그 특허출원이 설정등록된 경우에는 출원공개를 하지 아니한다(法64③).
4. 출원공개의 방법
출원공개는 특허공보에 게재하는 방법으로 이루어진다. 특허공보에는 출원번호, 출원인 등 서지적 사항과 발명의 명칭, 특허청구범위, 도면 및 심사청구사실, 우선권 주장사실 등이 포함된다. 다만, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있다고 인정되는 사항은 게재하지 아니한다(令19③).
5. 출원공개의 효과
(1) 보상금 청구권
출원인은 출원공개가 있은 후 그 출원발명의 내용을 서면으로 제시하여 경고한 때에는 그 발명을 업으로서 실시한 자에 대하여 경고를 받거나 공개된 발명임을 안 때부터 설정등록 시까지 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 다만, 그 청구권은 당해 특허출원이 설정등록된 후가 아니면 행사할 수 없으며, 청구권의 행사는 특허권의 행사에는 아무런 영향을 미치지 않는다(法65). 자세한 내용은 제8편 제4장 제4절 보상금청구권에서 후술하도록 한다.
(2) 공지기술의 지위 및 확대된 선원 지위
출원이 공개되는 경우 최초 명세서 등에 기재된 발명에 대해 출원일부터 공개시까지 확대된 선출원의 지위가 형성될 뿐만 아니라(法29③), 신규성·진보성 판단에 있어 선행기술로서의 지위를 가지게 된다(法29①, ②)
VI. 심사청구
| 제59조(특허출원심사의 청구) ① 특허출원에 대하여 심사청구가 있을 때에만 이를 심사한다. ② 누구든지 특허출원에 대하여 특허출원일부터 3년 이내에 특허청장에게 출원심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 특허출원인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원심사의 청구를 할 수 없다. 1. 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우 2. 제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다) ③ 제34조 및 제35조에 따른 정당한 권리자의 특허출원, 분할출원, 분리출원 또는 변경출원에 관하여는 제2항에 따른 기간이 지난 후에도 정당한 권리자가 특허출원을 한 날, 분할출원을 한 날, 분리출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날부터 각각 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다. ④ 출원심사의 청구는 취하할 수 없다. ⑤ 제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간에 출원심사의 청구가 없으면 그 특허출원은 취하한 것으로 본다. |
1. 심사청구제도
(1) 의의
심사청구제도는 출원과 심사를 분리하여 심사청구가 있는 특허출원에 대하여만 심사청구의 순서에 따라 심사하는 제도이다(法59).
(2) 취지
특허권을 취득하고자 하는 특허출원만을 심사하고 특허등록을 필요로 하지 않은 특허출원에 대해서는 심사를 하지 않음으로써 출원심사적체를 해소하고 심사의 질을 향상시키기 위한 것이다. 예컨대, 특허출원 중에는 타인의 출원을 단지 등록저지하기 위한 수단으로 하는 방어출원, 기술의 변화나 경쟁업계와의 관계상 더 이상 등록을 필요로 하지 않은 출원, 시장상황을 좀 더 보아가며 심사를 받으려는 출원 등과 같이 반드시 출원과 동시에 특허등록을 받아야만 하는 것은 아닌 출원도 상당수 있으며,5 출원인이 모든 출원에 대해서 조기에 특허등록을 원하는 것은 아니라는 점이 고려된 것이다.
(3) 심사주의와 무심사주의
1) 심사주의
심사주의란 출원의 방식심사뿐 아니라, 출원발명이 일정한 특허요건을 구비하고 있는지 실체심사를 한 후 특허를 부여하는 주의이다. 장점으로는 i) 실체심사를 통해 부실특허의 최소화, ii) 부실특허의 최소화로 인한 특허분쟁의 최소화, iii) 특허권의 신뢰성·법적 안정성이 높아지고 그로 인한 특허권의 가치 상승 등이 있으며, 단점으로는 i) 실체심사를 위한 막대한 전문인력·경비의 필요, ii) 심사의 지연과 적체 그리고 권리화의 지연, iii) 출원공개가 늦어짐에 따라 중복연구·중복출원의 발생 등이 있다. 다만, 심사주의를 채택하고 있는 대부분의 나라는 출원공개제도를 두어 1년 6개월 후 발명이 공개되도록 하고, 심사청구제도를 두어 특허를 받고자 하는 출원만 심사청구를 하도록 하여 심사부담을 줄이고 있다.
2) 무심사주의
무심사주의는 출원의 방식심사만을 거친 후 특허를 부여하는 제도이다. 심사주의의 장단점이 무심사주의에서는 그 반대로 된다. 무심사주의의 장점으로는 i) 실체심사를 위한 전문인력·경비가 불요, ii) 조속한 권리화, iii) 특허발명의 조기공개로, 제3자의 중복연구·중복출원의 예방 등이 있다. 다만 i) 실체심사 생략으로 인한 부실특허의 양산, ii) 이로인한 특허권의 신뢰성 및 법적안정성 하락, iii) 부실특허로 인한 분쟁의 양산 등 무심사주의는 단점이 더 큰 것으로 평가되고 있다.
2. 요건
(1) 청구인
① 본조는 누구든지 심사청구를 할 수 있다고 규정하고 있어, 심사청구는 출원인뿐만 아니라 제3자도 할 수 있다(法59②). 이는 출원인이 심사청구를 하지 않을 경우 제3자가 특허여부 및 특허청구범위가 확정되기까지 실시하지 못하는 경우가 발생할 수 있다는 것을 고려한 것이다.
② 또한 심사청구인에는 자연인뿐만 아니라 법인도 포함된다. 법인이 아닌 사단이나 재단의 경우에도 대표자나 관리인이 정해져 있다면 그 재단이나 사단의 이름으로 심사청구를 할 수 있으며(法4), 공동출원인의 경우에는 각자가 심사청구할 수 있다(法11).
(2) 심사청구기간
1) 원칙
① ‘특허출원이 있는 날’로부터 3년 이내에 심사청구 할 수 있는데, 특허출원이 있는 날은 i) 특허출원이 이루어진 특허출원일, ii) 분할·분리·변경출원인 경우에는 원출원의 특허출원일, iii) 우선권주장을 수반하는 특허출원은 그 우선권의 기초가 되는 출원일이 아니라 실제의 특허출원일,6 iv) 국제특허출원의 경우에는 국제출원일을 의미한다.7 17년3월1일 시행 개정법은 조속한 권리의 확정화를 위해 심사청구기간을 출원일부터 5년에서 3년으로 조정하였다.
② 출원에 대하여 심사를 청구하기 위해서는 해당 출원절차가 특허청에 계속 중이어야 한다. 따라서 출원이 무효, 취하 또는 포기된 때에는 심사청구를 할 수 없다.
2) 예외
① 특허출원인은 i) 청구범위가 기재된 명세서가 출원서에 첨부되거나, ii) 외국어출원의 경우 국어번역문이 제출된 경우에 한하여 출원심사의 청구를 할 수 있다(法59② 단서). 청구범위에 기재된 발명이며 심사대상이 되기 때문이며, 외국어출원의 경우 국어번역문을 기준으로 심사하기 때문이다. 따라서 이러한 요건을 만족하지 못한 채 심사청구를 하는 경우 그 심사청구서는 소명기회를 부여한 후 반려된다(施規11①)
② 정당한 권리자의 출원(法34, 35), 분할·분리·변경출원(法52, 52의2, 53)의 경우에는 3년의 기간이 지난 후에도 그 특허출원일로부터 30일 이내에 심사청구를 할 수 있다(法59③). 정당한 권리자 출원은 무권리자 출원일로부터 3년의 기간이 지난 후에도 정당권리자의 출원시점을 기준으로 심사청구를 할 수 있도록 하여 정당한 권리자를 보호하기 위함이다. 분할·분리·변경출원의 경우 그 출원일은 원출원의 출원일로 소급되므로(法52②, 52의2②, 53②), 원출원일로부터 3년이 경과되어서 출원이 분할출원, 분리출원 또는 변경출원이 되는 때에는 심사청구를 할 수 없게 된다는 점을 고려한 것이다.
(3) 심사청구 취하금지
출원심사청구는 취하할 수 없다(法59④). 심사청구절차에 대하여 취하를 인정하게 되면 심사청구절차 이후에 한 심사청구절차의 적법판단과 심사청구절차에 의하여 진행된 출원 심사절차가 무의미하게 되고, 특허출원인이 한 심사청구절차에 대하여 다음 절차의 계속여부가 미정인 상태로 되며, 다시 심사청구하는 경우 앞서 한 심사의 효력 등 심사절차가 복잡해지기 때문이다. 또한 특허출원 자체의 취하가 가능하다는 점도 고려되었다.
3. 효과
(1) 심사청구를 한 경우
심사청구가 있는 경우에는 실체심사로 넘어가게 되며, 출원의 심사는 심사청구의 순서에 따라 이루어진다. 다만, 심사청구된 출원을 분할출원, 분리출원 또는 변경출원하여 심사청구한 경우에는 원출원의 심사청구 순위에 따라 심사한다(施規38).
(2) 심사청구를 하지 않은 경우
특허출원을 한 날로부터 3년 이내에 출원심사의 청구가 없는 경우에는 출원인이 출원에 대하여 특허를 받을 의사가 없는 것으로 보아 특허출원을 취하한 것으로 본다(法59⑤). 다만, 특허출원인은 정당한 사유로 출원 심사의 청구를 할 수 있는 기간을 지키지 못하여 출원이 취하간주되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월과 심사청구 기간의 만료일로부터 1년 중 빠른 날까지 심사청구를 할 수 있으며, 이 경우 출원은 취하간주되지 않은 것으로 본다(法67의3).
4. 절차
| 제60조(출원심사의 청구절차) ① 출원심사의 청구를 하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 출원심사청구서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 청구인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) 2. 출원심사의 청구대상이 되는 특허출원의 표시 ② 특허청장은 출원공개 전에 출원심사의 청구가 있으면 출원공개 시에, 출원공개 후에 출원심사의 청구가 있으면 지체 없이 그 취지를 특허공보에 게재하여야 한다. ③ 특허청장은 특허출원인이 아닌 자로부터 출원심사의 청구가 있으면 그 취지를 특허출원인에게 알려야 한다. |
제2항의 심사청구사실을 공보에 게재하는 것은 제3자로 하여금 정보제공 또는 심사청구 여부를 검토하게 하는 한편, 불필요한 중복심사청구를 막기 위한 것이며, 제3항은 출원인이 모르는 채 심사가 진행되는 것을 방지하고, 출원인이 보정 등 적절한 대응을 취할 수 있도록 하기 위한 것이다.
5. 우선심사
| 제61조(우선심사) 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허출원에 대해서는 심사관에게 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다. 1. 제64조에 따른 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업(業)으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우 2. 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우 3. 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 재난의 예방ㆍ대응ㆍ복구 등에 필요하다고 인정되는 경우 |
(1) 의의 및 취지
우선심사는 다른 출원보다 조기에 권리를 부여할 필요가 있는 출원에 대하여 산업정책적 차원에서 심사청구 순위에 관계없이 다른 출원에 우선하여 심사하는 제도이다(法61). 즉, 출원의 심사는 심사청구가 있는 때에 심사청구의 순서에 따라 이루어지는 것이 원칙이지만, 이를 그대로 관철하는 것이 공공의 이익과 출원인의 이익 보호에 반하는 경우 예외를 인정하여 다른 출원보다 우선적으로 심사할 수 있게 한 것이다.
(2) 우선심사제도의 기능
1) 국가산업정책 활성화 발명 등이 방위산업에 관한 것이거나 수출촉진에의 기여 및 공해방지에 유용한 발명 등인 경우에는 조속히 권리화함으로써 국가방위산업과 수출촉진 등에 기여하게 할 필요가 있다.
2) 출원인의 권익 보호 출원인은 출원공개 후에 심사와 관계없이 출원공개에 따른 보상금청구권을 취득하지만, 그 권리는 특허권 설정등록 후가 아니면 행사할 수 없다. 따라서 출원심사에 장기간의 소요되는 경우에는 그 사이에 제3자의 모방으로 인해 보상금청구권은 상품의 수명이 짧은 경우에는 의미가 없게 된다. 이러한 경우 그 출원에 대하여 신속히 심사를 종결토록 함으로써 출원인의 권익을 적절히 보호할 필요가 있다.
3) 제3자의 불이익 방지 제3자가 출원인으로부터 경고를 받았을 경우에 그 출원발명 등이 종래기술에 지나지 않은 발명 등인 경우라 하더라도 그 출원의 심사가 확정되기 전까지는 제3자의 실시는 계속해서 제재 또는 방해를 받을 우려가 있고 실시를 주저하게 되므로 그 출원에 대한 심사를 조속히 확정지을 필요가 있다.
(3) 우선심사 대상
1) 출원공개 후 제3자가 업으로서 무단실시 하는 경우(제61조 제1호) 출원공개 후 제3자가 무단실시를 하는 경우, 출원인은 심사처리기간 동안 모방품에 의한 침해가 있더라도 아직 특허를 받지 못했기 때문에 권리행사를 할 수 없다는 문제가 있다. 또한, 제3자의 입장에서도 특허출원된 발명이 종래기술인 발명인 경우에도 그출원의 심사가 확정되기 전까지는 출원된 발명에 대한 침해 우려로 법적 위험을 부담하고 있다고 할 것이어서 출원에 대한 심사가 신속히 확정되어야 할 필요가 있다.
2) 대통령령이 정하는 특허출원으로서 긴급처리가 필요하다고 인정되는 경우(제61조 제2호)
| 시행령 제9조(우선심사의 대상) ① 법 제61조제2호에서 "대통령령으로 정하는 특허출원"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 특허청장이 정하는 특허출원을 말한다. 1. 방위산업분야의 특허출원 2. 「기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법」에 따른 녹색기술과 직접 관련된 특허출원 2의2. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원 2의3. 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 특허출원(특허청장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 특허출원으로 한정한다) 3. 수출촉진에 직접 관련된 특허출원 4. 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원(「고등교육법」에 따른 국·공립학교의 직무에 관한 특허출원으로서 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항에 따라 국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직에 의한 특허출원을 포함한다) 5. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제25조에 따른 벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원 5의2. 「중소기업기술혁신 촉진법」 제15조에 따라 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원 5의3. 「발명진흥법」 제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 선정된 기업의 특허출원 5의4. 「발명진흥법」 제24조의2에 따라 지식재산 경영인증을 받은 중소기업의 특허출원 6. 「국가연구개발혁신법」 제2조제1호에 따른 국가연구개발사업의 결과물에 관한 특허출원 7. 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원(당해 특허출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국특허청에서 특허에 관한 절차가 진행중인 것에 한정한다) 7의2. 법 제198조의2에 따라 특허청이 「특허협력조약」에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원 8. 특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비중인 특허출원 9. 삭제 10. 특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원 11. 삭제 12. 삭제 ② 법 제61조제3호에서 "대통령령으로 정하는 특허출원"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허출원을 말한다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것으로서 특허청장이 정하여 고시하는 특허출원 가. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제21호에 따른 의료·방역 물품과 직접 관련된 특허출원 나. 「재난안전산업 진흥법」 제16조에 따라 인증을 받은 재난안전제품과 직접 관련된 특허출원 2. 재난으로 인한 긴급한 상황에 대응하기 위해 특허청장이 우선심사 신청 기간을 정해 공고한 대상에 해당하는 특허출원 |
3) 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 재난의 예방ㆍ대응ㆍ복구 등에 필요하다고 인정되는 경우(제61조 제3호) 코로나바이러스감염증-19 등 국가적 재난과 관련하여 이를 극복하기 위해 긴급한 심사가 필요한 특허출원에 대한 심사가 적시에 이루어질 수 있도록 하기 위함이다.
(4) 우선심사 신청
1) 신청인 특허출원이 있는 때에는 누구든지 특허청장에게 그 출원에 대하여 우선심사를 신청할 수 있다. 다만 「국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원」에 대해서는 국가 또는 지방자치단체(국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직을 포함한다)만 우선심사 신청이 가능하다(우선심사의 신청에 관한 고시3).
2) 신청대상
① 심사청구가 있는 출원일 것 우선심사는 심사청구가 되어 있는 출원을 대상으로 하므로 우선심사 신청인은 우선심사 신청전 또는 우선심사 신청과 동시에 심사청구를 하여야 한다. 다만 출원공개 후 제3자의 무단실시(法61조1호)의 경우 출원공개도 되어야만 우선심사를 신청할 수 있다.
② 청구항에 기재된 발명이 우선심사 대상일 것 우선심사를 신청한 발명은 청구항에 기재되어야 한다. 따라서 발명의 설명에만 기재되어 있고 청구범위에 기재되어 있지 않은 발명은 우선심사를 신청할 수 없다. 한편, 청구범위에 다수의 청구항이 있고 그 청구항 중의 하나가 우선심사대상으로 인정되는 경우에는 출원 전체를 우선심사대상으로 인정한다.
3) 우선심사신청의 취하 우선심사신청의 취하는 우선심사결정 통지가 있는 경우에는 인정하지 않는다. 이는 심사관의 우선심사결정 통지가 있는 경우에는 우선심사신청의 효력이 발생하여 심사관은 우선심사신청이 유효한 것으로 보고 심사에 착수하기 때문이다. 우선심사결정후 우선심사신청을 취하하는 취하서가 제출되면, 우선심사취하서를 인정할 수 없다는 취지를 우선심사신청인(취하인)에게 통지한다.
4) 불복 우선심사가 인정되지 않더라도 그에 대한 불복신청은 허용되지 아니한다.
6. 심사유예제도
(1) 특허출원심사의 유예
특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우로서 출원심사의 청구일부터 24개월이 지난 후에 특허출원에 대한 심사를 받으려면 출원심사의 청구일부터 9개월 이내에 심사를 받으려는 시점(출원일부터 5년 이내에 한정하며, 이하 "유예희망시점"이라 한다)을 적은 심사유예신청서를 특허청장에게 제출할 수 있다(施規40의3①). 심사관은 심사유예신청이 있으면 유예희망시점까지 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 있다(施規40의3③). 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다(施規40의3④).
(2) 유예신청 취하·변경
특허출원인이 심사유예신청을 취하하거나 유예희망시점을 변경하려면 심사유예신청서를 제출한 날부터 2개월 이내에 취하서 또는 보정서를 제출하여야 한다(施規40의3②).
(3) 유예신청을 할 수 없는 경우
i) 특허출원이 분할출원, 분리출원, 변경출원 또는 정당한 권리자의 출원인 경우, ii) 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우, iii) 특허출원심사의 유예신청이 있기 전에 이미 거절이유를 통지하거나 특허결정서를 통지한 경우에는 심사유예신청을 할 수 없다(施規40의3③).
VII. 실체심사
| 제57조(심사관에 의한 심사) ① 특허청장은 심사관에게 특허출원을 심사하게 한다. ② 심사관의 자격에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 제68조(심판규정의 심사에의 준용) 특허출원의 심사에 관하여는 제148조제1호부터 제5호까지 및 제7호를 준용한다. |
1. 실체심사
(1) 의의
심사청구가 있으면 청구순서에 따라 실체심사에 들어가게 된다. 실체심사는 심사관 등이 특허출원에 기재된 출원발명이 실체적인 특허요건을 구비하는 등 실질적으로 특허를 받을 수 있는지에 대해 심사하는 것을 말한다. 다만 방식도 함께 심사하며 하며, 방식심사과정에서 간과된 하자를 발견한 경우 심사관은 특허청장 명의로 보정을 명한다.
(2) 심사의 주체(심사관)
실체심사는 특허취득을 위한 절차 중 가장 고도의 전문지식이 요구되며 가장 많은 시간이 투입되는 절차이다. 이에 따라 일정한 자격을 갖춘 심사관에 의하여 실체심사에 관한 업무를 수행하도록 하고 있다. 다만 심사관이 당해 특허출원과 특별한 관계가 있는 경우에는 그 출원심사가 공정성을 해할 염려가 있으므로 심사관은 그 출원심사에서 배제된다(法68). 만약, 제척규정을 위반하고 심사관이 심사하여 거절결정을 하였다면 출원인은 거절결정불복심판을 청구하면서 거절결정의 당부에 대해 다툴 수 있다.
(3) 심사관의 자격
심사관의 자격에 관하여는 대통령령으로 정하도록 하고 있다. 이에 특허법 시행령 제8조는 특허청 또는 그 소속기관의 공무원 중 ① 5급 이상의 일반직 국가공무원이거나 ② 고위공무원단에 속하는 일반직공무원이거나 ③ ｢공무원임용령｣ 별표 4의2에 따른 가급 또는 나급의 자격기준에 해당하는 전문임기제 공무원으로서 국제지식재산연수원에서 소정의 심사관 연수과정을 수료한 자는 심사관이 될 수 있다고 규정하고 있다. 또한, 심사관의 직급에 해당하는 공무원으로서 변리사의 자격이 있는 자는 국제특허연수원에서 심사관연수과정의 수료 없이도 심사관이 될 수 있다.
2. 실체심사과정
(1) 거절이유통지 및 의견서제출기회 부여
심사관이 특허출원에 대해 특허법 제62조에 해당하는 거절이유가 있다고 판단한 경우 바로 거절결정을 하지 않고 출원인에게 거절이유를 통지하여야 한다(法63). 이는 심사관의 판단에 대한 항변의 기회를 제공하여 출원심사의 객관성 및 공정성을 높이기 위한 것이다. 자세한 내용은 거절이유통지 부분을 참고하도록 한다.
(2) 보정서 및 의견서 제출
출원인은 심사관의 거절이유통지에 대하여 의견서를 제출할 수 있으며, 필요한 경우에는 보정서를 제출할 수 있다. 거절이유통지에 대한 의견서는 2개월 이내로 제출하여야 한다(施規16). 자세한 내용은 보정 부분을 참고하도록 한다.
(3) 정보제공
| 제63조의2(특허출원에 대한 정보제공) 특허출원에 관하여 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다. 다만, 제42조제3항제2호, 같은 조 제8항 및 제45조에 따른 요건을 갖추지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. |
1) 의의 및 취지 특허출원에 대하여 누구든지 그 출원이 특허되어서는 안 된다는 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다(法63의2). 이는 심사의 신속성 및 정확성을 높여 궁극적으로는 심사의 질을 향상하기 위한 것이다. 본조의 신설(2006. 3. 3) 전 구 특허법 제64조 제2항에서는 ｢특허출원 공개가 있는 때에는 누구든지 당해 발명이 제62조 각 호의 1에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있는 것｣으로 규정하였다. 그런데 특허심사처리기간이 특허출원 공개기간인 18개월보다 더 빠른 10개월 정도로 단축됨에 따라 본 조를 신설함으로써 정보제공 할 수 있는 시기를 출원공개 후에서 특허출원시로 확대하여 아직 공개되지 않은 특허출원의 경우에도 이해관계자가 정보제공을 할 수 있게 되었다. 이는 대부분의 정보제공이 당해 출원에 관심을 갖는 당해 기술의 경쟁업체로부터 제공되고, 그에 따라 대부분의 정보제공이 출원공개 전에도 제출될 수 있음을 감안한 것이다.8
2) 요건
① 정보제공자 정보제공자의 자격에는 제한이 없다. 누구든지 정보제공을 할 수 있도록 한 것은 일반 공중이 심사에 참여할 수 있게 함으로써 심사가 정확하고 신속하게 이루어질 수 있게 하는 데에 정보제공제도의 목적이 있다는 점을 고려한 것이다.
② 정보제공 대상 특허청에 계속 중인 출원에 한하여 정보제공을 할 수 있으므로 출원이 무효, 취하, 포기 또는 특허거절결정이 확정된 경우에는 정보제공을 할 수 없다. 이때 정보제공의 대상은 특허법 제62조에 해당되어 특허될 수 없는 경우이며 다만, i) 발명의 설명 중 배경기술 기재(法42③2), ii) 다항제 기재방법(法42⑧), iii) 1특허출원의 범위(法45)는 정보제공의 대상에 해당되지 않는다. 이들 3가지 경우는 발명의 내용에 대한 요건이 아닌 특허출원서류의 작성에 관한 것이기 때문에 심사관이 공중보다 관련 내용을 더욱 잘 파악할 수 있어 정보제공의 대상에서 제외되었다.9
3) 심사관의 통지의무 부존재 제출된 증거의 채택여부는 심사관의 자유재량에 속하며, 채택여부를 정보제공자에게 통지할 의무도 없다. 다만 심사실무상 정보제공이 있는 출원이 특허거절결정, 특허결정 또는 기타의 사유로 종결되는 때에는 심사관이 그 결과 및 제출정보의 활용 여부를 정보제공자에게 통지한다.
3. 심사 또는 소송절차의 중지
| 제78조(심사 또는 소송절차의 중지) ① 특허출원의 심사에 필요한 경우에는 특허취소신청에 대한 결정이나 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 그 심사절차를 중지할 수 있다 ② 법원은 소송에 필요한 경우에는 특허출원에 대한 특허여부결정이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.10 ③ 제1항 및 제2항에 따른 중지에 대해서는 불복할 수 없다. |
이는 심사와 심판 또는 소송중인 사건들이 상호 관련성이 있을 때 이들 사건들 간의 상호 모순･저촉되는 결과를 예방하고 심사･심판의 소송경제를 도모하기 위한 것이다. 다만, 판례는 특허권에 대한 침해대상제품 등과 동일 또는 유사한 발명에 대하여 적극적 권리범위확인을 구하는 심판이 특허심판원에 계속 중에 있더라도, 그 특허권에 기초한 침해금지 청구 및 손해배상청구 등의 침해소송을 중지할 것인지 여부는 법원이 합리적인 재량에 의하여 직권으로 정하는 것이라 하였다.11
VIII. 특허여부결정
| 제66조(특허결정) 심사관은 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정을 하여야 한다. 제67조(특허여부결정의 방식) ① 특허결정 및 특허거절결정(이하 "특허여부결정"이라 한다)은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다. ② 특허청장은 특허여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 특허출원인에게 송달하여야 한다. |
1. 거절결정
심사관은 의견서 및 보정사항을 반영하여 다시 심사한 후에도 거절이유통지에서 지적된 거절이유가 해소되지 않는 경우에는 거절결정을 한다(法62). 출원인은 그 특허출원에 관하여 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 거절결정불복심판(法132의17)을 청구하거나 명세서 등을 보정하여 재심사(法67의2)를 청구하여 거절결정에 대해 다툴 수 있다.
거절결정을 함에 있어서 청구범위가 다항으로 기재된 경우 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 출원은 전체가 거절되어야 하는데 이를 출원일체의 원칙이라고 한다.
2. 특허결정
① 특허결정은 심사관에 의한 행정처분으로서 특허출원에 대한 실체심사의 결과 거절이유를 발견할 수 없는 때 혹은 거절이유가 있었다 하더라도 보정을 통하여 거절이유가 해소된 때에는 특허결정을 하여야 한다(法66). 특허결정 및 특허거절결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다(法67①). 특허청장은 특허여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 특허출원인에게 송달하여야 한다(法67②).
② 심사관은 특허결정을 할 때 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우 직권으로 보정할 수 있다. 직권보정된 사항은 특허결정등본과 같이 출원인에게 통지된다. 출원인은 설정등록을 위한 특허료를 납부하기 전까지 의견서를 제출하여 직권보정 사항을 받아들일지 여부를 결정할 수 있다(法66의2).
③ 특허결정을 받은 자가 특허료를 납부하고 설정등록을 마치면 특허권이 발생한다(法87①). 특허청장은 특허권이 설정등록된 경우 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다(法87③).
④ 한편, 특허거절결정과는 달리 출원인은 특허결정에 대하여 불복할 수 없으며,12 특허결정에 대한 등본이 출원인에게 송달될 때 특허결정이 확정된다. 특허에 무효사유가 있는 경우에는 특허등록 후 이해관계인이나 심사관이 특허무효심판을 제기할 수 있을 뿐이다.
3. 특허여부결정의 보류
심사관은 특허출원심사의 청구 후 출원인이 특허출원일부터 6개월 이내에 결정 보류신청서를 특허청장에게 제출하는 경우에는 특허출원일부터 12개월이 경과하기 전까지 특허여부결정을 보류할 수 있다. 다만, i) 특허출원이 분할출원, 분리출원 또는 변경출원인 경우, ii) 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우, iii) 특허여부결정의 보류신청이 있기 전에 이미 특허거절결정서 또는 특허결정서를 통지한 경우에는 그러하지 아니하다(施規40의2①). 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다(施規40의2②).
IX. 기타 심사관련 절차
| 58조(전문기관의 등록 등) ① 특허청장은 출원인이 특허출원할 때 필요하거나 특허출원을 심사(국제출원에 대한 국제조사 및 국제예비심사를 포함한다)할 때에 필요하다고 인정하면 제2항에 따른 전문기관에 미생물의 기탁·분양, 선행기술의 조사, 특허분류의 부여, 그 밖에 대통령령으로 정하는 업무를 의뢰할 수 있다. ② 제1항에 따라 특허청장이 의뢰하는 업무를 수행하려는 자는 특허청장에게 전문기관의 등록을 하여야 한다. ③ 특허청장은 제1항의 업무를 효과적으로 수행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 전담기관으로 하여금 전문기관 업무에 대한 관리 및 평가에 관한 업무를 대행하게 할 수 있다. ④ 특허청장은 특허출원의 심사에 필요하다고 인정하는 경우에는 관계 행정기관, 해당 기술분야의 전문기관 또는 특허에 관한 지식과 경험이 풍부한 사람에게 협조를 요청하거나 의견을 들을 수 있다. 이 경우 특허청장은 예산의 범위에서 수당 또는 비용을 지급할 수 있다. ⑤ 제2항에 따른 전문기관의 등록기준, 선행기술의 조사 또는 특허분류의 부여 등의 의뢰에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 제58조의2(전문기관 등록의 취소 등) ① 특허청장은 제58조제2항에 따른 전문기관이 제1호에 해당하는 경우에는 전문기관의 등록을 취소하여야 하며, 제2호 또는 제3호에 해당하는 경우에는 그 등록을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우 2. 제58조제5항에 따른 등록기준에 맞지 아니하게 된 경우 3. 전문기관의 임직원이 특허출원 중인 발명(국제출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우 ② 특허청장은 제1항에 따라 전문기관의 등록을 취소하거나 업무정지를 명하려면 청문을 하여야 한다. ③ 제1항에 따른 처분의 세부 기준과 절차 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. |
1. 전문기관 등의 등록
① 제58조는 특허출원 심사의 질 향상 및 신속한 심사처리를 위해 정부기관 또는 외부 전문기관 등에게 선행기술의 조사 등 심사에 관한 업무를 의뢰하기 위한 근거 규정이다. 매년 증가하는 특허출원과 빠른 속도로 발전하는 기술은 신속한 심사처리를 어렵게 하고 있는 바, 전문기관 등에 심사에 도움이 될 수 있는 자료조사를 의뢰하거나 의견을 들을 수 있는 법적 근거를 마련함으로써 심사관의 심사부담을 경감하는 한편 신속한 심사처리를 도모하기 위함이다. 그러나 본조에 따른 심사의뢰는 전문가의 의견을 심사에 참조만 하는 것에 그칠 뿐 외부기관이 특허심사를 대행하는 것은 아니다.
② 제58조의2는 전문기관의 등록취소에 대해서 명문화함으로써 전문기관의 전문성 및 공정성을 확보를 도모하기 위한 것이다.
| 제216조(서류의 열람 등) ① 특허출원, 특허취소신청, 심판 등에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사가 필요한 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 서류의 열람 등의 허가를 신청할 수 있다. ② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 신청이 있더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류를 비밀로 유지할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 서류의 열람 또는 복사를 허가하지 아니할 수 있다. 1. 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원(제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 출원공개 또는 설정등록된 경우에는 그 선출원은 제외한다)에 관한 서류 2. 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원의 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대한 심판에 관한 서류 3. 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 서류 |
2. 서류의 열람
(1) 의의 및 취지
특허에 대한 정보공개는 해당 특허의 기술내용뿐 아니라 그와 관계된 권리관계나 출원 및 심사절차 등의 기록 등도 충분히 공개되고 일반 공중도 그러한 정보에 쉽게 접근할 수 있어야 한다. 이러한 의미에서 제216조는 특허권자, 이해관계인 및 일반인 등 누구라도 정해진 수수료를 납부하고 특허에 관한 증명･복사･열람 등을 신청할 수 있도록 규정하고 있다.
(2) 증명･복사･열람 등을 할 수 있는 서류
출원서, 명세서, 도면, 절차 보정서, 출원인변경신고서, 의견서, 의견제출통지서, 이의신청관련서류, 심판관련서류, 특허원부 등 제2항에 의해 설정등록 또는 출원공개되지 아니한 특허출원에 관한 서류와 공공의질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 것을 제외하고 거의 모든 서류가 가능하다.
(3) 열람의 제한
열람 등의 신청이 있더라도 i) 설정등록 또는 출원공개되지 아니한 특허출원에 관한 서류에 대한 신청이거나(제55조제1항에 따른 국내우선권 주장을 수반하는 특허출원이 출원공개 또는 설정등록된 경우에는 그 선출원은 제외한다), ii) 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원의 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대한 심판에 관한 서류 iii) 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 것에 대한 신청인 경우 특허청장 또는 특허심판원장은 이를 허가하지 않을 수 있다(法216②). 이는 특허법상 설정등록 또는 출원공개가 되기 전에는 출원인이 보호받을 수 없으므로 발명의 내용이 설정등록 또는 출원공개 전에 공개되는 경우 타인이 이를 모방하거나 실시하여 출원인에게 손해를 줄 위험이 있기 때문이다.
3. 특허출원 등에 관한 서류 등의 반출 및 감정 등의 금지
| 제217조(특허출원 등에 관한 서류 등의 반출 및 감정 등의 금지) ① 특허출원ㆍ심사ㆍ특허취소신청ㆍ심판ㆍ재심에 관한 서류 또는 특허원부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 외부로 반출할 수 있다. 1. 제58조제1항, 제3항 또는 제4항에 따른 선행기술의 조사 등을 위하여 특허출원 또는 심사에 관한 서류를 반출하는 경우 1의2. 제164조의2제2항에 따른 조정을 위하여 특허출원ㆍ심사ㆍ특허취소신청ㆍ심판ㆍ재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우 2. 「산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률」 제12조제1항에 따른 산업재산문서 전자화업무의 위탁을 위하여 특허출원ㆍ심사ㆍ특허취소신청ㆍ심판ㆍ재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우 3. 「전자정부법」 제32조제2항에 따른 온라인 원격근무를 위하여 특허출원ㆍ심사ㆍ특허취소신청ㆍ심판ㆍ재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우 4. 외국 특허청 또는 국제기구와의 업무협약을 이행하기 위하여 특허출원 또는 심사에 관한 서류를 반출하는 경우 ② 특허출원ㆍ심사ㆍ특허취소신청ㆍ심판 또는 재심으로 계속 중인 사건의 내용이나 특허여부결정ㆍ심결 또는 결정의 내용에 관하여는 감정ㆍ증언하거나 질의에 응답할 수 없다. ③ 제1항제4호에 따른 반출 요건ㆍ절차, 서류의 종류 등에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. |
(1) 의의 및 취지
특허출원과 관련된 서류 등은 특허발명에 대한 비밀 및 공적기록이 수록되어 있는 공문서이므로 이를 소홀히 다루어서는 아니 되며, 외부로 반출되어 공정성에 훼손이 되어서도 아니된다. 따라서 특허발명의 비밀을 보호하고 심사·심판 등 절차의 공정성을 확보하기 위해 제217조가 제정되었다. 다만, 특허출원 심사과정에 있어 특허출원 또는 심사에 관한 서류를 반출할 수 있는 경우가 있으므로 원칙을 유지하고 제정 취지와 부합하는 내에서 제1호 내지 제4호의 규정을 한정적으로 열거하고 있다.
(2) 심사내용 등에 대한 증언 및 진술 등의 거부
이는 심사내용 등에 관한 감정･증언 또는 질의를 허용할 경우에는 출원에 관한 심사나 심판 등이 유명무실해질 우려가 있고, 심사관이나 심판관 등이 불필요한 분쟁에 휘말려 심사･심판의 적정성･공정성을 해할 우려가 있기 때문이다. 제217조 제2항은 특허청이나 특허심판원의 직원 또는 그 직에 있었던 자가 직무상 지득한 특허출원 중의 발명에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 때는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다고 하는 제226조(비밀누설죄)와 맥락을 같이 한다.
4. 서류의 제출
| 제222조(서류의 제출 등) 특허청장 또는 심사관은 당사자에게 특허취소신청, 심판 또는 재심에 관한 절차 외의 절차를 처리하기 위하여 필요한 서류나 그 밖의 물건의 제출을 명할 수 있다. |
(1) 의의 및 취지
특허법 제222조는 심사 등에 관한 절차를 신속하고 정확하게 처리하기 위하여 필요한 서류 등의 제출 등에 관한 규정이다. 본문에서 특허취소신청, 심판 및 재심을 제외한 것은 특허법 제147조 제3항에서 “심판장은 심판에 관하여 당사자를 심문할 수 있다”고 규정하고 있는데, 이 규정은 특허취소신청 및 재심의 경우에도 준용되고 있기 때문이다(法132의15, 184).
(2) 서류제출명령
① 서류의 제출명령 등은 심사의 과정에 있어서 설명서나 실험성적증명서 등 참고자료를 제출시킴으로서 심사의 효율성 및 적정성을 높이고자 하는 것이므로, 제출명령을 받고 제출하지 아니한 경우에도 이에 대한 제재조치는 없다.
② 심사관이 서류의 제출을 명하는 경우로는 i) 발명의 기술내용이 난해하거나 명세서의 분량이 방대하여 그 발명을 이해하기 곤란한 때에 그 발명에 대한 설명서의 제출을 요구하는 경우, ii) 명세서에 기재되어 있는 작용 및 효과 등의 확인을 위하여 필요한 모형, 견본 또는 실험성적증명서 등의 제출을 명하는 경우 등을 들 수 있다.
| 제226조(비밀누설죄 등) ① 특허청 또는 특허심판원 소속 직원이거나 직원이었던 사람이 특허출원 중인 발명(국제출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. ② 전문심리위원 또는 전문심리위원이었던 자가 그 직무수행 중에 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하는 경우에는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. 제226조의2(전문기관 등의 임직원에 대한 공무원 의제) ① 제58조제2항에 따른 전문기관 또는 제58조제3항에 따른 전담기관의 임직원이거나 임직원이었던 사람은 제226조제1항을 적용하는 경우에는 특허청 소속 직원 또는 직원이었던 사람으로 본다. ② 전문심리위원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다. |
5. 비밀누설 금지
제226조는 특허출원이 출원공개 또는 등록공고 전에 그 출원발명에 대한 비밀유지는 출원인의 이익을 위해서는 물론 특허행정의 질서 및 특허제도의 신뢰를 유지하기 위하여 더욱 요망되므로 이를 보장하기 위하여 처벌규정을 두고 있는 것이다. 또한 제226조의2는 특허출원 또는 심사에 관한 서류가 선행기술의 조사를 위하여 특허청 외부로 반출되는 경우가 있으므로, 이 경우 전문기관 또는 전담기관의 임･직원이 업무 수행 중 지득한 비밀을 유지함으로써 출원인의 이익과 특허제도의 신뢰를 보호하기 위함이다.
- 제52조의2(분리출원) ① 특허거절결정을 받은 자는 제132조의17에 따른 심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리할 수 있다. 이 경우 새로운 특허출원의 청구범위에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 청구항만을 적을 수 있다.
1. 그 심판청구의 대상이 되는 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항
2. 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항
3. 제1호 또는 제2호에 따른 청구항을 제47조제3항 각 호(같은 항 제4호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항
4. 제1호부터 제3호까지 중 어느 하나의 청구항에서 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항 [본문으로] - 출원서류 등의 반려와 관련하여 대법원 1982. 9. 28. 선고 80누414 판결은 '구 특허법시행규칙(1980.12.31 상공부령 제616호로 개정되기 전의 것) 제14조 제1항 제11호 소정의 “서류가 방식에 적합하지 아니한 경우” 함은 서류의 기재사항에 흠결이 있거나 구비서류가 갖추어져 있지 아니하는 경우 등 서류가 법령상 요구되는 형식적인 방식에 적합하지 아니한 경우를 뜻하고, 형식적인 문제를 벗어나서 출원인이나 발명자가 특허법 제40조에 규정된 권리능력을 가지는지 또는 출원인이 동법 제2조 제1항에 규정된 특허를 받을 수 있는 자인지 여부등 실질적인 사항에 관한 것을 포함하지아니 하고, 출원서류가 그같은 실질적인 사항을 포함하는 경우에는 위 시행규칙 제14조 제1항 제11호에 의하여 불수리처분을 할 것이 아니라 일단 이를 수리하여 심사관으로 하여금 실질적인 심사를 하게 하여야 함이 상당하다.' 라고 하였다. [본문으로]
- 특허법 조문별 해설서, 특허청(2014), 320면 [본문으로]
- 국내우선권주장출원의 기초가 된 선출원이 취하로 간주되기 이전(선출원이 특허출원인 경우에는 선출원일로부터 1년3월 이내)에 출원인이 조기공개를 신청하거나, 공개시기가 도래한 경우(예를 들어, 국내우선권주장출원의 선출원이 조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원으로 취하로 간주되기 이전에 공개시기가 도래한 경우)에는 그 선출원을 공개하여야 한다.심사기준, 특허청, 제5부 제2장 4.3 [본문으로]
- 정상조･박성수 공편, 특허법 주해 I(신진균 집필부분), 박영사, 2010, 238면 [본문으로]
- 조약에 의한 우선권주장이 있는 출원의 경우 출원일은 우리나라에 출원된 날이지 제1국에 출원된 날이 아니라는 점을 주의해야 한다. 조약에 의한 우선권주장이 있는 출원의 경우에는 단지 진보성･선후원관계에서 제1국에 출원한 날로 소급하는 것(法54①)이지 출원일 자체를 소급하는 것이 아니기 때문이다. 또한 국내우선권주장이 있는 출원의 경우에도 최초출원과 후출원 모두에 기재된 발명의 실체적인 내용에 대해서 신규성･진보성 등의 관계에서 최초출원에 기재된 것으로 소급하여 준다는 것일 뿐(法55③), 후출원의 출원일 자체를 소급한다는 것은 아니므로 후출원(국내우선권 주장출원)의 출원일로부터 3년의 기간을 적용하게 된다. 특허법 조문별 해설서, 특허청(2014), 320면 [본문으로]
- 국제특허출원에 대하여 심사청구를 할 수 있는 기간은 특허협력조약(PCT) 제11조제3항 및 특허법 제199조제1항에 따라 국제출원일로부터 3년이고 우리나라에 번역문을 제출한 날로부터 3년이 아니다. 대법원 1995. 6. 16. 선고 95누3336 판결 참조 [본문으로]
- 이규호 외 3인, 우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰, 특허청, 2007, 385면 [본문으로]
- 특허법 조문별 해설서, 특허청(2014), 451면 [본문으로]
- 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소가 제기된 경우에 법원에서는 그 사실을 특허심판원장에게 통보하고 특허심판원장은 그 소에 대응하는 무효심판 등이 청구된 경우에는 법원에 그 사실을 통보하도록 하고 있다(특허법 제164조 제3항 및 제4항). [본문으로]
- 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다46712 판결 [본문으로]
- 특허법은 제132조의17에서 “거절결정을 받은 자가 불복이 있는 때에는 심판을 청구할 수 있다”고 규정하고 있으나 특허결정을 받은 자에게는 별도의 불복절차를 두지 않고 있는바, 이는 특허결정이 그 출원인에게 불이익이 없기 때문이다. 이러한 특허법의 태도에 비추어 보면, 특허청에 제출된 특허출원과 같은 내용으로 특허결정을 받은 특허출원인은 특별한 사정이 없는 한 그 특허결정의 취소를 구할 법률상 이익이 없다. 대법원 2006. 10. 26. 선고 2004두14274 판결 [본문으로]