제3장 무권리자 출원과 정당한 권리자의 보호
I. 무권리자
발명자도 아니고 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인도 아닌 자를 무권리자라고 하며(法34), 무권리자의 출원(이른바 모인출원)1은 특허를 받을 수 없다. 일반적인 무권리자의 태양으로서. i) 정당한 발명자 내지 승계인의 동의 없이 무단으로 제3자가 출원하는 경우, ii) 출원인의 동의없이 서류를 위조하는 등 무단으로 출원인 명의를 변경하는 경우, iii) 특허를 받을 수 있는 권리의 승계약정에 취소, 무효 등의 하자가 있어 출원인이 무권리자가 되는 경우,2 iv) 공동발명에 있어서 공동발명자 중 일부를 누락하고 출원하는 경우 등을 들 수 있다.3
| 공동출원 위반이 제33조 제1항 본문 위반에 해당하는지 제34조와 제35조에 따른 정당한 권리자의 출원은 무권리자의 출원이 제33조 제1항 본문 위반으로 거절결정이 확정되어야만 적용될 수 있다. 따라서 공동출원을 제44조 위반으로만 파악할지 아니면 제33조 제1항 본문의 위반도 함께 할 것인지에 따라 누락된 공유자의 제34조 및 제35조에 따른 정당한 권리자 출원 적용가부가 달라지게 된다. 생각건대 i) 무권리자는 발명자 또는 승계인이 아닌 자로 규정되어 있는데(제34조) 공동출원을 위반한 공유자의 경우 발명자 또는 승계인에는 해당하므로 무권리자라고는 볼 수 없는 점, ii) 누락된 공유자는 제99조의2(특허권이전청구)를 통해 지분을 이전받을 수 있는 점, iii) 제99조의2(특허권이전청구)에서는 무권리자의 특허를 이전받는 경우와 공유지분을 이전받는 경우를 구분하고 있는 점, iv) 만약 이를 인정하더라도 누락된 공유자가 제34조나 제35조의 정당한 권리자의 출원을 적용받기 위해서는 공동출원 규정을 위반한 다른 공유자와 함께 공동으로 출원을 해야 하는데, 이미 공유자 사이의 신뢰관계가 깨진 상황에서 공동출원을 기대하기는 힘들어보이는 점에 비추어 굳이 제33조 제1항 본문 위반으로까지 포섭할 필요는 없다고 생각된다. |
II. 무권리자 판단기준
1. 판례의 태도
발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효이다.4
2. 검토
대상판결에서는 모인출원인지 여부를 판단함에 있어 ‘기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않는 경우’라는 기준과 함께 그러한 경우인지는 모인대상발명과의 관계에서 실질적으로 동일한지를 여부로 판단한다는 기준을 제시하였다. 한편 실질적 동일성은 확대된 선출원에서의 동일성 판단법리5과 선출원주의에서 동일성 판단법리 6로 나누어 볼 수 있는데, 반대견해도 있으나 일반적으로 선출원주의의 동일성 범위가 확대된 선출원보다 넓은 것으로 평가받고 있으며, 대상판결은 모인출원을 판단함에 있어서 선출원주의에서의 동일성 판단법리를 채용한 것으로 볼 수 있다.
동일성의 범위를 협소하게 본다면 무권리자의 방어가 용이해지고 정당한 권리자의 보호에는 매우 미흡해지므로, 모인대상발명과 무권리자의 특허발명을 대비하는 기준을 완화시킬 필요가 있다.7 이러한 관점에서 대상판결은 보다 넓은 선출원주의에서의 동일성 판단법리를 모인출원의 판단기준으로 채용함으로써 정당한 권리자에 대한 보호를 한층 더 강화할 수 있게 되었다는 점에서 그 의의가 있다. 다만, 실질적 동일성의 범위를 벗어나 진보성이 없는 개량발명의 경우에도 이를 모인출원으로 볼 수 있을지, 그리고 정당한 권리자를 어떻게 보호할 것인지에 대해서는 앞으로 후속논의가 필요할 것으로 보인다.
직접적인 사안은 아니지만 관련하여 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042판결(2017후288 심리불속행기각) 은 甲과 乙이 공동으로 발명(A)을 완성한 후 甲이 이를 개량한 발명(A')을 단독으로 출원한 사안에서 A와 A'는 실질적 동일성이 인정되지 않아 제33조 제1항 본문 위반의 모인출원에는 해당하지 않지만, 乙도 A'의 공동발명자라고 볼 수 있으므로 甲이 단독으로 출원한 것은 제44조의 공동출원 위반이라고 하였다.
| 判例 무권리자 출원 사례 甲이 경영하는 개인업체 연구개발부장 乙이 丙 회사로 전직하여 甲의 영업비밀[이하 ‘모인(冒認)대상발명’이라 한다]을 丙 회사 직원들에게 누설함으로써 丙 회사가 甲의 모인대상발명을 변형하여 명칭이 “떡을 내장하는 과자 및 그 제조방법”인 특허발명을 출원하여 특허등록을 받은 사안에서, 특허발명의 특징적인 부분인 ‘떡이 가진 장기간 보관할 수 없는 문제점을 해결하기 위한 떡생지 제조공정인 구성 2’는 모인대상발명의 구성과 실질적인 차이가 없고, 丙 회사가 모인대상발명과 실질적으로 차이가 없는 구성 2에 모인대상발명에 없는 구성 1, 3, 4를 새로 부가하는 것은 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않고 그 변경으로 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않아서, 丙 회사가 특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이 없다는 이유로, 위 특허발명은 무권리자가 출원하여 특허를 받은 경우에 해당하여 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항 본문에 따라 그 등록이 무효라고 한 사례. 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 |
III. 무권리자 출원의 효과
1. 거절이유·정보제공사유·무효사유
무권리자 출원은 제33조1항 본문 위반을 이유로 거절이유(法62조2호), 정보제공사유(法63의2) 및 무효사유(法133①2)가 된다. 또한 무권리자 출원은 선출원의 지위가 인정되지 않는다(法36⑤).
| 判例 무권리자의 특허출원을 무효사유로 한 특허무효심판에 따른 심결취소소송에서 무권리자 특허출원의 증명책임의 소재(= 무효라고 주장하는 당사자) 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람(이하 ‘무권리자’라고 한다)이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다. 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있다. 대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결 |
2. 선원의 지위 부정 및 정당한 권리자와의 관계에서 확대된 선출원의 지위 부정
무권리자 출원의 경우에는 선출원의 지위가 없다(法36⑤). 이는 정당한 출원자의 출원이 무권리자의 출원으로 인해 거절되는 것을 방지하기 위함이다. 그런데 무권리자 출원이 선출원의 지위가 인정되지 않는 것과 달리 출원공개가 된 경우에는 확대된 선출원의 지위가 인정된다. 다만, 정당한 권리자와의 관계에서는 발명자가 동일하여 확대된 선출원의 지위가 인정되지 않는다(法29③단서, ④단서).
3. 민법상 손해배상책임
‘특허를 받을 수 있는 권리’는 재산권이기 때문에 무권리자 출원은 ‘특허를 받을 수 있는 권리’라는 재산권을 침해했다는 이유로 민법상 불법행위를 구성하여 금전배상 책임(민법 750조)이 성립한다.8
IV. 무권리자 출원에 대한 정당한 권리자의 보호방안
1. 정당한 권리자의 출원
| 제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호) 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호) 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조제1항제2호에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다. |
(1) 취지
무권리자 출원에 대해 선원의 지위가 인정되지 않더라도 선출원의 공개로 인해 정당한 권리자의 출원이 신규성 및 진보성을 이유로 거절되는 것을 방지하기 위해, 정당권리자의 출원을 무권리자의 특허출원인에 출원한 것으로 소급효를 인정하여 정당한 권리자를 구제하기 위함이다.
(2) 요건
1) 무권리자 출원이 무권리자 출원이라는 이유(法33①본문)로 거절결정·무효심결이 확정될 것 무권리자 출원이 제33조1항 본문 외의 사유로 거절결정·무효심결이 확정된 경우에는 본 규정이 적용되지 않는다. 특허청장 또는 특허심판원장은 특허출원이 무권리자가 한 특허출원이라는 이유로 그 특허출원에 대하여 특허거절결정, 특허거절결정의 불복심판에 대한 기각심결 또는 특허무효심결의 확정이 있는 때에는 이를 그 정당한 권리자에게 서면으로 통지하여야 한다(施規33).
2) 거절결정·무효심결 확정된 날로부터 30일이 경과하기 전에 정당한 권리자가 출원을 할 것9 한편, 거절결정·무효심결이 확정되기 전 이루어진 정당한 권리자의 일반출원에 대해 추후 제34조나 제35조를 적용시킬 수 있는지 여부가 문제되는데, 우선권주장(法54, 55)과 달리 제34조나 제35조에서 출원시부터 정당한 권리자 출원임을 주장할 것을 요구하고 있지는 않으므로 모인출원·특허가 거절결정이나 무효심결이 확정되기 전 이루어진 일반출원에 대하여 거절결정이나 무효심결이 확정된 이후에 추후 제34조나 제35조에 따른 정당한 권리자 출원을 주장할 수 있도록 하는게 타당하다고 생각된다. 다만 특허청 실무는 출원시부터 이를 주장할 것을 요구한다. 제34조 또는 제35조의 규정에 의하여 정당한 권리자가 특허출원을 하고자 할 때에는 출원서에 정당한 권리자임을 증명하는 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다(施規31).
3) 무권리자 출원발명과 정당권리자의 출원발명의 동일성이 인정될 것 무권리자 출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명의 범위 내에 정당한 권리자의 출원발명이 포함되어야 한다. 정당한 권리자의 출원에 다수의 발명이 포함되어 있고 그 발명 중 일부 발명만이 무권리자 출원의 발명과 동일한 경우에는 정당한 권리자의 출원의 출원일은 소급되지 않는다. 다만 정당한 권리자가 삭제보정이나 분할출원 등을 통해 무권리자 출원된 발명과 동일하게 된 경우에는 본 규정의 적용을 받을 수 있다.
(3) 효과
1) 통지 특허청장 또는 특허심판원장은 특허출원이 무권리자가 한 특허출원이라는 이유로 그 특허출원에 대하여 특허거절결정, 특허거절결정의 불복심판에 대한 기각심결 또는 특허무효심결의 확정이 있는 때에는 이를 그 정당한 권리자에게 서면으로 통지하여야 한다(施規33).
2) 소급효 정당한 권리자의 출원의 특허출원일은 무권리자의 특허출원일로 소급한다(法34, 35).따라서 무권리자 출원이 출원공개된 이후 이루어진 정당한 권리자 출원에 대하여 해당 발명이 신규성 위반으로 거절되지 아니하며, 무권리자의 출원과 정당한 권리자의 출원 사이에 동일한 발명에 대한 제3자의 출원이 있는 경우 정당한 권리자의 출원의 출원일은 소급
되어 제3자의 출원과에 관계에서 선출원이 되므로 제3자의 출원이 정당한 권리자의 출원에 의하여 거절된다. 또한, 출원일 소급효로 인해 정당한 권리자의 특허권의 존속기간은 특허권이 설정등록 된 날로부터 무권리자의 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다(法88②).
(4) 공지예외주장과 정당한 권리자의 출원
1) 문제점 발명이 공지가 이루어졌고 무권리자는 공지일로부터 12월 내 무권리자 출원을 하였으나, 정당권리자의 출원은 공지일로부터 12월 후 이루어진 경우 정당권리자가 공지예외주장(法30)을 적용받을 수 있는지가 문제된다.
2) 정당한 권리자의 의사에 의한 공지인 경우 과거에는 출원일 소급효에 따라 무권리자 출원일을 기준으로 취지기재 및 증명서류 제출을 요구함으로써 정당권리자가 공지예외주장을 적용받을 수 있는지에 대해 논란이 있었으나, 15년 개정법에 따라 출원일 이후에도 공지예외주장의 취지 기재 및 증명서류를 제출할 수 있게 되었으므로 정당한 권리자는 이에 따라 공지예외주장을 적용받을 수 있다.
3) 정당한 권리자의 의사에 반한 공지인 경우 의사에 반한 공지의 경우 공지예외주장의 취지 기재 및 증명서류의 제출을 요구하지 않으므로, 심사관이 차후 거절이유통지를 이유로 의견서제출기회를 부여한 경우, 당해 공지가 정당한 권리자의 의사에 반한 공지임을 주장·입증하면 된다.
(5) 정당한 권리자의 출원의 한계
정당한 권리자 출원은 무권리자 출원이 제33조 제1항 본문위반으로 거절결정이 확정되거나, 무권리자의 특허가 제33조 제1항 본문 위반으로 무효심결이 확정된 경우에만 적용받을 수 있다. 따라서 무권리자 출원 이후에 동일한 발명에 대한 기술이 공지된 상태에서 무권리자의 출원 자체가 무효 또는 취하되면, 정당한 권리자 출원에 의한 출원일 소급을 적용받지 못하게 되기 때문에 무권리자 출원일 이후 공지된 선행기술이나 제3자의 특허출원으로 인하여 정당한 권리자가 특허를 받지 못하게 될 가능성이 있다.
2. 출원인 명의변경 청구
제99조의2(특허권이전청구)에서는 특허권에 대한 이전청구만 규정하고 있으며, 출원에 대한 명의변경청구는 별도로 규정을 하고 있지 않다. 그러나 특허법은 출원인 명의변경을 인정하고 있고(法38), 특허 등록원부의 명의변경을 포함한 등록사항은 공동신청주의를 원칙으로 하며(특허권 등의 등록령 제15조 제1항), 판결에 의한 등록은 일방의 신청만으로 할 수 있다(같은 조 제3항). 이를 감안하면, 정당한 권리자는 무권리자를 상대로 '출원인 명의변경 청구'룰 할 수 있다고 봄이 타당하다. 다만 궁극적으로는 이 역시 입법을 통해 해결하는 것이 바람직 할 것이다.10
3. 신규출원
무권리자의 출원은 선출원 지위 등이 인정되지 않는다(法36⑤). 따라서 정당권리자가 제34조 및 제35조의 출원을 하지 않고, 통상의 출원을 하더라도 선출원주의는 제36조 제5항을 통해 극복이 가능하다. 확대된 선출원주의에 대해서도 발명자 동일(法29③ 단서)로서 극복할 수 있다. 다만 무권리자의 출원이 출원공개 된 경우가 문제되는데, 이 경우에는 정당한 권리자의 의사에 반한 공지(法30①2)로 볼 수 있으며, 공지예외주장을 적용받기 위해서 출원공개일로부터 1년 내 출원을 해야 할 것이다. 신규출원을 하는 경우 제34조 및 제35조에 따른 정당한 권리자의 출원보다 존속기간이 길어지는 이점이 있다.
4. 특허권이전등록청구
| 제99조의2(특허권의 이전청구) ① 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다. ② 제1항의 청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다. 1. 해당 특허권 2. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권 3. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구권 ③ 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다. 제103조의2(특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제99조의2제2항에 따른 특허권의 이전등록이 있기 전에 해당 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다. 1. 이전등록된 특허의 원(原)특허권자 2. 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다. ② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 이전등록된 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다. |
(1) 허용성에 대한 견해대립
1) 부정설 정당한 권리자에게 특허권이전등록청구를 허용하는 것은 실질적으로 법원이 발명에 새로운 특허를 부여하는 것이 되어 법원과 특허청의 권한배분 원칙에 반하게 되고, 선출원주의 하에서 출원을 하지도 않은 정당한 권리자를 과도하게 보호하는 것으로서 이는 불공정한 결과를 발생하게 한다.
2) 긍정설 특허권이전등록청구를 허용하지 아니하면 정당한 권리자는 무효심판을 통해 무효심결 확정 후 제35조에 따른 출원을 할 수 밖에 없는데, 이는 너무 우회적이고 비효율적이며 권리회복에 장기간이 소요된다. 또한 이를 허용한다고 하여도 특허유무나 권리범위에 따른 차이도 발생하지 않으므로 제3자에게 불측의 피해를 입히지 않으므로 허용해야 한다.11
(2) 구법상 판례의 태도
1) 원시적 모인출원의 경우 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고(특허법 제133조 제1항 제2호), 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다(특허법 제35조). 이처럼 특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다.12
2) 후발적 모인출원의 경우 양도인이 특허출원한 후 출원중인 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허권의 설정등록을 받은 경우에 있어서 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다.13
3) 직무발명과 무권리자 출원 양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다. 한편 발명진흥법 제12조 전문, 제13조 제1항, 제3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’이라 한다)으로 하여금 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)에 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, 사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다. 그렇다면 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서는 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다.14
(3) 입법에 의한 해결
2017. 3. 1. 시행 일부개정 법률 제14035호는 정당한 권리자의 실효적인 보호를 위해 제133조제1항제2호 본문(제33조제1항본문 위반 또는 제44조 위반)에 해당하는 무권리자의 특허권에 대하여 정당한 권리자가 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 법원에 청구함으로써 무권리자의 특허권을 반환받을 수 있도록 하였다(法99의2).
(4) 효과
1) 소급효 정당한 권리자에게 특허권이전등록이 이루어진 경우 특허권과 보상금 지급 청구권은 특허권의 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다(法99의2②). 이는 비록 이전등록 전 무권리자 권리행사라도 정당한 권리자의 발명에 기초한 권리행사였으므로, 소급효를 인정하여 처음부터 정당한 권리자의 권리행사로 보는 것이 타당하기 때문이다.15
2) 무효사유 하자치유 무권리자 출원에 의하여 등록된 특허라도 정당한 권리자에게 이전된 경우(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)에는 그 흠은 치유된 것으로 볼 수 있기 때문에 특허무효사유가 되지 않도록 하였다(法133①2).
3) 공유지분의 이전 이전청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 각 공유자는 제99조제2항(다른 공유자의 동의를 받아야 지분을 이전할 수 있다)에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 지분을 이전할 수 있다(法99의2③).
4) 선의의 무권리자 등에 대한 법정실시권 이전등록된 특허의 원특허권자 또는 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자는 정당한 권리자의 특허권의 이전등록이 있기 전에 해당 특허가 무권리자 출원에 의한 무효사유(法33① 본문)에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 유상의 통상실시권을 가진다(法103의2). 이는 특허권의 이전등록에는 소급효가 있기 때문에 이전할 당시에 이미 기존의 권리관계에 따라 형성된 선의의 이해관계인을 보호할 필요가 있고, 중용권(法104)과의 형평성을 고려한 것이다.16
5. 형사책임(거짓행위의 죄)
판례는 “정당한 권리자의 시험성적서를 마치 무권리자 자신의 것인양 특허청에 제출하여 정당한 권리자의 특허를 받을 수 있는 권리를 무권리자 자신이 발명한 것처럼 모인하여 특허를 받았다면 위 무권리자의 행위는 제229조17의 거행위에 해당한다”고 하였다.18
V. 관련문제
1. 중용권
특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 특허의 원(原)특허권자가 특허에 대한 무효심판청구의 등록 전에 자기의 특허발명이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 유상의 통상실시권을 가진다(法104). 이는 자신의 등록이 적법한 것으로 믿는 선의의 무권리자를 보호하는 한편 그 실시를 통하여 갖추어진 산업설비가 산업발전에 이바지라는 법 목적에 비추어 보호해 줄 가치가 있기 때문이다.
2. 무권리자 출원을 이유로 한 무효의 항변 허용여부
무권리자 출원을 이유로 한 무효심판청구는 정당한 권리자 또는 심사관만 할 수 있는데(法133①2), 침해소송에서 정당한 권리자 외의 피고가 무권리자의 특허권행사에 대한 무효의 항변을 주장할 수 있는지 여부가 문제된다. 생각건대 비록 무효심판청구인이 제한되더라도, 무효사유를 가지는 특허권에 기한 권리행사임은 명백하므로 권리남용으로 보아 무효의 항변을 허용함이 타당하다고 본다. 다만 당해 특허권이 정당한 권리자에게 이전된 후에는 더 이상 특허의 무효사유로 주장할 수 없기 때문에 침해소송에서도 마찬가지로 무효 항변을 인정할 수 없다.
3. 청구항별 이전등록가부
제99조의2에서 청구항 별로 이전등록을 할 수 있는지가 문제된다. 입법론 상으로는 긍정하는 것이 바람직하나, 법문상 인정하는 규정이 없고 제215조에서 열거된 조문에 해당하는 규정을 적용할 때에는 청구항마다 특허가 되거나 특허권이 있는 것으로 본다고 되어 있으나 제99조의2를 열거하고 있지는 않아 현행법상으로 인정하여 주기 어렵다고 본다.
- 모인이라는 용어는 법률용어가 아니고 일본에서 널리 사용되는 실무상 용어이다. 모인(冒認)은 일본 형법에서 ‘횡령’을 의미하는데, 특허법에서도 이러한 의미가 넘어와 무권리자의 출원을 모인출원으로 규정하여 사용하게 되었다. 다만 ‘모인’이라는 용어 자체가 “남의 것을 제 것처럼 꾸며 속임”의 의미로 국립국어원의 ‘표준국어대사전’에 표제어로 현재 등재되어 있으므로 ‘모인출원’의 용어를 그대로 사용하는 것도 무방하다고 본다. 竹田和彦저, 김관식외 4인 역 특허의 지식 제8판, 에이제이디자인기획, 2011, 252면 [본문으로]
- 대법원 2007. 8. 23. 선고 2007후1664 판결(심리불속행 기각, 확정). 원고와 발명자들 사이에 체결된 이 사건 출원발명에 대한 출원권 앙도계약이 그 양도계악에서 정한 해제조건의 성취로 인하여 이 사건 출원발명에 대한 거절결정 전에 이미 그 효력이 소멸되었으므로, 원고에 의한 이 사건 출원발명의 출원이 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자에 의한 출원이라고 본 사례로, 대법원 2005. 6. 23. 선고 2003후1932 판결 [본문으로]
- 특허법원 2004. 8. 27 선고 2003허1956 판결(2004후2802 상고기각 확정)은 공유자가 공동출원을 위반한 경우 특허법 제133조 제1항 제1호, 제2호, 제44조, 제33조 제1항 본문에 해당하는 무효사유가 존재한다고 하였으며, 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042(2017후288 심리불속행기각) 판결은 甲과 乙이 공동으로 발명(A)을 완성한 후 甲이 이를 개량한 발명(A')을 단독으로 출원한 사안에서 A와 A'는 실질적 동일성이 인정되지 않아 제33조 제1항 본문 위반의 모인출원에는 해당하지 않지만, 乙도 A'의 공동발명자라고 볼 수 있으므로 甲이 단독으로 출원한 것은 제44조의 공동출원 위반이라고 하였다. [본문으로]
- 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 [본문으로]
- 확대된 선출원에 관한 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없다. 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 [본문으로]
- 특허법 제36조 제1항은 동일한 발명에 대하여는 최선출원에 한하여 특허를 받을 수 있다고 규정하여 동일한 발명에 대한 중복등록을 금하는 선원주의를 채택하였는바 동일한 발명이라함은 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 발명의 범위에 차이가 있어 부분적으로만 일치하는 경우를 포함하며 두 발명의 구성에 상이점이 었다고 하더라도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하여 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 여전히 동일한 발명에 해당한다. 대법원 1985. 8. 20. 선고 84후30 판결, 대법원 1991. 1. 15. 선고 90후1154 판결 등 [본문으로]
- 손천우, 무권리자 특허출원에 대한 새로운 판단기준, 사법논집 제58집, 534면 [본문으로]
- 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007다37370 판결은 “구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제39조 제1항의 직무발명에 해당하는 회사 임원의 발명에 관하여 회사와 그 대표이사가 임원의 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계하지 않고 같은 법 제40조에 의한 보상도 하지 않은 상태에서 위 임원을 배제한 채 대표이사를 발명자로 하여 회사 명의의 특허등록을 마침으로써 임원의 특허를 받을 수 있는 권리를 침해한 경우, 위 임원이 입은 재산상 손해액은 임원이 구 특허법 제40조에 의하여 받을 수 있었던 정당한 보상금 상당액이다.”라고 하여 손해배상책임을 인정하였다. 나아가, 이는 모인출원이 성립하는지 여부를 법원이 독자적으로 판단할 수 있음을 암시한다. [본문으로]
- 종래 제35조에서는 등록공고일로부터 2년 이내에 출원할 것의 요건도 만족하여야 하였으나, 무효심판이 지연되어 심결이 늦어지는 경우 정당한 권리자가 제35조에 규정을 적용받을 수 없는 문제점이 있어, 이 요건을 삭제하였다. [본문으로]
- 특허법원 2017. 6. 22. 선고 2016나1417 판결은 출원계속 중 양도계약이 해제된 경우 후발적 모인출원의 법리를 적용하여 명의변경청구를 허용하였다. [본문으로]
- 공동발명에 있어서 공동발명자 중 1인으로부터는 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 않은 채 다른 공동발명자들로부터만 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 그 발명에 관한 특허를 출원하여 그 등록이 이루어고, 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하지 않은 공동발명자가 특허출원을 하지 않았을 경우에도 위 판례와 같이 부당이득의 반환으로서 특허등록의 이전을 청구할 수 있는지가 문제되는바, ① 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리라고 하는 것은 발명에 의하여 생기는 것으로서 반드시 특허출원을 하여야 발생하는 것이 아닌 점, ② 무권리자에 의한 특허출원이 있었으나 아직 특허등록이 되지 않은 경우, 출원을 하지 않은 정당한 권리자에게는 출원인 명의변경 청구가 허용되는데, 특허등록이 된 경우에는 출원을 하지 않았다는 이유로 정당한 권리자에게 이전등록청구가 허용되지 않는 것은 불합리 한 점, ③ 부당이득반환으로서 이전등록청구가 인정하지 않을 경우 정당한 권리자를 보호할 다른 방법이 없는 점 등에 비추어 보면, 이 사건의 경우에도 비록 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하지 않은 공동발명자가 특허출원을 하지 않았다하더라도, 위 판례와 같이 부당이득의 반환으로서 특허등록의 이전을 청구할 수 있다 할 것이다. 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 2010나87230 판결(확정) [본문으로]
- 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결 [본문으로]
- 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결. 대상판결은 양도계약이 통정허위표시로서 무효가 된 사안이다. 판례는 "원심이, 원고가 1994. 5. 19. 정인산으로부터 그가 배희환 등에 대한 322,902,100원의 약속어음채권을 양수받고, 정인산은 그 양도사실을 배희환에게 통지한 사실, 원고가 배희환 등을 상대로 양수금청구소송을 제기하여 서울지방법원에서 1995. 7. 6.에 322,902,100원과 그에 대한 지연손해금의 지급을 명하는 원고 승소판결(서울지방법원 94가합62661호)을 선고받고, 그 판결이 그 무렵 확정된 사실, 그런데 배희환은 강제집행을 면하기 위하여 1997. 6. 30. 피고를 설립한 뒤 1997. 7. 7. 피고와 통모하여 배희환이 가지고 있던 특허권(1997. 1. 13. 등록 제110603호)과 등록출원중이던 특허와 실용신안을 받을 수 있는 권리를 피고에게 허위로 양도하고, 이를 원인으로 하여 특허권에 관하여 1997. 12. 22. 접수 제1638호로 이전등록을, 특허 등을 받을 수 있는 권리에 관하여 1997. 9. 3. 배희환으로부터 피고에게로 출원인 명의변경신고를 하고, 피고의 명의로 1997. 9. 3. 등록 제122253호로 특허권설정등록을, 2001. 5. 28. 등록 제233403호로 실용신안권설정등록을 각각 받은 사실, 한편 배희환은 이 사건 변론종결 당시에 자력이 없는 상태에 있는 사실 등을 인정한 다음, 그와 같은 사실관계에 기초하여, 채무자 배희환을 대위하는 원고의 청구에 따라 피고는 배희환에게 특허권이전등록의 말소등록절차와 설정등록된 위 특허권과 실용신안권에 관하여 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 판단한 것은 정당하다"고 하였다 . [본문으로]
- 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313,77320 판결 [본문으로]
- 특허권이전등록청구 도입에 따라 정당한 권리자 출원제도의 존치 필요성에 대해 의문을 가질 수 있다. 정당한 권리자 출원제도의 장점으로는 ① 권리범위의 재설정, ② 특허권의 공유회피, ③ 제3자(라이선시, 특허의 양수인)의 권리에 제약되지 않는 특허권의 취득, ④ 진정한 권리자에 의한 권리취득의 기회 담보를 들 수 있으며, 단점으로는 ① 법적 안정성의 결여, ② 제3자(권리자 이외의 자)의 감시 부담의 증가, 동일한 발명에 대하여 특허요건의 심사가 2번 이루어지게 됨으로 인한 공적자원의 소비를 들 수 있다. 독일과 영국의 경우 이전청구제도와 함께 출원일 소급제도도 운영하고 있는 반면, 프랑스와 일본의 경우 이전청구제도만을 운영하고 있다. 이러한 주요국의 상황을 보면 두 제도를 병존한다고 하여 크게 문제될 것은 없고 결국 정당한 권리자의 보호와 제3자 보호의 균형을 제도 설계에 어떻게 반영할 것인지 하는 선택의 문제라고 생각된다. 우리나라의 경우 특허법 제정시부터 출원일 소급제도를 운영하여 왔고 사실상 정당한 권리자 구제의 유일한 수단으로 기능했다는 점과 정당한 권리자가 자신에게 보다 편리한 방법을 선택할 수 있도록 하는 장점이 있다는 점을 고려하면 이를 당장 폐지하기 보다는 이전청구제도와 함께 존치하고 향후 운영 상황을 보면서 동 제도를 계속 유지할 것인지는 추후 검토하는 것이 바람직하다고 생각된다. 특히 제도의 운영 상황뿐 아니라 분쟁의 조기 종식 및 소송경제의 관점에서도 검토가 필요할 것이다. 김동준, 무권리자출원·특허와 정당한 권리자의 보호, IT와 법연구 제12집(2016,2), 107-110면 [본문으로]
- 특허법 제103조의2 제1항 제1호는 “이전등록된 특허의 원(原) 특허권자”라고 하여, 모인출원을 통해 등록된 최초의 특허권자만을 통상실시권의 대상인 것처럼 표현하고 있지만, 이는 입법상 오류인 것으로 보인다. 오히려 원 특허권자는 고의에 의한 모인자인 경우가 많아 위 규정의 적용 대상이 될 여지가 적은 반면, 그로부터 특허권을 양수한 전득자 가운데 보호받아야할 선의자가 많을 것임에도 현행 규정은 정작 이를 제외하고 있기 때문이다. 따라서 이는 “특허권자”라고 규정하여 전득자도 포함시킴이 상당할 것이다. 우리 특허법 제103조의2에 상응하는 일본 특허법 제79조의2 역시 “특허권자”라고 규정하고 있다. 조영선, 특허법 2.0, 박영사, 2021, 193면 [본문으로]
- 제229조(거짓행위의 죄) 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. [본문으로]
- 대법원 1983. 12. 27. 선고 82도3238 판결 [본문으로]