제9장 하나의 특허출원의 범위

제9장 하나의 특허출원의 범위

제45조(하나의 특허출원의 범위) ① 특허출원은 하나의 발명마다 하나의 특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군(群)의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있다. ② 제1항 단서에 따라 일 군의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있는 요건은 대통령령으로 정한다. 시행령 제6조(1군의 발명에 대한 1특허출원의 요건) 법 제45조제1항 단서의 규정에 의한 1군의 발명에 대하여 1특허출원을 하기 위하여는 다음 각호의 요건을 갖추어야 한다. 1. 청구된 발명간에 기술적 상호관련성이 있을 것 2. 청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있을 것. 이 경우 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 것이어야 한다.

 

I. 서설

 

1. 의의

 

특허출원은 하나의 발명마다 하나의 특허출원으로 하되 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있다(法45).

 

2. 취지

 

제45조는 상호 기술적으로 밀접한 관계를 가지는 발명에 대하여 하나의 출원으로 출원할 수 있도록 함으로써 출원인, 제3자 및 특허청의 편의를 도모하고자 하기 위함이다. 위와 같은 1발명 1출원주의는 발명의 특허성과는 본질적으로 관련이 없는, 다분히 절차상의 편의를 도모하기 위한 규정이다.

 

II. 적용요건

 

1. 원칙 : 1발명1출원

 

하나의 발명마다 하나의 출원으로 하는 것을 원칙으로 한다(法45① 본문).

 

2. 예외 : 1군발명 1출원

 

① 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있다(法45① 단서). 기술이 발달하고 복잡해짐에 따라 하나의 출원으로 해야 할 ‘하나의 발명’의 개념을 엄격히 유지하는 것이 어렵게 되었으며, 복수의 발명이라고 하더라도 산업상 이용분야 및 해결과제가 동일하거나 발명의 구성요소 주요부가 동일한 경우가 많으므로 이를 ‘1군의 발명’이라 하여 하나의 특허로 출원할 수 있게 한 것이다.

 

② 이 때 1군 발명이 되기 위해서는 i) 청구된 발명간에 기술적 상호관련성이 있을 것, ii) 청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있을 것, iii) 이 경우 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 것이어야 한다(令6). 선행기술에 비하여 개선된 기술적 특징이라 함은 출원 전 공지 등이 된 선행기술에 비해 신규성과 진보성을 구비하게 되는 기술적 특징을 말한다.

 

III. 판단방법

 

1. 청구항의 기재방식 불문

 

1군의 발명들이 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는가의 여부에 대한 판단은 1군의 발명들이 각각 별개의 청구항으로 청구되었는지 또는 하나의 청구항 내에 택일적 형식으로 청구되었는지 여부와는 관계가 없다. 만약, 마쿠쉬 그룹의 택일적 요소들 중 적어도 하나가 선행기술과 관련하여 신규하지 아니한 것으로 판단된다면, 발명의 1특허출원에 관한 문제를 재검토하여야 한다.

 

2. 독립항을 기준으로 판단

 

① 발명의 1특허출원에 대한 판단은 먼저 독립항에 대해서 우선 고려한다. 독립항이 발명의 1특허출원에 대한 요건을 만족하는 경우에는 이들 독립항에 종속된 종속항은 당연히 1특허출원이 만족된다.

 

② 어떤 특정한 독립항을 기준으로 하여 1특허출원을 판단한 결과 1특허출원의 요건이 만족되었을 경우에도, 보정에 의하여 그 기준이 되었던 특정한 독립항이 삭제되거나 또는 발명의 내용이 변경된 결과 1특허출원의 요건이 만족되지 않게 될 수 있다. 따라서, 이와 같은 경우에는 1특허출원의 요건에 대한 판단을 다시 하여야 한다.

 

발명의 단일성 판단사례 【청구항 1】 A (A는 선행기술에 개시) 【청구항 2】 A+B (A+B는 선행기술에 개시) 【청구항 3】 A+C (C는 선행기술에 개시되지 않음) 【청구항 4】 A+C+D 【청구항 5】 A+F (F는 선행기술에 개시되지 않음) 청구범위가 위와 같은 경우, 독립항인 청구항 1은 선행기술에 비하여 개선된 특징이 없으므로, 청구항 1을 인용하는 청구항 2 내지 5 사이에 발명의 단일성이 위배되지 않는지를 검토해 보아야 한다. 청구항 2에는「특별한 기술적인 특징」이 없고, 청구항 3 내지 4의「특별한 기술적인 특징」은 C이고, 청구항 5의「특별한 기술적인 특징」은 F이다. 여기서 C와 F가 동일하거나 상응하는 기술적인 특징이 아니라면, 종속항들은 <청구항 2>, <청구항 3 및 4>, <청구항 5의> 3개 발명군으로 되어 있는 것이다. 청구항 1을 청구항 2와 동일군의 발명으로 보면(청구항 1을 제1, 2, 3군 각각에 포함시키는 방법도 가능),다음과 같이 3개의 발명군이 있음을 지적하여 발명의 단일성 거절이유를 통지할 수 있으며, 이 때 제1군에 대한 실체심사 결과(신규성·진보성 거절이유 등)를 함께 통지한다. 제1군: 청구항 1, 2; 제2군: 청구항 3, 4; 제3군: 청구항 5

 

IV. 위반 시 취급

 

1. 거절이유에만 해당

 

제45조 위반은 발명자체에 대한 하자가 아닌, 절차적 하자에 불과하므로 거절이유(法62)에만 해당하고, 정보제공사유(法63의2), 무효사유(法133)에는 해당하지 않는다.

 

2. 심사관의 조치

 

특허법 제45조의 규정에 의한 거절이유통지시에는 출원인이 거절이유에 대하여 보다 용이하게 대응할 수 있고 신속 정확한 심사에 도움이 된다고 인정되는 경우에는 출원의 분할에 관한 시사(示唆)를 할 수 있다. 왜냐하면 일반적으로 심사관이 그 기술적 특징이 선행기술에 비하여 개선된 것이 없다는 거절이유만을 출원인(대리인)에게 통지하면, 출원인은 분할을 해야 하는지, 또한 분할출원을 하였을 경우 해당 분할출원이 특허 받을 수 있는지를 예측할 수 없어 어려움을 겪게 되기 때문이다.

 

V. 단일성 판단사례

분류	예	해설
독립항과 종속항	【청구항 1】 특징 A+B를 갖는 표시장치 【청구항 2】 제1항에 있어서, 특징 C를 부가한 표시장치 【청구항 3】 제1항에 있어서, 특징 D를 부가한 표시장치	A+B가「특별한 기술적 특징」이라면, 모든 청구항에 동일한 특별한 기술적 특징인 A+B가 존재하므로 청구항 1과 청구항 1의 종속항인 청구항 2, 3 사이에는 단일성이 만족된다.
상위개념의 독립항과 하위개념의 종속항	【청구항 1】 폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의해 처리하는 방법 【청구항 2】 제1항에 있어서, 산은 황산인 방법 【청구항 3】 제1항에 있어서, 산은 질산인 방법	청구항 1과 청구항 2 및 3은 소위 상위개념과 하위개념의 관계에 있다. 청구항 1, 2, 3 사이에 동일한 특별한 기술적인 특징을 ‘폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의해 처리하는 기술’이라고 볼 때, 청구항 1, 2, 3 사이에는 단일성이 만족된다.
청구항이 다른 청구항의 특별한 기술적 특징을 포함하는 경우	【청구항 1】 램프용 필라멘트 A 【청구항 2】 필라멘트 A가 있는 램프 B 【청구항 3】 필라멘트 A가 있는 램프 B와 회전테 C로 구성되는 서치라이트(searchlight)	청구항 1의 ‘필라멘트 A’가「특별한 기술적 특징」이라면, 모든 청구항들 사이에 공통되므로, 청구항 1, 2 및 3 사이에는 단일성이 존재한다.
서로 상응하는 특별한 기술적 특징을 갖는 경우	【청구항 1】영상신호의 시간축 신장기를 구비한 송신기 【청구항 2】수신한 영상신호의 시간축 압축기를 구비한 수신기 【청구항 3】영상신호의 시간축 신장기를 구비한 송신기와 수신한 영상신호의 시간축 압축기를 구비한 수신기로 이루어진 영상신호의 전송장치	청구항 1의 시간축 신장기가「특별한 기술적 특징」이고 청구항 2의 시간축 압축기가「특별한 기술적 특징」이며, 이들은 서로 상응하는 기술적 특징(소위 서브컴비네이션과 서브컴비네이션)이라면, 청구항 1과 청구항 2 사이에는 단일성이 존재한다. 청구항 3은 청구항 1 및 청구항 2의「특별한 기술적 특징」들을 모두 포함하므로 청구항 1 및 청구항 2와 단일성이 있다(소위 컴비네이션과 서브 컴비네이션).

동일하거나 상응하지 않는 특별한 기술적 특징을 갖는 경우	【청구항 1】직류모터용 제어회로 A 【청구항 2】직류모터용 제어회로 B 【청구항 3】제어회로 A가 있는 직류모터를 이용하는 장치 【청구항 4】제어회로 B가 있는 직류모터를 이용하는 장치	직류모터에 사용된다는 사실이「특별한 기술적 특징」이 아닌 경우로서,‘제어회로 A’가 하나의「특별한 기술적 특징」이고,‘제어회로 B’도 ‘제어회로 A’와는 관련이 없지만 또 다른「특별한 기술적 특징」인 경우, 청구항 1과 청구항 3 사이 또는 청구항 2와 청구항 4 사이에는 단일성이 있으나, 청구항 1과 청구항 2 사이 또는 청구항 3과 청구항 4 사이에는 단일성이 없다.
단일하지 않은 청구항들의 기술적 특징을 포함하는 경우	【청구항 1】특징 A를 갖는 콘베이어 벨트 【청구항 2】특징 B를 갖는 콘베이어 벨트 【청구항 3】특징 A 및 특징 B를 갖는 콘베이어 벨트	‘특징 A’가 하나의「특별한 기술적 특징」이고, ‘특징 B’는 또 다른 하나의「특별한 기술적 특징」인 경우, 청구항 1과 청구항 3사이 또는 청구항 2와 청구항3 사이에는 단일성이 있으나, 청구항 1과 청구항 2사이에는 단일성이 없다.
물건과 그 물건을 생산하는 방법	【청구항 1】 화학물질 X 【청구항 2】 화학물질 X의 제조방법	특정한 청구항에 기재된 물건의 발명과 그 물건을 생산하는 방법의 발명 사이의 단일성은 그 생산 방법이 그 물건의 생산에「적합한가」의 여부로 판단한다. 여기서「적합한가」라는 것은 그 생산방법을 실시하면 본질적으로 그 물건이 생산된다는 것을 의미한다. 그러나「적합한가」라는 의미가 그 물건이 다른 방법에 의해서는 생산될 수 없다거나, 그 생산 방법이 다른 물건의 생산에는 사용될 수 없다는 것을 의미하는 것은 아니다. 청구항 2의 제조방법은 청구항 1항의 화학물질 X의 제조에 적합하다. 청구항 1 및 2에 공통되는「특별한 기술적인 특징」은 화학물질 X이다.
물건과 그 물건을 생산하는 방법	【청구항 1】 다공성 합성수지에 공극부를 보유하는 골판지 【청구항 2】 골판지의 공극부에 발포성 합성수지를 충진하는 공정과 이 적층체를 가열하는 공정으로 이루어지는 골판지의 제조방법	청구항 2의 제조방법에 의한 생산물은 청구항 1의 골판지뿐이다. 따라서 청구항 2의 제조방법은 청구항 1의 골판지의 생산에 적합하므로 청구항 1 및 2는 단일성을 만족한다.
물건과 그 물건을 사용하는 방법	【청구항 1】물질 A 【청구항 2】물질 A를 간장에 혼합하여 간장의 곰팡이의 발생을 억제하는 간장의 제조방법	청구항 2는 ‘제조방법’으로 표현되어 있으나, ‘물질 A를 간장에 혼합함에 의해 간장의 곰팡이 발생을 억제하는 방법’과 실질적으로 동일하다. 따라서 청구항 2는 청구항 1의 물질 A가 가지고 있는 특정한 성질을 이용하는 방법에 해당된다.
물건과 그 물건을 취급하는 방법	【청구항 1】 특정물질 A 【청구항 2】 특정물질 A를 온도 X°C이하, 압력 Y기압 이하에서 빛을 차폐하고 희가스(네온, 아르곤)의 존재하에서 물질 B를 첨가하여 보존하는 방법	청구항 2는 불안정한 성질을 가지는 특정물질 A의 보존을 위한 특별한 보존방법에 관한 것으로, 청구항 1의 발명을 취급하는 발명에 해당한다.

물건과 그 물건을 생산하는 기계, 기구, 장치, 기타의 물건	【청구항 1】 특정구조의 볼트 A 【청구항 2】 특정구조의 볼트 A를 생산하는 장치 B	청구항 2의 장치 B가 청구항 1의 볼트 A의 생산 이외에 다른 물건의 생산에 사용될 수 있는지의 여부에 관계없이 장치 B는 볼트 A의 생산에 적합하다. 따라서 단일성을 만족한다. ※ 장치류는 그 자체로 그 물건을 생산할 수 있는 장치류를 말한다. 따라서 그 물건을 생산하기 위한 간접적, 보조적 장치류(예 : 그 물건의 생산에 사용되는 측정장치나 분석장치 등)는 하나의 출원으로 할 수 없다.
물건과 그 물건의 특정 성질만을 이용하는 물건	【청구항 1】물질 A 【청구항 2】물질 A로 된 제초제	청구항 2의 제초제는 청구항 1의 물질 A가 갖고 있는 제초능력을 이용한 물건에 해당된다.
물건과 그 물건을 취급하는 물건	【청구항 1】불안정한 화학물질 A 【청구항 2】화학물질 A의 저장장치	청구항 2의 저장장치는 청구항 1의 화학물질 A가 그 기능을 유지할 수 있도록 하는 것으로 화학물질 A를 취급하는 물건에 해당한다.
방법과 그 방법의 실시에 직접 사용하는 기계, 기구, 기타의 물건	【청구항 1】 녹 억제물질 X를 포함하는 페인트를 특정한 전극 배치를 사용하고 정전부하하여 도장하는 도장방법 【청구항 2】 녹 억제물질 X를 포함하는 페인트	‘녹 억제물질 X를 포함하는 페인트’는 청구항 1항의 방법의 실시에 직접 사용되는 물건에 해당된다.
마쿠시 청구항	【청구항 1】하기 구조식의 화합물 여기에서 R1은 페닐, 피리딜, 티아졸릴, 트리아지닐, 알킬티오, 알콕시 및 메틸로 이루어진 군 중에서 선택되고, R2 내지 R4는 메틸, 벤질 또는 페닐이다. 이 화합물들은 혈액의 산소 흡수능력을 증대시키기 위한 약제로서 유용한다.	마쿠시 청구항의 경우 ① 모든 선택의 요소가 공통의 성질 또는 활성을 갖고 있고, ② i) 공통의 화학 구조가 존재할 것, 즉 모든 선택요소가 중요한 화학 구조 요소를 공유하고 있거나, ii) 공통의 화학 구조가 판단기준이 되지 않는 경우, 모든 선택 요소가 그 발명이 속한 기술분야에서 1군의 것으로서 인식되는 화학물질군에 속하는 경우 각 선택요소는 동일 또는 상응하는 특별한 기술적 특징을 갖는 관계에 있다. 이 경우 인돌기는 모든 치환기에 의하여 공통되는「중요한 구조적 요소」이다. 모든 청구된 화합물들이 동일한 용도를 가진다고 주장하고 있으므로 단일성이 있다.

중간체와 최종 생성물

【청구항 1】 하기 일반식으로 정의되는 섬유재료로 유용한 고분자 화합물(반복단위X) 【청구항 2】 하기 일반식으로 정의되는 화합물(상기 고분자 화합물의 제조를 위한 출발물질로 유용)

중간체에 관한 발명과 최종 생성물에 관한 발명이 1특허출원을 충족시키기 위해서는 이하의 요건 ① 및 ②가 만족되어야 한다. ① 중간체와 최종 생성물이 동일 또는 기술적으로 밀접하게 관련되어 있는 신규 구조 요소를 갖는다. 즉, (ａ) 중간체와 최종 생성물의 화학 구조에 있어 선행 기술 중에는 발견되지 않을 것 같은 기본 골격이 공통되어 있거나, (ｂ) 양 물질의 신규한 화학 구조가 기술적으로 서로 밀접하게 관련되어 있다. ② 중간체와 최종 생성물의 사이에 서로 기술적인 연관성을 가진다. 즉, 최종 생성물이 중간체로부터 직접 제조되거나 동일한 주요한 구조 요소를 포함한 일부의 다른 선행 기술 중에는 발견되지 않을 것 같은 중간체가 제조된 경우 청구항 1 및 청구항 2의 화합물 모두「주요한 구조적 요소(반복단위X)」를 공유하고 있고, 기술적으로도 밀접한 상관관계를 갖고 있다. 따라서 청구항 1 및 청구항 2의 발명은 중간체와 최종화합물의 관계를 가지고 있으며 단일성이 존재한다.