진보성의 판단순서

진보성 판단순서
사건번호	대법원 2019. 10. 31 선고 2015후2341 판결 (진보성 판단 순서)
판시사항	출원발명의 진보성을 판단하는 방법

 

I. 판결요지

 

출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명[이하 ‘주(主)선행발명’이라고 한다]을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다.

 

II. 해설

 

1. 각 단계별 심리 및 판단방법^[각주:1]

 

① 대상발명의 청구범위와 기술사상 확정(1단계)

 

먼저, 대상발명의 청구범위를 해석하여 그 권리범위를 명확히 한다. 그리고 대상발명의 명세서에 기초하여 종래 기술의 문제점, 대상발명의 기술적 과제와 과제해결수단(또는 특징적 구성)을 명확히 한다. 이러한 심리 과정을 통해서 판단자는 대상발명을 정확히 이해할 수 있게 되고, 이는 다음의 2 내지 5단계를 심리·판단하는 전제가 된다.

 

② 선행발명의 범위와 기술내용 확정(2단계)

거절사건의 경우는 특허청 심사관이, 그리고 등록무효사건의 경우는 심판청구인이 선행발명들을 찾아서 제시하게 된다. 이 경우 주의할 사항은 기술분야가 전혀 상이하거나 기술적 과제가 달라 통상의 기술자가 고려하지 않을 것으로 보이는 것은 선행발명에서 제외하는 것이 필요하다. 그리고 선행발명 중 주지관용기술이 있는 경우 이는 선행발명으로 제시하기 보다는 주지관용기술로 제시하는 것이 후에 너무 많은 선행발명들의 결합에 따른 결합의 곤란성의 문제를 피할 수 있다. 판단자는 선행발명의 기재나 도면 등을 통해 그 기술사상과 구성 등을 명확히 하여 그 기술내용을 확정한다.

 

③ 주선행발명의 선택(3단계)

 

거절사건의 경우는 특허청 심사관이, 그리고 등록무효사건의 경우는 심판청구인이 선행발명들 중 대상발명과 가장 가까운 선행발명을 선택하여 주선행발명으로 제시한다. 주선행발명은 대체로 대상발명과 동일·유사한 구성을 가장 많이 가지고 있거나, 대상발명의 특징적 구성을 가지고 있는 선행발명을 선택하는 것이 일반적이다.

 

실무에서 대상발명과 동일한 기술분야에 속하면서 대상발명의 구성을 가장 많이 개시하고 있는 선행발명 A와 대상발명의 과제 해결수단의 특징부를 개시하는 선행발명 B가 같이 있는 경우 주선행발명의 선택에 어려움이 있다. 이 경우 위 두 가지 방법 중 어느 하나가 더 우월한 것이라고 단정할 수 없다.^[각주:2] 그런데 대상발명의 청구범위가 많은 구성요소를 가지고 있는 경우에는 대상발명과 동일·유사한 구성을 가장 많이 가지고 있는 선행발명을 주선행발명으로 선택하는 것이 결합의 곤란성을 피할 수 있다.^[각주:3]

 

④ 대상발명과 주선행발명을 대비하여 공통점과 차이점 확인(4단계)

 

대상발명의 전체 구성을 주선행발명의 대응구성과 대비하여 공통점과 차이점을 확인한다. 이 경우 대상발명의 전체 구성을 대비함에 있어 구성요소별로 나누어 주선행발명과 대비하는 것이 공통점과 차이점을 도출하기 쉽다. 대체적으로 특허 청구항은 구성을 각 기능별로 구분하여 기재하고 있는데, 이러한 구성요소의 구분은 주선행발명에 동일·유사한 기능을 가진 구성이 존재하는지 여부를 확인함으로써 대응구성의 유무를 쉽게 파악할 수 있게 하는 이점이 있다.

 

대상발명과 주선행발명을 대비하여 공통점과 차이점을 도출하기 위해서는 청구범위의 해석에 기초하여, 주선행발명의 구성이 위 청구범위에 포함되는지 여부를 확인하여야 한다. 이 단계에서 주의할 점은 대상발명의 청구범위가 아닌, 구체적인 실시예나 도면 등에 기초하여 주선행발명의 구성을 대비하지 않도록 하여야 한다.

 

그리고 구성요소를 대비함에 있어서, 대상발명의 개별 구성요소와 선행발명의 개별 구성요소만을 대비하는 것이 아니라 개별 구성요소의 유기적인 결합을 통하여 나타나는 발명의 기능 및 작용, 효과, 달성되는 과제 등을 함께 대비하여, 그 공통점과 차이점을 확인한다.^[각주:4]

 

⑤ 차이점을 극복하고 대상발명을 쉽게 발명할 수 있는지 심리(5단계)

 

대상발명과 주선행발명의 차이점이 확인된 다음, 그와 같은 차이점을 통상의 기술자가 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리하는 것이 진보성 심리의 핵심으로 당사자 사이에 가장 치열하게 다투어지는 부분이다.

 

2. 용이도출(5단계) 판단 방법

 

진보성은 출원발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과를 종합적으로 검토하되, 출원발명의 기술적 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성 및 효과의 현저성을 참작하여 종합적으로 판단해야 한다.^[각주:5]

 

① 구성의 곤란성

 

통상의 기술자의 관점에서 채택하기 곤란하고, 구성요소 간의 결합에 곤란한 점이 있는지를 의미한다. 통상의 기술자가 공지기술로부터 동기유발에 의해, 또는 통상의 창작능력을 발휘하여 청구항에 기재된 발명을 쉽게 생각해낼 수 있는지를 주요관점으로 판단한다. 동기유발에 의해 용이하게 발명할 수 있는 경우로는 i) 선행발명에 출원발명이 시사(개시)가 있는 경우,^[각주:6] ii) 기능·작용이 공통되는 경우, iii) 해결해야 할 과제가 공통되는 경우, iv) 기술분야의 관련성이 있는 경우이며. 통상의 창작능력을 발휘하여 용이하게 발명할 수 있는 경우로는 i) 공지의 재료중 가장 적합한 재료의 선택 내지 공지기술의 단순적용, ii) 수치범위의 최적화 또는 호적화, iii) 균등물에 의한 치환, iv) 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경, v) 단순한 용도변경, vi) 일부 구성요소의 생략 등의 경우가 이에 해당한다.^[각주:7]

 

판례는 “여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.”고 판시하여 진보성은 복수의 선행기술을 결합하여 판단이 가능하다.^[각주:8]

 

다만, 판례는 “특허발명이 공지공용의 기존 기술을 수집 종합한 것에 불과하거나,^[각주:9] 공지공용기술과 주지관용기술을 수집 종합한 것에 불과한 데에 그 특징이 있는 경우에는 이를 종합하는데 각별한 곤란성이 있다거나, 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 것이 있는 경우가 아니라면 그 발명의 진보성은 인정할 수 없다.”고 한다.^[각주:10]

 

② 목적의 특이성

 

통상의 기술자가 생각해내기 어려운 목적인 경우에는 진보성이 인정된다. 판례는 “작용효과가 종래 기술과 동일·유사하더라도 그와 전혀 다른 새로운 해결수단을 창작한 때에는 그 새로운 해결방법의 제공에 의한 기술의 풍부화가 인정되어 진보성이 긍정될 수 있다.”고 한다.^[각주:11]

 

한편 전용은 어떤 분야에 알려져 있는 방법, 장치, 화합물 등을 본질적인 변경을 가하지 않고 다른 분야에 적용하는 경우를 의미한다. 작용효과의 차이가 크면 진보성이 있다고 판단될 가능성이 있는 치환의 경우와는 달리, 전용의 경우는 작용효과에 차이가 있어도 당연하기 때문에, 진보성이 인정되기 어렵다.^[각주:12] 따라서 전용의 경우에는 어떤 분야에서부터 다른 분야에의 적용에 임하여 어떤 곤란성이 있었는가, 전용에 임하여 그 기술적 구성에 어떤 변경이 행해졌는가가 진보성 판단의 초점이 되어야 할 것이다. 판례도 “발명 당시의 기술적 수준에 비추어 어떤 주지관용기술의 전용이 그 분야의 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이 아니고 그로 인한 작용효과가 종래의 것에 비해 현저하게 향상된 것이라면 진보성을 인정할 수 있다”고 하였다.^[각주:13]

 

③ 효과의 현저성

 

당해발명의 출원시 기술수준으로 보아 그 발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술자가 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지를 의미한다. 이때 출원발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는 경우에는 유리한 효과로서 진보성이 인정된다.^[각주:14] 판례는 기술적 구성이 곤란하지 않다 하더라도 종래 알려지지 않은 현저한 효과가 발생한 경우에는 진보성이 긍정될 수 있다고 한다.^[각주:15]

 

판례는 “출원발명의 유리한 효과가 발명의 설명에 기재되어 있지 아니하더라도 통상의 기술자가 발명의 설명의 기재로부터 유리한 효과를 추론할 수 있을 때에는 진보성 판단을 함에 있어서 그 효과도 참작하여야 한다”고 판시하였다.^[각주:16] 일반적으로 기계, 전기·전자, 건설 등의 발명은 차이가 나는 구성요소를 다른 선행발명과의 결합을 통하여 쉽게 발명할 수 있는 경우 그 효과도 예측하기 쉬운 경우가 많으므로 진보성이 부정된다.^[각주:17] 다만, 화학이나 의약 등의 분야처럼 발명의 효과에 대한 인식과 개시가 중요한 의미를 가지는 경우에는, 명세서에 기재되지 않은 효과는 진보성 판단시 고려할 수 없다. 이 경우에는 명세서 기재요건 또한 충족하지 못하게 된다.^[각주:18]

 

 

 

1. 이혜진, 발명의 진보성 판단의 개선 : 진보성 심리방식의 변화와 새로운 거절이유로서의 주선행발명의 변경, 저스티스 통권 176호, 2020, 56-57면 [본문으로]
2. 이헌 발명의 진보성 판단에 관한 연구 경인문화사, 2017, 378면 [본문으로]
3. 주지관용기술의 결합은 일반적으로 그러한 기술구성의 착상이 쉽고 다양한 방법으로 사용되는 경우가 많아 결합의 곤란성이 쉽게 극복되는 경우가 많다. 이혜진, 전게논문, 57면 [본문으로]
4. 한규현, “발명의 진보성 심리의 바람직한 실천 방안”, 특허법원 개원 20주년 기념논문집, 2018, 11면. [본문으로]
5. 대법원 2007. 9. 6. 선고 2007후1527 판결 [본문으로]
6. 대법원 2008. 5. 15. 선고 2006후3724 판결. 선행기술문헌에 특허발명의 특징적 구성이 나타나 있지 않을뿐더러 이를 시사 또는 암시하는 내용도 기재되어 있지 않아 진보성을 부정할 수 없다고 한 것에, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후917 판결.; 명세서에 전기접속방식에 관한 구체적 기재가 있어 통상의 기술자로서는 발광소자만으로 개시된 선행기술문헌에 별도 선행기술인 LED를 복수로 배치한 구성을 결합하는 충분한 암시를 발견할 수 있어 진보성이 부정된다는 것에, 대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후785 판결 [본문으로]
7. 특허청, 심사기준, 2023, 제3부 제3장 6.2 [본문으로]
8. 대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후3377 판결  [본문으로]
9. 대법원 2001. 7. 13. 선고 99후1522 판결 [본문으로]
10. 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4042 판결 [본문으로]
11. 대법원 2000. 2. 11. 선고 97후2224 판결 [본문으로]
12. 竹田和彥, 특허의 지식: 이론과 실무 제8판, 도서출판 에이제이디자인기획, 2011, 149면  [본문으로]
13. 대법원 1991. 12. 27. 선고 90후724 판결. 작용효과의 차이가 크면 진보성이 있다고 판단될 가능성이 있는 치환의 경우와는 달리, 전용의 경우는 작용효과에 차이가 있어도 당연하기 때문에, 진보성이 인정되기 어렵다. 따라서 전용의 경우에는 어떤 분야에서부터 다른 분야에의 적용에 임하여 어떤 곤란성이 있었는가, 전용에 임하여 그 기술적 구성에 어떤 변경이 행해졌는가가 진보성 판단의 초점이 되어야 할 것이다. 竹田和彥, 전게서, 149면  [본문으로]
14. 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결 [본문으로]
15. 대법원 2000. 2. 11. 선고 97후2224 판결 [본문으로]
16. 대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결 [본문으로]
17. 이혜진, 전게논문, 60면 [본문으로]
18. 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736,743 판결 등 [본문으로]