제7장 확대된 선출원

제7장 확대된 선출원

제29조(특허요건) ③ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것 2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공고된 특허출원일 것 ④ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 고안(考案)과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 실용신안등록출원의 고안자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 실용신안등록출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 그 특허출원일 전에 출원된 실용신안등록출원일 것 2. 그 특허출원 후 「실용신안법」 제15조에 따라 준용되는 이 법 제64조에 따라 출원공개되거나 「실용신안법」 제21조제3항에 따라 등록공고된 실용신안등록출원일 것 ⑤ 제3항을 적용할 때 다른 특허출원이 제199조제2항에 따른 국제특허출원(제214조제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제3항 본문 중 "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면"으로, 같은 항 제2호 중 "출원공개"는 "출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개"로 본다. ⑥ 제4항을 적용할 때 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원(같은 법 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제4항 본문 중 "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "국제출원일까지 제출한 고안의 설명, 청구범위 또는 도면"으로, 같은 항 제2호 중 "출원공개"는 "출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개"로 본다. ⑦ 제3항 또는 제4항을 적용할 때 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원은 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보지 아니한다.

 

I. 서설

 

1. 의의

 

‘확대된 선출원‘은 특허출원한 발명이 그 특허출원을 한 날 전에 특허출원을 하여 그 특허출원을 한 후에 출원공개 또는 등록공고된 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명(이하 “최초 명세서 등”)과 동일한 경우에는 특허를 받을 수 없도록 선출원의 지위를 부여한 것을 말한다(法29③). 선출원의 청구범위뿐만이 아니라 명세서 또는 도면에 기재된 발명에도 후출원의 배제효가 미친다는 점에서 이를 확대된 선출원이라고 부르는 것이다.

 

2. 취지

 

i) 선출의 청구범위에 기재되어 있지 않으나 발명의 설명 등에만 기재된 발명은 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 공공의 영역으로 두려는게 선출원자의 의사로서, 그러한 발명에 대해 아무런 기여도 없는 제3자가 후출원으로서 특허를 받는 것을 방지하기 위함이다. ii) 출원인은 자신이 출원한 명세서에 기재된 실시 예 등에 대해서도 권리를 취득해 두지 않으면 타인이 그에 대한 권리를 부여받아 출원인 자신의 실시조차도 방해될 염려가 있으므로, 출원인은 이를 방지하기 위하여 소위 방어출원을 포함하여 많은 출원을 해야하는 폐해를 막기 위함이다.^[각주:1] iii) 선출원의 청구범위만을 기준으로 판단한다면 후출원이 심사청구를 한 경우 선출원의 보정여하에 따라 후출원의 적법여부가 달라지는바, 심사관이 보정 가능성에 관계없이 후출원 발명을 거절할 수 있게 함으로써 심사청구제도의 실효성을 확보하기 위함이다.

 

 

II. 확대된 선출원의 적용요건

 

1. ‘다른 특허출원’은 ‘그 특허출원’을 한 날 전에 특허출원을 할 것

 

‘출원일’을 기준으로 판단하며, ‘그 특허출원’은 ‘다른 특허출원’의 출원일 후에 이루어져야 한다. 따라서 ‘다른 특허출원’의 출원일과 ‘그 특허출원’의 출원일이 동일한 경우에는 본 규정이 적용되지 않는다.

 

2. ‘다른 특허출원’은 ‘그 특허출원’을 한 후에 출원공개 또는 등록공고가 된 것

 

① ‘출원시’를 기준으로 판단하며, ‘그 특허출원’의 출원시가 ‘다른 특허출원’의 출원공개 또는 등록공고 전에 이루어진 경우 본 규정이 적용된다. 상기 요건을 시각주의로 하는 이유는 타출원의 공개가 당해출원과 같은날에 이루어진 경우에, 공개일을 기준으로 하면 당해출원의 출원시가 타출원의 공개시점보다 빠른 경우에 확대된 선출원도 적용못하거니와 신규성 문제도 피해갈 수 있는 문제점이 발생하기 때문이다. 만약 '그 특허출원'의 출원시가 ‘다른 특허출원’의 출원공개 또는 등록공고 보다 늦은 경우에는 신규성(法29①)이 적용된다. 출원시와 공개시를 알 수 없는 경우에는 심사 실무상 확대된 선출원을 적용한다. 

 

② '다른 특허출원'이 일단 출원공개 또는 등록공고 된 후에는 그 출원에 대하여 특허여부 결정, 무효, 취하 또는 포기 등이 있다고 하여도 확대된 선출원의 지위가 유지된다.

 

③ 무권리자 출원은 선출원과 달리 출원공개가 된 경우에는 확대된 선출원의 지위가 인정된다. 다만 정당한 권리자와의 관계에서는 발명자가 동일하여 확대된 선출원의 지위가 인정되지 않는다(法29③④ 단서)

 

3. ‘그 특허출원’의 청구항에 기재된 발명이 ‘다른 특허출원’의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 동일할 것

 

(1) ‘다른 특허출원’의 최초 명세서 등에 기재된 발명

 

‘다른 특허출원’의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 발명에 대해 확대된 선원의 지위가 발생하므로, 출원공개 된 내용이 추후 보정에 의해 삭제되더라도 여전히 확대된 선원의 지위를 가지게 된다. 다만, 판례는 “확대된 선원의 지위는 선출원의 발명이 완성된 발명임을 전제로 하는 것이므로, 성질상 미완성 발명은 확대된 선원의 지위를 가질 수 없다”고 판시하였다.^[각주:2]

 

(2) 동일한 발명

 

① ‘그 특허출원’의 청구항에 기재된 발명이 ‘다른 특허출원’의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 동일한 발명에 대해 확대된 선원이 적용된다. 이때 양 발명이 동일한지는 실질적 동일성을 기준으로 판단한다

 

② 판례는 “확대된 선출원에 관한 특허법제 29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없다”고 하여 확대된 선출원의 적용시 요구되는 발명의 동일성 판단은 진보성 판단과 그 기준이 다르다고 하였다.^[각주:3]

 

보충  확대된 선출원의 예시 甲이 2016. 1. 1. 발명의 설명에 A와 B를, 특허청구범위에는 A만을 기재한 발명에 관하여 특허출원을 하고, 2016. 6. 1. 乙이 B를 특허청구범위로 하는 특허출원을 하였으나, 甲의 2016. 1. 1. 자 출원발명에 2017. 7. 1 출원공개가 이루어진 경우, 甲의 출원이 '그 특허출원(乙의 출원)'을 한 날 전에 출원되어 '그 특허출원'을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 '다른 특허출원'에 해당하며, 乙의 ‘그 특허출원’은 확대된 선원 위반으로 특허를 받을 수 없게된다.

 

 

III. 확대된 선출원의 지위

 

1. '다른 특허출원'이 일반출원인 경우

 

'다른 특허출원'이 출원공개 또는 등록공고 된 경우, 그 출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명(또는 고안)은 출원일부터 출원공개 또는 등록공고 된 때까지 확대된 선출원의 지위를 가진다(法29③④).

 

2. '다른 특허출원'이 특유출원인 경우

 

(1) 국제특허출원

 

① '다른 특허출원'이 국제특허출원^[각주:4]이며 출원공개 또는 국제공개되거나 등록공고 된 경우, 그 국제출원의 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면에 기재된 발명은 국제출원일부터 출원공개, 국제공개 또는 등록공고 된 때까지 확대된 선출원의 지위를 가진다(法29⑤⑥).

 

② 다만, 국내서면제출기간에 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 않아 취하된 것으로 보는 국제특허출원에 대해서는 확대된 선출원의 지위가 발생하지 않는다(法29⑦). 이는 국어번역문을 제출하지 않은 이상 국내에서 출원공개가 이루어지지 않기 때문이다(法207①). 하지만 국어로 국제특허출원한 경우에는 그 국제특허출원은 우리나라의 특허출원으로 보고(法199①), 국제공개가 된 경우 이를 출원공개로 간주(法207②)하기 때문에 확대된 선출원의 지위가 인정된다.

 

(2) 분할출원·분리출원·변경출원

 

분할·분리·변경출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명에 대하여 분할·분리·변경출원일로부터 분할·분리·변경출원의 출원공개까지 확대된 선출원의 지위가 인정된다. 즉 확대된 선원의 지위는 원출원일로 소급하지 아니한다(法52②, 52의2②, 53②). 분할·분리·변경출원은 원출원의 최초 명세서 범위내로 하는 것이 원칙인데, 원출원의 최초 명세서 등이 기재되지 않은 발명이 분할·분리·변경출원에 추가되는 경우 그러한 발명에 대해 원출원일로 소급하여 확대된 선출원의 지위를 갖게 하는 것은 부당하기 때문이다.

 

(3) 조약우선권주장 출원

 

심사기준은 조약우선권주장 출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명 중에서 우선권주장의 기초가 된 출원(이하 선출원)의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 공통되는 발명은, 선출원일로부터 우선권주장 출원이 출원공개나 등록공고 되었을 때 확대된 선출원의 지위를 가지는 것으로 본다.^[각주:5] 다만 우선권주장출원의 명세서에는 기재되어 있으나, 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않은 발명은 우선권주장 출원일로부터 확대된 선출원의 지위를 가진다.

 

(4) 국내우선권주장 출원

 

1) 기초출원이 국내출원인 경우

 

① 선출원과 우선권주장의 확대된 선출원  우선권주장 출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명 중에서 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 공통되는 발명은 우선권주장출원이 출원공개나 등록공고된 때 선출원에 관하여 출원공개 된 것으로 보아 확대된 선출원의 지위를 가지게 된다(法55④). 우선권주장출원의 명세서에는 기재되어 있으나, 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않은 발명은 우선권주장출원일부터 확대된 선출원의 지위를 가지게 된다(法29③). 다만, 선출원의 최초 명세서 등에는 기재되어 있으나 우선권주장 출원의 최초 명서세 등에 기재되지 아니한 내용에 대해서는 확대된 선출원이 적용될 여지가 없다. 우선권주장 출원이 있는 경우 선출원은 그 출원일로부터 1년 3개월이 지나면 취하된 것으로 보아 출원공개가 되지 않기 때문이다(法56①)

 

② 이중우선의 경우 우선권기간의 실질적인 연장을 방지하기 위해, 선출원이 우선권주장을 수반하는 출원일 경우에는 우선권주장 출원과 선출원의 최초 명세서 등에 공통으로 기재된 발명 중, 당해 선출원의 우선권주장의 기초가 되는 출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명에 관해서는 우선권주장 출원일을 기준으로 확대된 선원의 지위를 가진다(法55⑤).

 

2) 기초출원이 국제특허출원인 경우  우선권 주장출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명 중에서, 선 국제출원의 국제출원일까지 제출된 명세서, 청구범위 또는 도면(이하 원문)에 기재된 발명과 공통되는 발명은, 우선권주장출원이 출원공개 또는 등록공고되었을 때 선출원에 관하여 출원공개 또는 국제공개로 간주하여 다른 특허출원으로서의 확대된 선출원의 지위를 적용한다(法55④, 法202③2). 이때 선 국제특허출원이 제201조 제4항에 따라 국내서면제출기간내 국어번역문을 제출하지 않아 취하간주되더라도, 후출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명 중에서 선 국제출원의 원문에 기재된 발명과 같은 발명은 후출원이 출원공개나 등록공고 된 때 선 국제특허출원도 출원공개 또는 국제공개로 보아 확대된 선출원 지위를 가진다(法55⑥).

 

IV. 확대된 선출원의 적용배제

 

① 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에도 확대된 선원의 지위를 적용하는 것은 규정취지상 너무 가혹하며, 실제로 발명자는 자신의 선발명의 명세서에 기재된 내용을 개량하여 후속 발명을 행하는 경우도 많기 때문에 이 경우에는 확대된 선출원을 적용하지 아니한다(法29③단서).^[각주:6] 다만, 발명자나 출원인이 동일하더라도 후출원이 선출원의 출원공개 또는 등록공고가 있은 후 이루어진 경우에는 후출원 발명은 신규성 위반으로 특허를 받을 수 없게 된다(法29①).

 

② 이때 출원인의 동일여부는 ‘그 특허출원’의 “출원시”를 기준으로 판단한다. 따라서 i) '그 특허출원'의 출원시 양 출원의 출원인이 동일하다면 추후 출원인 변경신고로 어느 한 출원의 출원인이 변경되어도 확대된 선출원이 적용되지 않지만, ii) '그 특허출원'의 출원시 출원인이 달랐지만 추후 출원인 변경신고로 인해 출원인이 동일해진 경우에는 확대된 선출원이 적용된다. 한편, 공동발명이나 공동출원인 경우에는 전원이 일치하여야 한다.

 

V. 확대된 선출원주의 위반 시 취급

 

1. 거절이유, 정보제공사유, 특허취소신청사유, 무효사유

 

등록 전에는 거절이유(法62), 정보제공사유(法62의3)이며, 등록 후에는 특허취소사유(法132의2①), 특허무효사유(法133)이다. 다만, 특허공보에 게재된 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다.

 

2. 권리범위 부정

 

특허법원 판례는 특허발명이 특허법 제29조의 3항 본문에서 규정하고 있는 확대된 선원주의 규정에 위배되어 무효사유가 존재하는 경우에는 권리범위를 인정할 수 없다고 하였다.^[각주:7]

 

VI. 선출원과 확대된 선출원의 비교

	선출원	확대된 선출원
취지	중복특허 방지	선출원의 공개를 요건으로 추후 공개될 발명에 대한 후출원을 배제
비교대상발명	선출원과 후출원의 청구범위에 기재된 발명	선출원의 최초 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 후출원의 청구범위에 기재된 발명
선출원의 지위가 없는 발명	무효, 취하, 포기, 거절된 출원 및 무권리자 출원(공개여부는 무관)	공개되지 않은 발명 (공개 후 절차계속 여부는 무관함)
발명자 또는 출원인 동일여부	동일한 경우에도 적용	동일한 경우에는 적용안함
동일(同日)자 출원간 적용여부	적용됨	적용없음
분할·분리·변경출원의 출원일 소급	소급됨	소급하지 않음
국제특허출원의 적용대상	번역문 기준	원문 기준

 

 

1. 특허청구 및 유지에 따르는 수수료는 특허청구항의 수에 비례하여, 출원인으로서는 경제적 손실도 입게된다 . [본문으로]
2. 대법원 1992. 5. 8. 선고 91후1656 판결 등 [본문으로]
3. 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결  [본문으로]
4. 국제특허출원이란 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 대한민국을 지정국으로 한 국제출원을 말한다(法199①) [본문으로]
5. 이는 우선권주장이 적법한 경우, 후출원이 있기까지 우선기간내 제3자의 행위(특허, 타출원, 당해 발명의 공표 또는 실시)로 당해 후출원은 무효로 되지 아니하며, 제3자에게 어떠한 권리도 발생시키지도 아니한다고 규정한 파리조약 4B에 부합하는 해석이다.  [본문으로]
6. 예컨대, 甲이 발명 A를 하고 이를 공지하였는데 그 후 乙이 A를 개량한 A+B를 발명하여 명세서와 도면에 A, A+B를 기재하고 청구범위에 A+B를 기재하여 甲보다 먼저 출원한 경우, 甲은 A를 출원하면서 공지예외주장을 하는 경우 신규성 위반을 극복할 수 있고 乙 출원과의 관계에서 A는 발명자가 甲으로서 동일하여 확대된 선출원 위반에도 해당하지 않으므로 甲은 A에 대해 특허를 받을 수 있게 된다.  [본문으로]
7. 특허법원 2009. 9. 18. 선고 2009허2432 판결 [본문으로]