제6장 선출원주의

제6장 선출원주의

제36조(선출원) ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.
③ 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것이면 제1항을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것이면 제2항을 준용한다.
④ 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
⑤ 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다.
⑥ 특허청장은 제2항의 경우에 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 제2항에 따른 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.

I. 서설

1. 의의

선출원주의(法36)는 하나의 발명에 대하여 복수의 출원이 있는 경우 그 발명을 한 시점의 선후와 관계없이 출원한 시점의 선후를 비교하여 먼저 출원한 자에게 특허를 부여하는 제도이다.

2. 취지

특허권은 기술적 사상의 창작인 발명을 공개한 대가로 특허권자에게 일정기간동안 독점 배타적인 권리를 부여하는 것이다. 따라서 1발명에 대해서 2이상의 권리는 인정해서는 아니되므로, 제36조는 중복특허를 배제하고 최선의 출원인에게 특허권을 부여하기 위함이다.

3. 선발명주의와 비교

① 선출원주의는 출원의 선후 결정이 객관적으로 명백하고, 발명자는 빨리 출원하려고하기 때문에 조기공개를 유도할 수 있다는 장점이 있으나, 진정한 발명자 보호에는 미흡하다는 단점이 있다. 또한 발명자가 출원을 서두르게 되어 발명을 충분히 검토하거나 개량할 여유가 부족하여 명세서 기재가 부족한 경우가 많고, 이로 인하여 일단 출원을 한 후 보정을 행하는 일이 빈번하여 심사절차가 복잡해지는 폐단이 있다.

② 선발명주의는 먼저 발명을 한 자에게 특허권을 주는 것인데, 진정한 선발명자를 보호한다는 장점이 있으나, 출원이 경합하는 경우 발명시점의 선후를 판단하는 것이 어렵다는 문제가 있다.

③ 우리나라는 선출원주의를 취하고 있으며 선출원주의의 단점인 진정한 발명자 보호에 대한 미흡을 보완하기 위해, 발명자 동일시 확대된 선출원지위 부적용(法29③단서), 출원시부터 국내에 있던 물건에 대한 특허권의 효력제한(法96①3), 선사용권 인정(法103) 등 선발명주의적 요소를 가미하고 있으며, 청구범위 유예제도(法42의2)를 둠으로써 출원 후에도 청구범위를 충분히 검토하여 제출할 수 있게끔 하였다.

II. 선출원주의의 내용

1. 이일(異日)출원

동일한 발명에 대해 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다(法36①). 특허출원에 대한 발명과 실용신안등록출원에 대한 고안이 동일한 경우에도 먼저 출원한 자만이 그 발명 또는 고안에 대하여 특허 또는 실용신안등록을 받을 수 있다(法36③).

이일출원 심사방법^[각주:1]
선후출원인의 동일여부	선원의 공개여부	후원의 심사착수 여부
동일^[각주:2]	공개	심사에 착수하여 제36조제1항으로 거절이유통지(선출원의 청구범위가 확정된 후 특허여부결정)
동일^[각주:2]	미공개	심사에 착수하여 제36조제1항으로 거절이유통지(선출원의 출원번호와 청구항에 기재된 발명만을 적시하고, 선출원의 청구범위가 확정된 후 특허여부결정)
상이^[각주:3]	공개	심사에 착수하여 제29조제3항·제4항으로 거절이유통지^[각주:4] (다만, 발명자가 동일한 경우에는 제36조제1항 적용)
상이^[각주:3]	미공개	선출원이 공개될 때까지 심사착수를 보류

2. 동일(同日)출원

(1) 협의제

① 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정해진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있으며, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때 에는 어느 출원인도 특허를 받을 수 없다(法36②).^[각주:5] 이는 협의를 유도함으로써 양측 모두 실시할 수 있도록 하기 위함이다. 한편, 판례는 “선출원주의는 특허출원 또는 실용신안등록출원 상호간 적용되는 것이며, 특허출원(실용신안등록출원)과 디자인등록출원이 경합된 경우에는 적용되지 않는다”고 하였다.^[각주:6]

② 경합출원의 경우 특허청장은 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다(法36⑥). 따라서 양 발명 모두 특허를 받을 수 없다. 한편, 협의요구서를 받은 출원인은 당사자 간에 협의 없이 보정서를 제출하여 경합되는 대상 발명을 달리 하거나 삭제함으로써 경합 상태를 벗어나 거절이유를 해소할 수 있다.

(2) 협의를 할 수 없는 때

여기서 협의를 할 수 없을 때라 함은 i) 상대방이 협의에 응하지 않는 등의 이유로 협의를 할 수 없는 경우, ii) 동일한 발명에 대한 2이상의 출원 중 어느 한 출원이 등록되었거나, 또는 협의제 위반을 이유로 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우를 말한다.^[각주:7]

3. 선출원의 지위를 가지지 않은 출원

① 출원이 포기,^[각주:8] 무효^[각주:9] 또는 취하된 경우, 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 선출원의 지위가 없다(法36④).^[각주:10] 선출원이 포기, 절차무효, 취하되거나 거절결정이 확정되었다면 보호할 가치가 없으며, 만약 출원공개 전에 선출원이 상기 이유로 소멸하여 선원이 공개되지도 않았는데 선원의 지위를 인정하여 추후 선의의 제3자가 동일한 발명에 대한 출원을 거절하는 것은 부당하기 때문이다. 또한 출원공개 전에 취하 또는 포기되어 공개되지 아니한 발명은 당사자로 하여금 이를 보완하여 재출원할 수 있도록 기회를 주는 것이 바람직하기 때문이다.

② 그리고 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 출원(무권리자의 출원)의 경우에는 선출원의 지위가 없다(法36⑤). 이는 정당한 출원자의 출원이 모인출원과 경합출원이 되는 것을 명시적으로 방지하기 위함이다.

③ 그러나 동일자 출원에 대해 협의 불성립 등으로 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 선출원지위가 있다(法36④단서). 이는 출원인 간의 협의 불성립으로 거절결정 된 후 재차 출원하여 특허 받는 경우를 방지하고자 함이다.

III. 경합출원에 대한 취급

1. 동일인 사이의 경합출원에 대한 취급

(1) 경합출원 적용여부

보통 동일인에게 출원의 경합이 발생하는 이유는 주로 출원인이 분할출원시 원출원의 청구범위를 잘못 보정하거나, 서로 다른 출원이라고 생각해서(특히 카테고리가 다른 발명인 경우) 별개의 출원을 하였으나 출원발명간 실질적 동일성이 인정되는 경우이다. 법문상으로는 동일인에게 출원경합이 발생한 경우에도 제36조 제2항이 적용되는 것으로 보고 있다.

동일인의 경합출원의 경우 비록 실질적으로 동일한 발명으로 하여금 독점권을 부당하게 연장시키는 효과는 없으나,^[각주:11] 특허권의 이중행사가 가능해질 수도 있는 점에 비추어 불허할 이유는 충분하다.

判例 동일인 사이의 경합출원 적용 취지
실용신안법 제7조 제1항은 동일한 고안에 대하여는 최선출원에 한하여 실용신안등록을 받을 수 있다. 다만 제2항에서는 같은 날에 2 이상의 출원이 경합하였을 때에는 출원인의 협의에 의하여 그중 1의 출원만을 실용신안등록을 하며 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에는 그 어느 출원도 실용신안등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는 바 이는 실용적인 고안을 장려 보호육성하여 기술의 진보를 도모하고 국가산업의 발전에 기여케 하고자 하는 실용신안법의 목적을 달성하기 위하여 동일고안의 등록으로 인한 마찰과 분쟁을 방지하려는 규정이라고 새겨지므로 실용신안권의 이전성 등에 비추어 동일출원인에 의한 출원경합에 대하여도 다를 바가 없다. 대법원 1985. 5. 28. 선고 84후14 판결

다만, 발명의 카테고리가 다르면 행사할 수 있는 특허권의 범위가 달라짐에도 불구하고, 이를 실질적으로 동일한 발명으로 취급하여 협의제를 적용하는 것은 발명자의 권리행사에 큰 제한이 발생한다는 점에 비추어 매우 부당하다는 견해가 있다.^[각주:12]

(2) 출원단계

1) 판례의 태도 판례는 “특단의 사정이 없는 한 동일출원인 사이의 협의는 있을 수가 없으므로 동일출원인이 동일발명을 2 이상 출원하였을 때에는 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에 해당하는 것으로 어느 출원도 등록을 받을 수 없다”고 판시하였다.^[각주:13]

2) 검토 생각건대 이러한 판례의 태도는 경합출원 중 어느 하나가 포기·취하된 경우 선원의 지위가 소급소멸하는 점(法36④), 타인과의 경합출원의 경우에는 협의기회를 주어 어느 하나의 발명은 특허를 받을 수 있는 것과 비교해 형평에 반하는 점을 고려했을 때 부당하다고 본다. 현행 실무는 출원인에게 특허법 제36조 제2항의 거절이유를 통지하고 협의요구를 하도록 하고 있다. ^[각주:14]

(3) 등록단계

1) 어느 한 등록이 무효가 된 경우

① 판례의 태도 판례는 “동일인이 동일발명에 대하여 같은 날에 경합출원을 하여 모두 등록이 된 경우에 그 후 어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지존속시켜 주는 것이 타당하고 당초에 경합출원이었다는 사실만으로 나머지 등록까지 모두 무효로 볼 것이 아니다. 제36조 제4항에서 동일한 내용의 출원이 경합한 경우에 그 어느 하나가 무효 또는 취하되었거나 포기된 때에는 그 출원은 처음부터 없었던 것으로 본다고 규정한 취지에 미루어 보더라도 위와 같이 해석하는 것이 타당하다”고 판시하였다.^[각주:15]

② 검토 경합된 출원중의 하나가 무효 또 취하되었거나 포기된 때에는 그 출원은 처음부터 없었던 것으로 본다(특허법 제36조 제4항). 그러나 등록 후 무효심결이 확정된 경우에는 출원이 무효라고 볼 수 없으므로 특허법 제36조 제4항을 바로 적용하여 나머지 등록에 대해 경합출원의 하자가 치유된다고 보기에는 무리가 있다. 무효심결이 확정된 경우 ‘특허권’이 소급소멸되는 것이지(특허법 제133조 제3항), ‘출원’이 소급소멸하는 것은 아니기 때문이다. 그럼에도 불구하고 등록이 무효로 확정된 발명은 이미 경합될 발명으로서의 가치를 잃은 점에서 위 조문을 유추 적용할 근거가 있다.^[각주:16]

따라서 경합출원되어 등록된 2개의 특허 중 어느 한 특허에 대하여 무효심결이 확정된 경우, 제36조 제4항을 유추적용하여 무효가 된 특허의 선출원 지위도 처음부터 없었던 것으로 보아 경합출원의 하자는 치유되어 나머지 등록은 유지존속 시켜주는 것이 발명을 보호ㆍ장려하고 그 이용을 도모함으로써 산업발전을 이루고자 하는 특허제도의 목적에도 부합할 것이다.

2) 어느 한 등록을 포기한 경우

① 판례의 태도 판례는 “제36조 제3항 등의 적용에 있어 특허권이나 실용신안권의 포기에 의하여 경합출원의 하자가 치유되어 제3자에 대한 관계에서 특허권의 효력을 주장할 수 있다고 보는 것은 명문의 근거가 없을 뿐만 아니라 권리자가 포기의 대상과 시기를 임의로 선택할 수 있어 권리관계가 불확정한 상태에 놓이게 되는 등 법적 안정성을 해칠 우려가 있는 점, 특허권이나 실용신안권의 포기는 그 출원의 포기와는 달리 소급효가 없음에도 결과적으로 그 포기에 소급효를 인정하는 셈이 되어 부당하며, 나아가 특허권 등의 포기는 등록만으로 이루어져 대외적인 공시방법으로는 충분하지 아니한 점 등을 종합하여 보면, 출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리자가 그 권리를 포기하였다고 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다”고 판시하였다.^[각주:17]

② 검토 제36조 제2항의 취지는 그 출원발명이 신규성, 진보성 등과 같은 실체적 특허적격이 없어서가 아니라 중복특허의 배제를 위함이므로, 하나의 출원발명에 대하여는 특허를 부여하겠다는 것인 점에 비춰보면, 하나의 권리에 대하여 권리 포기가 있는 경우 나머지 권리에 대해서는 권리를 유지시켜줌이 타당하다고 본다. 물론 권리의 포기는 손해배상청구권 등의 포기가 전제되어야 할 것이다.^[각주:18]

(4) 동일인의 경합출원이 특허결정이 된 경우 그 취소를 행정소송으로 구할 수 있는지 여부

1) 판례의 태도 판례는 “특허법 제224조의2^[각주:19]는 특허요건 등에 관한 판단에 고도의 전문지식이 필요하다는 점에서 그 불복을 행정심판법이 아닌 특허법이 정하는 바에 따라 전문기관인 특허심판원 및 특허법원에서 처리하기 위하여 마련한 규정이고, 한편 특허법은 제132조의17에서 “거절결정을 받은 자가 불복이 있는 때에는 심판을 청구할 수 있다”고 규정하고 있으나 특허결정을 받은 자에게는 별도의 불복절차를 두지 않고 있는바, 이는 특허결정이 그 출원인에게 불이익이 없기 때문이다. 이러한 특허법의 태도에 비추어 보면, 특허청에 제출된 특허출원과 같은 내용으로 특허결정을 받은 특허출원인은 특별한 사정이 없는 한 그 특허결정의 취소를 구할 법률상 이익이 없다“고 하였다.^[각주:20]

2) 검토 i) 특허결정은 특허등록의 전제일 뿐 처분이 아니므로 출원인에게 불이익이 없는 점, ii) 거절이유 존재에도 불구하고 그러한 사유가 인지되지 않은 채 특허결정이 된 경우에는 절차상 위법이 있다고 할 수 없는 점, iii) 발명의 동일성 판단도 전문성을 요구하는 영역이므로 행정소송으로써 이를 심리하게 하는 것은 특허법 취지에 반하는 점, iv) 출원인은 하나의 특허에 대해 특허료를 납부하지 않음으로써 특허를 포기할 수 있는 점에 비추어 판례의 태도는 타당하다고 본다.^[각주:21]

2. 신규성·진보성 위반과 협의제가 경합하는 경우

판례는 “발명의 신규성과 진보성 등의 등록요건에 관한 판단은 각 출원된 발명에 대하여 개별적으로 판단할 일이지 같은 날 또는 그 후에 출원된 동일 또는 유사한 발명의 등록 여부는 고려할 바가 아니며, 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에도 그 발명이 신규성이나 진보성의 결여로 어차피 등록거절되어야 하는 것인 이상 출원인간의 협의절차 등을 거치지 않았다 하여 그 출원에 대한 신규성이나 진보성 결여를 원인으로 한 거절결정이 부적법하다고 할 수 없다”고 하였다. ^[각주:22]

특허법 제62조 각 호의 거절이유 사이에 우선순위가 있다고 할 수 없을 뿐만 아니라 협의절차를 우선적으로 하여야 한다고 하면 경합출원이 심사청구되어 있지 아니한 경우에는 출원에 대하여 아무런 심사도 할 수 없는 문제점 및 어차피 거절결정될 출원의 출원인에게 무용한 절차를 거치게 하는 문제점이 있기 때문이다.^[각주:23]

다만 실무는 “발명이 공개된 후 12개월 이내에 동일 발명을 출원(A)하여 특허법 제30조의 규정에 의하여 공지예외주장 출원의 규정을 적용받았고, 상기 출원일과 같은 날에 동일 발명에 대하여 제3자가 출원(B)을 한 경우, A는 B와의 관계에서는 특허법 제36조제2항의 같은 날 출원된 동일 발명에 해당되어 협의 대상발명에 해당되고 B는 동시에 공개에 의하여 신규성이 상실된 발명에 해당된다. 따라서 B 출원은 특허법 제36조의 규정을 적용하지 않더라도 공개된 발명에 의하여 신규성이 없어 특허를 받을 수 없다. 이 경우, 심사관은 A와 B를 심사함에 있어 B가 신규성이 없다는 이유로 거절이유를 통지한 후 거절결정하는 것이 아니라 B에 대하여 신규성이 없다는 거절이유통지와 동시에 A와 B에 대하여 A와 B는 같은 날 출원된 동일발명에 해당되므로 협의에 의하여 정하여진 하나의 발명만이 특허를 받을 수 있다는 취지를 기재하여 특허법 제36조제6항의 규정에 따라 협의를 명한다. 협의 명령에 따라 B를 취하 등의 적절한 조치를 취하는 경우 A는 특허를 받을 수 있다.”라고 하여 협의명령을 원칙으로 두고 있다.^[각주:24]

3. 경합출원 심사의 구체적인 내용(심사기준) ^[각주:25]

(1) 경합출원 유무 확인

동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 출원이 있는지 확인하고, 경합출원이 발견된 때에는 출원인의 동일 여부를 확인한다. 경합출원이 무효·취하·포기되었거나, 특허법 제36조제2항 또는 제3항이 아닌 거절이유로 거절결정이 확정된 경우 또는 무권리자의 출원에 해당되는 경우에는 해당 경합출원의 선출원 지위가 배제되므로, 해당 출원에 대해 경합출원이 처음부터 없던 것으로 보고 심사 절차를 진행한다(法36④, ⑤).

(2) 출원인이 다른 경우

1) 경합출원이 특허된 경우 경합출원이 특허되는 등 협의할 수 없는 경우에는 해당 출원에 관한 심사를 진행한다. 경합출원이 특허된 경우에는 출원인간 실질적인 협의를 위하여 경합출원인에 대하여 경합 사실을 온나라시스템(‘정부업무처리시스템’을 말한다)을 이용하여 통보한다. 해당 출원의 출원인에게는 거절이유를 통지할 때 경합 사실을 기재하여 통지한다.

2) 경합출원이 특허되지 않은 경우 경합출원과 협의할 수 있는 경우에는 경합출원의 심사청구 여부를 확인한다.

① 경합출원이 공개되고 심사청구된 경우 경합출원이 심사청구되어 있는 경우에는 기간을 지정하여 특허청장 명의로 협의요구를 한다. 이 경우 심사관은 경합출원과 해당 출원 모두에 대하여 협의요구와 함께 특허법 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유(다른 거절이유가 있는 경우에는 그 거절이유를 포함할 수 있다)를 통지한다. 협의요구와 거절이유통지는 각각의 통지서로 통지하는 것을 원칙으로 하되, 심사 능률을 고려하여(협의요구 시 경합이 용이하게 해소할 수 있는 경우 등) 협의요구만 우선하는 것도 가능하다. 협의요구를 받은 후 출원인이 지정기간에 협의 결과에 대한 신고 및 협의 결과에 대한 조치를 하여 특허법 제36조 제2항 또는 제3항의 거절이유를 해소하고 다른 거절이유가 없을 경우에는 특허결정하고, 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우에는 거절결정한다.

② 경합출원이 공개되지 않거나 심사청구되지 않은 경우 경합출원이 공개·심사청구되거나 또는 취하 혹은 포기될 때까지 심사를 보류한다는 취지를 해당 출원의 출원인에게 통지한다

(3) 출원인이 같은 경우

1) 경합출원의 특허여부가 결정 된 경우 경합출원이 특허결정되거나 특허법 제36조 제2항 또는 제3항의 거절이유로 거절결정된 경우에는 심사관은 특허법 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유(다른 거절이유가 있는 경우에는 그 거절이유를 포함한다)를 통지한다.

2) 경합출원의 특허여부가 결정되지 않은 경우

① 다른 거절이유가 있는 경우 경합출원이 특허결정 전이라면 심사관은 특허법 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유를 살피지 아니하고 다른 거절이유를 통지한다. 출원인이 보정한 후에 통지된 다른 거절이유가 해소되지 않았다면 거절결정 한다.

② 다른 거절이유가 모두 해소된 경우

i) 원칙 : 등록결정 한편, 기통지된 거절이유가 모두 해소된 경우, 심사관이 다시 심사하는 때에 경합출원의 특허여부가 결정되지 않았고, 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유를 제외한 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 등록결정한다.

ii) 예외 : 거절이유통지 그러나 심사관이 다시 심사하는 때에 경합출원이 특허결정되어 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유가 존재한다면 해당 출원에 대해 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유를 통지한다. 이 때, 경합출원의 청구범위가 마지막 보정된 날보다 늦게 해당 출원의 청구범위가 보정된 경우(다른 거절이유가 있다면 모두 최후거절이유인 경우)라면 최후거절이유를 통지하며 그렇지 않다면 최초거절이유를 통지한다. 또한, 경합출원이 특허결정 전이라 하더라도, 해당 출원의 특허여부를 결정할 때에 경합출원이 특허결정되어 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유를 통지해야 할 것으로 예상되는 경우에는, 특허법 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유를 다른 거절이유와 함께 통지할 수 있다. 이때 심사관은 협의요구를 함께 한다.

(4) 협의요구 후 지정기간의 연장

협의요구와 거절이유통지를 동시에 한 경우, 지정기간을 연장하고자 하는 출원인은 의견서 제출에 관한 지정기간연장 뿐만 아니라 협의요구 시 지정한 기간까지도 연장신청을 할 수 있다.

IV. 선출원주의에 따른 판단방법

1. 시기적 기준

(1) 원칙

선후출원의 비교는 출원시(時)가 아닌 출원일(日)을 기준으로 한다. 이는 신규성 여부 등을 판단할 때 시(時)를 기준으로 하는 것과 차이가 있다.

(2) 예외

다만 조약우선권주장 출원, 국내 우선권주장 출원인 경우에는 각 그 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원일을 판단기준일로 하고(法54①, 55③), 적법한 분할출원, 분리출원, 변경출원인 경우에는 각 원출원일을 판단 기준일로 하며(法52②, 法52의2②, 53②), 정당한 권리자의 출원은 무권리자 출원일을 판단 기준일로 한다(法34, 35).

2. 객체적 기준

1) 청구범위 기준 제36조에 따른 동일성 판단대상이 되는 발명은 선출원의 청구항에 기재된 발명(보정 된 경우 보정된 청구항)과 후출원의 청구항에 기재된 발명이다. 외국어출원의 경우 국어번역문의 보정효과로 인해(法42의3⑤), 원문이 아니라 국어번역문의 청구범위에 기재된 발명을 기준으로 제36조 적법여부를 판단한다. 본조는 중복특허의 배제취지 상 발명자 또는 출원인이 동일한 경우에도 적용된다.

2) 동일성 판단방법

① 이일출원의 경우 양 청구항에 기재된 발명에 대해 실질적 동일성을 기준으로 동일성을 판단한다. 판례는 "특허법 제36조 제1항은 동일한 발명에 대하여는 최선출원에 한하여 특허를 받을 수 있다고 규정하여 동일한 발명에 대한 중복등록을 방지하기 위하여 선원주의를 채택하고 있다. 전후로 출원된 양 발명이 동일하다고 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 동일하고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이다."고 하였다.^[각주:26] ^[각주:27]

② 경합출원의 경우 원출원과 분할출원이 경합출원인지 여부가 문제되는 상황에서, 판례는 "원출원 중 일부 발명이 실시례 등의 상세한 설명에 기재된 것으로서 원출원 발명과 다른 하나의 발명으로 볼 수 있는 경우에는 그 일부를 분할출원할 수 있으며, 이 경우 그 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 한다."고 하여 확대된 선출원에서의 동일성 판단 법리(협의의 동일성)로서 경합출원인지 여부를 판단해야 한다고 판시하였다.^[각주:28]

V. 선출원주의 위반 시 취급

1. 거절이유, 정보제공사유, 특허취소신청사유, 무효사유

등록 전에는 거절이유(法62), 정보제공사유(法62의3)이며, 등록 후에는 특허취소사유(法132의2①), 특허무효사유(法133)이다. 다만, 특허공보에 게재된 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다(法132의2②).

2. 권리범위 부정

판례는 “등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없으며, 특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 위 법리는 후출원발명에 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다”고 판시하였다.^[각주:29]

심사기준, 특허청, 2023, 제3부 제5장 4.2 [본문으로]
후원의 출원시의 출원인과 선원의 출원인이 동일하거나 선원과 후원의 발명자가 동일한 경우에는 특허법 제29조제3항 또는 제4항을 적용할 수 없으므로 특허법 제36조의 규정을 적용하여야 한다. 이때 동일발명에 대한 후원이라는 특허거절결정을 할 경우에는 선원의 청구범위가 확정된 이후에 하여야 한다. [본문으로]
출원인과 발명자가 모두 상이하고 선원이 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 후원에 대하여 특허법 제29조 제3·4항의 규정을 우선적으로 적용한다. 확대된 선출원 규정은 선원의 청구범위가 확정되기 전이라도 출원공개 등이 되어 있으면 타출원의 명세서 또는 도면의 범위 안에서 유연하게 적용할 수 있기 때문이다(法29③). 만약, 선원이 공개되지 않았다면, 선원이 출원공개 또는 등록공고될 때까지 후원의 심사를 보류한다(施規40). [본문으로]
확대된 선출원 규정은 선원의 청구범위가 확정되기 전이라도 출원공개 등이 되어 있으면 타출원의 명세서 또는 도면의 범위 안에서 유연하게 적용할 수 있기 때문이다. [본문으로]
‘같은 날’에 2이상의 출원이 있는 경우에는 협의제가 적용되므로, 같은 날이기만 하면 어느 하나의 출원의 출원시각이 앞서더라도 출원이 우선하는 것은 아니다. [본문으로]
대법원 1993. 9. 14. 선고 93후190 판결 [본문으로]
심사기준, 특허청, 2023, 제3부 제5장 4.3 [본문으로]
출원의 포기란 출원절차를 장래를 향하여 종료시키는 법률효과를 발생시키는 출원인의 자발적 의사표시로 일종의 특허를 받을 수 있는 권리의 포기로 해석하여 일단 출원을 포기한 이상 다시 출원할 수 없는 것으로 보는 것이 종래 다수의 견해이었으나, 포기된 출원에 선출원의 지위를 인정할 경우 발명을 영업비밀로 보유하기 위하여 출원을 한 직후 출원공개 전에 출원을 포기해 두면 선출원의 지위를 유지하면서 발명을 비밀리에 보유할 수 있는 문제가 있었다. 이러한 문제를 해결하고자 2006년 개정에서는 발명의 공개라는 특허제도의 취지에 비추어 특허를 취득한 경우에만 선출원으로서의 효력을 인정하게 된 것이다. 결국 동일발명에 대한 선출원이 포기된 경우에도 독자적으로 발명한 제3자는 다른 거절이유가 없는 한 특허받을 수 있다. 송영식, 지적소유권법 제2판 상, 776면 [본문으로]
출원이 방식위반으로 제16조에 따라 무효가 된 경우를 의미한다. [본문으로]
대법원 2008. 8. 21. 선고 2007후5130 판결은 “사실심 변론종결 후 경합출원 관계에 있는 비교대상발명에 대한 특허출원이 취하되어 경합출원의 하자가 심결이전으로 소급하여 치유된다고 하더라도, 상고심에 이르러 새로운 사실을 제출할 수 없으므로 적법한 상고이유가 될 수 없다”고 하였다. [본문으로]
김관식, 발명의 동일성에 관한 연구, 서울대학교 대학원 법학박사학위논문, 2013, 104면 [본문으로]
김관식, 전게논문, 105면(유사한 복수의 발명을 출원일을 달리하여 출원하는 경우에는 독점권을 부당하게 연장시키는 효과가 발생할 수도 있으나, 출원일이 동일하므로 유사한 복수의 발명을 출원하여 독점권을 향유할 수 있는 기간을 부당하게 연장하는 점이 없다는 점, 특히 발명의 범주의 차이에도 불구하고 동일하다고 판단한 경우에서 물건의 발명과 방법의 발명은 특허권자가 누릴 수 있는 권리의 내용에 있어 큰 차이가 있다는 점을 상기하면, 상기와 같은 결과는 매우 부당한 것이라고 생각된다.) [본문으로]
대법원 1985. 5. 28. 선고 84후14 판결 [본문으로]
심사기준, 특허청, 제3부 제5장 4.4 참고 [본문으로]
대법원 1990. 8. 14. 선고 89후1103 판결 [본문으로]
서태영, 동일인에 의한 고안이 경합하여 출원되어 둘 다 등록되었다가 그 중 하나가 무효로 확정된 경우, 나머지 등록의 효력, 대법원판례해설 제14호, 법원도서관, 1991, 286면 [본문으로]
대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결. 참고로 대법원 2010. 7. 22. 선고 2010재후19 판결은 "특허권의 포기는 소급효가 없어 원고가 이 사건 제13 항 발명을 제외한 나머지 발명에 대한 특허권을 포기하였다고 하더라도, 그에 대한 특허권이 소급적으로 변경되는 것은 아니므로, 이와 관련한 재심청구 이유의 주장은 받아들일 수 없다"라고 하였다. [본문으로]
한규현, 특허사정의 취소를 구하는 행정소송의 가부, 대법원판례해설 제66호(2007), 255면 [본문으로]
제224조의2(불복의 제한) ① 보정각하결정, 특허여부결정, 특허취소결정, 심결이나 특허취소신청서ㆍ심판청구서ㆍ재심청구서의 각하결정에 대해서는 다른 법률에 따른 불복을 할 수 없으며, 이 법에 따라 불복할 수 없도록 규정되어 있는 처분에 대해서는 다른 법률에 따라 불복을 할 수 없다. ② 제1항에 따른 처분 외의 처분의 불복에 대해서는 「행정심판법」 또는 「행정소송법」에 따른다. [본문으로]
대법원 2006. 10. 26. 선고 2004두14274 판결. 대상판결은 출원인이 원출원의 일부를 2개의 특허출원(분할출원 1, 분할출원 2)으로 분할하는 과정에서 출원인의 착오로 2개의 출원이 동일한 출원이 되었으나, 출원인의 보정 등에 의하여 결국 원출원과 보정된 분할출원 1, 그리고 분할출원 2에 대하여 각각 특허결정이 이루어졌다면, 출원인은 분할출원 2에 대한 특허결정의 취소를 구할 법률상 이익이 없다고 한 사례이다. [본문으로]
한규현, 특허사정의 취소를 구하는 행정소송의 가부, 대법원판례해설 제66호(2006), 237면 [본문으로]
대법원 2000. 1. 21. 선고 97후2576 판결 [본문으로]
한규현, 특허사정의 취소를 구하는 행정소송의 가부, 대법원판례해설 제66호, 법원도서관, 2006, 252면 [본문으로]
특허청, 심사기준(2023), 3235면 [본문으로]
심사기준, 특허청, 2023, 제3부 제5장 4.4 [본문으로]
대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결 [본문으로]
발명 A 및 B의 출원일이 같은 경우에 있어서, 발명 Ａ를 선원으로 하고 발명 Ｂ를 후원이라고 가정하여 양자를 대비할 때 후원 발명 Ｂ가 선원발명 Ａ와 실질적으로 동일하다고 하더라도, 발명 Ｂ를 선원으로 하고 발명 Ａ를 후원이라고 가정하여 양자를 대비하였더니 발명 Ａ가 발명 Ｂ와 실질적으로 동일하지 않게 된 경우에는 양자가 동일하지 않은 것으로 취급한다. 심사기준, 특허청, 2023, 제3부 제5장 5(6) [본문으로]
대법원 2004. 3. 12. 선고 2002후2778 판결 [본문으로]
대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결 [본문으로]

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제6장 선출원주의

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