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제3편 특허요건/심화개념: 발명의 동일성

심화개념: 발명의 동일성

by 특허법 강사 홍기석 2024. 6. 18.

심화개념: 발명의 동일성

 

I. 동일성의 개념

 

1. 발명의 동일성

 

동일성의 판단은 특허법상 특허요건인 신규성(法29①)의 충족여부, 선원(法36) 및 확대된 선원(法29③)의 판단을 위한 가장 기본적인 문제 중 하나이다. 그리고 진보성 판단은 신규성 판단을 전제로 하고 있으므로, 발명의 동일성은 간접적으로 진보성 판단에도 중요한 문제가 된다. 또한 모인출원(法34, 35), 보정(法47), 분할출원(法52), 분리출원(法52의2), 변경출원(法53), 우선권주장(法54, 55), 특허를 받을 수 있는 권리의 승계(法38) 판단시에도 발명의 동일성을 판단하여야 한다. 이와 같이 발명의 동일성은 특허법 전반에 걸쳐있는 기본적이고 중요한 논제이다.

 

2. 실질적 동일성의 개념

 

(1) 판례의 태도

 

판례는 “발명의 동일성 여부의 판단은 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다”고 하였다.[각주:1]

 

(2) 심사기준

 

심사기준은 양 발명이 실질적으로 동일한 경우로 그 차이가 i) 단순한 표현의 차이,[각주:2] ii) 단순한 효과의 인식의 차이, iii) 단순한 목적의 차이, iv) 단순한 구성의 변경,[각주:3] v) 단순한 용도의 차이, vi) 단순한 용도한정의 유무 등, 발명의 사상으로서의 실질적으로 아무런 영향이 미치는 것이 없는 비본질적 사항에 차이가 있는 것에 불과한 경우를 들고 있다.[각주:4]

 

II. 실질적 동일성에 따른 발명의 동일성 판단

 

1. 발명의 동일성 판단

 

(1) 부분적으로 일치하는 경우

 

판례는 “전후로 출원된 양 발명의 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 부분적으로만 일치하더라도 그 차이가 발명의 포섭 범위를 달리한 데 지나지 아니하는 때에는 양 발명은 특별한 사정이 없는 한 실질적 동일성이 있다 할 것이다. 또한 양 발명의 구성의 차이가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람에게는 이미 널리 알려져 활용되고 있는 기술을 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하여 새로운 작용효과가 발생한다고 보기 어려운 경우에도 마찬가지라 할 것이다”고 판시하였다.[각주:5]

 

실질적 동일성의 법리는 양 발명이 전면적으로 일치하지 않는 경우에도 특허요건 판단 시에는 동일한 발명으로 보아 구체적 타당성을 도모하기 위한 법리이다. 동일성 판단대상이 되는 두 발명은 차이점이 있는 구성을 제외하고는 나머지 구성은 일치하게 될 것이다(부분적 일치). 따라서 실질적 동일성 판단에서는 양 발명의 부분적 일치를 당연히 전제하게 되며, 그 외 차이점이 있는 구성이 어느 정도로 실질적인 차이를 가져오는지에 따라 양 발명이 동일한지를 가리게 된다.

 

위 판례는 선출원발명이 하위개념이고 후출원발명이 상위개념인 경우 양 발명이 실질적으로 동일하여 발명의 동일성을 인정한 사안이다. 이러한 법리는 발명이 광협에 있어 부분적으로 일치하는 경우(일부저촉)에도 동일성을 인정하여야 한다는 소위 ‘부분적 중복특허 배제의 원칙’[각주:6]을 바탕으로 두고 도출된 것으로 보인다. 만약 후출원발명에 대하여 특허를 허용하게 된다면, 선원의 특허권 소멸 후 본래 해당 하위개념은 자유롭게 실시할 수 있어야 함에도 불구하고, 후원 특허권에 대한 침해가 성립하게 되어 실시가 금지되는 등, 제36조가 방지해야 할 중복특허의 폐해가 발생하게 된다.[각주:7] 따라서 선원이 하위개념 a를 청구범위로 하는데, 후원이 상위개념 A를 청구범위로 하고 그 실시예에 a가 포함되어 있는 경우 후원은 선원의 기술사상을 전제하며 새로운 발명이라고 볼 수 없으므로 동일성을 인정해야 한다. 반면, 선원이 상위개념 A를 청구범위로 하는데, 후원이 하위개념 a를 청구범위로 하고 있는 경우라면 후원발명이 선택발명에 해당하는지 여부에 따라 개별적으로 판단할 필요가 있다.

 

(2) 카테고리가 다른 경우

 

판례는 “두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부를 판단함에 있어서는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다”고 판시하였다.[각주:8]

 

특허법 제2조에서는 발명을 ‘물건의 발명’과 ‘방법의 발명’으로 분류 하고 있고, ‘방법의 발명’을 ‘물건을 생산하는 방법의 발명’과 ‘단순 방법 발명’으로 분류하고 있다. 물건의 발명은 기계·장치·기구·시설과 같은 제품이나 화학물질, 조성물과 같은 물(物) 자체에 관한 발명을 말하는 것으로 기술적 사상이 물건의 형태로 구체화되어 시간적 요소가 없으나, 방법의 발명은 일정한 목적을 향한 시계열적으로 관련있는 행위나 공정에 의해서 성립하는 것으로, 발명의 실체가 ‘시간적 요소’를 그 필수적 구성요소로 한다. 따라서 물건발명인지 방법발명인지는 시적요소를 발명의 필수구성요소로 가지느냐에 따라 구분될 수 있다.[각주:9] 이때에 발명이 물건발명에 속하는지 방법발명에 속하는지는 단순히 발명의 명칭이나 표현양식만에 의하여 결정되는 것이 아니고 발명의 실체를 구성하는 내용에 시적요소가 있는지 여부로 정하여진다.[각주:10]

 

발명의 범주(표현양식)에 근거하여 발명의 동일성 유무를 판단하면 실질적으로 동일하다고 판단하여야 할 발명을 동일하지 않다고 판단함으로써 중복특허를 방지할 수 없게 될 우려가 있으므로,[각주:11] 동일한 발명인지 여부는 두 발명의 기술적 사상이 동일한지 여부에 따라 판단할 필요가 있다.

 

최근 대법원도 방법발명에 대한 소진을 인정해야 하는 근거중 하나로서 “물건발명과 방법발명은 실질적으로 동일한 발명일 경우가 적지 않고, 그러한 경우 특허권자는 필요에 따라 특허청구항을 물건발명 또는 방법발명으로 작성할 수 있으므로, 방법발명을 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적인 이유가 없다. 오히려 방법발명을 일률적으로 특허권 소진 대상에서 제외한다면 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 손쉽게 회피할 수 있게 된다.”라고 하여,[각주:12] 물건과 방법의 실체가 동일함으로서 발생할 수 있는 문제점을 지적하였다.

 

하지만, 대상판결의 법리를 너무 일률적으로 적용하게 되면 특히 동일인의 경합출원의 경우 카테고리가 다른 발명인데도 실질적으로 동일한 발명으로 취급하여 양 발명 모두 무효사유를 가지게 되는 문제가 발생하게 된다.[각주:13]

 

判例 카테고리가 다른 발명의 동일성
① 특허발명의 청구범위 제1항 “암로디핀의 베실레이트염”과 선출원발명의 청구범위 제1항 “암로디핀 염기를 불활성 용매 중에서 벤젠설폰산 또는 그의 암모늄염의 용액과 반응시킨 후 암로디핀의 베실레이트염을 회수함을 특징으로 하여 암로디핀의 베실레이트염을 제조하는 방법”은 암로디핀 염기와 벤젠설폰산의 반응에 의하여 생성되는 암로디핀의 베실레이트염을 내용으로 하는 점에서 동일하고, 비록 양 발명에 다소 상이한 부분이 있더라도 이는 단순한 범주의 차이에 불과하거나 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 정도의 변경에 지나지 않고 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으킨다고 할 수 없으므로, 양 발명은 서로 동일한 발명이다. 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결

② 이 사건 제1항 발명은 로스트 왁스 주조용 폐왁스의 재생방법발명으로, 증기가열용해조에서의 1차 정화과정, 보온탱크에서의 2차 정화과정, 교반용해탱크에서의 교반과정을 거친뒤 압축여과기에 의한 필터링과정으로 구성되어 있고, 비교대상발명의 청구항 제1항은 로스트 왁스 주조용 폐왁스의 재생장치발명으로, 증기가열용해조, 보온탱크, 교반용해탱크, 이송 압축펌프, 필터, 여과기, 배관라인 등의 장치로 구성되어 있는바, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 제1항의 위 장치들을 사용하는 것을 시간적 경과에 따라 공정의 형식으로 표현한 것이어서, 양 발명의 실체를 살펴보면 동일한 로스트 왁스 주조용 폐왁스의 재생기술을, 이 사건 제1항 발명은 방법의 측면에서, 비교대상발명 제1항은 장치의 측면에서 각각 포착한 것에 불과한 것으로서, 그와 같은 카테고리의 차이에 따라 기술사상이 달라진다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 양 발명의 효과도 아무런 차이가 없다고 할 것이므로, 양 발명은 그 카테고리의 차이(방법발명과 장치발명)에 불구하고 동일한 발명이라 할 것이다. 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결.

 

(3) 상·하위개념 관계의 경우

 

1) 출원발명이 상위개념이고 인용발명이 하위개념인 경우

 

① 청구항에 기재된 발명이 상위개념으로 표현되어 있고 인용발명이 하위개념으로 표현되어 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이다. 예를 들어 ‘A+염산’이 공지된 상태에서, ‘A+산’으로 이루어진 발명을 출원하는 경우에는 신규성이 없는 것으로 본다.[각주:14]

 

② 선행기술이 a+b+c라는 구성요소로 되어 있는데 청구항이 a+b로 되어있는 경우 발명의 동일성이 인정되어 신규성이 없는 것으로 본다.

 

2) 출원발명이 하위개념이고 인용발명이 상위개념인 경우

 

① 청구항에 기재된 발명이 하위개념으로 표현되어 있고 인용발명이 상위개념으로 표현되어 있는 경우에는 통상 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있다. 즉 상위개념에 해당하는 선행기술문헌이 존재할 때 하위개념에 대하여 후출원이 있는 경우, 선행기술문헌에 특허청구된 하위개념 발명이 명확하게 실제로 개시되어 있지 않은 경우에는 신규성이 인정된다.

 

② 판례는 “선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만으로 구성된 특허발명에 예측할 수 없는 현저한 효과가 있음을 인정하기 어려워 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지의 발명으로부터 특허발명을 용이하게 발명해 낼 수 있는 경우라 하더라도 선행발명에 특허발명을 구성하는 하위개념이 구체적으로 개시되어 있지 않았다면 원칙적으로 그 특허발명이 출원 전에 공지된 발명과 동일성이 없다”고 판시하였다.[각주:15]

 

상기 법리는 선출원주의에서 동일성을 판단할 때에도 그대로 적용할 수 있을 것이므로, 만약 선원의 실시예에 하위개념이 구체적으로 개시되어 있다면, 후원은 중복발명에 해당하기 때문에 선원과 후원은 동일성이 인정될 것이다. 반면, 선출원의 명세서에 하위개념에 대한 문언적인 기재가 존재하지 않는 경우 외에도 통상의 기술자가 선원의 명세서 기재 내용과 출원시의 기술 상식에 기초하여 선원의 명세서로부터 직접적으로 하위개의 존재를 인식할 수 없는 경우에는 선택발명에 해당하여 동일성을 부정해야 할 것이다.

 

2. 동일성 판단과 진보성 판단의 구별

 

판례는 “발명의 동일성은 진보성과는 구별되는 것으로서, 두 발명의 기술적 구성의 차이가 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없다”고 하여,[각주:16] 동일성과 진보성이 구별되는 개념임을 명확히 하고 동일성 범위가 부당하게 확대되지 않도록 그 기준을 정리하였다.

 

III. 유형별 발명의 동일성 판단방법

 

1. 자명성

 

(1) 보정

 

① 판례는 “특허법 제47조 제2항에서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘최초 명세서 등’이라 한다)에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다”고 하였다.[각주:17]

 

② 심사기준은 “보정에 의해 추가된 사항이 주지관용기술이더라도 그것이 통상의 기술자가 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이 아니라면, 이를 추가하는 보정은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 벗어난 신규사항 추가에 해당한다”고 하여 신규사항 추가금지의 범위를 실질적 동일성의 범위보다 좁고 엄격하게 보고 있다.[각주:18]

 

(2) 분할·분리·변경출원

 

특허법 제52조 제1항은 ‘둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 범위에서 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다’고 규정하고 있다. 여기에서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 분할 출원된 발명에 기재된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.[각주:19]

 

(3) 우선권주장

 

1) 판례의 태도  판례는 “국내 우선권 제도에 의하여 실제 특허출원일보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사함으로써 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있음은 특허법 제47조 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정이 받아들여져 그 효과가 출원 시로 소급하는 경우와 별다른 차이가 없으므로, 이러한 보정의 경우와 같은 관점에서, 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 특허요건을 심사하는 발명의 범위를 제한할 필요가 있다. 따라서 특허법 제55조 제3항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 특허법 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다. 그리고 여기서 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다”고 하였다.[각주:20] 그리고 이러한 법리는 국내 우선권 주장뿐만 아니라 조약 우선권 주장에도 그대로 적용된다.[각주:21]

 

2) 검토  생각건대 주변한정주의를 채택하고 있는 현행법에 비추어 우선권주장의 동일성판단을 신규사항추가(法47②)판단과 마찬가지로 엄격하게 해석하는 것이 타당하다고 본다. 설사 우선권 주장인정의 동일성 판단을 엄격하게 해석하더라도 i) 우선권 주장출원시 신규사항추가(法47②)에 따른 거절이유 걱정없이 기초발명과 개량발명을 함께 출원할 수 있는 점, ii) 우선권 주장출원시 선출원의 범위를 벗어나는 개량발명에 대하여 우선권주장이 인정되지 않더라도, 선출원과 동일한 발명에 대해서는 우선권 주장이 인정되면 특허권의 존속기간이 실질적으로 1년 연장되는 효과가 발생하는 점에서 우선권주장 출원은 여전히 그 실익이 있다.[각주:22]

 

(4) 정정

 

판례는 ‘명세서 또는 도면에 기재된 사항’이라 함은 거기에 명시적으로 기재되어 있는 것뿐만 아니라 기재되어 있지는 않지만 출원 시의 기술상식으로 볼 때 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이면 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함하지만, 그러한 사항의 범위를 넘는 신규사항을 추가하여 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 것은 허용될 수 없다고 하였다.[각주:23]

 

(5) 국제특허출원

 

판례는 “번역문과 원문이 일치함을 판단함에 있어서 국제출원의 국제출원일까지 제출한 명세서, 청구범위 또는 도면에 기재된 사항이란, 국제출원명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 출원 시의 기술상식에 비추어 보아 출원번역문에 기재되어 있는 사항이 국제출원명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다”고 하였다.[각주:24]

 

2. 협의의 실질적 동일성

 

(1) 신규성

 

판례는 “특허법 제29조 제1항의 발명의 동일성 여부의 판단은 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 하고, 기술적 구성에 차이가 있는 경우 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이를 넘어선다면 양 발명은 서로 동일하다고 볼 수 없다”고 하였다.[각주:25]

 

(2) 확대된 선출원

 

판례는 “확대된 선출원에 관한 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데,[각주:26] 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없다.”고 하였다.[각주:27]

 

(3) 제36조 제2항의 경합출원

 

판례는 원출원과 분할출원이 경합출원인지 문제가 되었던 사건에서, “원출원 발명과 분할출원 발명의 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 한다.”고 하였다.[각주:28] 

 

3. 광의의 실질적 동일성

 

(1) 선출원

 

판례는 “전후로 출원된 양 발명이 동일하다고 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 동일하고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이다.”고 하였다.[각주:29]

 

(2) 무권리자 출원

 

판례는 “발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효이다”고 하였다.[각주:30]

 

(3) 허위표시 죄

 

판례는 “제224조의 취지는 특허로 인한 거래상의 유리함과 특허에 관한 공중의 신뢰를 악용하여 공중을 오인시키는 행위를 처벌함으로써 거래의 안전을 보호하는 데 있다. 이러한 취지에 비추어 볼 때, 특허된 것 등으로 표시한 물건의 기술적 구성이 청구범위에 기재된 발명의 구성을 일부 변경한 것이라고 하더라도, 그러한 변경이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통 채용하는 정도로 기술적 구성을 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 아니하는 등 공중을 오인시킬 정도에 이르지 아니한 경우에는, 위 물건에 특허된 것 등으로 표시를 하는 행위가 위 규정에서 금지하는 표시행위에 해당한다고 볼 수 없다”고 하였다.[각주:31]

 

4. 선출원과 확대된 선출원에서의 동일성 범위 문제

 

동일성의 판단은 특허법상 특허요건인 신규성의 충족여부, 선원 및 확대된 선원의 판단을 위한 가장 기본적인 문제 중 하나이다. 허나 대법원은 확대된 선출원(신규성)과 선출원주의의 동일성 판단기준을 다르게 설시함으로써 발명의 동일성 판단 기준 및 그 범위를 둘러싸고 실무상 혼선이 있는 것으로 보인다.

 

신규성과 진보성은 흠결시 권리범위 불인정 여부가 달라진다는 측면에서 동일성과 용이성을 엄격히 구별할 필요가 있으며,[각주:32] 이에 따라 판례도 ‘두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없다.’고 하여 동일성과 진보성을 명확히 구분하려는 태도를 보이고 있다. 그런데 우리 대법원의 ‘선출원’에서의 동일성 판단 기준의 경우 진보성 판단에서도 사용될 수 있는 문구가 섞여 있어,[각주:33] 그 문언으로만 보면 ‘확대된 선출원(신규성)’에서보다 ‘선출원’에서의 동일성의 범위가 더 넓은 것처럼 보인다.[각주:34]

 

이러한 차이는 선출원주의의 제도적 취지에서 한번 분석해 볼 필요가 있다. 선출원주의는 중복특허를 배제하고, 최초의 출원인에게만 특허를 부여하기 위한 제도이다. 영미계 국가의 경우에는 양 출원이 동일한지를 판별할 때 역침해 테스트(Reverse Infringement Test)를 시행하여, 후출원발명의 실시가 선출원발명의 균등침해를 구성하게 된다면 양 발명을 실질적으로 동일한 발명으로 본다.

 

그러나 우리나라 같은 경우 특허요건 판단과 침해요건 판단이 엄격히 구분되어 있기 때문에 특허요건 판단단계에서 균등론까지 적용하며 권리범위가 중첩되는 중복 특허인지 여부를 판단을 할 수는 없고, 확대된 선출원(신규성)의 동일성을 기준으로 선출원주의를 판단하게 되면 균등범위에서 문제가 되는 저촉특허의 등록을 막을 수 없게 된다. 따라서 출원단계에서 실효적으로 중복특허를 배제시키기 위해 선출원주의의 동일성 법리를 조금 더 넓게 적용할 필요가 있다. 유사한 발명을 순차적으로 출원하여 존속기간을 실질적으로 연장하고자 하는 에버그리닝 전략을 방지하기 위해서도, 비록 ‘동일성 개념’의 일관성을 해치더라도 위와 같은 해석이 부득이하게 필요하다고 생각된다.

 

IV. 관련문제

 

1. 실질적 동일성에 대한 비판론

 

신규성(法29①), 선원(法36), 확대된 선원(法29③)의 실질적 동일성 개념을 구분하지 않는 것이 현행 실무의 태도이다. 다만 신규성 판단의 경우 구성의 차이에도 불구하고 기술적 사상 및 효과를 참작하여 동일성을 판단함으로써, 동일성의 영역을 실질적 동일성까지 확대한 것은 신규성과 진보성과의 구분을 모호하게 만들었다. 또한 동일인의 경합출원의 경우 범주가 다른 발명마저 실질적으로 동일한 발명으로 취급하여 무효사유를 내포하도록 만드는 것은 지나치게 불합리하다. 신규성 판단의 경우 실질적 동일성의 개념은 진보성 개념의 도입에 의해 그 존재의의를 상실하였으므로 이를 폐기하고,[각주:35] 동일성의 개념은 구성의 완전한 동일성으로 보아 엄격하게 해석하여야 하며, 선후원간의 판단시에는 진보성을 도입함으로써 이러한 문제들을 해결해야 한다는 견해가 있다.[각주:36]

 

2. 인용발명의 동일성

 

판례는 “이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다”고 하였다.[각주:37]

 

3. 역침해 테스트(Reverse Infringement Test)

 

영미법계 국가에서는 특정한 발명이 선행기술과 동일한지 여부를 판단함에 있어 역침해 테스트를 시행하기도 한다. 예컨대 A와 A'의 동일성을 판단함에 있어서, A가 먼저 등록된 상태에서 A’라는 기술이 실시되고 있는 경우, A’가 A의 균등침해를 구성한다면 실질적으로 동일한 발명으로 본다는 것이다.

  1. 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 [본문으로]
  2. 대법원 1995. 6. 9. 선고 93후1940 판결 [본문으로]
  3. 양 고안의 기술적 사상이 동일하고, 일부 기술의 수·배열이나 형태를 변경한 것에 불과(대법원 1995. 10. 13. 선고 94후1640 판결),  공지공용의 고안에 재료와 형태를 변경한 것에 불과(대법원 1997. 4. 25. 선고 96후788 판결),  주지관용기술의 단순한 설계변경 또는 부가에 불과(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결), 발명의 구성요소가 되는 물질의 배합비율을 달리하더라도 발명의 구성을 구체화한 실시예가 동일하여 균등물의 치환에 불과한 경우(대법원 1986. 6. 10. 선고 83후2 판결), 단순한 수치의 한정 또는 변경(대법원 2000. 11. 10. 선고 2000후1283 판결) [본문으로]
  4. 심사기준, 특허청, 제3부 제4장 6.3 [본문으로]
  5. 대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후726 판결 [본문으로]
  6. 吉藤幸朔, 특허법개설 제13판, 대광서림, YOU ME 특허법률사무소 역, 2000, 247면 참조 [본문으로]
  7. 吉藤幸朔, 전게서, 247면 [본문으로]
  8. 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결(방법 vs 장치), 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결(물질 vs 방법) [본문으로]
  9. 대법원 2002. 8. 13. 선고 2001후492 판결 [본문으로]
  10. 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결 [본문으로]
  11. 윤태식, 가. 구 특허법 제11조 제1항에서 정한 '동일한 발명'의 의미, 나. 구 특허법 제11조 제1항의 적용에 있어 대비되는 두 발명이 각각 '물건의 발명'과 '방법의 발명'인 경우, 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 있는지 여부(소극), 다. 등록된 특허발명 내지 후출원발명이 그 출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우, 그 권리범위를 인정할 수 있는지 여부(소극), 대법원판례해설 제82호, 법원도서관, 2010, 553면 [본문으로]
  12. 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결 [본문으로]
  13. 김관식, 발명의 동일성 : 실질적 동일성과 종속관계 발명의 동일성을 중심으로, 산업재산권 제23호, 한국지식재산학회, 2007, 291면 [본문으로]
  14. 이에 대해 만약 하위개념으로부터 상위개념이 지극히 당연하게 도출되는 것이 아니라 당해 기술분야에 속한 기술자의 지식을 동원하여야 도출이 가능한 정도라면 신규성이 상실되는 것으로 볼 수 없고 진보성 문제로 다루어야 한다는 견해로, 특허판례연구 제3판(김관식, 상위개념과 하위개념 발명의 동일성), 한국특허법학회, 박영사, 2017, 91면 [본문으로]
  15. 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결 [본문으로]
  16. 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 [확선] [본문으로]
  17. 대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결 [본문으로]
  18. 심사기준, 특허청, 2023, 제4장 제2부 1.2 (12) [본문으로]
  19. 특허법원 2020. 1. 22 선고 2019허6358 판결 [본문으로]
  20. 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결.  [본문으로]
  21. 대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후10265 판결 [본문으로]
  22. 김관식, 우선권 주장 인정의 전제로서 발명의 동일성 판단, 특허판례연구(제3판), 박영사(2017), 320면 [본문으로]
  23. 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012후3404 판결 [본문으로]
  24. 대법원 2014. 4. 30. 선고 2011후767 판결 [본문으로]
  25. 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결 [본문으로]
  26. 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결 [본문으로]
  27. 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 [본문으로]
  28. 대법원 2004. 3. 12. 선고 2002후2778 판결 [본문으로]
  29. 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결. 종전 대법원 1985. 8. 20. 선고 84후30 판결은 “전후로 출원된 양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이룬다거나 위 일치하는 부분의 발명이 신규의 발명과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 발명으로 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 동일하다 할 것이고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이라 할 것이다”고 하였는데, 이러한 판단기준은 발명의 진보성에 관한 판단기준과 혼동을 일으킬 수 있다는 문제가 제기되어왔다. 상기 2007후2827판결에서는 위 84후30 판결을 그대로 인용하여 설시하였는데, 그 취지가 특별히 선출원에서 동일성의 범위를 확대하고자 한 것은 아닌 것으로 보인다. 유영선, 특허법 제29조 제3항(확대된 선출원) 규정에서의 '발명의 동일성' 판단 기준, 대법원판례해설(제88호), 2011, 501면 [본문으로]
  30. 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 [본문으로]
  31. 대법원 2015. 8. 13. 선고 2013도10265 판결 [본문으로]
  32. 대법원은 특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우까지 특허청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적·배타적인 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다고 보고 있으나, 이러한 법리를 공지공용의 것이 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다. 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 [본문으로]
  33. “그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경”, “발명의 목적과 작용효과에 특별한(격별한) 차이를 일으키지 아니하는 경우”가 그러한 문구에 해당한다.   [본문으로]
  34. 유영선, 특허법 제29조 제3항(확대된 선출원) 규정에서의 ‘발명의 동일성’ 판단 기준, 대법원판례해설 제88호, 법원도서관, 2011, 496면 [본문으로]
  35. 김관식, 발명의 동일성 : 실질적 동일성과 종·속관계 발명의 동일성을 중심으로, 산업재산권 제23호(2007), 291면 [본문으로]
  36. 실질적 동일성과 진보성은 전면적으로 일치하지 않으나, 선후원의 공개가 된 순간 후원은 선원과 대비하여 진보성을 판단할 수 밖에 없고, 선원은 조기공개가 될 수도 있어 결국 후출원은 선원의 우연한 시간적 사정에 따라 특허여부가 결정된다는 불합리함이 있으므로 장기적으로 선후원 판단시 진보성 판단의 도입을 긍정적으로 검토할 필요가 있다고 한다. 김관식, 동일자 동일인 경합출원의 취급, 특허소송연구 제5집, 특허법원(2011), 34면. [본문으로]
  37. 대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후1439 판결 등 참조 [본문으로]
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