제2장 산업상 이용가능성
| 목차 | |
| I. 의의 및 취지 II. 산업상 이용가능성의 의미 1. 산업 2. 이용가능성 III. 산업상 이용가능성의 판단 1. 판단기준 2. 판단방법 |
IV. 산업상 이용가능성이 문제되는 경우 1. 의료행위 2. 업으로 이용할 수 없는 발명 3. 현실적으로 명백하게 실시할 수 없는 발명 V. 산업상 이용가능성 흠결 예 VI. 흠결의 효과 |
| 제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. |
I. 서설
1. 의의
‘산업상 이용가능성’이란 출원되거나 등록된 발명이 산업에서 반복적으로 이용될 수 있는 것을 말한다. 특허요건으로서 산업상 이용가능성은 신규성 및 진보성 여부의 판단에 전제가 되므로 발명의 성립성이 인정된다 하더라도 산업상 이용가능성이 없으면 당해 출원발명은 특허를 받을 수 없다.1
2. 취지
특허법 제1조에서 특허법은 산업발전에 이바지함을 목적으로 하고 있음을 천명하고 있는 바, 획기적인 기술, 기발한 아이디어로 발생된 발명이라 하더라도 실제로 산업에 이용할 수 없는 대상이라면 그 발명에 대해 특허권을 부여할 이유가 없기 때문이다.
II. 산업상 이용가능성의 의미
1. 산업
① 파리조약 제1조(3)은 “공업소유권은 최광의로 해석되며 본래의 공업 및 상업뿐만 아니라 농업 및 채취 산업과 포도주, 곡물, 연초엽, 과일, 가축, 광물, 광수, 맥주, 꽃 및 곡분과 같은 모든 제조 또는 천연산품에 대해서도 적용된다.”고 규정하고 있으며, 특허협력조약 제33조 제4항은 “산업이란 용어는 산업재산권 보호에 관한 파리조약과 마찬가지로 광의로 해석한다.”고 규정하여 산업의 범위를 아주 넓게 보고 있다.
② 우리 심사실무도 ‘산업’은 가장 넓은 의미의 산업을 의미하며 유용하고 실용적인 기술에 속하는 모든 활동을 포함하는 가장 넓은 개념으로 해석하여, 파리조약 및 특허협력조약과 그 궤를 같이 하고 있다.2 다만, 산업에 서비스업도 포함되는가에 대해서는 견해가 엇갈리고 있다.3
2. 이용가능성
‘이용’은 특허법 제2조제3호의 실시와 같은 의미라고 해석하며, '이용가능성'이란 동일결과를 반복 실시할 수 있는 가능성으로서 그 발명이 실제로 즉시 실시될 것을 의미하는 것이 아니라 장래 이용될 가능성만 있으면 되는 것으로 해석하는 것이 일반적이다.
III. 산업상 이용가능성의 판단
1. 판단기준
(1) 주체적 기준
‘그 발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술자’를 판단주체로서 명시해놓은 진보성과 달리, 산업상 이용가능성은 판단주체가 명시되어 있지 않다. 산업을 최광의로 해석하고 있는 현행 실무에 비추어 기술분야에 관계없이 ‘통상의 기술자’를 기준으로 산업상 이용가능성을 판단해야 한다고 본다.
(2) 객체적 기준
청구범위의 청구항에 기재된 발명을 중심으로 판단하되, 발명의 설명·도면을 참작하고 기술분야를 고려한다.
(3) 시기적 기준
① 산업상 이용가능성의 판단시기에 대하여 특허법은 명문의 규정을 두고 있지 않다. 다만, 심사 실무는 출원시를 기준으로 산업상 이용가능성을 판단하고 있다.
② 판례는 ‘특허출원된 발명이 출원일 당시가 아니라 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있다 하더라도 특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요건을 충족한다고 하는 법리는 해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니다’고 판시하였다.4
| 判例 특허출원발명이 기술적으로 출원 당시에 실시하기 어려운 것이어서 산업상 이용가능성이 없다고 한 사례 인체를 포함한 생체의 장기인 비장에 존재하는 '수지상 세포'를 구성요건으로 포함하고 있는 발명의 산업상 이용가능성에 대한 판단에서 특허출원된 발명이 출원일 당시가 아니라 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있다 하더라도 특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요건을 충족한다고 하는 법리는 해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니라 할 것인 바, 특허출원발명의 출원일 당시 수지상 세포는 혈액 단핵세포의 0.5% 미만으로 존재하고 분리된 후에는 수일 내로 사멸하기 때문에 연구하기가 쉽지 않아 혈액으로부터 충분한 양의 수지상 세포를 분리해 내는 것은 기술적으로 쉽지 않고, 출원일 이후 기술의 발전에 따라 사람의 혈액으로부터 수지상 세포를 추출하고 이를 이용하여 면역반응을 유발시키는 기술이 임상적으로 실시되고 있다는 것이므로, 결국 출원발명의 출원일 당시를 기준으로 수지상 세포를 사람의 혈액으로부터 분리하여 출원발명에 사용하는 기술이 장래에 산업상 이용가능성이 있다고 보기는 어렵다. 대법원 2003. 3. 14. 선고 2001후2801 판결 |
2. 판단방법
① 판례는 “특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용가능성이 있기 위해서는 그 발명의 성질에 따라 기술적 의미에서 생산 또는 사용할 수 있는 것이어야 하고 만일 그 실시가 기술적으로 전혀 불가능한 것은 산업상 이용가능성이 없다고 할 것이나, 여기서 말하는 실시 가능성은 그 발명의 성질에 따라 당해 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 기술적 의미에서 생산 또는 사용할 수 있다는 것을 의미하는 것일 뿐 그 발명을 통해서 경제적으로 이익을 얻을 수 있어야 한다든지 어떠한 기술적 문제점도 수반하여서는 안 된다는 것까지 요구하는 것은 아니라 할 것이다.”고 판시하였다.5
② 특허법의 목적과 타법의 목적이 항상 일치하는 것은 아니므로 타법에 의해 산업상 이용가능성이 제한되지 않는다. 한편, 비발명 및 미완성 발명은 산업상 이용할 수 없는 발명이라고 보는게 실무의 태도이다.6
IV. 산업상 이용가능성이 문제되는 경우
1. 의료행위7
(1) 의료행위의 산업상 이용가능성
판례는 “사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하는 의료행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허를 받을 수 없다”고 한다.8 의료인에 의한 의료행위가 아니더라도 발명의 목적, 구성 및 효과 등에 비추어 보면 인간의 질병을 치료, 예방 또는 건강상태의 증진 내지 유지 등을 위한 처치방법의 발명인 경우에는 산업상 이용 가능성이 없는 것으로 취급한다.9
(2) 산업상 이용가능성 제한 취지
i) 의료행위는 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계되어 있는 점, ii) 모든 사람은 의사를 통하여 의료방법을 선택하고 접근할 수 있어야 한다는 점, iii) 의료행위에 관한 발명을 특허의 대상으로 하게 되면 의사가 의료행위를 수행함에 있어 특허의 침해 여부를 신경쓰게 되어 의료행위에 대한 자유로운 접근이 어렵게 되는 점 등을 고려하여, 인체를 필수 구성요건으로 하는 발명은 특허의 대상에서 제외된다.10
(3) 산업상 이용가능성이 없는 경우
① 인간을 수술하거나 치료하거나 또는 진단하는 방법의 발명, 인체로부터 채취한 것을 채취한 자에게 치료를 위해 되돌려 줄 것을 전제로 하여 처리하는 방법(혈액투석방법) 등 인체를 직접적인 구성요소로 하는 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당되지 않는 것으로 본다.
② 인체를 처치하는 방법이 치료 효과와 비치료 효과(예: 미용 효과)를 동시에 가지는 경우, 치료 효과와 비치료 효과를 구별 및 분리할 수 없는 방법은 치료방법으로 간주되어 산업상 이용 가능한 것으로 인정하지 않는다. 그러나 인체를 처치하는 방법이 치료 효과와 비치료 효과를 동시에 가지는 경우로서, 그 청구항이 비치료적 용도로만 한정되어 있고, 명세서에 기재되어 있는 발명의 목적, 구성 및 효과를 종합적으로 고려할 때 비치료적 용도로 그 방법의 사용을 분리할 수 있으며, 어느 정도의 건강증진 효과가 수반된다고 하더라도 그것이 비치료적인 목적과 효과를 달성하기 위한 과정에서 나타나는 부수적 효과인 경우에는 산업상 이용할 수 있는 발명으로 취급한다.11 다만 수술방법의 경우에는 미용 목적 및 용도로 한정하더라도 산업상 이용 가능한 것으로 인정하지 아니한다.
| 보충 (예)물질 A와 물질 B를 포함하는 미용 조성물을 피부 표면에 적용하는 것을 특징으로 하는 피부미백 개선을 위한 미용방법[설명] 청구항이 비치료적 용도인 미용방법으로 한정되어 있고, 미용산업은 산업적으로 의료행위와 분리 가능하며, 피부미백 개선으로 인한 건강 증진 효과가 부수적인 것으로 인정되므로 산업상 이용 가능한 것으로 본다. |
③ 특허청구범위에 사람의 질병을 치료 또는 진단하는 방법 등으로 기재되어 있지 않아도, 그 발명이 실질적으로 사람의 질병을 치료 또는 진단하는 방법 등의 발명인 경우 산업상 이용가능성이 없는 것으로 취급한다.
(4) 산업상 이용가능성이 인정되는 경우
1) 의료기기 및 의약품 인간을 수술하거나 치료하거나 진단에 사용하기 위한 의료 기기(의료기기의 작동방법 또는 의료기기를 이용한 측정방법을 포함), 의약품 등은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당한다.12 의료기기나 의약품은 주로 기업이 생산하는 것들이며, 의료기기나 의약품마저 특허라는 경제적 인센티브를 제공하지 아니하면 기업의 지속적인 연구 및 개발을 유인할 수 없게 되고 이는 결국 의료산업의 퇴보를 이어지기 때문이다.
2) 유전공학 관련 기술 인간으로부터 자연적으로 배출된 것(예: 소변, 변, 태반, 모발, 손톱) 또는 채취된 것(예: 혈액, 피부, 세포, 종양, 조직)을 처리하는 방법이 의료행위와는 분리 가능한 별개의 단계로 이루어진 것 또는 단순히 데이터를 수집하는 방법인 경우 산업상 이용가능한 것으로 취급한다.13
3) 미용행위 인체를 필수 구성요소로 하는 발명이더라도 의료행위가 아니라 미용행위에 해당하는 경우에는 산업상 이용가능성이 있어 특허로서 보호받을 수 있다.14
4) 동물에만 한정한 의료행위 판례는 “출원발명이 동물의 질병만이 아니라 사람의 질병에도 사용할 수 있는 의료행위에 관한 발명에 해당하는 경우에도 그 특허청구범위의 기재에서 동물에만 한정하여 특허청구함을 명시하고 있다면 이는 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 된다”고 한다.15
5) 임상적 판단을 포함하지 않는 진단방법 각종 데이터를 수집하는 방법의 발명에 있어서, 그 방법이 질병의 진단과 관련된 것이더라도 그 방법 발명이 임상적 판단16을 포함하지 않는 경우에는 산업상 이용할 수 있는 발명으로 인정한다.17 다만, 그 발명의 구성이 인체에 직접적이면서, 일시적이 아닌 영향을 주는 단계를 포함하는 경우에는 산업상 이용가능성이 없는 것으로 취급한다.
| 判例 의료행위의 산업상 이용가능성 ① 이 사건 출원발명인 “편작온구기를 사용한 경혈치료전 기, 혈 소통방법”은 온구기를 사용하여 사람의 등 부위의 경혈과 배 부위의 경혈을 자극하는 방법에 관한 것으로, 온구기의 시구 순서와 시구 시의 몸의 자세 등으로 구성되어 있는바, 이는 사람의 질병을 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의료행위에 관한 것이고, 인체를 필수 구성요소로 하고 있는 것으로서 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없어 특허의 대상이 될 수 없다. 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후1936 판결 ② '모발의 웨이브방법'에 관한 출원발명이 인체를 필수 구성요건으로 하고는 있지만, 의료행위가 아니라 미용행위에 해당한다 할 것이고, 그 발명을 실행할 때 반드시 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 것이라고도 볼 수 없으므로 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명이라고도 할 수 없어 특허법 제29조 제1항 본문에 규정된 '산업상 이용할 수 있는 발명'에 속한다. 특허법원2004. 7. 15 선고2003허6104 판결(확정) |
(5) 투여용법과 투여용량의 발명이 의료행위인지
종래 판례는 인체 투여주기, 단위 투여량, 투여형태 등은 의약을 사용한 의료행위로서 특허를 받을 수 없는 것에 해당한다고 하였으나,18 최근 전원합의체 판례는 “투여용법과 투여용량은 의료행위 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다”고 판시하여 종래 견해를 변경하였다.19 이와 관련한 자세한 내용은 제11장 특유발명의 의약용도발명 부분에서 후술하도록 한다.
| 보충 출원발명이 의료행위인 경우 산업상 이용가능성 흠결을 극복하기 위한 방안 i) 인체를 구성요소로 하는 부분을 삭제, ii) 의사의 임상적 판단이 개입되는 단계 삭제, iii) 신규사항 추가가 아닌 범위내에서 의료기기나 의약품으로 보정, iv) 의료행위를 동물에만 한정하는 보정, v) 보정이 신규사항에 해당시 출원취하 후 재출원 |
2. 업으로 이용할 수 없는 발명
시판(市版) 또는 영업의 가능성이 없는 이상, 개인적 또는 실험적, 학술적으로만 이용할 수 있고 업으로서 이용될 가능성이 없는 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당되지 않는 것으로 취급한다.20
3. 현실적으로 명백하게 실시할 수 없는 발명
이론적으로는 그 발명을 실시할 수 있더라도 그 실시가 현실적으로 전혀 불가능하다는 사실이 명백한 발명은 산업상 이용할 수 없는 발명으로 취급한다(예: 오존층의 감소에 따른 자외선의 증가를 방지하기 위하여 지구표면 전체를 자외선흡수플라스틱 필름으로 둘러싸는 방법 등). 다만, 그 발명이 실제로 또는 즉시 산업상 이용되는 것이 필요한 것은 아니며, 장래에 이용될 가능성만 있으면 산업상 이용할 수 있는 발명으로 판단한다.
V. 산업상 이용가능성 흠결 예
| 성립성의 흠결 | 비산업적 발명 | |
| 비발명 | 미완성 발명 | |
| i) 자연법칙 그 자체, ii) 자연법칙에 반하는 경우, iii) 자연법칙을 이용하지 않는 경우, iv) 창작이 아닌 단순한 발견 , v) 미적창조물, vi) 기능, vii) 단순한 정보의 제시, viii) 반복하여 동일한 효과를 얻을 수 없는 경우, ix) 컴퓨터 프로그램 | i) 구성요소 결여, ii) 해결수단 미제시, iii) 효과가 없는 경우, iv) 용도의 불명확, v) 완성된 발명이나 그 실시결과가 사회적으로 용납되지 않는 위험한 상태로 방치, vi) 용이입수 불가능한 미생물의 미기탁 | i) 의료행위, ii) 업으로서 이용할 수 없는 경우(=개인적·실험적·학술적으로만 이용가능), iii) 현실적으로 실시불가능 |
VI. 흠결의 효과
산업상 이용가능성(法29①본문)에 위반되는 경우 등록 전에는 거절이유(法62), 정보제공사유(法63의2) 에 해당하며, 등록 후에는 특허무효사유(法133①)에 해당한다.
- 특허법 제2조 제1호는 특허법에서 말하는 발명이라고 함은 '자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것'을 의미한다고 규정하고 있고, 같은 법 제 29조 제1항은 특허의 대상이 되는 발명은 '산업상 이용할 수 있는 발명' 이어야 한다고 규정하고 있으므로, 특허법상의 발명으로 성립되기 위해서는 위 요건을 모두 갖추어야 한다. 대법원 2004. 4. 16. 선고 2002후635 판결 [본문으로]
- 특허협력조약 제33조는 “발명은 어떤 종류의 산업분야에서든지 발명의 성질에 따라 기술적 의미에서 생산되고 사용될 수 있는 것일 경우에는 산업상 이용가능성을 가지는 것으로 한다.”고 규정한다. [본문으로]
- 서비스업 가운데서도 세탁업과 광고업 등은 포함된다고 보는 견해가 많은바, 그 이유는 세탁방법이나 광고방법에 관한 발명이 기술적 효과를 가지고 산업에 반복 계속적으로 이용될 수 있는 것이기 때문이라고 설명된다. 이에 대해 운수업·교통업·금융서비스업 등도 산업에 포함시켜야 된다는 견해와, 보험업·금융업·의료업·은 산업으로 인정하지 않지만, 그 외 자연법칙을 이용하는 서비스라면 산업을 인정해야 한다는 견해가 있다. [본문으로]
- 대법원 2003. 3. 14. 선고 2001후2801 판결 [본문으로]
- 특허법원 2004. 10. 15. 선고 2003허6524 판결, 대법원은 2006. 10. 12 선고 2004후3270 판결로 상고기각되어 확정 [본문으로]
- 출원고안이 전체로서 완성된 고안이 아닌 미완성 고안으로서 산업상 이용할 수 있는 고안이 아니므로 구 실용신안법 제4조 제1항 본문의 규정에 위배되어 등록받을 수 없는 고안에 해당한다고 한 사례로, 특허법원 2004. 1. 30. 선고 2002허7575 판결(확정) [본문으로]
- ‘의료행위’란 의료인 또는 의료인의 지시를 받은 자가 의학적 지식을 기초로 하여 인간을 수술, 치료 또는 진단하는 행위를 말한다. [본문으로]
- 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결. [본문으로]
- 특허법원 2013.3.21. 선고 2012허9587 판결 [본문으로]
- 특허법원 2004. 7. 15. 선고 2003허6104 판결 [본문으로]
- 특허법원 2018. 12. 14. 선고 2018허3062 판결, 특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허4501 판결 [본문으로]
- [예1] 수축기 혈압과 이완기 혈압을 비침습적으로 감지하여 이를 전기적 신호로 변환시켜 증폭하고 필터링하는 단계, 직류신호로 변환시키는 단계, 연산하는 단계 및 연산된 혈압을 표시하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동혈압측정방법[예2] 심전도를 측정하기 위한 전극의 배치방법 [본문으로]
- [예1] 인체로부터 유래한 세포에 A단백질을 코딩하는 DNA를 포함하는 벡터를 도입한 세포의 제조방법 [예2] 조직 시료에서 분리된 종양 세포를 B배지에서 배양하는 암 세포 배양방법[예3] 고분자 지지체에 인간 세포를 포함하는 인공뼈 제조방법 [본문으로]
- 특허법원 2004. 7. 15 선고 2003허6104 판결(확정) [본문으로]
- 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결 [본문으로]
- '임상적 판단'이란 의료인이 의학적 지식 또는 경험을 바탕으로 행하는 질병 또는 건강상태를 판단하는 정신적 활동을 말한다. [본문으로]
- [예1] 항원-항체 복합체를 검출하는 것을 특징으로 하는 시료 내 A 단백질 농도 측정방법[예2] 인체로부터 유래한 시료 중에 함유된 미토콘드리아 DNA 양을 정량하여 그 양을 대조군의 미토콘드리아 DNA 양과 비교함을 특징으로 하는 분석방법[예3] 채혈한 혈액으로부터 혈당량을 측정하는 방법[예4] 신장 질환의 진단을 위해 요(尿)로부터 알부민을 검출하는 방법 [본문으로]
- 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후2933 판결 [본문으로]
- 대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체 판결 [본문으로]
- 심사기준, 특허청, 2023, 제3부 제1장 5.3 [본문으로]