제2절 특허무효심판

제2절 무효심판

Ⅰ  서설

제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. 1. 제25조, 제29조, 제32조, 제36조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우 2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다. 3. 제33조제1항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우 4. 특허된 후 그 특허권자가 제25조에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우 5. 조약을 위반하여 특허를 받을 수 없는 경우 6. 제47조제2항 전단에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우 7. 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원 또는 제52조의2제1항 각 호 외의 부분 전단에 따른 범위를 벗어난 분리출원인 경우 8. 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우 ② 제1항에 따른 심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. ③ 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제4호에 따라 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 특허권은 그 특허가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다. ④ 심판장은 제1항에 따른 심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다.

1. 의의

특허무효심판은 일단 유효하게 발생한 특허권에 무효사유가 있을 경우 이해관계인 또는 심사관의 청구에 의하여 소급적으로 소멸하게 하는 절차이다(法133).

2. 취지

특허권이 유효하게 성립하였다 하더라도 하자가 있는 특허권을 그대로 유지시킬 경우 특허권자를 부당하게 보호하게 되고, 그 결과 공중에 피해를 끼침은 물론이고 산업발달에 지장을 초래할 수 있으므로 하자있는 특허권을 무효로 할 수 있는 무효심판제도를 규정한 것이다.

 

Ⅱ  당사자

1. 청구인

이해관계인 또는 심사관은 무효심판을 청구할 수 있다(法133①). 다만 제33조1항 위반의 무효사유(무권리자에 의한 등록) 및 제44조 위반의 무효사유(공동출원 위반)는 공적 사유가 아니기 때문에 이해관계인을 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자로 제한하고 있다. 심사관에게 당사자적격을 인정한 것은, 공익의 대표자로서 등록무효의 사유를 안고 있는 특허권을 소멸시키기 위해서이다.^[각주:1]

2. 이해관계인

(1) 이해관계인의 기준

판례는 “특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나(예를 들어 침해소송중이거나, 권리침해의 경고를 받은 경우^[각주:2]) 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다”고 하였으며,^[각주:3] 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결 당시를 기준으로 판단하여야 한다고 하였다.^{[각주:4][각주:5]}

判例 이해관계에 대한 판례 ① 특허권 소멸 후의 무효심판청구와 이해관계의 존재시기특허권이 특허료의 불납으로 소멸한 경우에도 이해관계인은 특허권의 무효심판을 청구할 수 있으며,이해관계는 심판청구당시에 존재함으로써 족한 것이지 특허권이 존속하고 있는 기간중에 존재하여야 하는 것은 아니다.대법원1989. 5. 23.선고88후578판결 ②심판청구인이 이해관계를 가지지 않는 경우 참가의 적부판례는 주당사자인 심판청구인이 이해관계를 가지지 않는 이상 심판청구는 허용되지 않는 것이므로,보조참가인이 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계를 가진 자라 하더라도,그로 인하여 심판청구가 적법해지는 것은 아니라고 하였다.대법원1970. 8. 31.선고69후13판결

 

(2) 실시권자가 이해관계인인지

1) 문제의 소재  대법원은 그간 "특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람“이라고 판시하였다.^[각주:6] 이러한 판시에 의할 때 실시권자의 경우 허여기간 동안에는 특별한 사정이 없다면 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있다고 보기 어려워 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 포함 될 수 있는지에 대한 의문이 제기되어 왔다.

2) 견해의 대립

① 부정설  실시권자는 원칙적으로는 특허권자로부터의 권리의 대항을 받을 염려가 없는 자이므로 이해관계인에 포함되지 않는다는 견해이다.

② 긍정설  원칙으로는 실시권자는 이해관계인으로서 무효심판의 청구인 적격이 있고, 다만 무효사유가 존재한다는 것을 알고 실시권 설정계약을 체결하거나 신의칙에 반하는 특단의 사정이 있는 경우에는 예외적으로 청구인 적격이 없다는 견해이다.^[각주:7]

3) 종래 판례의 태도

① 이해관계를 부정한 판례  실시권자의 경우 법률상 장애없이 이를 실시할 수 있으므로 특별한 사정이 없는 한 특허를 무효로 할 구체적 이익이 있다고 할 수 없고,^[각주:8] 허여기간 내에는 그 권리의 대항을 받을 염려가 없어 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 없으므로 그 기간 중에는 그 특허에 관하여 무효확인을 구할 이해관계가 없다.^[각주:9]

② 이해관계를 긍정한 판례  실시권자의 경우에는 대가지급부 조건으로 통상실시권을 허락받은 경우 이해관계가 소멸되었다고 할 수 없고,^[각주:10] 실시권설정등록을 마쳤더라도 그 사실만으로 이해관계가 소멸되었다고 보지 않는다고 하였다.^[각주:11]

4) 전원합의체 판결  이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다. 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다. 그 이유는 다음과 같다. 특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다. 그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.^[각주:12]

5) 검토  전원합의체 판결은 이해관계인에 대한 판단기준을 "법률상 불이익을 받거나 받을 우려"로 바꾸고, 그 기준에 따라 "특허권의 실시권자라는 이유만으로 바로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸된 것으로 볼 수 없다"는 점을 명확히 하였다. 생각건대, 제136조 제8항은 특허발명의 정정 시 실시권자가 무효심판을 청구하는 경우 실시권자의 동의를 받을 필요가 없다고 규정하여 실시권자의 무효심판 청구를 전제하고 있는 점, 실시권자는 자유영역에 있어야 할 기술에 대해 실시료를 지급해야한다거나 또는 실시 범위나 기간에 제한이 생기는 점에 비추어, 무효심판청구 후 청구취하 합의가 성립하여 취하한 경우 등과 같이 신의칙에 반하는 등 특단의 사정이 없는 이상 이해관계를 긍정함이 타당하다고 본다.

보충 부쟁합의의 효력문제 1. 부쟁합의의 효력  공정거래위원회의 ｢지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침｣에는 ‘무효인 특허의 존속 등을 위하여 부당하게 실시권자가 관련 특허의 효력을 다투는 것을 금지’하는 ‘부쟁의무 부과’에 관하여 특허권의 정당한 권리행사로 보기 어렵다고 규정하고 있다.[각주:13] 2. 실시권자가 특허권자와 한 부쟁합의의 유효성 (1) 견해의 대립 1) 무효설 ① 특허성이 없는 자유기술을 자유롭게 실시할 수 있도록 하는 것은 매우 중요한 공공의 이익이며. ② 권리행사를 예고한 특허권자에 대하여 실시권자는 실시계약을 체결하면서 어쩔 수 없이 부쟁합의에 이르는 경우도 있고, ③ 표준필수특허의 경우 산업계에 미치는 영향력이 막대하여, 이에 대한 유효성을 다툴 수 없게 하는 것은 자유경쟁을 저해하고 심각한 시장 왜곡을 발생시킬 수 있다. 2) 유효설 ① 계약자유의 원칙상 특허권자와 실시권자간 자발적인 합의에 의하여 무효심판청구권을 명시적으로 포기한 경우에까지 부쟁합의를 무효로 보는 것은 부당하며, ② 따라서 부쟁합의에 반하는 무효심판 청구는 이해관계가 또는 심판청구 이익이 없는 것으로 보아 심결각하해야 한다. (2) 판례의 태도  심판청구 전 부쟁합의에 대하여 명시적인 대법원 판례는 없으며, 심판계속 중 부쟁합의에 대하여 판례는 “이해관계인이 특허권자와 특허에 관한 분쟁을 일체 아니하기로 화해한 경우에는, 그들 간에는 다툼이 없어져 그 특허에 관하여 무효심판을 청구할 이해관계인의 지위를 상실한 결과가 된다고도 볼 수 있다”고 하였다.[각주:14] (3) 검토  원칙적으로 부쟁합의는 공익에 반하여 무효로 보되, 다만 해당 특허기술의 시장지배력이나 독점권이 미치는 범위가 작거나 실시료의 지급의무가 없는 경우와 같이 공정거래 저해성이 적은 경우에는 유효성을 인정해도 될 것이다.

(3) 특허권의 양도인이 양수인을 상대로 무효심판을 청구할 수 있는지

특허법원은 “신의성실의 원칙이나 금반언의 원칙이 적용되기 위해서는, 어떠한 사람의 행위가 그의 선행하는 행위에 모순되는 것이어서 그러한 후행행위에 원래대로의 법적 효과를 부여하면 그 선행행위로 말미암아 야기된 다른 사람의 신뢰를 부당하게 침해하게 되는 경우이어야 하고, 이를 위해서는 객관적으로 모순되는 선행행위와 후행행위가 있고 그에 대하여 책임을 물을 수 있어야 하고, 선행행위로 인하여 야기된 상대방의 보호받을 가치가 있는 신뢰가 존재하여야 할 것이다. 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 양도인이라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 없다고 인정할 수 없고, 이 사건 무효심판 청구가 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙에 위반되는 행위라고 볼 수 없다.고 하였다.^[각주:15]

(4) 이해관계의 소멸사유

판례는 심판청구 당시 이해관계가 있더라도, 심판 중 다투지 않기로 하는 합의를 한 경우 이해관계는 소멸되는 것이라고 하였다.^[각주:16] 다만 대법원 판례는 합의 내용에 따라 그 효력범위를 엄격하게 해석하고 있다. 합의 문언의 내용 해석에 따라, 특허권의 유·무효를 다투지 않겠다는 합의, 단순히 특허권 침해를 하지 않겠다는 합의, 문제된 확인대상발명이 특허권을 침해하였음을 인정하고 이를 실시하지 않겠다는 합의 등으로 구분하여, 엄격하게 그 합의의 범위 내에서의 효력만을 인정한 사례들이 있다.

判例 1. 이해관계가 소멸된 것으로 볼 수 있는 경우 ① 특정의 이해관계인이 특허권리자와 간에 특허에 관한 분쟁을 일체 아니하기로 화해한 경우에는, 그들 간에는 다툼이 없어져 그 이해관계인이 특허권리자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려나 그 특허의 발명을 사용하리라는 추측이 없는 경우가 되었다고 일응 볼 수 있으므로 동인의 그 특허에 관하여 무효심판을 청구할 이해관계인의 지위를 상실한 결과가 된다고도 볼 수 있다. 대법원 1979. 3. 13. 선고 77후50 판결 ② 심판청구 당시 이해관계가 있었던 당사자라 하더라도 심판계속 중에 그 심판에 관하여 당사자 사이에 다투지 아니하기로 하는 합의가 있었다면 특별한 사정이 없는 한 그 이해관계는 소멸된다고 할 것인바, 등록고안에 대한 침해행위를 하지 아니하고 원고의 권리를 정당한 것으로 인정하여 다투지 않겠다고 원고와 합의한 것이므로 이 사건 등록고안의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인으로서의 지위는 상실하였기에 이 사건 심판청구는 이해관계가 없는 자에 의한 청구로서 부적법하여 각하되어야 한다. 대법원 2002. 4. 12. 선고 2001후1877 판결 2. 이해관계가 소멸된 것으로 볼 수 없는 경우 ① 등록의장의 의장권자 갑과 그로부터 의장권 침해의 고소를 당한 을 사이의 합의서에 을이 의장등록 제품을 제작한 것에 대하여 사과하고, 추후 의장등록 제품을 제작하지 않겠으며, 기존 의장등록 제품을 폐기하겠다는 내용만 포함되어 있을 뿐 당시 계속 중이던 의장등록 무효심판청구사건의 처리에 관하여는 아무런 기재가 없는 경우, 위 합의의 내용과 경위를 고려할 때, 위 합의는 을이 자신이 제작하였던 물품이 갑의 등록의장권의 권리범위에 속한다는 사실을 인정한 것일 뿐 그 등록의장권의 효력에 대하여도 무효심판절차를 통하여 일체 다투지 않겠다는 취지까지 포함된 것으로 보기 어렵고, 의장등록의 무효심판의 공익적 성격을 고려하여 위와 같은 합의만으로 그 무효심판을 유지할 이해관계가 소멸하였다고 단정할 수 없다. 대법원 2001. 6. 29. 선고 99후1331 판결 ② 공유특허권자중 1인(甲)이 침해자(乙)로부터 특허발명을 생산 및 판매하지 않기로 하는 내용의 각서를 받고 형사고소를 취하한 경우라도, 乙는 다른 특허권자들로부터 권리의 대항을 받을 염려가 있다고 할 것이고, 甲이 乙에게 위 각서를 작성하여 준 사실만으로는 무효심판을 다투지 않는다는 합의를 한 것으로 볼 수 없으므로, 乙은 무효심판을 청구할 이해관계인의 지위가 상실되지 않는다. 대법원 2000. 11. 28 선고 2000후754 판결 ③ 특허발명의 침해가 되는 물건에 대해 생산하지 않을 것을 약속한 서약서를 제출하였더라도, 위 서약서의 취지는 피고가 이 사건 등록고안의 침해가 되는 물품을 생산하지 않겠다는 약속을 한 것에 불과할 뿐, 이 사건 등록고안이 공지공용 발명으로서 그 등록이 무효가 되어야 한다는 무효심판의 청구권까지 포기한 것으로 볼 수는 없다. 대법원 2002. 4. 12 선고 99후2846 판결 ④ 계속 중인 권리범위확인 심판사건에서 심결취소소송의 제기를 포기하기로 합의하였으나 이는 계속 중인 심판사건을 더 이상 진행하지 않기로 한 것으로 향후 무효심판청구하지 않기로 합의한 것이라고 보기 어렵다. 대법원 2004. 7. 22 선고 2002후1157 판결

(5) 이해관계의 심리

이해관계인인지 여부는 심판의 당사자적격에 관한 사항이므로 직권조사사항이다.^[각주:17] 따라서 이해관계 존부에 관하여 당사자 사이에 명시적인 다툼이 없더라도 직권으로 조사하여 판단하여야 한다. 이해관계가 없는 자에 의한 심판청구는 부적법한 것이므로 심결로써 각하하여야 한다(法142).

判例 청구인 적격이 없는 자가 무권리자 출원을 무효사유로 한 특허무효심판을 청구한 경우 무효사유에 대하여 판단할 필요가 있는지 여부 (소극)  발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호 본문). 특허법 제133조 제1항 전문은 “이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있으므로, 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자 또는 심사관만이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 있다. 청구인 적격이 없는 자가 제기한 특허의 무효심판청구는 부적법하므로 무효사유에 대하여 판단할 필요 없이 그 심판청구를 각하하여야 한다. 심판청구인이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판을 청구할 수 있는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자에 해당하는지 여부는 심결 당시를 기준으로 판단하여야 한다. 대법원 2025. 1. 9. 선고 2022후10814 판결

3. 피청구인

특허무효심판의 피청구인은 심판청구당시의 특허권자이다. 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다(法139②). 심판청구서 제출 후에 특허권의 이전이 있음을 알게 된 경우에는 심판청구서의 특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(추가하는 것을 포함)할 수 있다(法140②). 전용실시권자 등 특허에 관하여 등록한 권리자에게는 참가기회 및 무효심결이 있는 경우 불복의 기회를 부여하기 위해, 무효심판청구 사실을 통지하여야 한다(法133④).

4. 참가인

무효심판을 독립하여 청구할 수 있는 제3자는 당사자 참가를 할 수 있으며(法155①), 심판의 결과에 이해관계가 있는 제3자는 보조참가(法155③)를 할 수 있다.

 

Ⅲ  무효사유

1. 무효사유

무효사유	판단대상
외국인의 권리능력(제25조)	외국인의 권리능력 (특허 후 권리능력 상실시 후발적 무효사유)
조약 등	조약 위반 (특허 후 조약 위반시 후발적 무효사유)
산업상 이용가능성(제29조제1항 본문)	발명에 해당하지 않는 경우, 산업상 이용가능성 위반
신규성(제29조제1항)	출원전 국내외 공지기술
진보성(제29조제2항)	출원전 공지기술로부터 용이한 발명
확대된 선출원(제29조제3항, 제4항)	출원일전 출원되고 출원후 공개된 타출원과의 동일성 인정
특허받을 수 없는 발명(제32조)	공서양속 및 공중위생을 해하는 경우
특허받을 수 있는 자(제33조제1항 본문)	무권리자 출원의 등록
특허받을 수 있는 자(제33조제1항 단서)	지식재산처 또는 심판원 직원이 재직중 특허를 받은 경우
선출원(제36조)	두 출원간 청구범위가 동일
발명의 설명 기재요건(제42조 제3항)	발명의 설명의 기재불비(단 배경기술 기재위반은 제외)
청구범위 기재요건(제42조 제4항)	청구범위의 기재불비
공동출원(제44조)	공유자 전원의 출원이 아닌 경우
특허출원의 보정(제47조 제2항 전단)	원문 신규사항추가(제47조 제2항 후단은 제외)
분할출원(제52조 제1항)	분할출원과 원출원의 동일성 불인정
분리출원(제52조의2 제1항 각 호 외의 부분 전단)	분리출원과 원출원의 동일성 불인정
변경출원(제53조 제1항)	변경출원과 원출원의 동일성 불인정

거절사유에서 i) 배경기술 기재(法42③2), ii) 다항제 기재방법(法42⑧), iii) 1발명 1출원주의(法45), iv) 국어번역문 신규사항추가금지(法47②후단), v) 분리출원의 청구범위 요건(法52의2①각호)은 무효사유에서 제외된다. 그리고 특허된 후 특허권자인 외국인의 권리능력이 상실되거나 조약에 위반된 경우 후발적 무효사유가 된다(法133③후단).

2. 무효사유의 변경·추가

① 청구이유에 관한 보정은 요지변경이 아니므로(法140②2) 심판계속 중 무효사유를 자유롭게 변경·추가 할 수 있으며, 심결취소소송에서도 심리범위를 무제한설을 취하는 결과 심결당시에 제출하지 않았던 새로운 무효사유나 인용 증거 등을 자유롭게 제출할 수 있다.^[각주:18]

② 또한, 심판은 “당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있다”고 규정하여 직권심리주의를 채택하고 있으므로(法159①), 심판관은 당사자가 주장하지 않은 무효사유를 발견한 경우 이를 근거로 무효심결을 할 수도 있다. 다만, 이 경우에는 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대한 의견진술기회를 주어야 한다(法159①단서). 다만, 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대해서는 심리할 수 없다(法159②).

 

Ⅳ  무효심판 청구기간

특허무효심판의 청구는 특허권의 존속기간 중에는 물론 특허권의 만료 후(특허권의 포기도 포함)에도 청구할 수 있다(法133②). 특허권자는 특허권이 존속기간 만료에 의하여 소멸된 후라 하더라도 존속기간 중의 침해행위에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다. 이에 대응하여 그 상대방은 특허권의 소멸 후라 하더라도 그 특허에 대한 무효심판을 청구할 수 있고, 그 결과 특허를 무효로 하는 심결이 확정되면 그 특허권은 처음부터 존재하지 아니하였던 것으로 되어 손해배상을 할 필요가 없게 된다.^[각주:19]

 

Ⅴ  무효심판의 심결

1. 심결의 유형^[각주:20]

(1) 청구를 전부 인정하는 경우

청구인이 무효를 주장하는 발명(청구항)의 모두를 무효로 한다.

(2) 청구를 일부 인정하는 경우

청구인이 무효를 주장하는 발명의 일부(청구항)을 무효로 하고 타 발명(청구항)은 무효로 하지 아니한다. 하나의 청구항 일부에 무효사유가 있다고 하더라도, 그 청구항 전부에 관하여 무효로 하여야 하고, 그 특허청구범위의 항 중 일부에 관하여만 무효로 할 수는 없다.^[각주:21]

(3) 청구를 인정하지 아니하는 경우

청구인이 무효를 주장하는 모든 발명(청구항)을 무효로 하지 아니한다. 주문은 “청구인의 청구를 기각한다”가 될 것이다.

(4) 심판청구를 각하하는 경우

심판청구가 요건을 갖추지 못하였거나 당사자적격을 갖추지 못한 경우와 같이 청구자체가 부적법한 경우에 청구인의 청구를 각하한다는 심결을 하여야 한다.

(5) 정정청구가 있는 경우

특허무효심판에 있어서 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정청구가 있는 경우는 위 각각의 주문에 정정의 인정 여부에 관한 주문이 추가되어야 할 것이다. 다만, 정정을 인정하지 아니하는 경우에는 그 취지를 심결의 이유 중에 기재하고 심결의 주문에는 이를 기재하지 아니하며 무효가 청구된 청구항을 모두 삭제하는 정정이 인정된 경우에는 무효심판의 청구를 심결에 의해 각하하여야 할 것이다.

2. 심결의 효력

(1) 특허권의 소급소멸

특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다(法133③본문). 무효심결의 확정 후에는 특허권자는 특허권을 행사할 수 없음은 물론 이전에 특허권을 행사하여 상대방에게 손해를 입힌 경우에는 그에 대한 책임을 지게 된다. 특허권 침해에 관한 민･형사 사건의 유죄판결이 확정되거나 손해배상지급판결이 확정된 후라도 특허무효심결이 확정되면 민･형사 사건의 확정판결에 대한 재심을 청구할 수 있다(민사소송법 제451조, 형사소송법 제420조)

(2) 후발적 무효사유의 경우

후발적 사유(특허된 후 그 특허권자가 제25조에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자로 되거나 조약에 위반된 경우)에 의하여 무효가 된 경우에는 그 후발적 사유가 생긴 시점부터 소급적으로 존재하지 않았던 것으로 된다(法133③단서). 따라서 무효사유에 해당하기 이전에 침해가 있었던 경우 여전히 침해와 관련된 권리(손해배상청구권 등)를 주장할 수 있다.

(3) 일사부재리

특허무효심판청구를 기각하는 심결이 확정되면 동일사실 동일증거에 기한 무효사유에 대해 일사부재리의 효력이 발생한다(法163). 다만, 판례는 “종전에 확정된 기각심결이 있으나 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우, 새로운 심판청구는 일사부재리의 원칙에 위배되지 않는다”고 하였다.^[각주:22]

 

Ⅵ  관련문제

1. 공유인 특허권의 지분에 대한 무효심판을 청구할 수 있는지 여부

판례는 “특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 설령 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다고 하더라도, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다”고 하였다.^[각주:23]

2. 존속기간 연장등록 무효심판

제134조(특허권 존속기간의 연장등록의 무효심판) ① 이해관계인 또는 심사관은 제92조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 1. 특허발명을 실시하기 위하여 제89조에 따른 허가등을 받을 필요가 없는 출원에 대하여 연장등록이 된 경우 2. 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권 또는 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조에 따른 허가등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우 3. 연장등록에 따라 연장된 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우 4. 해당 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우 5. 제90조제3항을 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우 ② 이해관계인 또는 심사관은 제92조의5에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 무효심판을 청구할 수 있다. 1. 연장등록에 따라 연장된 기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과한 경우 2. 해당 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우 3. 제92조의3제3항을 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우 ③ 제1항 및 제2항에 따른 심판의 청구에 관하여는 제133조제2항 및 제4항을 준용한다. ④ 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 연장등록에 따른 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기간에 대해서만 연장이 없었던 것으로 본다. 1. 연장등록이 제1항제3호에 해당하여 무효로 된 경우: 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하여 연장된 기간 2. 연장등록이 제2항제1호에 해당하여 무효로 된 경우: 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하여 연장된 기간

3. 무효심결확정시 이미 지급한 실시료를 반환하여야 하는지(자세한 내용은 부당이득반환편 참고)

① 판례는 “특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다”고 하였다.^[각주:24] (자세한 내용은 부당이득반환 참고)

② 또한 판례는 “특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다”고 하였다.^[각주:25]

4. 무효심결확정시 실시계약을 착오로 취소할 수 있는지 여부

판례는 “특허는 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 특허의 유효성이 계약 체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다”고 하였다.^[각주:26]

5. 특허발명 실시금지 계약 체결 이후 무효심결이 확정된 경우 무효심결확정 전 특허발명의 실시에 대하여 손해배상을 청구할 수 있는지

판례는 “특허권자와 계약상대방 사이에 특허권자의 허락 없는 특허발명 실시를 금지하는 내용의 계약(이하 '특허발명 실시금지계약'이라 한다)이 체결된 이후에 그 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 특허발명 실시금지계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 그 특허가 무효로 확정된 때부터 특허발명 실시금지계약은 이행불능 상태에 빠지게 될 뿐이다. 따라서 특허발명 실시금지계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 위 계약에 따른 특허발명 실시금지의무가 유효하게 존재하는 기간 동안 특허발명을 실시한 계약상대방에 대하여 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있다. 이때 계약상대방이 특허발명을 실시한 구체적인 형태가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다고 하더라도, 그러한 사정만으로 계약상대방이 특허권자와의 의사 합치에 따른 특허발명 실시금지계약의 구속력에서 벗어나게 된다고 볼 수는 없다.”고 하였다.^[각주:27]

 

1. 실무상으로는 이해관계 있는 당사자가 무효심판을 청구하여 그 심리과정에서 무효사유가 있음이 밝혀졌음에도 당사자 사이에 합의가 성립되어 무효심판이 취하됨으로써 당해 특허가 존속하게 되는 경우에 종종 심사관이 무효심판을 청구하고 있다. [본문으로]
2. 대법원 1984. 3. 27. 선고 81후59 판결 [본문으로]
3. 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결 [본문으로]
4. 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후4625 판결 [본문으로]
5. ① 심판계속 중 영업을 양도해도 이해관계인임에는 변함이 없다(대법원 1977. 12. 27. 선고 76후33 판결). ② 영업을 폐업한 후 심결종결시까지 다른 영업도 한 바 없으면 이해관계인이 아니다(대법원 1981. 4. 14. 선고 79후90 판결). ③ 동업자 단체가 이해관계가 있는 회원들을 대표하여 심판청구를 하는 경우 그 단체도 이해관계가 있다(대법원 1990. 2. 9. 선고 89후1271 판결). ④ 행정관청인 도지사는 권리의무의 주체가 아니므로 이해관계인이라고 볼 수 없다(대법원 1989. 4. 25. 선고 87후131 판결). [본문으로]
6. 대법원 2010. 1. 28. 선고 2007후1022 판결, 대법원 2009. 9. 10. 고 2007후4625 판결, 대법원 1984. 3. 27. 선고 81후59 판결, 대법원 1987. 7. 7. 선고 85후46 판결 등 참조 [본문으로]
7. 예외적으로 청구인 적격이 부정되는 경우로는 다음과 같은 사정을 들고 있다. 가) 명시적으로 부쟁합의를 하였거나 당사자 사이의 관계상 무효소송을 제기하는 것이 신의성실에 위배되어 묵시적 부쟁의무를 지는 경우, 나) 악의적인 무효소송의 제기로 인하여 특허권자에게 손해를 가하려는 등당사자 사이의 특별한 관계 또는 특별한 상황으로 인하여 무효소송을 제기하는 것이 공정하지 않다고 인정될 수 있는 경우, 다) 실시계약체결 시에 실시권자가 무효사유의 존재를 안 경우, 라) 화해에 의해 무효심판을 취하하고 전용실시권을 설정한 경우, 마) 당사자 간에 조합유사의 긴밀한 관계가 있는 경우, 바) 그 외 신의칙에 반한다고 볼 만한 특단의 사정이 있는 경우. 실시권자의 무효심판청구에 관한 주요 쟁점 󰡈 이해관계인 및 특허풀, 부쟁의무를 중심으로, 이혜진, 사법 제49호(2019). 608면 [본문으로]
8. 대법원 1979. 4. 10. 선고 77후49 판결 [본문으로]
9. 대법원 1981. 7. 28. 선고 80후77 판결 [본문으로]
10. 대법원 1984. 5. 29. 선고 82후30 판결 [본문으로]
11. 대법원 1980. 3. 25. 선고 79후78 판결 [본문으로]
12. 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결 [본문으로]
13. 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침, Ⅲ.3.의 라.(6)항 [본문으로]
14. 대법원 1979. 4. 10. 선고 77후49 판결 [본문으로]
15. 특허법원 2023. 8. 24. 선고 2022허5140 판결(대법원 2023. 12. 14.자 2023후10989 판결로 심리불속행기각) [본문으로]
16. 대법원 2001. 6. 29. 선고 99후1331 판결 [본문으로]
17. 대법원 1970. 3. 24. 선고 70후3 판결 [본문으로]
18. 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결 [본문으로]
19. 다만 손해배상청구에 대한 소멸시효가 완성된 경우 더 이상 무효심판을 청구할 수 없는 것으로 해석해야 할 것이다.  [본문으로]
20. 정상조 박성수 공편, 특허법 주해 II(최정열 집필부분), 395면 [본문으로]
21. 대법원 1994. 4. 15. 선고 90후1567 판결  [본문으로]
22. 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결 [본문으로]
23. 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2432 판결 [본문으로]
24. 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666,42673 판결 [본문으로]
25. 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 [본문으로]
26. 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666,42673 판결 [본문으로]
27. 대법원 2024. 11. 20. 선고 2024다270105 판결 [본문으로]