제1절 거절결정불복심판

제1절 거절결정불복심판

Ⅰ  서설

제132조의17(특허거절결정 등에 대한 심판) 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 결정에 불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다.

1. 의의 및 법적성격

거절결정불복심판은 심사관의 특허거절결정에 대해 불복을 제기하는 심판을 말한다(法132의17). 거절결정불복심판은 거절결정절차가 동일성을 유지한 채 심판이라는 절차를 통하여 속행되는 것으로 볼 수 있다. 따라서 심사에서 밟은 특허에 관한 절차는 그대로 심판절차에서도 효력이 있다, 이에 따라 거절결정불복심판의 심리와 심판 대상은 단순히 심사관의 거절결정에 대한 위법성의 판단을 넘어서 특허출원에 대하여 등록을 허용할 것인가의 여부라고 할 수 있다.

2. 청구인

심판의 청구인은 거절결정 또는 연장등록 거절결정을 받은 자로, 거절결정의 경우엔 출원인 또는 그 승계인, 연장등록의 경우에는 연장등록출원인 또는 그 승계인이 청구할 수 있다. 공동출원의 경우에는 공유자 전원이 청구인이 되어야 하며(法139③), 임의대리인은 특별수권이 있어야 한다(法6). 공동으로 청구되지 않은 심판 청구는 부적법한 것으로 심결로서 각하된다(法142).

3. 청구기간

① 특허출원에 대한 심사관의 특허거절결정에 불복하는 자 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대한 심사관의 연장등록거절결정에 불복하는 자는 그 결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다(法132의17). 지식재산처장은 청구에 따라 또는 직권으로 거절결정불복심판의 청구기간을 30일 이내에서 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 도서ㆍ벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다(法15①). 그리고 특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 전술한 심판청구기간을 준수할 수 없을 때에는 만료일부터 1년과 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 중 빠른 날까지 지키지 못한 절차를 추후보완할 수 있다(法17).

② 거절결정 등본을 송달받은 날 이후에 심판을 청구할 수 있는 것이므로 거절결정 전에 거절결정에 대한 불복심판을 청구하는 것은 부적법한 것으로 흠결을 보정할 수 없는 것이어서 각하된다. 그러나 거절결정이 있었으나 아직 등본이 송달되기 전 또는 송달 중에 있는 경우에는 불복심판을 청구할 수 있다고 해석할 것이다.^[각주:1]

Ⅱ  절차

1. 심사규정 준용

제170조(심사규정의 특허거절결정에 대한 심판에의 준용) ① 특허거절결정에 대한 심판에 관하여는 제47조제1항제1호·제2호, 같은 조 제4항, 제51조, 제63조, 제63조의2 및 제66조를 준용한다. 이 경우 제51조제1항 본문 중 "제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정"은 "제47조제1항제2호에 따른 보정(제132조의17의 특허거절결정에 대한 심판청구 전에 한 것은 제외한다)"으로, 제63조의2 본문 중 "지식재산처장"은 "특허심판원장"으로 본다. ② 제1항에 따라 준용되는 제63조는 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에만 적용한다 제172조(심사의 효력) 심사에서 밟은 특허에 관한 절차는 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정에 대한 심판에서도 그 효력이 있다.

① 거절결정불복심판은 심사절차에 대한 속심적 성격을 갖기 때문에 심사에서의 절차는 심판절차에서도 그대로 효력이 있고(法172), 심판절차에서도 보정 및 보정각하가 가능하며(法170① 준용 法47①1, 47①2, 51), 특허심판원은 심리 결과 특허거절결정과 다른 거절이유를 발견하였을 경우에만 새로운 거절이유를 통지하고 의견서의 제출기회를 부여하여야 한다(法170① 준용 法63, 法170②). 위와 같은 절차를 거친 경우 거절결정에서의 이유와 다른 이유를 들어 거절결정을 유지하는 것도 가능하다. 다만, 거절결정에 대한 규정인 제62조가 준용되지 않으므로 거절결정불복심판에서는 별도의 거절결정을 할 수 없고, 기각심결을 통해 거절결정을 유지할 수 있을 뿐이다.

②  나아가 심판원은 거절이유가 모두 해소되거나 잘못 거절결정된 출원에 대하여 심사국으로 취소환송시키는 대신 스스로 특허결정을 수행할 수도 있다(法170① 준용 法66). 한편, 심사단계에서 최후거절이유통지에 따른 보정이 부적법하다는 것을 심판단계에서 발견한 경우에는 그 보정에 대하여 각하결정을 내릴 수 없고 다시 최후거절이유통지를 하여야 한다(法170①단서). 특허출원에 대해 거절결정불복심판이 계속 중인 경우 제3자는 특허심판원장에게 정보제공을 할 수 있다(法170①단서).

③ 특허출원의 거절결정에 대한 심판에서는 거절결정의 이유와 다른 거절이유로 인한 의견제출통지가 있을 때, 심판청구인은 심판청구서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대해서 보정을 할 수 있다(法170②, 63, 47①). 심판단계에서 통지한 거절이유통지가 제47조 제1항 제1호의 최초거절이유통지(170②, 47①1)에 해당하는 경우, 출원 당초의 명세서 또는 도면(외국어서면 출원의 경우에는 번역문)에 신규사항을 추가하지 않는 범위에서 보정이 가능하다(法47②). 심판단계에서 통지한 거절이유통지가 제47조 제1항 제2호의 최후거절이유통지(法170②, 47①2)에 해당하여 보정하는 경우에는 신규사항추가금지(法47②), 청구범위 보정제한(法47③)을 만족해야 하며, 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생하면 아니된다. 이를 위반한 보정은 각하한다(法170①, 51①).

判例 특허거절결정의 이유 중에 심사관이 통지하지 않은 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도,특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이유가 심사관이 통지하지 않은 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 것이 아닌 경우,그와 같은 사유만으로 심결을 위법하다고 할 수 있는지 여부(소극) 특허법 제63조 본문에 의하면,심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정되어 있으므로,심사관이 특허출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않고 특허거절결정을 하는 것은 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법한 것이 원칙이다.그러나 특허거절결정의 이유 중에 심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도,특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이유가 심사관이 통지하지 아니한 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 경우가 아니라면,그와 같은 사유만으로 심결을 위법하다고는 할 수 없다.대법원2009. 12. 10.선고2007후3820판결

2. 답변서 제출 및 참가규정 배제

제171조(특허거절결정에 대한 심판의 특칙) 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정에 대한 심판에는 제147조제1항·제2항, 제155조 및 제156조를 적용하지 아니한다.

답변서 제출규정(法147①, ②)과 참가에 관한 규정(法155, 156)은 무효심판과 같은 당자자계 심판에 적용하는 것이므로, 결정계인 특허거절결정, 특허권존속기간의 연장등록거절결정에 대한 심판에 대하여는 적용하지 않는다(法171).

Ⅲ  심리

1. 심리범위

거절결정불복심판은 심사절차에 대한 속심적 성격을 갖기 때문에 거절결정 불복에 따른 주장의 당부를 판단하여 출원사건 그 자체를 재심사한다. 출원에 관한 거절결정에 대한 불복심판의 심리대상은 특허법 제62조 소정의 특허등록을 거절하여야 할 사유가 존재하는지 여부이고 심사 또는 심판의 과정에서 받은 거절이유통지의 당부가 아니다.

2. 심리대상 명세서

(1) 보정각하결정에 대한 불복이 없는 경우

거절결정의 대상이 된 명세서 또는 도면이 심리의 대상이 된다.

(2) 보정각하결정에 대한 불복이 있는 경우

보정각하결정이 부적법하다고 판단되는 경우에는 보정각하결정이 취소되는 것을 전제로 심사절차에서 각하된 보정에 의하여 보정된 명세서 또는 도면을 심리대상으로 하여 거절결정의 당부를 판단한다. 보정각하결정이 적법한 것으로 인정되는 경우에는 보정전의 명세서 또는 도면이 심리의 대상이 된다.^[각주:2]

3. 거절이유통지의 제한

(1) 새로운 거절이유에 한해 거절이유통지 및 의견서제출기회 부여

거절결정불복심판에서 거절이유를 통지할 경우 기존 특허거절결정의 이유와 다른 이유인 경우에만 적용한다고 규정하고 있어, 새로운 거절이유가 발견되었을 때에만 거절이유통지 및 의견서제출기회를 부여할 수 있다(法170②).

判例 심사관이 거절결정의 이유로 삼지 않은 사유를 심결의 이유로 삼기 위해서는 심판 단계에서 다시 의견제출 통지를 해야 하는지 여부(적극) 구 상표법(2016. 2. 29.법률 제14033호로 개정되기 전의 것,이하 같다)제23조,제81조에 의하면,상표출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여야 하고,거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 거절결정의 이유와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 거절이유를 통지하도록 하고 있다.위 규정에 따른 거절이유통지를 받은 출원인 또는 심판청구인은 의견서 제출 기간 내에 통지된 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있고,그 거절이유에 나타난 사항에 대하여 보정을 하여 거절이유를 해소할 수도 있다.심사 단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 이와 같은 사유는 거절결정에 대한 심판절차에서는‘거절결정의 이유와 다른 거절이유’에 해당하므로,심판 단계에서 심판청구인이 위 사유에 대해 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받았다고 볼만한 특별한 사정이 없는 한 이를 심결의 이유로 하기 위해서는 구 상표법 제81조,제23조에 따라 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지하여야 한다.위 규정은 거절이유를 미리 통지함으로써 그에 대한 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하여 출원인 또는 심판청구인의 절차적 권리를 보호하고,심사 및 심판의 적정을 기하여 심사 및 심판 제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 따른 강행규정이다.따라서 위 규정에 따라 거절이유 통지를 하지 아니한 채 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다.대법원2020. 11. 12.선고2017후1779판결

(2) 새로운 거절이유에 해당하지 않는 경우

판례는 “특허법 제62조는 심사관은 특허출원이 소정의 거절사유에 해당하는 때에는 거절결정을 하여야 하고, 같은 법 제63조는 심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제170조 제2항은 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 제63조의 규정을 준용한다고 규정하고 있고, 이들 규정은 이른바 강행규정이므로, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유는 적어도 그 주된 취지에 있어서 거절이유통지서의 기재 이유와 부합하여야 하고, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 거절결정에서와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것이 아니고, 거절결정에서의 거절이유와 실질적으로 동일한 사유로 심결을 하는 경우에는 특허출원인에게 그 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아니다”고 하였다.^[각주:3](자세한 내용은 거절이유통지편 참고)

(3) 신규성과 진보성이 동일한 거절이유를 구성하는지

판례는 “지식재산처가 출원발명에 대한 최초의 거절이유통지부터 출원거절의 심결을 내릴 때까지 출원발명의 진보성을 문제삼았을 뿐이고 출원인에게 출원발명이 신규성이 없다는 이유로 의견서제출통지를 하여 그로 하여금 명세서를 보정할 기회를 부여한 바 없는 경우, 발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 독립된 거절이유이므로, 출원인에게 보정할 기회도 주지 않은 채 심결의 결론이 동일하다하여 심결을 그대로 유지하는 것은 당사자에게 불측의 손해를 가하는 것으로 부당하다”고 하였다.^[각주:4]

判例 신규성과 진보성은 독립한 거절이유를 구성한다고 본 사례 특단의 사정이 없는 한 발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립되어 있는 것이라고 할 것인데,출원발명에 대한 최초의 거절이유통지부터 심결이 내려질 때까지 지식재산처가 출원인에게 출원발명이 신규성이 없다는 이유로 의견서제출통지를 하여 그로 하여금 명세서를 보정할 기회를 부여한 바 없고,심결에 이르기까지 지식재산처가 일관하여 출원발명의 요지로 인정하고 있는 부분에 관하여는 진보성이 있다고 여겨지는바,법원이 출원발명의 요지를 제대로 파악한 결과 신규성이 없다고 인정되는 부분이 있다고 하더라도,출원인에게 그 발명의 요지를 보정할 기회도 주지 않은 채 곧바로 이와 다른 이유로 출원발명의 출원을 거절한 심결의 결론이 그 결과에 있어서는 정당하다고 하여 심결을 그대로 유지하는 것은 당사자에게 불측의 손해를 가하는 것으로 부당하다고 보여지므로,출원발명의 요지를 잘못 인정하고 그에 따른 진보성 판단도 잘못된 심결을 취소함이 상당하다.대법원2002. 11. 26.선고2000후1177판결

4. 심결

제176조(특허거절결정 등의 취소) ① 심판관은 제132조의17에 따른 심판이 청구된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 심결로써 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 취소하여야 한다. ② 심판에서 제1항에 따라 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 취소할 경우에는 심사에 부칠 것이라는 심결을 할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항에 따른 심결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심사관을 기속한다.

(1) 청구가 이유 있는 경우

청구가 이유 있다고 인정할 때에는 심결로써 거절결정을 취소하여야 한다(法176①). 거절결정을 취소하는 경우, 심판관이 자판하여 특허결정을 함이 원칙이나(法170① 준용 法66), 법리상 또는 심판경제상 불합리하거나 당사자 이익에 반하는 경우에는 심결로써 다시 심사에 부치는 결정을 할 수 있다(法176②).

(2) 청구가 이유 없는 경우

거절결정불복심판에서 심리결과 거절결정상의 거절이유가 옳은 경우 또는 옳지 않지만 별개의 거절이유로써 출원이 거절되는 경우는 거절결정과 결론이 같으므로 거절결정을 취소하지 않고 심판청구를 기각하는 심결을 한다. 출원인은 심결등본을 송달받은 날로부터 30일 내 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다(法186).

5. 심결의 효력

(1) 기속력

거절결정 등에 관한 불복심판에서 거절결정을 취소하는 심결이 있어 당해 사건이 심사관에게 환송된 경우, 심결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심사관을 기속한다(法176③). 따라서 심사관은 원결정과 동일한 이유로 거절결정을 할 수 없으며, 다른 거절이유를 발견하지 못할 경우에는 특허결정을 하여야 한다.

(2) 일사부재리

이론적으로는 일사부재리의 효력이 적용될 수 있으나 거절결정 등에 대한 불복심판은 청구인 적격 및 청구기간이 극히 제한되어 있기 때문에 실제로 일사부재리의 효력이 적용될 여지는 거의 없다.

1. 특허심판원, 심판편람(2017), 제21편 제3장 1. [본문으로]
2. 심사전치로 운영되었던 시절 대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후609 판결은 “i) 보정각하결정에 대하여는 별도의 불복절차를 마련하지 아니하고 거절결정 불복심판절차에서 다투도록 되어 있는 점, ii) 그러나 그 다투는 방법 및 시기에 관하여는 한정하고 있지 아니한 점, iii) 거절결정 불복심판절차에서 그 선결문제로서의 보정각하결정의 적법 여부에 관하여 심판하는 것이 절차상 큰 부담으로 보이지 아니하는 한편, iv) 보정서를 제출한 심판청구인으로서는 보정각하결정에 대한 심판이 없을 경우 이를 다툴 수 있는 방법이 없어 사실상 입는 불이익이 중대한 점 등에 비추어 보면, 특허출원인이 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 명세서 등에 대한 보정서를 제출하고 거기에서 보정의 적법성에 관하여도 이미 주장한 이상, 그러한 당사자의 의사는 보정된 명세서대로의 특허출원에 등록거절사유가 있는지 여부에 관한 판단을 구하는 것이므로, 비록 특허출원인이 보정각하결정에 대하여, 거절결정 불복심판절차에서 별도로 이를 다툰다는 취지의 서면을 제출하지 아니하였다 하더라도 그 심결이 있을 때까지 달리 보정의사를 철회하였다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 보정의 적법성에 대한 판단도 함께 구하는 것으로 보아 특허법 제51조 제3항 단서의 ‘다투는 경우’에 해당된다고 해석함이 합리적이다.”고 하였다. [본문으로]
3. 대법원 2003. 12. 26. 선고 2001후2702 판결 [본문으로]
4. 대법원 2002. 11. 26. 선고 2000후1177 판결 [본문으로]