제1절 국내단계의 진입
제1절 국내단계의 진입
| 제199조(국제출원에 의한 특허출원) ① 「특허협력조약」에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 본다. ② 제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원(이하 "국제특허출원"이라 한다)에 관하여는 제42조의2, 제42조의3 및 제54조를 적용하지 아니한다. |
I. 국제특허출원
1. 의의
‘국제특허출원’이란 특허협력조약에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원을 말한다(法199①). ‘특례’란 국제출원이 국내단계에 진입한 경우에 국내법상의 취급을 말한다.
2. 취지
국제출원을 통상의 국내출원으로 취급하여 절차를 진행하게 될 경우, PCT규정과의 충돌 및 저촉이 발생할 수 있기 때문에, 이를 방지하고자 특허법은 제199조에서 제214조까지 국제특허출원에 관한 특례를 규정하고 있다.
3. 국내법상 규정이 적용되지 않는 경우
(1) 청구범위제출유예제도
국제특허출원은 출원시 청구범위를 기재하지 않으면 보완사유(法194①)에 해당하여 국제출원일이 인정되지 않기 때문에, 청구범위제출유예제도(法42의2)가 적용되지 아니한다.
(2) 외국어특허출원
외국어 국제특허출원에 관해서는 국어번역문제출과 관련하여 제201조에서 별도로 규정하고 있기 때문에 외국어특허출원(法42의3)이 적용되지 아니한다.
(3) 조약우선권주장
제199조 제2항에 따라 제54조는 조약에 의한 우선권을 인정하되 그 우선권 주장의 절차는 제54조의 규정에 의한 절차가 아니라 PCT의 규정에 의한 절차에 따른다는 의미이다. 따라서 국제특허출원의 경우 제54조에서 우선권주장의 절차에 관한 규정만 적용이 배제된다고 보아야 할 것이다. PCT에 따른 우선권주장의 절차에 관한 규정으로는 PCT 제8조(1), PCT규칙 제4.1조(b)(i), 제4.10조, 제17.1조, 제26조 등이 있다.
II. 국제특허출원의 취급
1. 국내출원으로 인정
출원인이 국제출원서에 대한민국을 지정국으로 지정하고 당해 국제출원에 관하여 PCT 제11조의 규정에 의한 국제출원일을 인정받은 경우에는 국내법상 절차가 없어도 국내법상 그 국제출원일에 특허청에 출원된 특허출원으로 간주된다(法199). 이는 PCT에 의한 국제출원의 기본적인 특성에 해당된다. 하지만 국내단계가 개시되기 위해서는 소정의 절차를 거쳐야 한다.
2. 국제특허출원의 출원서에 대한 취급
| 제200조의2(국제특허출원의 출원서 등) ① 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 출원서는 제42조제1항에 따라 제출된 특허출원서로 본다. ② 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 및 도면은 제42조제2항에 따른 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면으로 본다. ③ 국제특허출원에 대해서는 다음 각 호의 구분에 따른 요약서 또는 국어번역문을 제42조제2항에 따른 요약서로 본다. 1. 국제특허출원의 요약서를 국어로 적은 경우: 국제특허출원의 요약서 2. 국제특허출원의 요약서를 외국어로 적은 경우: 제201조제1항에 따라 제출된 국제특허출원의 요약서의 국어번역문(제201조제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국제특허출원의 요약서의 국어번역문을 말한다) |
2015. 1. 1 시행 개정법1에서는 외국어 출원인의 권리 보호 강화를 위해 국제특허출원의 국내법상 취급에 대한 태도를 번역문주의에서 원문주의로 전환하였다. 이에 따라 외국어 국제특허출원의 확대된 선출원에서 타출원의 지위(法29⑤)는 국어번역문의 제출을 전제로(法29⑦) 원문의 범위에서 인정되도록 하였다. 또한 외국어 국제특허출원(일반 외국어 출원 포함)의 분할출원·변경출원·국내우선권주장출원의 가능 범위도 원문의 범위로 변경하였다. 다만 요약서는 기술정보로서의 활용하기 위한 서류이며, 권리범위와는 무관하므로(法43) 국어로 기재될 것을 요구한다. 이하 번역문주의와 원문주의의 차이는 다음과 같다.2
| 번역문주의(과거) | 원문주의(현행) | ||
| 국어번역문 보정가능 여부 | 불가 | 오역정정가능 | |
| 보정범위위배 | 심사(거절) | 국어번역문 | 원문 및 국어번역문 공통 |
| 심판(무효) | 원문 및 국어번역문 | 원문 | |
| 특허 후 정정범위 | 국어번역문 | 원문 | |
| 분할·분리·변경 범위 | 국어번역문 | 원문 | |
| 확대된 선원 지위 | 원문 및 국어번역문 공통 | 원문 | |
III. 국제특허출원의 국어번역문 제출
| 제201조(국제특허출원의 국어번역문) ① 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 「특허협력조약」 제2조(xi)의 우선일(이하 "우선일"이라 한다)부터 2년 7개월(이하 "국내서면제출기간"이라 한다) 이내에 다음 각 호의 국어번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 제203조제1항에 따른 서면에 적어 국내서면제출기간 만료일 전 1개월부터 그 만료일까지 제출한 경우(그 서면을 제출하기 전에 국어번역문을 제출한 경우는 제외한다)에는 국내서면제출기간 만료일부터 1개월이 되는 날까지 국어번역문을 제출할 수 있다. 1. 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문 2. 국제특허출원의 요약서의 국어번역문 ② 제1항에도 불구하고 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 「특허협력조약」 제19조(1)에 따라 청구범위에 관한 보정을 한 경우에는 국제출원일까지 제출한 청구범위에 대한 국어번역문을 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문으로 대체하여 제출할 수 있다. ③ 제1항에 따라 국어번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간(제1항 단서에 따라 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 출원인이 출원심사의 청구를 한 후에는 그러하지 아니하다. ④ 제1항에 따른 출원인이 국내서면제출기간에 제1항에 따른 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하면 그 국제특허출원을 취하한 것으로 본다. ⑤ 특허출원인이 국내서면제출기간의 만료일(국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 경우에는 그 청구일을 말하며, 이하 "기준일"이라 한다)까지 제1항에 따라 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문(제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국어번역문을 말한다. 이하 이 조에서 "최종 국어번역문"이라 한다)을 제출한 경우에는 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 최종 국어번역문에 따라 국제출원일에 제47조제1항에 따른 보정을 한 것으로 본다. ⑥ 특허출원인은 제47조제1항 및 제208조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 제5항을 적용하지 아니한다. ⑦ 제6항 전단에 따라 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다. ⑧ 제2항에 따라 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문을 제출하는 경우에는 제204조제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다. |
1. 취지
국제출원의 국내단계절차는 기본적으로 번역문에 의해 이루어지기 때문에 외국어 국제특허출원의 경우 국어번역문의 제출을 요한다. 다만, 국어로 출원된 국제출원의 출원인이 대한민국을 지정국으로 지정(또는 선택국으로 선택)하여 대한민국의 국내단계에 진입하고자 하는 경우에는 국어에 의한 번역문이 있을 수 없으므로 국어출원에 있어서는 번역문 제출을 요구하지 않는다(法201).
2. 국어번역문의 제출
(1) 국어번역문 제출기간
국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 우선일로부터 2년 7개월(이하 "국내서면제출기간") 이내에 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문 및 요약서의 국어번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다(法201①본문). 대한민국의 경우에는 국제예비심사보고서가 작성되어 송부되는 시점은 우선일로부터 28개월인데, 이후 2개월만에 국내단계 진입절차를 밟는데 시간적으로 무리가 따르므로 우리나라에 진입하는 출원인의 편의를 고려하여 번역문 작성 등 국내단계 진입을 위한 준비기간을 우선일로부터 30월에서 31개월로 1개월 더 연장하였다.
우선일 우선일이라 함은 i) 국제출원이 우선권 주장을 수반하는 경우에는 동 우선권이 주장되는 출원의 선출원일, ii) 국제출원이 두 개 이상의 우선권의 주장을 수반하는 경우에는 우선권을 가장 먼저 주장한 출원의 출원일, iii) 국제출원이 우선권의 주장을 수반하지 아니하는 경우에는 동 국제출원의 출원을 뜻한다(PCT 2(xi)).
| 判例 우선권 주장의 실체적 효력 유무에 따라 우선일을 달리 보아야 하는지 여부(소극) 우선일은 특허협력조약과 그 규칙에서 국제특허출원의 국제공개, 국제조사, 국제예비심사 청구 등 국제단계를 구성하는 각종 절차들의 기한을 정하는 기준으로 되어 있고, 구 특허법에서도 명세서 및 청구의 범위 등에 관한 번역문의 제출기한의 기준일로 되어 있는 등, 출원 관계 기관의 업무와 관련자들의 이해관계에 중대한 영향을 미치게 되므로, 우선일은 일률적으로 정하여질 필요가 있다. 따라서 국제특허 출원인의 우선권 주장에 명백한 오류가 없다면 그 주장하는 날을 우선일로 보아 이를 기준으로 특허협력조약 및 구 특허법에서 정한 절차를 진행하여야 하며, 그 우선권 주장의 실체적 효력 유무에 따라 달리 볼 것은 아니다.3 대법원 2017. 4. 28. 선고 2014두42490 판결 |
(2) 제출기간의 연장
국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 국내단계진입을 위한 서면(法203①)에 적어 국내서면제출기간 만료일 전 1개월부터 그 만료일까지 제출한 경우에는 국내서면제출기간 만료일부터 1개월이 되는 날까지 국어번역문을 제출할 수 있다(法201①단서). 이는 국어번역문의 품질을 향상시키고 출원인의 편의를 제고하고자 함이다.
(3) PCT 제19조 보정이 반영된 국어번역문의 제출
국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 PCT 제19조에 따라 청구범위에 관한 보정을 한 경우에는 국제출원일까지 제출한 청구범위에 대한 국어번역문을 보정 전 청구범위에 대한 국어번역문을 제출하는 대신에 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문으로 바로 대체하여 제출할 수 있다(法201②). 이 경우에는 PCT 제19조에 의한 보정서에 대한 번역문을 국제출원시의 청구범위에 대한 번역문과 별도로 제출하는 것을 전제로 하고 있는 제204조 제1항 및 제2항은 적용될 여지가 없다(201⑧).
(4) 새로운 국어번역문 제출
국어번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간(국어번역문 제출기간 연장 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간)에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 출원인이 출원심사의 청구를 한 후에는 그러하지 아니하다(法201③).
PCT 제23조(1)및 제40조(1)의 규정에 따르면, 번역문의 제출기간(국내서면제출기간)이내에는 국제출원에 관하여 절차를 진행하거나 심사를 할 수 없기 때문에 그 제출기한까지는 번역문의 교체가 가능하도록 하여 출원인의 편의를 도모하자는 취지에서 둔 규정이 제201조 제3항이다. 하지만 PCT 제23조(2)및 제40조(2)의 규정에 의하면 출원인의 명시적 청구가 있는 경우에는 절차를 진행하거나 심사를 할 수 있으므로 번역문 제출기한(국내서면제출기간)이내라 하더라도 출원인이 심사를 청구한 이후에는 새로운 번역문을 제출할 수 없다.
| 보충 기준일 기준일이란 국제특허출원이 국제단계에서 국내단계로 진입하는 시점을 말한다. 국내단계에 진입하기위해서는 반드시 국어번역문의 제출이 선행되어야 한다. 국어번역문을 제출한 경우에는 국내서면제출기간인 우선일로부터 2년7개월이 기준일이 되며 국내서면제출기간이 경과한 경우에는 국내단계에 진입하게 된다. 국내서면제출기간 전이라도 출원인이 국어번역문을 제출하고 수수료를 납부한 후 심사청구를 한 경우에는 국내에서 실체심사가 진행되므로 심사청구시가 국내단계 진입시점이 되며 기준일이 된다. |
3. 국어번역문의 제출효과
(1) 국어번역문을 미제출한 경우
① 출원인이 국내서면제출기간에 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하면 그 국제특허출원을 취하한 것으로 본다(法201④). 한편, 우선일로부터 2년 7월을 경과하여 번역문을 제출한 경우에는 제출된 번역문은 불수리된다(施規11).
② 도면의 설명부분 또는 요약서의 번역문이 제출되지 아니한 경우에는 국제특허출원이 취하간주되지 않고 도면의 설명부분 또는 요약서의 기재가 없었던 것으로 간주한다. 왜냐하면 예컨대 도면의 설명부분의 경우에는 기재가 없다고 하더라도 설명부분을 제외한 도면만으로도 국내법상 필요한 도면으로 대체할수 있기 때문이다.4 하지만 요약서의 기재가 없었던 것으로 보는 경우에는 이는 방식위배에 해당하므로 특허청장은 출원인에게 기간을 정하여 보정을 명하여야 하며(法46), 출원인에게 보정을 명하였음에도 불구하고 출원인이 요약서의 번역문을 제출하지 아니한 경우에는 국제특허출원에 관한 절차를 무효로 할 수 있다(法16①).
(2) 국어번역문을 제출한 경우
국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)은 출원인이 기준일까지 제출한 최종국어번역문에 따라 국제출원일에 제47조제1항에 따른 보정을 한 것으로 간주한다(法201⑤).
4. 오역정정
(1) 오역정정 기간 및 효과
특허출원인은 제47조제1항 및 제208조제1항(국어번역문 제출 및 수수료 납부)에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 정정할 수 있다(法201⑤). 이는 번역 과정상의 단순한 오기로 특허출원이 거절되는 등의 문제를 해소하기 위해 도입되었다. 오역정정시 정정된 국어번역문에 관하여는 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)에 대한 보정효과를 부여하지 아니한다(法201⑥).
(2) 최종 오역정정만으로 판단
최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法47①1) 또는 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法47①2)에 오역 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法201⑦).
IV. 국내서면의 제출
| 제203조(서면의 제출) ① 국제특허출원의 출원인은 국내서면제출기간에 다음 각 호의 사항을 적은 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 제201조제1항에 따른 국어번역문을 함께 제출하여야 한다. 1. 출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) 2. 출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명] 3. 발명의 명칭 4. 발명자의 성명 및 주소 5. 국제출원일 및 국제출원번호 ② 제1항 후단에도 불구하고 제201조제1항 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적어 제1항 전단에 따른 서면을 제출하는 경우에는 국어번역문을 함께 제출하지 아니할 수 있다. ③ 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보정기간을 정하여 보정을 명하여야 한다. 1. 제1항 전단에 따른 서면을 국내서면제출기간에 제출하지 아니한 경우 2. 제1항 전단에 따라 제출된 서면이 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식에 위반되는 경우 ④ 제3항에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하면 특허청장은 해당 국제특허출원을 무효로 할 수 있다. |
1. 취지
국제특허출원의 경우 출원서의 번역문은 제출하지 않으므로 제203조는 출원인의 주체나 대상을 확정하는데 필요한 서지적 정보를 알기 위하여 출원서의 번역문에 갈음하는 서면을 강제적으로 제출하도록 하고 있다. 제203조의 서면은 출원서와는 별도로 작성되어 제출되어야 하는 서면이므로, 국어로 출원한 국제출원의 경우에도 국내서면제출기간내 작성하여 제출하여야 한다.
2. 서면의 기재사항
서면에는 출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지), 출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명), 발명의 명칭, 발명자의 성명 및 주소나 영업소, 국제출원일 및 국제출원번호 등을 기재하여야 한다(法203①).
3. 제출기간
외국어로 국제특허출원을 한 출원인은 국내서면제출기간내에 국내서면을 번역문과 함께 제출하여야 한다(法203①). 다만, 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적어 국내서면을 제출하는 경우에는 국어번역문을 함께 제출하지 아니할 수 있다(法203②).
4. 서면의 부제출 또는 방식위반 시 취급
(1) 보정명령
① 특허청장은 i) 국제출원의 국내서면을 국내서면제출기간내에 제출하지 아니하거나, ii) 당해 서면이 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반된 경우에 보정을 명하여야 한다(法203③). 이는 출원인의 의도와는 달리 출원이 취하되는 경우를 방지하기 위한 제도적 장치다.
② 본 규정은 국내서면제출기간까지 국제특허출원의 번역문을 제출하여 국제특허출원이 취하되지 않았다는 것을 전제로 하기 때문에 번역문과 함께 국내서면의 제출이 요구되는 외국어로 된 국제특허출원에 대해서는 통상 적용되지 않으며, 번역문을 제출할 필요가 없는 국어로 출원된 국제특허출원에 대하여 적용되는 경우가 대다수이다.
(2) 국제특허출원의 무효
제4항은 제46조(절차의 무효)의 특례로서, 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하면 특허청장은 해당 국제특허출원을 무효로 할 수 있다(法203④).
V. 국제단계에서의 보정에 대한 번역문 제출
1. PCT 제19조 보정의 번역문 제출
| 제204조(국제조사보고서를 받은 후의 보정) ① 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제19조(1)에 따라 국제조사보고서를 받은 후에 국제특허출원의 청구범위에 관하여 보정을 한 경우 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다. 이하 이 조 및 제205조에서 같다) 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 외국어로 출원한 국제특허출원인 경우: 그 보정서의 국어번역문 2. 국어로 출원한 국제특허출원인 경우: 그 보정서의 사본 ② 제1항에 따라 보정서의 국어번역문 또는 사본이 제출되었을 때에는 그 보정서의 국어번역문 또는 사본에 따라 제47조제1항에 따른 청구범위가 보정된 것으로 본다. 다만, 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 한정한다)가 특허청에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다. ③ 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제19조(1)에 따른 설명서를 국제사무국에 제출한 경우 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 기준일까지 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 외국어로 출원한 국제특허출원인 경우: 그 설명서의 국어번역문 2. 국어로 출원한 국제특허출원인 경우: 그 설명서의 사본 ④ 국제특허출원의 출원인이 기준일까지 제1항 또는 제3항에 따른 절차를 밟지 아니하면 「특허협력조약」 제19조(1)에 따른 보정서 또는 설명서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만, 국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서 또는 그 설명서가 특허청에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다. |
(1) PCT 제19조 보정
출원인은 국제조사기관이 국제사무국 및 출원인에게 국제조사보고서를 송부한 날부터 2월과 우선일부터 16월 가운데 늦은 날까지 국제사무국에 대하여 청구범위에 대한 보정을 1회 할 수 있다. 또한 출원인은 보정과 동시에 보정에 대한 설명 및 보정에 의한 명세서와 도면에의 영향 등을 기재한 간략한 설명서를 제출할 수 있다(PCT 19(1)).
(2) 보정서의 국어번역문 또는 사본의 제출
1) 제출시기 PCT 제19조에 따라 보정을 한 출원인은 외국어로 작성된 보정서는 그 국어번역문을, 국어로 작성된 보정서는 그 사본을 기준일까지 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만 기준일이 심사청구일인 경우에는 출원심사를 청구한 때가 기준일이 되므로, 국내서면제출기간 경과전에 심사청구를 한 때에는 심사청구 전 또는 심사청구와 동시에 보정된 청구의 범위에 대한 국어번역문 또는 사본을 제출하여야 한다(法204①).
2) 제출의 효과 국어번역문 또는 사본을 제출하면 제47조 제1항의 규정에 따라 청구범위가 보정된 것(자진보정)으로 간주된다(法204②). 즉 이 규정은 기준일 경과 전임에도 불구하고 국내법의 적용을 받는 보정으로 간주한다는 것이다.
(3) 설명서의 국어번역문 또는 사본의 제출
출원인이 보정서와 동시에 설명서를 제출한 경우에는 외국어 국제출원의 경우 그 설명서의 국어번역문을, 국어 국제특허출원의 경우에는 그 사본을 특허청장에게 제출하여야 한다(法204③). 기준일까지 번역문을 제출하지 아니하면 당해 설명서는 제출되지 아니한 것으로 간주되므로(法204④), 설명서의 번역문 또는 사본도 기준일까지 제출하여야 한다.
(4) 미제출시 취급
1) 원칙 출원인이 기준일까지 보정서의 번역문·사본 또는 설명서의 번역문·사본을 제출하지 아니한 경우에는 보정서 또는 설명서는 제출되지 아니한 것으로 본다(法204④본문). 이에 따라 국제특허출원의 경우 PCT 제19조에 대한 보정의 효과를 인정할 수 없게 된다.
2) 예외 출원인이 각 지정국의 국내단계에 진입한 경우 국제사무국은 출원인이 수리관청에 제출한 국제출원의 사본을 국제조사보고서 또는 국제조사보고서의 부작성 선언과 함께 각 지정관청에 송달한다(PCT 20(1)(a)).5 이때 PCT 제19조에 따른 청구범위 보정이 있는 경우 송달되는 문서에는 출원시에 있어서의 청구범위의 전문과 보정후의 청구범위의 전문을 포함하며, 설명서가 있는 경우에는 위 설명서도 포함된다(PCT 20(2)). 따라서 PCT 제19조 보정서 및 설명서를 국어로 제출한 경우에는, 국제사무국이 위 보정서 및 설명서의 사본을 특허청에 송달하게 된다. 이에 따라 상기 사본들이 특허청에 송달된 경우에는 출원인이 별도로 보정서 및 설명서의 사본을 제출하지 않아도 PCT 제19조의 보정의 효과를 인정할 수 있다(法204②단서, ④단서).
2. PCT 제34조 보정의 번역문 제출
| 제205조(국제예비심사보고서 작성 전의 보정) ① 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제34조(2)(b)에 따라 국제특허출원의 발명의 설명, 청구범위 및 도면에 대하여 보정을 한 경우 기준일까지 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 외국어로 작성된 보정서인 경우: 그 보정서의 국어번역문 2. 국어로 작성된 보정서인 경우: 그 보정서의 사본 ② 제1항에 따라 보정서의 국어번역문 또는 사본이 제출되었을 때에는 그 보정서의 국어번역문 또는 사본에 따라 제47조제1항에 따른 명세서 및 도면이 보정된 것으로 본다. 다만, 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 특허청에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다. ③ 국제특허출원의 출원인이 기준일까지 제1항에 따른 절차를 밟지 아니하면 「특허협력조약」 제34조(2)(b)에 따른 보정서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만, 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 특허청에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다. |
(1) PCT 제34조 보정
출원인은 국제예비심사기관에 대해 국제예비심사보고가 작성되기 전에 횟수에 관계없이 청구범위, 명세서 및 도면을 보정할 수 있다(PCT 34(2)(b)).
(2) 보정서의 국어번역문 또는 사본의 제출
1) 제출시기 PCT 제34조에 따라 보정을 한 출원인은 외국어로 작성된 보정서는 그 국어번역문을, 국어로 작성된 보정서는 그 사본을 기준일까지 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만 기준일이 심사청구일인 경우에는 출원심사를 청구한 때가 기준일이 되므로, 국내서면제출기간 경과전에 심사청구를 한 때에는 심사청구 전 또는 심사청구와 동시에 보정된 청구의 범위에 대한 국어번역문 또는 사본을 제출하여야 한다(法205①). PCT 제34조 보정은 청구범위뿐만 아니라 명세서 및 도면에 대해서도 가능하므로, 명세서 등에 대한 보정서의 번역문을 제출하여야 하는 경우도 있다.
2) 제출의 효과 국어번역문 또는 사본을 제출하면 제47조 제1항의 규정에 따라 명세서 등이 보정된 것(자진보정)으로 간주된다(法205②). 즉 이 규정은 기준일 경과전임에도 불구하고 국내법의 적용을 받는 보정으로 간주한다는 것이다.
(3) 미제출시 취급
1) 원칙 출원인이 기준일까지 보정서의 번역문·사본을 제출하지 아니한 경우에는 보정서는 제출되지 아니한 것으로 본다(法205③본문). 이에 따라 국제특허출원의 경우 PCT 제34조에 대한 보정의 효과를 인정할 수 없게 된다.
2) 예외 출원인이 각 지정국의 국내단계에 진입한 경우 국제예비심사보고서는 소정의 번역문 및 원어로 된 부속서류(보정서 등)6와 함께 국제사무국이 각 선택관청에 송달한다. 부속서류의 소정의 번역문은 출원인이 소정의 기간내에 선택관청에 송부한다(PCT 36(3)(a)). 이때 PCT 제34조 보정서를 국어로 제출한 경우에는, 국제사무국은 위 보정서의 사본을 특허청에 송달하게 된다. 이에 의해 상기 사본이 특허청에 송달된 경우에는 출원인이 별도로 보정서의 사본을 제출하지 않아도 PCT 제34조의 보정의 효과를 인정할 수 있다(法205②단서, ③단서).
| PCT 제19조 | PCT 제34조 | |
| 주체적 요건 | 국제출원인 | 국제예비심사를 신청한 자 |
| 객체적 요건 | 청구범위에 대해 1회 보정가능 | 청구범위, 발명의 설명, 도면에 대해 횟수에 제한없이 보정가능 |
| 시기적 요건 | 국제조사기관이 국제조사보고서를 송부한 날로부터 2개월 또는 우선일로부터 16월중 늦은 날까지 | 국제예비심사보고서 작성 전까지 |
| 절차적 요건 | 국제사무국에 제출 | 국제예비심사기관에 제출 |
| 번역문 또는 사본의 제출 | 1. PCT 제19조 보정이 반영된 국어번역문을 보정 전 청구범위의 국어번역문보다 일찍 제출한 경우 ① 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 PCT 제19조에 따라 청구범위에 관한 보정을 한 경우에는 국제출원일까지 제출한 청구범위에 대한 국어번역문을 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문으로 바로 대체하여 제출할 수 있다(法201②). ② 이 경우 PCT 제19조에 의한 보정서에 대한 번역문을 별도로 제출하는 것을 전제로 하고 있는 제204조 제1항 및 제2항은 적용될 여지가 없다(法201⑧). 2. 청구범위에 대한 국어번역문을 제출한 후 PCT 제19조 보정을 한 경우 ① PCT 제19조에 따라 보정을 한 출원인은 외국어로 작성된 보정서는 그 국어번역문을, 국어로 작성된 보정서는 그 사본을 기준일까지 특허청장에게 제출해야 한다(法204①). 국어번역문 또는 사본을 제출하면 제47조 제1항의 규정에 따라 청구범위가 보정된 것으로 간주된다(法204②). ② 다만, PCT 제19조 보정서 및 설명서를 국어로 제출한 경우에는, 국제출원인이 국내단계진입시 국제사무국은 위 보정서 및 설명서의 사본을 특허청에 송달하게 된다(PCT 20). 이에 따라 기준일 전까지 상기 사본들이 특허청에 송달된 경우에는 출원인이 별도로 보정서 및 설명서의 사본을 제출하지 않아도 PCT 제19조의 보정의 효과를 인정할 수 있다(法204②단서, ④단서). |
1. PCT 제34조에 따라 보정을 한 출원인은 외국어로 작성된 보정서는 그 국어번역문을, 국어로 작성된 보정서는 그 사본을 기준일까지 특허청장에게 제출해야 한다(法205①). 국어번역문 또는 사본을 제출하면 제47조 제1항의 규정에 따라 명세서 등이 보정된 것으로 간주된다(法205②). 2. 다만, PCT 제34조 보정서를 국어로 제출한 경우에는, 국제출원인이 국내단계진입시국제사무국은 위 보정서의 사본을 특허청에 송달하게 된다(PCT 36조(3)(a)). 이에 의해 기준일 전까지 상기 사본이 특허청에 송달된 경우에는 출원인이 별도로 보정서의 사본을 제출하지 않아도 PCT 제34조의 보정의 효과를 인정할 수 있다(法205②단서, ③단서). |
VI. 재외자의 특허관리인의 특례
| 제206조(재외자의 특허관리인의 특례) ① 재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 제5조제1항에도 불구하고 특허관리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다. ② 제201조제1항에 따라 국어번역문을 제출한 재외자는 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 특허관리인을 선임하여 특허청장에게 신고하여야 한다. ③ 제2항에 따른 선임신고가 없으면 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다. |
1. 재외자의 특허에 관한 절차의 수행
① 재외자인 출원인은 특허관리인에 의하여 특허에 관한절차를 밟아야 하지만(法5①), 국제특허출원의 경우에는 기준일까지는 이를 요구하지 않는다(法206①). 이는 기준일까지는 국제특허출원의 국내단계 절차개시가 확정되지 않았기 때문이다.
② 따라서 특허법상 재외자는 특허관리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 절차 또는 행정청이 한 처분에 관한 소를 제기할 수 없다는 제5조 제1항의 규정에도 불구하고 재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 특허관리인에 의하지 아니하고도 번역문의 제출 등 특허에 관한절차를 밟을 수 있다. 다시 말하면 국제특허출원의 경우에는 기준일전까지 재외자가 특허관리인에 의하지 않고 절차를 밟더라도 불수리되지 않는다.
2. 특허관리인의 선임 및 신고
국제출원의 번역문을 제출한 재외자는 기준일부터 2월내에 특허관리인을 선임하여 신고하여야 한다(法206②, 施規116). 선임신고가 없으면 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다(法206③).
VII. 심사청구의 특례
| 제210조(출원심사청구시기의 제한) 국제특허출원에 관하여는 제59조제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에만 출원심사의 청구를 할 수 있다. 1. 국제특허출원의 출원인은 제201조제1항에 따라 국어번역문을 제출하고(국어로 출원된 국제특허출원의 경우는 제외한다) 제82조제1항에 따른 수수료를 낸 후 2. 국제특허출원의 출원인이 아닌 자는 국내서면제출기간(제201조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다)이 지난 후 |
1. 출원인이 심사청구를 하는 경우
① 출원인은 외국어로 출원된 국제특허출원의 경우 국어번역문과 국내서면 제출 및 수수료 납부 후에 심사청구가 가능하며, 국어로 출원된 국제특허출원의 경우 국내서면 제출과 수수료를 납부한 이후 가능하다(210조1호).
② 국내서면제출기간 경과 전이라도 출원심사의 청구가 있으면 심사업무 등 국제출원에 대한 국내절차가 개시되고 출원인은 새로운 번역문을 제출할 수 없으며(法201③), 그 때까지 제출된 번역문에 기재되지 아니한 사항은 기재되지 아니한 것으로 간주하여(法201④), 번역문의 내용이 확정되게 된다.
2. 출원인이 아닌 자가 심사청구를 하는 경우
출원인이 아닌 자는 국내서면제출기간(우선일로부터 2년 7월)이 경과한 후에야 심사청구가 가능하다(法210조2호).7 이는 출원인이 국제단계에서 밟아야할 절차를 제3자의 심사청구에 의해 수행하지 못하는 일이 없도록 하기 위함이다. 따라서 출원인이 국어번역문 제출과 수수료를 납부하였다고 하더라도 국내서면제출기간이 경과하지 아니하면 제3자는 국제특허출원에 대해 심사청구를 할 수 없다.
| 判例 국제출원의 심사청구 기산일 PCT 제11조 제3항, 특허법 제199조 제2항 규정들을 종합해 보면, 다른 나라에 국제특허출원을 한 후 같은 법 제59조 제2항에 의하여 우리나라에서 그 특허출원에 관하여 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간(5년)8의 기산일은 국제특허를 출원한 날이고, 우리나라 특허청에 번역문을 제출한 날이 아니다. 특허청장이 출원인의 대리인에게 그 출원인의 번역문제출에 대하여 출원번호통지서를 발송하면서 앞면에는 그 출원일자를 번역문 제출일로 기재하고, 뒷면에서는 인쇄된 부동문자로 "출원일로부터 특허출원은 5년 이내에 소정 서식에 의한 출원심사청구를 하지 않으면 출원은 취하한 것으로 됩니다"라고 기재하여 통지한 경우, 특허법상의 출원일은 특허법의 규정에 의하여 확정되는 것이지 특허청장의 통지에 의하여 정하여지는 것은 아니며, 출원인으로서는 그 출원번호통지서상의 출원일자는 번역문제출일자의 오기임을 충분히 알 수 있었으므로 행정청의 행위를 신뢰한 국민을 보호하기 위한 특별규정인 행정심판법 제18조 제5항을 적용할 수 없다는 취지 아래, 위와 같이 특허청장이 잘못 통지한 날짜를 출원일자로 믿고 그날로부터 5년 이내에 제출한 출원심사청구를 반려한 것이 신뢰보호의 원칙에 반한다는 출원인의 주장을 배척한 원심판단을 정당하다. 대법원 1995. 6. 16. 선고 95누3336 판결 |
VIII. 국내수수료 납부
출원인은 국제특허출원에 대해 번역문 제출시에 접수번호를 부여받아 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 국내수수료를 납부하여야 한다(法82). 만일 출원인이 국내수수료를 납부하지 않으면 특허법 제46조에 따라 수수료를 납부하도록 보정명령을 하며, 이 보정명령에도 불구하고 출원인이 수수료를 납부하지 않는 경우에는 해당 국제특허출원을 무효로 할 수 있다(法46, 16).
- 2014. 6. 11. 개정 법률 제12753호 [본문으로]
- 특허법 일부개정법 설명자료, 특허청, 2014, 6, 48면 [본문으로]
- 대상 판결은 출원인이 조약 당사국인 미국에서 2008. 5. 16. 에 선출원한 특허를 기초로 대한민국을 지정국으로 하여 PCT 제8조의 조약우선권주장을 수반한 국제특허출원을 2009. 5. 18.에 하였고(09. 5. 16·17이 주말인 관계로 우선권 기간은 적법), 2011. 12. 16. 국제특허출원의 국내단계 진입을 위하여 번역문을 제출하였는데, 특허청은 출원인이 2008. 5. 16.부터 2년 7개월 안에 번역문을 제출하지 아니하여 특허법 제201조 제2항에 따라 국제특허출원이 취하간주되었으므로 반려처분한 것에 대해, 대법원은 우선일을 08. 5. 16으로 보아 위 반려처분은 적법하다고 한 사안이다. [본문으로]
- 이규호 외 3인, 우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰, 2007, 특허청, 1082면 [본문으로]
- 상기 송달은 국제출원의 국제공개전에 하여서는 아니된다(PCT규칙 47.1(a)). [본문으로]
- 여기서 소정의 부속서류는 청구범위, 명세서 또는 도면의 보정을 포함한 변경 내용을 기입한 대체용지이며(PCT규칙 70.16), 출원인이 해당 청구를 한 경우에는 발명의 단일성 판단에 대한 이의신청서와 그에 대한 심리결과인 결정서도 포함된다(PCT규칙 68.3(c) 최종단). [본문으로]
- PCT에 의하면 출원인은 국내서면제출기간 전이라도 명시적인 심사청구를 하여 국내절차 또는 심사절차를 개시하도록 할 수 있으나(PCT 23(2), PCT 40(2)), 당해 국제출원의 특허청 계속여부는 확정되어야 할 것이므로 번역문 제출 및 수수료 납부 후에 심사청구를 할 수 있도록 규정하고 있다. 반면에 출원인 이외의 자는 명시적인 심사청구에 의하여 국내절차 또는 심사절차를 개시하도록 할 수 없으므로 (PCT 제23조,PCT 제40조),출원인이 아닌 자의 경우에는 국내서면제출기간이 경과한 후에 심사청구를 할 수 있도록 규정하고 있다. [본문으로]
- 현행법상 출원일로부터 5년이 아닌 3년으로 보아 판례를 해석해야 할 것이다. [본문으로]