제2절 국제조사·국제공개·국제예비심사
제2절 국제조사·국제공개·국제예비심사
| 제198조의2(국제조사 및 국제예비심사) ① 특허청은 「특허협력조약」 제2조(xix)의 국제사무국(이하 "국제사무국"이라 한다)과 체결하는 협정에 따라 국제출원에 대한 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로서의 업무를 수행한다. ② 제1항에 따른 업무수행에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. |
I. 서설
1997년 9월 PCT총회에서 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로 특허청이 선정됨에 따라, 동년 10월 국제사무국과 ‘한국특허청의 특허협력조약에 따른 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로서의 기능과 관련하여 한국 특허청과 WIPO 국제사무국 사이 협정’1을 체결하여 제198조의2를 특허법에 관련 규정이 반영된 것이다. 상기 협정에서는 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로서의 특허청의 기본의무와 권한, 특허청이 국제조사 및 국제예비심사를 하여야 하는 국제출원, 수수료 등에 관하여 규정되어 있다.
이 협정에 따르면, 특허청은 대한민국 및 특허청이 명시하는 개발도상국의 특허청을 수리관청으로 하여 한국어 또는 영어로 작성･제출된 국제출원으로서 수리관청이 대한민국의 특허청을 국제조사기관(예비심사를 하는 경우에는 국제예비심사기관)으로 명시하는 경우에 그 국제출원에 대하여 국제조사(예비심사를 하는 경우에는 국제예비심사)를 한다.2
II. 국제조사
1. 의의
국제조사란 출원된 발명에 관련된 선행기술을 조사하는 것으로, 국제조사보고서는 출원인이나 지정관청을 구속하는 효과는 없으나 각 지정국에 대한 본격적인 출원절차를 개시하기 전에 출원인에게 자신의 출원과 관련된 관련 선행기술의 존재여부를 미리 알려주어 절차진행의 계속여부를 결정하는데 참고자료로 활용할 수 있다. 국제조사기관은 선행기술 조사와 더불어 신규성, 진보성 및 산업상이용가능성의 특허성에 대한 판단을 행하고 이를 견해서로 작성하여 출원인으로 하여금 이후의 절차진행에 대한 판단자료를 제공한다.
2. 국제조사기관
우리나라 특허청을 수리관청으로 하는 출원인은 국제조사기관으로 한국, 오스트리아, 호주, 싱가포르, 일본특허청(일본어 출원에 한함) 중 하나를 선택할 수 있다.
3. 국제조사 절차
(1) 조사용사본 수령
국제출원의 번역문이 PCT규칙 12.3에 의하여 요구되지 아니 하는 경우,3 수리관청은 늦어도 국제사무국으로 기록원본을 송부하는 날에 국제조사기관으로 조사용 사본을 송부하여야 한다. 다만, 조사료가 납부되지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. 조사료가 납부되지 아니한 경우에는 조사료가 납부된 후 신속히 조사용 사본을 송부한다. 국제조사기관은 국제사무국, 출원인 그리고 수리관청(국제조사기관이 수리관청과 동일하지 아니한 때)에 조사용 사본의 수령사실 및 수령일을 신속히 통지하여야 한다(PCT규칙 25).
(2) 국제조사 제외대상 여부확인
① 모든 국제출원은 원칙적으로 국제조사의 대상이 된다. 그러나 국제출원의 대상이 국제조사에 적합하지 않은 경우,4 명세서나 청구범위에 기재불비가 있어 발명이 명확하지 않아 유효한 국제조사를 할 수 없는 경우 등의 사유가 있으면 예외적으로 국제조사를 행하지 않을 수 있다(PCT 17(2)(a)).
② 국제조사기관은 청구범위 전부가 국제조사 제외사유에 해당하는 경우에는 국제조사보고서를 작성하지 않으나, 청구범위 일부에 제외사유가 있는 경우에는 국제조사보고서에 그 취지를 기재하고 당해 청구항에 대하여는 국제조사를 하지 아니하고, 나머지 청구항에 대해서만 국제조사를 수행한다(PCT 17(2)(b)).
(3) 발명의 단일성 조사
국제조사기관은 국제출원이 발명의 단일성요건을 충족하지 못한 경우에는 기간을 정하여 추가수수료납부를 명하고,5 추가수수료를 납부한 경우에는 국제조사를 속행한다(施規106의14①②). 출원인이 추가수수료를 납부하지 아니한 경우에는 청구범위에 가장 먼저 기재된 발명 또는 1군의 발명에 대하여만 국제조사를 수행한다(PCT 17(3)(a), 施規106의14③). 출원인이 추가수수료 납부요구를 받은 경우 이를 납부함과 동시에 이의신청이 가능하며, 이의신청에 대한 심리결과 이의신청이 정당하다고 인정되면 추가수수료의 전부 또는 일부가 반환된다(PCT규칙 40.2, 施規106의15,16).
(4) 선조사 확인
국제조사기관은 국제조사를 수행하는 과정에서 동일한 국제조사기관, 다른 국제조사기관, 또는 국내관청이 수행한 선 국제조사, 선 국제형조사6 또는 국내조사의 결과를 확인하여야 하며, 출원인이 상기 결과를 고려하기를 희망하는 경우에는 이를 고려하여 국제조사를 수행하여야 한다(PCT규칙 4.12, 41.1).
(5) 발명의 명칭 및 요약서 누락여부 확인
① 국제조사기관은 수리관청으로부터 발명의 명칭 또는 요약서가 누락되었다는 보정통지 사실을 통보받은 경우에는 국제조사를 속행하고, 그렇지 않은 경우에는 국제조사기관이 직접 발명의 명칭을 정하거나 요약서를 작성하여야 한다(PCT규칙 37, 38, 施規106의17, 18).
② 국제조사기관이 요약서를 작성할 경우에는 국제공개언어로 작성하여 국제조사보고서에 첨부하여 출원인에게 송부하여야 하며, 출원인은 송부일로부터 1개월 이내에 그 요약서에 대한 의견을 진술할 수 있다(PCT규칙 38.2(b), 施規106의18).
(6) 선행기술조사 및 국제조사보고서 작성
① 선행기술조사는 국제조사의 핵심 업무로서 청구범위의 발명이 신규성, 진보성을 가지는 가를 판단하기 위하여 관련 선행기술을 발견하는 것을 목적으로 한다. 기술분야별로 체계적으로 정비된 문헌에 대한 조사가 이루어지며 주요 각국의 특허문헌, 정기간행물, 논문 등이 최소한 자료로서 조사의 대상이 된다. 선행기술조사의 기준일은 출원일이다.
② 선행기술의 조사결과는 국제조사보고서로 작성된다. 특허청장은 발명이 국제조사대상에서 제외되는 등의 사유로 국제조사보고서를 작성하지 아니한 경우에는 그 취지 및 이유를 출원인에게 통지하여야 한다(施規106의20).
③ 한편, 심사관은 국제출원에 대하여 국제조사보고서의 작성이 시작된 이후에 조약규칙 20.5 또는 20.5bis에 따라 명세서, 도면 등의 누락 부분 또는 정정 부분이 제출된 경우에는 조약규칙 40bis.1에 따라 기간을 정하여 추가수수료의 납부를 명할 수 있다(施規106의14⑤). 심사관은 제5항에 따라 추가수수료의 납부명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 추가수수료를 납부한 경우에는 제출된 누락 부분 또는 정정 부분을 포함한 국제출원에 대하여 국제조사보고서를 작성해야 한다(施規106의14⑥). 출원인이 추가수수료 납부요구를 받은 경우 이를 납부함과 동시에 이의신청이 가능하며, 이의신청에 대한 심리결과 이의신청이 정당하다고 인정되면 추가수수료의 전부 또는 일부가 반환된다(PCT규칙 40.2, 施規106의15,16).
(7) 특허성 판단 및 국제조사기관의 견해서 작성
국제조사기관은 조사한 선행기술을 근거로 출원발명이 신규성·진보성·산업상이용가능성이 있는지 여부를 "국제조사기관의 견해서"라는 이름으로 작성한다(PCT규칙 43의2.1, 施規106의19). 국제조사기관의 견해서 작성기한은 국제조사보고서와 같다. 내용면에서는 국제예비심사기관의 견해서와 유사하나 국제예비심사기관의 견해서는 국제예비심사보고서 작성 전단계로서 특허성에 의문이 있는 경우에 이를 출원인에게 통보하여 출원인과 의견을 교환할 수 있는 수단으로 활용되고 있으나, 국제조사기관의 견해서는 출원인과의 의견교환 없이, 특허성 여부에 상관없이 모든 국제출원건에 대하여 작성된다는 차이점이 있다.
(8) 국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서 송부
국제조사기관은 조사용사본의 송부일로부터 3개월 또는 우선일로부터 9개월 중 늦게 만료되는 날까지 국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서를 작성하여 출원인 및 국제사무국에 송부한다(PCT 18, PCT규칙 42.1). 출원발명이 국제조사제외대상인 경우 국제조사보고서 부작성 취지를 선언하며, 출원인과 국제사무국에 대하여 국제조사보고서를 작성하지 아니한다는 취지를 통지한다(PCT 17(2)(a)).
4. 국제조사 후 절차
(1) 출원인 : PCT 제19조 보정
1) 보정의 시기 및 대상 출원인은 청구범위를 보정하면 권리획득에 유리하다고 판단될 경우에는 국제조사보고서를 받은 후, 국제조사보고서 송부일로부터 2개월 이내에 또는 우선일로부터 16개월 중 늦게 만료하는 날 이내에 1회에 한하여 국제사무국(수리관청이나 국제조사기관이 아님에 주의)에 청구범위 보정을 신청할 수 있다. 동시에 출원인은 보정의 내용 및 동 보정이 명세서와 도면에 미칠 수 있는 영향에 대하여 규칙이 정하는 바에 따라 간단한 설명서를 제출할 수 있다(PCT 19(1)).7 이 보정내용은 우선일로부터 18개월 후 국제출원서 및 국제조사보고서와 함께 국제공개가 된다(PCT규칙 48.2(f)).
2) 보정의 범위 보정은 출원 시 국제출원의 개시된 범위를 넘어서는 안 된다(PCT 19(2)). 이때 국제사무국에는 이들의 보정을 검사하는 권한은 부여되지 않았으며, 지정국(특허청 또는 법원)만이 이 보정이 허용되어야 하는지 여부, 출원 당시의 개시된 범위를 넘는 것인지 여부의 판단을 할 수 있다.
(2) 국제사무국
1) 국제예비보고서 발행 국제예비심사보고서가 작성되지 않았거나 예정이 없는 경우, 국제사무국은 견해서와 동일한 내용으로 된 특허성에 관한 국제예비보고서(특허협력조약 제1장)를 작성하여 출원인에겐 즉시, 각 지정관청에는 지정관청의 요청이 있는 경우에 우선일로부터 30월 후 송부한다(PCT규칙 44의2). 출원인이 조약 제19조의 규정에 의한 보정서를 제출하더라도 그 보정서는 특허성에 관한 국제예비보고서를 작성할 때에 고려되지 않는다.
2) 지정관청에 송달
① 국제사무국은 지정관청 또는 선택관청의 요청이 있는 경우에 국제출원을 국제조사보고서(부작성시 부작성 선언서)와 함께 지정관청에 송달한다(PCT 20(1), PCT 규칙 47(1), PCT 규칙 93의2.1). 8 출원인이 수리관청에 제출한 국제출원의 서류를 각 지정관청으로 정식으로 송부하는 것이며, 각 지정관청에 있어서는 출원 당시의 공개의 범위를 정하는 자료 등이 되는 것으로 국제사무국이 송부하는 것이어서 특별하게 그 진위의 증명이 필요하지 않다. 또한, 이 송달은 원칙적으로 국제단계의 절차의 종료를 의미하는 것으로 각 지정국에서의 국내절차 이행을 공식적으로 표명하는 것이라 할 수 있다.
② 청구범위가 PCT 제19조에 의하여 보정된 경우에 송달되는 문서는 출원시에 있어서의 청구범위의 전문과 보정후에 청구범위의 전문을 포함하며 설명서가 있는 경우에는 동 설명서를 포함한다(PCT 20(2)).
5. 보충적 국제조사
(1) 의의
주(主) PCT 조사에 추가하여 보충적 국제조사기관에 하나 또는 둘 이상의 보충적인 국제조사를 신청할 수 있는 제도이다.
(2) 보충적 국제조사를 신청하는 목적
i) 보충적 국제조사를 신청함으로써 국내단계 진입 이후 새로운 선행기술이 언급될 가능성을 줄여줄 수 있다. ii) 주(主)국제조사기관이 모두 발견하기 힘든 다양한 언어 및 다양한 기술분야의 선행기술을 보충적으로 조사하여 보고서를 받을 수 있는 기회를 제공한다. iii) 보충적 국제조사는 참여하는 국제조사기관(ISA)이 정하는 제한 범위 내에서만 이용가능 하다.
(3) 보충적 국제조사 수행 기관
보충적 국제조사는 모든 국제조사기관이 아닌 보충적 국제조사 업무의 수행을 선언한 기관에서만 제공한다. 현재 보충적 국제조사를 수행하는 기관은 유럽특허청, 오스트리아 특허청 등 9개 기관이며, 우리나라는 보충적 국제조사를 제공하고 있지 않다.
(4) 보충적 국제조사의 신청 요건
① 신청서는 우선일로부터 19개월 만료 전에 보충적 국제조사를 수행하는 기관이 아니라 국제사무국에 제출해야 한다. 그리고 수수료는 신청일부터 1월 이내에 보충적 조사료 및 보충적 조사 취급료를 국제사무국에 납부하여야 한다. 주(主) 조사를 수행한 국제조사기관(ISA)은 보충적 조사를 위한 기관으로 선택할 수 없다. 보충적 국제조사보고서는 우선일로부터 28월 이내에 작성된다.
② 보충적 조사 신청은 보충적 국제조사보고서가 국제사무국에 송부되기 전까지 언제든지 취하 가능하다. 취하 신청은 보충적 국제조사 수행 기관 또는 국제사무국 중 한 곳에 제출해야 한다.
6. 국제조사보고서의 활용
(1) 절차진행의 판단자료
출원인은 국제조사보고서에 명백히 기재된 관련 선행기술로 인하여 출원된 발명의 권리획득이 어렵다고 판단되는 경우에는 국제출원을 취하하거나 국내단계절차를 밟지 않음으로써 출원비용을 절감할 수 있다.
(2) 지정관청의 심사자료로 활용
각 지정관청은 국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서를 심사자료로 활용함으로써 선행기술조사에 드는 시간 및 비용을 절감할 수 있어, 보다 더 효율적이고 신속하게 심사를 진행할 수 있다.
국제조사기관 업무절차9
III. 국제공개
1. 국제공개의 의의
국제공개제도는 출원단계가 어디까지 진행되었는지에 관계없이 출원 후 일정시점에 이르면 모든 출원에 대하여 그 내용을 강제적으로 공개하고 여기에 일정한 법률적 보호를 부여하는 제도이다. 국제사무국은 수리관청이 송부한 국제출원서류[출원서, 발명의 설명, 청구범위, 도면(필요한 경우), 요약서]와 국제조사기관이 보내온 국제조사보고서를 합하여 전자적 형태로 국제공개를 행하고, 이를 출원인에게 통보하는 안내문을 발송한다.
2. 국제공개의 대상
모든 국제출원은 국제공개가 되는 것이 원칙이나 i) 국제공개 전에 국제출원이 취하·취하간주·전 지정국을 대상으로 한 지정의 취하 또는 취하간주 된 경우(PCT 21(5)), ii) 국제출원이 선량한 풍속이나 공공의 질서에 반하는 표현이나 도면을 포함하고 있거나 규칙에 규정된 비방하는 기재사항10을 포함하고 있다고 인정하는 경우(PCT 21(6)), iii) 미국만을 지정한 경우(미국은 자국에 관한 한 국제공개를 행할 필요가 없다는 선언을 하였음)에는 그 국제출원에 대하여는 국제공개가 행하여지지 않는다.
3. 국제공개의 시기
국제공개는 원칙적으로 우선일로부터 18개월이 경과한 후에 국제사무국에 의하여 행해진다. 그러나 국제사무국은 우선일로부터 18개월 전이라도 출원인이 조기공개신청을 하면 즉시 공개를 행하여야 한다(PCT 21(2)(3)).
4. 국제공개의 내용
국제공개는 전자적 형태로 이루어지며, 출원인이 제출한 국제출원 전문이 공개되는데, 출원서의 서지적 사항과 요약서가 기재된 표지, 발명의 설명, 청구범위 및 도면, 제19조 보정서가 있는 경우에는 보정된 사항 및 설명서, 국제조사보고서 및 견해서 등을 포함한다. 만일 국제공개 시점 이후에 국제조사보고서가 준비되는 경우에는 국제조사보고서는 후에 별도로 공개된다(PCT 규칙 48.1, 48.2).
5. 국제공개 언어
현재 국제공개언어는 아랍어, 중국어, 영어, 불어, 독어, 일어, 러시아어, 스페인어, 한국어, 포르투갈어의 10개 언어이며, 이들 언어로 출원된 경우에는 각각 이들 언어로 공개된다. 공개언어가 아랍어, 중국어, 불어, 독어, 일어, 러시아어, 스페인어, 한국어, 포르투갈어인 경우에 국제사무국은 발명의 명칭, 요약서, 국제조사보고서를 영어로 번역해서 공개되는 국제출원서와 함께 공개한다.
6. 국제공개의 효과
국제공개의 효과는 각 지정국(선택국)의 국내공개와 동일한 효과를 갖는다(PCT 29(1)). 다만 각 지정국은 공개 효과의 부여를 위해 지정된 언어로된 번역문의 공개 등과 같은 조건을 지우거나 우선일로부터 18개월이 경과된 후에만 효과가 발생한다는 시기의 제한을 둘 수 있다(PCT 29(2)(3)(4)).
IV. 국제예비심사
1. 의의
국제예비심사는 국제출원의 청구범위에 기재된 발명이 신규성, 진보성(비자명성) 및 산업상 이용가능성이 있는지 여부에 대하여 예비적이고 비구속적인 판단을 내리는 절차이다. 또한 청구범위가 국제출원의 형식과 내용에 있어서 흠결이 있는지 여부, 청구범위, 명세서 및 도면이 명확한지 여부 또는 청구범위가 명세서에 의하여 충분히 뒷받침되는지도 확인하게 된다. 국제예비심사는 국제출원의 필수적 절차가 아니라 출원인이 선택할 수 있는 절차로 국제출원서의 제출과는 별도로 국제예비심사기관에 청구서를 제출하고 수수료를 납부하여야 한다.
2. 국제예비심사의 요건
(1) 국제예비심사기관
우리나라 특허청을 수리관청으로 하는 출원인은 국제예비심사기관으로 한국, 오스트리아, 호주, 싱가포르, 일본특허청(일본특허청에서 국제조사를 수행한 경우에 한함) 중 하나를 선택할 수 있다.
(2) 국제예비심사를 청구할 수 있는 자
국제예비심사를 청구하는 출원인(출원인이 2 이상인 경우에는 최소한 1인의 출원인)이 PCT 제2장 국제예비심사 규정에 구속되는 체약국의 국민 또는 거주자이고, 국제출원이 제2장에 구속되는 체약국의 수리관청 또는 그 체약국을 위한 수리관청에 제출된 경우, 위 출원에 대하여 국제예비심사를 청구할 수 있다(PCT 31, PCT규칙 54.2, 施規106의23①). 따라서 출원인이 국제예비심사청구를 할 자격이 없거나 또는 2인 이상의 출원인이 있는 경우에 그들 중 누구도 규칙 54.2에 규정된 국제예비심사를 청구할 자격이 없는 경우, 그 출원인이 제출한 국제예비심사청구서는 제출되지 아니한 것으로 본다(PCT규칙 54.4).11
(3) 국제예비심사의 청구기간
출원인은 국제조사보고서(또는 부작성선언서) 및 견해서를 출원인에게 송부한 날부터 3월 또는 우선일로부터 22월 중 늦게 만료하는 날 이전에 국제예비심사를 청구하여야 한다.12 13 기간만료 후에 제출된 국제예비심사청구서는 제출되지 않은 것으로 간주하고 국제예비심사기관은 그러한 선언을 한다(PCT규칙 54의2.1, 施規106의23). 국제예비심사가 청구되면, 국제출원 당시 지정되어 그 지정이 취하되지 않았고, 예비심사를 청구할 당시 조약 제2장의 규정에 귀속되는 모든 체약국이 자동적으로 선택된 것으로 된다(PCT 31(4), PCT규칙 53.7).
(4) 국제예비심사 청구 또는 선택의 취하
① 출원인은 우선일로부터 30개월 전까지는 언제라도 ‘국제사무국’에 통보함으로써 국제예비심사의 청구를 취하하거나 선택국의 선택을 취하할 수 있으며(PCT 37(1), PCT규칙 90의2.4(a)), 모든 선택국의 선택이 취하된 경우에는 국제예비심사의 청구는 취하된 것으로 본다(PCT 37(2)).
② 취하는 출원인이 송부한 통지서가 국제사무국에 접수된 때에 그 효력이 발생된다(PCT규칙 90의2.4(b)). 출원인이 통지서를 국제예비심사기관에 제출한 경우에는 해당 국제예비심사기관은 통지서에 접수일자를 기재하고 신속히 그 통지서를 국제사무국으로 송부하여야 한다. 통지서는 그 기재된 접수일에 국제사무국에 제출된 것으로 본다(PCT규칙 90의2.4(c)). “선택”은 국제예비심사 결과를 그 (선택한) 국가에서 활용할 것임을 표시하는 것이나, 국제예비심사의 결과는 그 국가들을 구속하지 않는다는 것을 명심하여야 한다.
3. 국제조사와 국제예비심사의 관계
(1) 양자의 차이
국제예비심사의 절차가 국제조사의 절차와 크게 다른 점은 국제예비심사의 절차에는 출원인에게 국제출원에 대한 보정을 하는 것을 인정한 점과, 국제예비심사보고서가 작성되기 전에 국제예비심사기관의 견해를 적어도 1회,14 서면으로 출원인에게 통지하는 점으로 이에 의하여 출원인은 국제예비심사보고를 받기 전에 그 결과를 어느 정도 예측할 수 있다는 이점이 있다는 것이다.
(2) 국제조사기관의 견해서에 대한 취급
1) 원칙 국제조사기관의 견해서는 당해 국제출원에 대하여 국제예비심사가 청구된 경우 국제예비심사기관은 이를 국제예비심사기관의 1차 견해서로 본다(PCT규칙 66.1의2(a)). 국제조사보고서가 작성되지 않은 발명에 관한 청구범위는 국제예비심사의 대상이 되지 아니한다(PCT규칙 66.1(e)). 국제조사기관과 국제예비심사기관이 동일하고 국제조사가 국제예비심사에 반영되는 경우에는 국제조사와 동시에 국제예비심사를 착수할 수 있도록 하고 있다(PCT규칙 69.1(b)).
2) 예외 국제조사기관과 국제예비심사기관이 동일하지 않은 경우, 국제조사기관의 견해서가 해당 국제예비심사기관의 절차에 적용되지 않는다는 것을 국제사무국에 통지할 수 있다(PCT규칙 66.1의2(b)). 국제조사기관의 견해서가 국제예비심사기관의 견해서로 간주되지 않는 경우 국제예비심사기관은 이를 서면으로 출원인에게 통지하여야 한다(PCT규칙 66.1의2(c)). 다만, 국제조사기관의 견해서가 국제예비심사기관의 견해서로 간주되지 않는 경우에도 국제예비심사기관은 국제예비심사견해서 작성시 국제조사기관의 견해서를 고려하여야 한다(PCT규칙 66.1의2(d)).
4. 국제예비심사의 절차
(1) 국제예비심사 제외대상여부 확인
국제출원은 출원인의 청구에 따라 국제예비심사대상이 된다(PCT 31(1)). 국제예비심사가 청구된 국제출원의 대상의 전부 또는 일부가 국제예비심사 제외대상인 경우, 국제예비심사기관은 그 국제출원의 전부 또는 일부에 대하여는 국제예비심사를 행할 것을 요하지 아니한다(PCT규칙 67.1).
국제예비심사 제외대상 : i) 과학 및 수학의 이론, ii) 식물, 동물의 변종 또는 식물 및 동물의 생산을 위한 방법으로서 본질적으로 생물학적인 방법. 다만, 미생물학적인 방법 및 미생물학적인 방법에 의한 생산물은 제외한다. iii)) 계획, 사업규칙 또는 방법, 순수한 정신적 작용의 수행 또는 게임, iv) 수술 또는 치료에 의한 인체 또는 동물의 치료 및 진단방법, v) 정보의 단순한 제시, vi) 국제예비심사기관이 국제예비심사를 수행할 준비가 되어 있지 아니한 컴퓨터프로그램(PCT규칙 67.1)
(2) 출원인과 의견교환
국제예비심사기관과 출원인은 심사과정에서 구두, 서면, 전화, 면담 등 다양한 방법으로 상호연락이 가능하다(PCT 34(2)(a)).
(3) 견해서(written opinion)의 작성
견해서란 국제예비심사보고서가 부정적으로 작성되어야 할 사유가 발생한 경우 국제예비심사기관이 반드시 작성하여 출원인에게 송부하는 서면통지로, 기간을 정하여 출원인에게 서면으로 답변할 것을 요구하게 된다(PCT 34(2)(c)(d), PCT 규칙 66.2(a)).15 출원인이 견해서를 받은 경우에는 제34조 보정서 또는 의견서를 제출(둘 다 제출도 가능)하여 대응할 수가 있다. 만약 출원인이 견해서에 대하여 아무런 조치를 취하지 않으면 국제예비심사보고서는 부정적으로 작성될 수 있다.
(4) 발명의 단일성 조사
① 국제예비심사기관은 국제출원이 규칙에 정하는 발명의 단일성의 요건을 충족하지 않는다고 인정하는 경우에는 출원인에게 그의 선택에 의하여 요건을 충족하도록 청구범위를 감축하거나 또는 추가수수료를 납부할 것을 명할 수 있다(PCT 34(3)(a), 施規106의39①).
② 청구범위 감축 또는 추가수수료 납부를 명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 청구범위를 감축함이 없이 추가수수료를 납부하지 아니하는 경우에는 청구범위에 가장 먼저 기재된 발명 또는 1군의 발명과 관련되는 국제출원 부분에 한정하여 국제예비심사를 하고 그 취지를 국제예비심사보고서에 기재한다(PCT 34(3)(b), 施規106의39②). 이를 위 명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 청구범위를 감축하였으나 발명의 단일성요건을 충족하지 아니하는 경우에 관하여 동일하게 취급한다(施規106의39③).16
③ 출원인이 청구범위 감축 또는 추가수수료 납부요구를 받은 경우 추가수수료를 납부함과 동시에 이의신청이 가능하며, 이의신청에 대한 심리결과 이의신청이 정당하다고 인정되면 추가수수료의 전부 또는 일부가 반환된다(施規106의39④).
(5) PCT 제34조 보정
출원인은 국제예비심사기관에 대해 국제예비심사보고서가 작성되기 전에 횟수에 관계없이 청구의 범위, 명세서 및 도면을 보정할 권리를 가진다. PCT 제34조 보정은 PCT 제19조 보정과 마찬가지로 출원시에 있어서 국제출원에 개시된 범위를 넘어서는 아니된다(PCT 34(2)(b)).
| 보충 PCT 제34조 보정이 가능한 기간 PCT 제34조 보정은 국제예비심사를 청구하면서 동시에 신청할 수 도 있고 국제예비심사 청구 후에 신청 할 수도 있다. 하지만 국제예비심사보고서의 작성 기한이 있고 보고서의 작성을 개시하게 되면 그 이후에 제출된 보정 요청은 예비심사에서 고려되지 않을 수 있음을 유의해야 한다. 따라서 예비심사 청구 당시에는 보정할 상황이 아니지만 이후에 보정의 계획이 있다면 그러한 계획을 담은 서면을 국제예비심사 청구서와 함께 제출하는 것이 좋다. 많은 경우 PCT 규칙 Rule 66.1bis에 따라 국제조사기관의 견해서가 국제예비심사기관의 견해서로 간주되기 때문에 국제예비심사기관은 정해진 기간이 경과하면 곧 국제예비심사 보고서의 작성에 착수하게 된다. 이런 경우 별도의 의사표시가 없으면 출원인은 제34조 보정의 기회를 놓칠 수도 있음에 유의해야 한다. |
| 보충 보정의 적법여부 판단 PCT 제19조 보정은 국제출원의 개시범위를 초과해서는 안 된다(PCT 19(2)). 다만 그 초과 여부의 판단은 국제사무국이 하지 않고 국제출원이 국내단계에 진입한 이후에 각 지정관청에서 독자적으로 판단하게 된다. 만일 당해 국제출원이 국제예비심사가 청구된 경우에는 이 PCT 제19조에 의한 보정이 최초 국제출원의 개시범위를 초과하였는지 여부를 국제예비심사기관도 판단하며 그 판단결과를 국제예비심사보고서에 기재한다. |
(6) 특허성 판단
국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서, PCT 제19조 보정, PCT 제34조 보정을 모두 고려하여 국제출원의 청구범위에 기재된 발명의 특허성, 즉 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 관하여 심사한 후 국제예비심사보고서를 작성한다. 국제예비심사를 위하여 우선권서류의 사본이 필요한 경우에는 국제사무국에 사본 송달요청을, 출원인에게 번역문제출을 요청할 수 있으며, 출원인의 귀책사유로 우선권서류 및 번역문을 입수할 수 없는 경우에는 국제예비심사보고서는 우선권주장이 없었던 것으로 하여 작성할 수 있다(PCT 규칙 66.7, 施規106의35).
(7) 국제예비심사보고서의 작성
특허성 판단에 대해 긍정적인 견해를 부여한 국제출원을 제외하고, 국제예비심사보고서는 1회 이상의 견해서와 기타의 출원인과의 의견교환이 이루어진 후에 작성된다(PCT 34(2)).17 국제예비심사보고서는 우선일로부터 28개월, 국제예비심사착수로부터 6개월 또는 국제예비심사를 위한 번역문 접수일로부터 6개월 중 늦은 날까지 작성한다(PCT규칙 69.2). 보고서 작성 전 청구범위에 대하여 보정이 있는 경우, 보고서는 보정 후의 청구범위에 기초하여 작성한다(PCT규칙 70.2(a)). 보고서에는 국제예비심사기관에 의해 작성된 국제예비심사보고서라는 표시와 함께 “특허성에 관한 국제예비보고서(특허협력조약 제2장)”와 같이 제목을 붙인다(PCT규칙 70.15).
(8) 국제예비심사보고서의 송부
1) 출원인 및 국제사무국에 송부 국제예비심사보고서는 소정의 부속서류(보정서 등)18와 함께 출원인 및 국제사무국에 송부된다(PCT 36(1)).
2) 번역문 작성 국제예비심사보고서 및 부속서류는 소정의 언어로 번역되어야 하는데,19 국제예비심사보고서의 번역문은 국제사무국에 의하여 또는 그의 책임 하에 작성되며 부속서류의 번역문은 출원인이 작성한다(PCT 36(2)). 국제예비심사보고서와 부속서류의 번역을 달리하는 이유는 국제예비심사보고서는 공적인 국제기관인 국제예비심사기관이 작성한 것으로 공적 정확성이 담보되어야 하고 다른 부속서류는 출원인 자신이 작성한 서류이므로 각각 따로 번역을 해야 한다는 사고에 기인한 것이다.
3) 선택관청에 송달 국제예비심사보고서는 소정의 번역문 및 원어로 된 부속서류와 함께 국제사무국이 각 선택관청에 송달한다. 부속서류의 소정의 번역문은 출원인이 소정의 기간내에 선택관청에 송부한다(PCT 36(3)). 이때 출원인이 부속서류의 번역문을 제출해야 하는 소정의 기간은 국제출원의 번역문을 제출할 때(우선일로부터 30월, 대한민국의 경우 우선일로부터 31월)와 같은 시점이다.
(9) 비밀유지
국제사무국 및 국제예비심사기관은 어떠한 때에도 어떠한 자 또는 당국(국제예비심사보고서가 작성되어 선택관청에 송부되는 경우는 제외)에게도 국제예비심사의 일건서류, 국제예비심사 보고서의 작성유무 및 국제예비심사의 청구 또는 선택의 취하 유무에 대하여 공개하여서는 아니된다(PCT 38(1)본문, (2)본문). 따라서 출원인 외에는 국제예비심사보고서가 작성되어 선택관청에 송달되는 경우 이외에는 비밀이 유지된다. 다만, 출원인의 청구에 의하는 경우 또는 그의 승낙을 얻을 경우는 예외로 한다(PCT 38(1)단서, (2)단서).
5. 국제예비심사의 활용
국제예비심사를 이용함으로써 출원인과 국내관청은 PCT를 이용하지 않은 경우보다 상당히 유리한 조건 하에서 국내절차를 시작할 수 있는 실질적인 효과를 가진다. 국제예비심사기관의 견해서 덕분에 출원인은 특허 획득 가능성에 대하여 좀 더 일찍, 보다 강한 확신을 얻을 수 있다. 아울러 견해서에 대응하여 국제단계에서 행한 보정서는 국제예비심사보고서에 반영될 수 있으며, 각 선택관청에 이를 별도로 제출할 필요가 없다. 선택관청은 심사노력을 상당히 줄일 수 있으며, 심사노력의 절감 정도는 선택관청의 국내법과 실무관행에 좌우된다.
국제예비심사기관 업무절차도20
V. 국제조사와 국제예비심사의 비교
| 국제조사 | 국제예비심사 | |
| 목 적 | 국제조사란 출원된 발명에 관련된 선행기술을 조사하고, 특허성을 검토하여 출원인으로 하여금 이후의 절차진행에 대한 판단자료를 제공하는 절차이다. | 국제예비심사란 국제출원이 특허성이 있는지에 대하여 예비적이고 비구속적인 견해를 제시하기 위한 절차이다. |
| 대 상 | 모든 국제출원(필수적 절차) | 국제예비심사를 청구한 국제출원(선택적 절차) |
| 관 할 | 국제조사기관 | 국제예비심사기관 |
| 이용가능한 자 | 국제출원을 할 수 있는 자 | 제2장 규정에 구속된 체약국 거주자 또는 국민이 그러한 체약국 또는 국가를 위해 행동하는 수리관청에 국제출원 한 경우만 적용 |
| 보정의 범위 | 국제조사보고서 송부일로부터 2개월 이내에 또는 우선일로부터 16개월 중 늦게 만료하는 날 이내에 1회에 한하여 국제사무국에 청구범위 보정을 신청할 수 있다(PCT 19). | 국제예비심사기관에 대해 국제예비심사보고가 작성되기 전에 횟수에 관계없이 청구의 범위, 명세서 및 도면을 보정할 수 있다(PCT 34). |
| 의견교환기회 | 출원인과 국제조사기관간의 의견교환기회가 없다. | 특허성 판단에 대해 긍정적인 견해를 부여한 국제출원을 제외하고, 국제예비심사보고서는 1회 이상의 견해서와 기타의 출원인과의 의견교환이 이루어진 후에 작성된다. |
| 단일성 결여 | ·기간을 정하여 추가수수료납부를 명하고, 추가수수료를 납부한 경우에는 국제조사를 속행한다. ·출원인이 추가수수료를 납부하지 아니한 경우에는 청구범위에 가장 먼저 기재된 발명 또는 1군의 발명에 대하여만 국제조사를 수행한다. |
·출원인에게 그의 선택에 의하여 요건을 충족하도록 청구범위를 감축하거나 또는 추가수수료를 납부할 것을 명할 수 있다. ·청구범위 감축 또는 추가수수료를 납부하지 아니하는 경우에는 청구범위에 가장 먼저 기재된 발명 또는 1군의 발명과 관련되는 국제출원 부분에 한정하여 국제예비심사를 한다. |
| 국제공개 | 국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서는 국제공개시 국제출원과 함께 공개 | 전부 비공개(우선일로부터 30월 경과 후, 선택관청의 요청이 있는 경우 공지) |
| 종 료 | 국제조사보고서의 작성과 국제조사기관의 견해서 작성 또는 부작성 선언으로 종료 | 국제예비심사보고서의 작성으로 종료 |
| 기 간 | 조사용 사본 송부일로 3개월 또는 우선일로부터 9개월 중 늦은 날까지 작성 | 국제예비심사착수로부터 6개월, 국제예비심사를 위한 번역문 접수일로부터 6개월 또는 우선일로부터 28개월 중 늦은 날까지 작성 |
PCT 국제출원 절차 및 관련 규정21
| ·조약 : PCT ·규칙 : PCT Regulation ·RO : 수리관청 ·IB : WIPO 국제사무국 ·WO-ISA : 국제조사기관의 견해서 ·IPEA : 국제예비심사기관 ·IPER : 국제예비심사 보고서 |
- Agreement between the Korean Industrial Property Office and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization in relation to the functioning of the Korean Industrial Property Office as and International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty [본문으로]
- 국제조사와 국제예비심사는 특허청내의 국제부서가 담당한다. [본문으로]
- 국제출원이 그 국제조사를 수행할 국제조사기관이 인정하지 아니하는 언어로 제출된 경우, 출원인은 수리관청이 국제출원을 접수한 날부터 1월 이내에 i) 국제조사기관이 인정하는 언어, ii) 공개언어, iii) 국제출원이 공개언어로 제출되지 아니한 경우, 수리관청이 인정하는 언어의 요건을 모두 충족하는 언어로 된 국제출원의 번역문을 수리관청에 제출하여야 한다(PCT규칙 12.3). [본문으로]
- 청구범위 전부가 국제조사대상이 아닌 경우 : (i)과학 또는 수학의 이론, (ii)동식물의 품종 또는 동식물의 생산에 관한 것으로 본질적으로 생물학적인 방법(다만 미생물학적방법 및 그 방법에 의한 생산물은 제외), (iii) 사업활동,순수한 정신적 행위의 수행 또는 유희에 관한 계획,법칙 또는 방법, (iv) 수술 또는 치료에 의한 사람 또는 동물의 처치방법 및 진단방법, (v)정보의 단순한 제시, (vi) 심사관이 선행기술을 조사할 수 없는 컴퓨터프로그램에 해당하는 경우, (vii) 발명의 설명, 청구의 범위 또는 도면에 필요한 사항이 기재되어 있지 아니하거나 기재된 사항이 현저히 불명료한 경우(施規106의11⑤) [본문으로]
- 출원인에게 보정통지일로부터 1월 이내에 추가수수료를 납부하도록 통지하고, 납부하여야 할 금액을 기재하여야 한다(PCT 규칙40.1(ii)). [본문으로]
- 국제형 조사란 체약국의 국내법령이 인정하는 경우, 당해 체약국의 국내관청 또는 당해 체약국을 위하여 행동하는 국내관청에 국내출원을 국내법령이 정하는 조건에 따라 행해지는 국제조사와 유사한 조사를 말한다. [본문으로]
- 이 간단한 설명서(brief statement; 규칙 46.4)는 이른바 각 지정국에 대한 보정 또는 출원인의 권리취득의 방향의 표명이라고 할 수 있으며, 각국의 특허요건의 규정이나 보정에 관한 제한, 또한 신규사항이 삽입될 위험성, 국제공개의 비용 등의 상이를 고려하여, 명세서와 도면에 대해서는 일괄보정을 인정하지 않고, 대신 그 설명서의 제출을 인정하는 것으로 하였다(PCT/Ⅲ/31, para. 132～135). 보정을 한 경우에만 제출이 인정되는 것이나, 경쟁자에게는 권리의 행방을 알아내기 위한 유력한 자료가 될 것이다. 이 설명서는 국제출원의 일부로 보게 된다(규칙 49.3, 76.5). 하지만, 부적절한 경우에는 국제공개되지 않는 것도 있다(규칙 46.4, 48.2(a)(vi)). [본문으로]
- 그간 국제사무국이 국제출원과 관련된 모든 서류를 지정관청 또는 선택관청 등에 일괄적으로 송부함에 따라 과다한 양의 서류를 준비하여야 하고, 또한 지정관청 또는 선택관청에서는 이들 서류의 처리가 곤란한 문제점이 있어, 이를 개선하기 위해 도입된 것으로 국제사무국은 지정관청 또는 선택관청 등에 서류의 송부를 요청하는 경우에 관련서류를 당해 관청에 송부하는 소위 “요청에 따른 송부”제도로 바뀌게 되었다. [본문으로]
- PCT 국제출원 가이드, 특허청, 2019, 35면 [본문으로]
- 당해 출원인 이외의 어느 특정인의 생산물 또는 방법 또는 출원이나 특허의 장점, 유효성을 비방하는 내용(선행기술과의 단순한 비교는 그 자체로는 비방으로 보지 아니한다)(PCT 규칙 9.1(iii)) [본문으로]
- 체약국 국민이라도 비체약국의 수리관청에 국제출원시 국제예비심사를 할 수 없다(PCT 31(2)). [본문으로]
- 일부 PCT 체약국(룩셈부르크, 탄자니아, 우간다)은 국내단계진입 기한이 우선일로부터 30개월까지로 PCT가 개정되었음에도 불구하고 여전히 우선일로부터 20개월 까지로 제한하고 있다. 이들의 경우 우선일로부터 19월 이내에 국제예비심사청구서가 관할 국제예비심사기관에 접수되고, 해당 체약국이 선택국으로 선택되면 국내단계진입기한이 우선일로부터 20월에서 최소 30월로 연장되는 효과를 가지게 된다. [본문으로]
- 국내관청 또는 정부간기구가 국제조사기관이며 동시에 국제예비심사기관으로 역할을 하는 경우, 그 국내관청 또는 정부간기구가 그렇게 하길 바란다면 국제조사와 동시에 국제예비심사를 착수할 수 있다(PCT규칙 69.1(b)). [본문으로]
- 국제예비심사기관은 국제출원이 바로 특허를 받을 수 있다고 판단되는 경우에는견해없이 보고서를 작성할 수 있다. 다만 바로 특허를 받을 수 없다고 판단되는 경우에는 출원인에게 견해를 미리 알려주어 출원인의 의견을 들어야 한다(PCT 34(2)(c)). [본문으로]
- 답변 기간은 통지를 받은 후부터 1개월에서 3개월의 범위 내에서 국제예비심사기관이 정하는데 통상적으로는 2개월이다(규칙 66.2(d)). [본문으로]
- 국제조사와 달리 국제예비심사기관은 발명의 단일성이 없어도 청구범위의 감축 또는 추가수수료의 납부를 요하지 않고 발명 전부에 대해 국제예비심사를 할 수 있다(PCT규칙 68.1). [본문으로]
- 국제예비심사기관은 전화, 서면 또는 면담에 의하여 수시로 출원인과 자유로이 의견을 교환할 수 있다. 국제예비심사기관은 그의 재량으로 출원인이 요구하는 경우에 2회 이상의 면담을 인정할 것인지의 여부 또는 출원인으로부터의 서면에 의한 비공식 의견에 대하여 회답할 것인지의 여부를 결정한다(PCT규칙 66.6). [본문으로]
- 여기서 소정의 부속서류는 청구범위, 명세서 또는 도면의 보정을 포함한 변경 내용을 기입한 대체용지이며(PCT규칙 70.16), 출원인이 해당 청구를 한 경우에는 발명의 단일성 판단에 대한 이의신청서와 그에 대한 심리결과인 결정서도 포함된다(PCT규칙 68.3(c) 최종단). [본문으로]
- 국제예비심사보고서는 당해 국제출원의 국제공개에 사용된 언어 또는 국제예비심사가 국제출원의 번역문에 기초하여 수행된 때에는 그 번역문의 언어로 작성(PCT규칙 70.17)되나, 선택국의 국내관청의 공식언어 이외의 언어로 국제예비심사 보고서가 작성된 경우에는 선택국의 요구에 의하여 영어로 번역되고(PCT규칙 72.1(a)), 이 선택국의 요구는 공보에 게재된다(규칙 72.1(b)). [본문으로]
- PCT 국제출원 가이드, 특허청, 2019, 44면 [본문으로]
- PCT 국제출원 가이드, 특허청, 2019, 47-48면 [본문으로]