제5절 조약우선권주장출원
제5절 조약우선권주장출원
| 제54조(조약에 의한 우선권 주장) ① 조약에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제29조 및 제36조를 적용할 때에 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다. 1. 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국의 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우 2. 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 대한민국 국민이 특허출원한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우 ② 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일부터 1년 이내에 특허출원을 하지 아니하면 우선권을 주장할 수 없다. ③ 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국가명 및 출원의 연월일을 적어야 한다. ④ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자는 제1호의 서류 또는 제2호의 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 제2호의 서면은 산업통상자원부령으로 정하는 국가의 경우만 해당한다. 1. 최초로 출원한 국가의 정부가 인증하는 서류로서 특허출원의 연월일을 적은 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본 2. 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호 및 그 밖에 출원을 확인할 수 있는 정보 등 산업통상자원부령으로 정하는 사항을 적은 서면 ⑤ 제4항에 따른 서류 또는 서면은 다음 각 호에 해당하는 날 중 최우선일(最優先日)부터 1년 4개월 이내에 제출하여야 한다. 1. 조약 당사국에 최초로 출원한 출원일 2. 그 특허출원이 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일 3. 그 특허출원이 제3항에 따른 다른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일 ⑥ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자가 제5항의 기간에 제4항에 따른 서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권 주장은 효력을 상실한다. ⑦ 제1항에 따라 우선권 주장을 한 자 중 제2항의 요건을 갖춘 자는 제5항에 따른 최우선일부터 1년 4개월 이내에 해당 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다. |
I. 서설
1. 의의
조약1에 따라 대한민국 국민에게 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후, 동일발명에 대하여 우리나라에 출원하여 우선권을 주장하는 경우, 제29조(신규성·진보성·확대된 선원), 제36조(선출원)의 규정을 적용함에 있어 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 출원한 날로 인정하는 제도이다(法54①).
2. 취지
출원인이 발명을 다수 국가에 출원하여 국제적으로 보호받기 위해 속지주의 원칙에 의해 각국마다 별개의 출원을 하는 경우, 시간·거리·비용 또는 법제상의 차이로 인하여 각국의 출원별로 시간적 간격이 존재하므로, 진정한 선출원인이 특허요건 판단과 관련된 출원일에 있어서 불이익을 받지 않도록 하기 위함이다.
3 우선권의 속성
(1) 독립성
우선권은 최초의 출원에 의해 발생하나, 발생과 동시에 그 출원에서 분리하여 독립의 것이 된다. 즉 우선권은 별개의 존재로 된다.
(2) 복수성
발생하는 우선권은 단지 하나의 불가분적인 것이 아니고 복수의 집합이다. 이론적으로는 동맹국의 수 마이너스 1(1은 우선권을 생기게 한 출원국)과 같은 수의 집합이다.
(3) 잠재성
한편 우선권은 이렇게 다수의 나라에 걸치는 것이기는 하나, 항상 행사되는 것이라고는 할 수 없다. 전혀 행사되지 않고 소멸해 버리는 수도 있고, 행사되는 경우라도 그 중 몇 개에 그치는 것이 보통이다. 바꿔 말하면 권리라고 해도 현실화될 가능성이 있는 동시에 현실화되지 않고 그대로 소멸될 가능성도 있는, 말하자면 잠재적인 것이라고 할 수 있다.
(4) 부속성
우선권은 최초의 출원에서는 독립된 것이라고 해도 그 독립성은 1 이상의 동맹국에 출원의 기초로서 사용될 때까지인 것이다. 즉 제2국의 출원의 기초로 행사될 때는 독립성을 잃고 그후는 그 출원의 부속물로서 출원국의 특허법하에서 출원과 운명을 같이 한다.
4. 조약우선권의 태양
(1) 복합우선
‘복합우선’이란 하나의 출원에 관하여 복수의 우선권(2 이상의 국가에서 한 출원을 포함)을 주장하는 것을 말한다. 예컨대 甲이 미국(제1국)에서 물건 A에 대해서만 2015. 1. 1. 에 특허출원을 하였고, 그 뒤 물건 A를 생산하는 장치를 완성하여 일본(제2국)에 2015. 9. 1. 에 특허출원을 한 뒤, 한국(제3국)에 물건 A와 물건 A를 생산하는 장치를 하나의 출원으로 하여 2015. 12. 1. 에 특허출원을 하는 경우, 물건 A는 미국 출원일인 2015. 1. 1. 을 기준으로, 장치에 관하여는 일본출원일인 2015. 9. 1.을 기준으로 특허요건을 판단하게 된다.
(2) 부분우선
'부분우선'이란 제2국 출원내용이 제1국의 최초출원에는 없는 부분을 포함하고 있는 경우를 말한다. 예컨대 甲이 미국(제1국)에서 물건 A를 2015. 1. 1. 에 특허출원하였고, 그 뒤 이를 개량하여 물건 A를 생산하는 장치를 완성한 뒤 한국(제2국)에서 물건 A와 함께 2015. 12. 1. 에 특허출원을 하였다면, 물건 A는 미국출원일인 2015. 1. 1. 을 기준으로, 장치에 관하여는 한국출원일인 2015. 12. 1을 기준으로 특허요건을 판단하게 된다.
| 부분우선 예시 우리나라에 특허출원된 발명이 ‘알콜의 탄소수가 1-10’인 것을 구성요건으로 하는 것임에 대하여 우선권주장의 기초가 되는 제1국출원의 명세서에는 ‘알콜의 탄소수가 1-5’만이 기재되어 있는 경우에는 ‘알콜의 탄소수가 1-5’인 부분에 대해서는 우선일을 기준으로 하고 ‘알콜의 탄소수가 6-10’인 부분에 대해서는 우리나라에 한 출원일을 기준으로 심사한다.2 |
5. 조약우선권주장의 단점과 보완
조약우선권제도는 다수국에 모두 개별적으로 출원해야 하는 불편함이 있으나, 특허법은 이를 하나의 출원으로 지정한 모든 국가 내에서 출원한 효과를 볼 수 있는 특허협력조약(PCT)을 통한 국제출원을 이용하여 이러한 단점을 보완하고 있다.
II. 조약우선권주장 요건
1. 요건개요
조약우선권주장출원은 i) 조약당사국의 국민 등에 의한 조약당사국에서의 최선·정규한 선출원이 있을 것, ii) 제1국 출원의 명세서에 기재된 발명과 동일할 것, iii) 조약당사국의 출원인 또는 그 승계인일 것, iv) 최우선일로부터 1년 내 출원서에 취지 등을 기재하여 대한민국에 우선권주장출원을 할 것, v) 최선일로부터 1년4월 내 증명서류 제출할 것을 요건으로 한다. 복수국가의 선출원을 기초로 하는 복합우선권주장도 가능하다.
2. 주체적 요건
(1) 조약당사국의 국민 등
조약우선권을 주장할 수 있는 자는 우리나라 국민에게 우선권을 인정하는 나라의 국민이거나, 비조약동맹국 국민으로서 어느 동맹국 내에 주소 또는 영업소를 가진 자이어야 한다(法54①).3 조약당사국은 파리조약의 동맹국 및 WTO의 회원국을 포함한다. 조약우선권주장출원을 공동으로 하는 경우에는 출원인 중 적어도 1인 이상이 상기 주체적 요건을 만족하여야 한다.
(2) 승계인
① 제2국에 조약우선권주장을 할 수 있는 권리는 각기 다른 승계인에게 이전할 수 있다(파리조약 4A(1)). 즉, 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 제2국에 우선권주장출원을 하려면 '우선권'에 관한 권리도 양도받아야만 우선권주장이 가능하다. 우선권은 특허를 받을 수 있는 권리와는 별도의 권리이기 때문이다. 이를 우선권의 독립성이라고 한다.
② 조약우선권주장의 기초가 되는 출원(선출원)의 출원인과 조약우선권주장출원(후출원)의 출원인은 후출원의 출원시점에서 동일해야 한다.4 선·후출원인이 상호 동일하지 않은 경우에는 후출원의 출원인이 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 증명할 수 있는 자료를 제출하도록 보정명령할 수 있다.5
(3) 공동출원의 경우
① 공동출원인 경우에는 후출원인 모두가 선출원인과 완전히 일치되어야 한다. 그러나 선·후출원인이 상호 동일하지 않더라도 선출원인 모두가 후출원인에 포함된 경우에는 후출원의 공동출원인 사이에 권리승계와 관련된 별도의 계약이 있음을 충분히 예상할 수 있으므로 선출원인 외에 추가된 후출원인에 대하여 우선권 양도에 대한 별도의 서류를 요구할 필요가 없다.6
② 반면, 선출원인의 일부가 후출원인에서 제외되는 경우에는 제외된 선출원인과 후출원인 간의 권리승계에 대해 확인할 필요가 있으므로 보정명령를 통해 관련 서류 제출을 요구할 수 있다.7
3. 객체적 요건
(1) 선출원의 요건
1) 출원의 형식 제1국 출원은 특허출원, 실용신안등록출원, 디자인등록출원이어야 한다(파리조약 4A(1)). 상표등록출원은 성격상 특허의 우선권주장의 기초 출원으로 인정할 수 없다.
2) 최선성
① 원칙 우선권주장의 기초가 되는 출원은 동맹 제1국에서 최초의 출원이어야 한다. 만일 최초의 출원이 아닌 제2, 제3의 출원에 대해서도 우선권주장의 기초로 할 수 있도록 한다면 우선권을 주장할 수 있는 기간이 연장되어 존속기간이 실질적으로 연장되기 때문이다. 이는 조약우선권 주장에서 이중 우선권 주장을 방지하는 효과를 낳는다.8
② 예외 다만, 예외적으로 최선의 출원이 출원인의 의도를 반영하지 못하는 경우가 발생할 수 있기 때문에 i) 후속출원이 같은 국가에서 같은 대상에 의하여 출원된 것이며, ii) 후속출원이 출원되기 전에 최선출원이 취하, 포기 또는 거절되었고, iii) 최선출원이 공개되지 아니하고, iv) 최선출원이 어떠한 권리도 존속시키지 아니하며, v) 최선출원이 같은 국가 또는 타국에서 아직 우선권 주장의 기초로 되지 않은 경우에는 후속출원을 기초로 우선권을 주장할 수 있다(파리조약 4C(4)).
3) 정규성 정규한 출원이란 제1국에서 출원에 대한 방식심사를 한 결과 출원번호와 연월일이 부여된 출원을 의미한다. 무효·취하·포기·거절결정된 출원인 경우에도 출원일자가 확정될 수 있는 출원은 정규출원으로 인정되므로 이를 기초로 우선권주장을 할 수 있다(파리조약 4A(3)). 심지어 제1국출원이 이루어지는 국가로부터 특허를 받을 수 없는 발명과 관계된 출원이라도 우선권은 유효하다.
| 최선성의 의미9 제1국 출원이 최초출원이거나 최초출원으로 인정될 수 있는 출원이어야 한다. 예를 들어, 영국에 2001년 3월 1일 한 출원을 기초로 조약우선권주장하며 미국에 2001년 5월 1일 출원하고 우리나라에 2002년 4월 1일 출원하고자 하는 경우, 영국출원으로부터 12개월이 경과하였으므로 영국출원을 기초로 우선권주장을 할 수 없는 것은 당연하고, 미국출원으로부터 12개월이 경과되지 않았지만 미국출원은 동일한 발명에 대한 최초출원이 아니므로 동 출원을 기초로 우선권주장을 할 수는 없다. 만약, 최초출원이 그 국가의 출원을 기초로 우선권주장을 할 수 없는 국가에 출원된 것이라면 그 국가에의 출원은 최초출원의 의미에 포함되지 아니한다. |
(2) 후출원의 요건
선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 내용과 우선권주장출원의 청구범위에 기재된 내용은 동일성이 있어야 한다.판례는 “특허법 제54조에 따라 「공업소유권의 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)」의 당사국에 특허출원을 한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는, 진보성 등의 특허요건에 관한 규정을 적용할 때 그 당사국에 출원한 날(이하 ‘우선권 주장일’이라고 한다)을 대한민국에 특허출원한 날로 보게 된다. 조약우선권 제도에 의하여 대한민국에 특허를 출원한 날보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사하게 되면, 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있다. 따라서 특허법 제55조 제1항의 국내우선권 규정의 경우와 같이, 특허법 제54조 제1항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은, 조약우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 조약우선권 주장의 기초가 된 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등’이라고 한다)에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다. 여기서 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.”고 하였다.10
4. 시기적 요건
조약우선권주장은 특허·실용신안등록출원을 기초로 우선권을 주장하는 경우에는 제1국 출원일부터 1년 이내, 디자인등록출원을 기초로 우선권을 주장하는 경우에는 제1국 출원일부터 6개월 이내에 하여야 한다(파리조약 4C(1), 法54②). 우선권주장기간의 만료일이 공휴일인 경우에는 그 다음날까지 우선권주장을 할 수 있다(파리조약 4C(3), 法14).
5. 절차적 요건
(1) 원칙
① 조약우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국가명 및 출원의 연월일을 적어야 하며(法54③), 우선일(제2국 출원이 복수의 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선일들 중 최선일)로부터 1년4월 이내에 최초출원국 정부가 인정하는 특허출원일을 기재한 서면과 발명의 명세서 및 도면의 등본(이하 ‘우선권증명서류’라 한다)을 특허청장에게 제출하여야 한다(法54④1, ⑤).11 기간 내에 우선권증명서류를 제출하지 않은 경우에는 그 우선권주장은 효력을 상실한다(法54⑥).12
② 다만, 산업통상자원부령으로 정하는 국가13의 경우의 경우에는 특허출원서에 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호 및 그 국가에서 부여한 접근코드를 기재함으로써 우선권증명서류의 제출을 갈음할 수 있다(法54④2, 施規25⑥⑦).
(2) 분할·변경출원의 예외
조약우선권주장을 수반하는 분할·변경출원의 경우 최선일로부터 1년4개월이 지난 후에도 분할·변경출원을 한 날부터 3개월 이내에 특허청장에게 증명서류를 제출 할 수 있다(法52⑥, 53⑥).
III. 우선권주장의 효과
1. 적법한 경우
(1) 소급효
1) 판단시점의 소급
① 조약우선권주장이 적법한 경우 제1국 출원에 기재된 발명과 동일한 발명에 대하여는 특허법 제29조(신규성·진보성·확대된 선원) 및 제36조(선출원) 적용에 있어 제1국 출원일로 소급된다(法54①). 이 경우 우선권 주장이 적합하다 하더라도 제1국 출원에 포함되지 않은 발명은 우선권주장출원일을 기준으로 심사한다. 다만 판단시점이 제1국으로 소급되는 것이지, 출원일이 소급되는 것은 아니다. 복합우선권주장에 있어서 판단시점은 각 발명에 따라 각국의 선출원일로 소급하게 된다.
② 조약우선권주장 출원의 경우 특허출원인이 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우 또는 외국어특허출원에 있어서 국어번역문을 제출하지 않은 경우에는 최우선일부터 1년 2개월이 되는 날(다만 제3자의 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날과 최우선일로부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날)까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하거나 국어번역문을 제출하여야 한다(法42의2②, 42의3②). 그리고 조약우선권주장 출원의 경우 최우선일로부터 1년6개월이 지난 후 출원공개가 이루어진다(法64①).
2) 소급효의 예외 조약우선권주장은 특허출원일 자체가 소급되는 제도는 아니므로, i) 심사청구기간의 기산일(法59), ii) 공지예외주장 적용기간, 취지 및 증명서류 제출기간(法30), iii) 존속기간 기산일(法88), iv) 재정에 있어서 출원일의 기산일(法107), v) 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장시 특허출원일의 기산일(法92의2)은 조약우선권주장출원일을 기준으로 한다.
(2) 우선기간 내 발생한 제3자의 지위 불인정
우선권주장이 적법한 경우, 후출원이 있기까지 우선기간내 제3자의 행위(특허, 타출원, 당해 발명의 공표 또는 실시)로 당해 후출원은 무효로 되지 아니하며, 제3자에게 어떠한 권리(선사용권 등)도 발생시키지도 아니한다(파리조약 4B). 예를들어 선출원 후 후출원 전 제3자의 실시행위에 대해서는 제96조에 의한 특허권의 효력제한이 적용되지 않고, 선의의 실시에 대해서 제103조의 선사용권도 발생하지 아니한다.
| 조약우선권주장 출원의 ‘다른 특허출원’으로서 확대된 선출원의 지위 조약우선권 주장시 출원배제효도 제1국 출원일로 소급하는지에 대해 견해가 대립한다. 우리 실무는 파리조약 4B에 근거하여 특허출원이 파리조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원인 경우에는 제1국 출원의 당초 명세서 등과 우선권주장수반출원의 당초 명세서 등에 공통으로 기재된 발명에 대하여는 제1국 출원일을 다른 특허출원의 출원일로 인정하고 있다.14 이와 달리 미국의 경우 우선권 주장은 특허요건 판단시점만 소급하는 제도로 해석하여 출원배제효는 우선권주장 출원일로부터 발생하게 되는 것으로 본다. |
2. 부적법한 경우
(1) 우선권주장절차 무효 및 소급효 불인정
① 발명의 동일성을 제외한 상기 조약 우선권주장의 요건15들 중 하나라도 충족하지 못한 경우 특허청장은 보정을 명하여야하며 보정명령에도 불구하고 지정기간이내에 우선권 주장의 흠결을 해소하지 못한 경우에는 그 우선권 주장절차에 대하여 무효처분을 할 수 있다(法46, 16). 무효처분이 된 경우에는 통상의 출원으로 보아 후출원일을 기준으로 심사한다.
② 조약우선권주장에 대한 방식심사 결과 우선권주장이 적합한 경우에는 발명별로 특허요건 판단일을 소급할 수 있는지 검토한다.
(2) 복합우선권주장은 흠결이 있는 우선권주장절차만 무효 및 소급효 불인정
복합우선권주장에 있어서 그 우선권주장의 일부에 흠결이 있는 경우 흠결이 있는 우선권주장에 대하여만 보정명령을 하고 지정기간 이내에 흠결을 해소하지 못한 경우 우선권주장 전체를 무효로 하는 것이 아니고 흠결을 치유하지 못한 일부 우선권주장절차만을 무효로 한다.16
IV. 우선권주장의 보정 또는 추가
1. 보정 또는 추가의 요건
‘조약우선권주장출원을 한 자’로서 ‘제1국 출원일로부터 1년 내 출원한 자’는 최우선일부터 1년 4개월 이내에 해당 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다(法54⑦).17 따라서 출원 당시에 조약우선권주장을 하지 않은 경우에는 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 없다. 국내우선권주장이 포함된 복합우선권의 경우도 동일하다. 조약우선권 주장을 추가하거나 조약우선권주장의 일부를 취하한 경우, 추가하거나 취하한 결과를 반영하여 최선일을 산정한다.
2. 보정 또는 추가가 불가능한 경우
조약우선권주장이 취하 또는 무효로 되었거나 조약우선권주장출원이 무효, 취하, 포기되거나 심사관에 의해 특허결정되거나 거절결정이 확정된 경우에는 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 없다. 또한, 조약우선권주장 전체를 취하한 후에는 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 없다. 다만, 같은 날에 우선권주장을 취하한 후 추가하는 것은 가능하다.
3. 보정 또는 추가의 범위
(1) 최선일로부터 1년4월 이전
최선일부터 1년 4월 이내에는 우선권주장의 전부 취하, 복합우선권주장에 있어서 일부 우선권주장의 취하 및 우선권주장의 명백한 오기를 정정하는 보정은 물론 우선권주장을 추가하는 보정도 가능하다. 한편, 출원 당시 조약우선권만 주장하였고 국내우선권을 주장하지 않은 경우에는 최선일로부터 1년 4월 이내라도 국내우선권주장을 추가할 수 없다. 조약우선권과 국내우선권은 서로 다른 절차제도이기 때문이다.
(2) 최선일로부터 1년4월 이후
최선일부터 1년 4월 이후의 우선권주장의 보정은 우선권주장에 관한 기재사항에 명백한 오기가 있는 경우 이와 같은 오기를 바로잡는 보정에 한하여 허용된다. 즉, 이 기간 중 보정은 제1국 출원이 달라지는 보정, 특정할 수 없었던 제1국 출원이 특정되는 보정 또는 제1국 출원을 추가하는 보정은 허용되지 않는다. 다만, 이 기간 중에도 우선권주장의 전부 취하 또는 복합우선권주장에 있어서 일부 우선권주장의 취하는 가능하다.
V. 관련문제
1. 조약우선권주장과 공지예외주장
조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 출원에 있어서 공지예외주장을 적용받으려면 공지된 날로부터 12개월 이내에 우리나라에 출원을 하여야 한다. 따라서 우선권주장 기초출원의 출원 전에 발명이 공지된 경우, 국내에서 공지예외주장을 적용받으려면 실질적으로 우선권주장기간인 12개월을 온전히 보장받지 못하게 된다. 이는 속지주의의 원칙상 제30조 제1항 본문의 ‘특허출원’을 국내의 특허출원으로 해석하기 때문에 외국의 기초출원일을 기준으로 공지예외주장의 판단시점을 소급할 수 없기 때문이다. 공지예외주장 취지기재 및 증명서류제출기간도 판단시점이 선출원일로 소급하지 아니하므로 조약우선권주장출원일을 기준으로 한다(法54①).
2. 외국의 심사결과 제출명령
| 제63조의3(외국의 심사결과 제출명령) 심사관은 제54조에 따른 우선권 주장을 수반한 특허출원의 심사에 필요한 경우에는 기간을 정하여 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원을 한 국가의 심사결과에 대한 자료(그 심사결과가 없는 경우에는 그 취지를 적은 의견서를 말한다)를 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 제출할 것을 특허출원인에게 명할 수 있다. 시행규칙 제46조(외국의 심사결과 제출) ① 법 제63조의3에 따라 우선권 주장의 기초가 되는 출원을 한 국가(이하 이 조에서 "선출원국"이라 한다)의 심사결과에 대한 자료 제출명령을 받은 자는 별지 제13호서식의 서류제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 심사결과가 없는 경우에는 별지 제24호서식의 의견서에 그 취지를 적어 제출하여야 한다. 1. 선출원국 심사관이 거절이유 또는 특허여부결정을 통지한 경우 그 통지서의 사본 각 1통 2. 제1호의 통지서에 적혀 있는 문헌의 사본 1통 3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1통 ② 심사관은 심사를 위하여 필요한 경우 기간을 정하여 제1항제1호 및 제2호의 서류의 국어번역문을 제출할 것을 특허출원인에게 명할 수 있다. ③ 제2항에 따라 제출명령을 받은 자는 별지 제13호서식의 서류제출서에 국어번역문을 첨부하여 제출하여야 한다. |
동일 기술의 복수 국가 교차출원이 급증함에 따라 주요국 특허청 간 심사결과의 상호 활용 필요성이 증대되었고, 미공개 출원과 IP5(Intellectual Property 5, 전 세계 특허 출원의 80% 이상을 차지하는 한국, 미국, 중국, 일본 및 유럽 5개국 특허청 간 협의체) 외 국가의 심사결과는 확인이 어려워, 외국 심사결과를 활용하지 못하는 경우가 발생하여, 17. 3. 1 시행 개정법은 제1국 출원을 기초로 한 조약우선권주장출원의 특허심사 시 심사관이 제1국의 심사 인용 기술문헌을 제출토록 명할 수 있는 제도를 도입하였다. 출원인이 위 제출명령에 따라 제1국의 심사인용 기술문헌을 제출한 경우, 상기 문헌은 공보에 게재되므로, 상기문헌을 근거로 특허취소신청을 할 수 없게 된다.
3. 특유출원의 조약우선권주장
(1) 분할·분리출원의 조약우선권주장
① 원출원이 조약우선권 또는 국내우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 분할·분리출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 원출원에 대하여 제54조 제4항에 따라 제출된 조약우선권 주장 증명서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할·분리출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다(法52④, 52의2② 준용 52④). 다만, 원출원이 우선권주장을 하지 않은 경우 분할·분리출원도 우선권주장을 할 수 없다.
② 우선권을 주장한 것으로 보는 분할·분리출원에 관하여는 제54조제7항(최선일로 1년 4개월) 또는 제55조제7항(최선출원일로 1년 4개월)에 따른 기한이 지난 후에도 분할·분리출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다(法52⑤, 52의2② 준용 52⑤).
(2) 변경출원의 조약우선권주장
조약우선권주장출원에 대한 변경출원에 대하여 특허법 제54조제1항의 규정을 적용받고자 하는 경우에는 해당 변경출원시에 그 조약우선권주장을 하여야 한다(法54③). 다만, 원출원이 우선권주장을 하지 않은 경우 변경출원도 우선권주장을 할 수 없다.
4. 국제특허출원의 특례
국제특허출원에 대해서는 제54조를 적용하지 아니한다(法199②). 이는 조약에 의한 우선권을 인정하되 그 우선권 주장의 절차는 제54조의 규정에 의한 절차가 아니라 PCT의 규정에 의한 절차에 따르며(PCT 8(1)), 요건 및 효과는 파리조약 제4조의 규정에 의한다는 의미이다(PCT 8(2)(a)). 한편 파리조약 제4조에 의한 요건 및 효과는 제54조와 동일하므로, 결국 조약우선권주장의 절차만 PCT규정을 따르게 된다.
- 여기서 적용되는 조약은 공업소유권 보호를 위한 파리협약, WTO/TRIPS, 양자간 조약으로 캐나다, 필란드, 스페인, 스위스, 영국, 미국 등과의 우선권주장 상호조약 등이 있다. [본문으로]
- 심사기준, 특허청, 제6부 제3장 7.4 [본문으로]
- 특허법 제54조에는 우선권주장을 할 수 있는 자는 조약 당사국 국민에 대하여만 규정되어 있으나, 비당사국 국민도 조약당사국에 거소나 영업소 등이 있는 경우에는 우리나라에 조약우선권주장을 할 수 있는 것으로 취급한다. 무국적자도 비당사국 국민으로 보아 동일하게 취급한다. 이는 파리조약 제3조에 당사국에 거소(domicile) 또는 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상 영업소를 가지는 비동맹국 국민도 동맹국 국민과 같이 취급하도록 규정되어 있기 때문이다(파리조약3). 심사기준, 특허청, 제6부 제3장 3.1 [본문으로]
- 후출원이 국제특허출원인 경우에는 선출원인과 국제특허출원 후출원의 국제출원일 당시 제출된 국제출원서의 출원인을 비교하여 동일성을 판단한다. [본문으로]
- 심사기준, 특허청, 제6부 제3장 7.3.(3) [본문으로]
- 심사기준, 특허청, 제6부 제3장 7.3.(3) [본문으로]
- 심사기준, 특허청, 제6부 제3장 7.3.(3) [본문으로]
- 조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 제2국 출원일 경우에도 그 우선권 주장의 기초가 되는 제1국 출원이 최초의 출원이 아니거나(즉, 제1국 출원이 이미 또 다른 당사국에 한 전출원을 기초로 하여 우선권을 주장하여 출원된 것이고) 그 제2국 출원이 전출원일로부터 우선권 기간(1년)을 경과하여 이루어진 경우에는, 제2국 출원에 기재된 발명 중에 전출원과 제1국 출원의 명세서에 공통으로 포함된 발명에 대해서는 그 우선권 주장이 인정되지 않는데, 이는 제2국 출원이 제1국 출원의 우선권 주장의 기초가 되었던 전출원에 기재되었던 발명에 대해서 중복하여 우선권이 허용되는 경우에는 실질적으로 우선권 기간이 연장되는 결과를 초래하는 것이므로, 이와 같은 경우에는 우선일의 소급효과를 인정하지 않고 제1국 출원에서 새로이 추가된 발명에 대해서만 우선권 주장의 효과를 인정할 수 있는 것이다. 특허법원 2006. 2. 9. 선고 2004허8749 판결 [본문으로]
- 심사기준, 특허청, 제6부 제3장 3.3 [본문으로]
- 대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후10265 판결 [본문으로]
- 법정기간 내에 제출된 우선권 증명서류에 의하여 최초 출원의 내용을 파악하기 어려운 경우에는 법정기간이 지난 이후라도 제출된 우선권 증명서류의 범위 내에서 그 불명료한 내용을 보완하는 자료를 추가로 제출하여 최초 출원의 내용을 확인함으로써 발명의 동일성 여부를 판단할 수 있다고 하여야 할 것이며, 특히, 특허권자가 최초 출원국에서 발급하여 준 우선권 증명서류를 그대로 우리나라 특허청에 제출하였는데, 그 서류의 등본 또는 사본의 복사 상태가 불량하거나 복사의 크기가 작아서 그 일부 내용을 확인하기가 어려운 경우 특허권자가 최초 출원국으로부터 당초 발급받은 증명서류에 대하여 복사배율을 달리 하거나 명료하게 복사된 서류를 다시 발급받았다면 이는 법정기간 내에 제출된 우선권 증명서류와 동일한 것으로 봄이 상당하다. 대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후2248 판결 [본문으로]
- 특허청장 또는 특허심판원장은 심사·특허취소신청 또는 심판을 위하여 필요한 경우 조약우선권주장을 한 자에 대하여 기간을 정하여 우선권증명서류에 대한 국어번역문을 제출하도록 명할 수 있다. 다만, 우선권주장에 관한 서류 중 명세서 및 도면의 기재내용이 법 제42조제2항에 따른 특허출원서에 첨부된 명세서 및 도면의 기재내용과 동일한 부분에 대하여는 그 취지를 기재하고 국어번역문의 제출을 생략할 수 있다(施規25③④). 개정전 시행규직 제25조 제5항은 특허청장 또는 특허심판원장은 제출명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 국어번역문을 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권주장을 무효로 할 수 있다고 하였으나, 개정 2017.9.22 시행규칙은 상기 조항을 삭제하였다. [본문으로]
- 세계 지식 재산권 기구의 전자적 접근 서비스(DAS, Digital Access Service)을 통하여 우선권 증명서류를 전자적으로 송달하기로 세계 지식 재산권 기구와 합의한 국가(특허청장이 우선권증명서류 제출기간내에 전자적 교환방법으로 해당 우선권증명서류를 세계 지식 재산권 기구로부터 제공받을 수 있는 상태였음을 확인할 수 있는 경우에 한정한다)로서 특허청장이 특허청 홈페이지에 게시하는 국가. 특허·실용신안 우선권증명서류의 전자적 교환에 관한 고시 제1조 [본문으로]
- 심사기준, 특허청, 제3부 제4장 3. (1) [본문으로]
- 출원인의 동일성, 제1국출원의 최선성, 제1국출원의 정규성, 우선기간의 준수 여부, 우선권주장 취지의 기재 여부, 우선권증명서류의 제출 여부 등 [본문으로]
- 심사기준, 특허청, 제6부 제3장 7.4 (3) [본문으로]
- 상기 특허결정이 확정된 시점은 특허결정서가 출원인에게 송달된 시점이며, 특허거절결정의 경우에는 출원인이 특허거절결정서를 송달 받은 날부터 3개월이 경과한 때이다. [본문으로]