제2장 특허를 받을 수 있는 권리

특허법 강사 홍기석 2024. 6. 20. 22:13

제2장 특허를 받을 수 있는 권리

I. 서설

제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등) ① 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다.
② 특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다.
③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.
제38조(특허를 받을 수 있는 권리의 승계) ① 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다.
② 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있으면 특허출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생한다.
③ 동일한 자로부터 동일한 발명 및 고안에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 및 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 특허출원 및 실용신안등록출원이 있으면 특허출원인 및 실용신안등록출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생한다.
④ 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다.
⑤ 특허를 받을 수 있는 권리의 상속, 그 밖의 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다.
⑥ 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원인변경신고가 있으면 신고를 한 자 간에 협의하여 정한 자에게만 신고의 효력이 발생한다.
⑦ 제2항·제3항 또는 제6항의 경우에는 제36조제6항을 준용한다

1. 의의

특허를 받을 수 있는 권리란 발명의 완성에 의하여 발생하고 발명자에게 원시적으로 귀속되는 권리로서, 발명의 완성시점부터 특허출원에 대한 특허거절결정이 확정되거나 설정등록 전, 포기 시까지 인정되는 권리를 말한다. 특허를 받을 수 있는 권리는 발명완성부터 특허권을 획득하기 전까지 정당한 권리자를 보호할 필요가 있다는 현실적인 필요성에서 인정된 권리이다.^[각주:1]

2. 법적성질^[각주:2]

특허를 받을 수 있는 권리의 본질에 대해 국가를 상대로 특허부여를 청구할 수 있는 권리에 불과하다는 공권설(특허청구권설)과, 발명이라는 사실행위에 기하여 발명자에게 부여되는 재산권이라는 사권설(발명권설)이 있지만, 현재는 양자의 성격을 모두 가진다고 보는 병존설(竝存說)이 주류를 이루고 있다. 다만 어느 설도 위 권리가 양도성이 있는 재산권이라는 점에서는 일치하고 있기 때문에 그 논의의 실익은 없다.

3. 특허를 받을 수 있는 권리의 발생시점

이에 대해 특허요건을 갖춘 발명일 것을 요한다는 객관설과, 발명자가 발명이 완성되었다고 생각하는 시점에 발생한다는 주관설이 대립한다.^[각주:3] 판례는 발명자가 되기 위하여 그 발명이 신규성·진보성 등의 특허요건까지 구비하여야하는 것은 아니라고 하여^[각주:4] 주관설의 입장으로 보인다.

II. 특허를 받을 수 있는 권리의 효력

1. 적극적 효력

(1) 사용

우리 특허법에 명문의 규정은 없으나, 발명자는 발명이 특허를 받을 수 있는지 여부와는 관계없이 자신의 발명을 직접 실시할 수 있다.

(2) 수익 및 처분

1) 제3자에 대한 실시허락

특허법은 특허를 받기 이전의 발명에 대한 실시허락에 관해 아무런 규정을 두고 있지 않다. 그렇지만 사적 자치의 원칙(계약자유의 원칙)에 비추어 발명을 완성한 이후에는 설정등록 전이라도 실시계약의 대상이 될 수 있다. 하지만 특허를 받을 수 있는 권리는 불완전한 권리이므로 실시계약을 체결한 이후 특허거절결정이 확정되거나 출원이 취하, 포기되어 더이상 특허를 받지 못하게 된 경우 실시료 반환문제가 발생할 수 있다.

특허권에 대한 실시계약의 경우 판례는 "특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다."고 한다.^[각주:5]

본디 설정등록되지도 않은 발명에 대한 실시계약은 우선적으로 예비적 특허권자와 계약을 맺어 해당 발명에 대한 실시권을 미리 선점하기 위한 목적이 클 것이다. 다만, 등록특허가 본질적으로 무효의 가능성을 내재하고 있듯이,^[각주:6] 특허출원도 본질적으로 거절의 가능성을 내재하고 있으므로, 계약에서 특별히 정한 바가 없다면 거절결정 등 출원계속이 소멸되었다고 하더라도 실시료 반환의무는 없는 것으로 보는게 타당할 것이다.

2) 양도

특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다(法37①). 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 당사자의 합의에 의해 효력이 발생하며 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어 질 수 있다.^[각주:7] 다만 특허권의 경우 등록이 이전의 효력발생 요건으로 되어 있지만(특허법 제101조), 특허를 받을 수 있는 권리에 관해서는 출원 전후의 성격을 달리 규정하고 있다. 특허출원 전의 특허를 받을 수 있는 권리에 관해서는 공시방법이 없어 특허청이 관여할 여지는 없고, 발명은 무체재화로서 동산과 같이 인도를 대항요건으로 할 수도 없기 때문이다.

① 출원 전 승계

특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(法38①). ‘대항할 수 있다’는 특허를 받을 수 있는 권리가 이중으로 양도된 경우와 같이, 동일한 권리를 둘러싸고 제3자와의 사이에 양립할 수 없는 법률적 지위에 놓였을 때 그 제3자의 법률적 지위를 배제할 수 있다는 의미이며,^[각주:8] 양수인(승계인)은 특허출원을 함으로써 비로소 공시방법을 구비하게 되어 제3자에게 대항할 수 있다. ^[각주:9]

동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있으면 특허출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생한다(法38②③). 협의제, 협의명령에도 불구하고 협의가 성립하지 아니하면 그 승계는 효력이 발생하지 않는다(法38⑦). 따라서 양 승계인의 출원은 모두 무권리자 출원이 된다.

판례는 “특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다”라고 하였다.^[각주:10]

判例 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 사람이 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하는지 여부(소극)
특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 여기서 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다. 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결^[각주:11]

判例 특허를 받을 권리의 이중양도행위에 적극 가담한 양수인이 출원한 경우
판례는 제2양수인이 ‘특허를 받을 권리’가 이미 제1양수인에게 양도된 사실을 잘 알면서도 양도인과 위 권리의 이중양도계약을 체결하여 그 이중양도행위에 적극적으로 가담한 경우, 그 이중양도계약에 기한 ‘특허를 받을 권리’의 양도행위는 반사회적 법률행위로서 무효이고, 제2양수인이 위 이중양도계약에 근거하여 출원한 특허발명은 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 출원한 것이므로 그 등록은 무효라고 하였다.^[각주:12]

② 출원 후 승계

특허출원 후에는 특허청에 특허출원인 변경신고를 하여야 효력이 발생하나, 상속, 그 밖의 일반 승계의 경우에는 그러하지 아니하다(法38④). 상속, 그 밖의 일반승계의 경우도 효력발생 요건을 적용하면 승계사유 발생에서 신고까지의 사이에 권리자가 없어지는 문제가 발생하기 때문이다. 다만 상속, 그 밖의 일반 승계의 경우 승계인은 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다(法38⑤). 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원인변경신고가 있으면 신고를 한 자 간에 협의하여 정한 자에게만 신고의 효력이 발생한다(法38⑥). 협의제, 협의명령에도 불구하고 협의가 성립하지 아니하면 그 신고는 효력이 발생하지 않는다(法38⑦). 따라서 출원인은 승계 전 출원인으로 유지된다.

判例 특허출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 특정승계인이 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서 특허심판원의 거절결정 불복심판 심결에 대하여 취소의 소를 제기한 경우 취소의 소가 적법한지 여부(소극) 및 이는 특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 특허출원인변경신고를 하였으나 그 변경신고 시기가 취소의 소 제기기간이 지난 후인 경우에도 마찬가지인지 여부(적극)
특허법 제186조는 제2항에서 특허심판원의 심결에 대한 취소의 소는 당사자, 참가인, 해당 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자가 제기할 수 있다고 규정하고, 제3항에서 그 취소의 소는 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다고 규정하고 있다. 한편 특허법 제38조 제4항은 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다고 규정하고 있다. 이러한 규정들에 의하면, 특허출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 특정승계인은 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 그 양수의 효력이 발생하지 않아서 특허심판원의 거절결정 불복심판 심결에 대하여 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자 등에 해당하지 아니하므로, 그가 제기한 취소의 소는 부적법하다. 특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 특허출원인변경신고를 하였더라도, 그 변경신고 시기가 취소의 소 제기기간이 지난 후라면 제기기간 내에 적법한 취소의 소 제기는 없었던 것이므로, 취소의 소가 부적법하기는 마찬가지이다. 대법원 2017. 11. 23. 선고 2015후321 판결

③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다(法37③). 이는 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려한 것이다.^[각주:13]

④ 특허를 받을 수 있는 권리의 묵시적 이전

판례는 "특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다."고 하여 특허를 받을 수 있는 권리는 묵시적으로도 이전될 수 있다고 한다.^[각주:14]

묵시적 계약은 구두나 문서로서 명시적 약속(명시적 계약)을 하지 않았지만, 당사자들의 행동으로부터 합리적으로 또는 정의의 관점에 따라 판단할 때 합의의 존재가 추론되는 계약을 말한다.^[각주:15] 당사자들의 행동 및 그 주위 사정에 비추어 판단할 때 명시적 계약의 경우에서와 동일한 요소들 – 의사의 합치(청약과 승낙), 계약체결 권한 등 – 의 존재가 인정되고, 그 결과 당사자들이 구속받기를 원했다고 판단하는 것이 합리적이라고 여겨지는 경우에만 사실상의 묵시적 계약이 성립한다.^[각주:16]

공동발명자는 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 상호 협력하는 자이므로, 단순한 보조자, 조언자, 관리자, 자금의 제공자 등은 공동발명자에 해당하지 않는다. 다만, 발명의 외적 기여(자금의 제공, 연구 관리 등)가 없을 경우 현실적으로 발명의 완성에 이르기 힘든 경우가 많으므로, 따라서 발명의 외적 기여자가 특허법상 발명자에 해당하지 않더라도 그가 발명의 완성에 기여한 부분에 대해서 그 공로를 인정하고 법적으로 보호해 줄 필요가 있다. 만약, 발명자의 법적 권리만 우선시하고 투자자 등의 역할과 그 기여도를 무시할 경우, 발명에 대한 투자나 지원 등이 위축되어 결국 산업발전을 도모하고자 하는 특허법의 목적을 달성하기 어려워 질 것이기 때문이다. 따라서 발명자가 발명의 외적 기여자와 함께 공동으로 출원한 경우라면 발명의 완성을 대가로 발명의 외적 기여자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 묵시적으로 이전하여 권리를 공유화하기로 하는 합의가 있었다고 보는 것이 형평성 및 공평의 관념에 비추어 타당하다.

判例 특허권을 공유하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 본 사례
원심판결 이유 및 기록에 의하면, 비록 원고가 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없어 이를 발명한 사람에는 해당하지 않는다 하더라도, 원고는 당초 소외인에게 이 사건 특허발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어를 제공하였고, 그 후 2001. 2. 25. 레파톡스사와 피고 회사 사이의 ‘비소화합물을 이용한 항암제 개발에 관한 약정’(이하 ‘이 사건 개발약정’이라 한다) 체결을 주선함으로써 이 사건 특허권 등 이 사건 개발약정에 따른 연구개발 과정에서 발생하는 모든 연구성과 및 특허 가능한 발명 일체를 피고 회사의 자산으로 귀속시키는 데 상당한 기여를 하였을 뿐만 아니라, 이 사건 개발약정이 체결된 후에는 연구감시자 및 피고 회사의 책임자로서 소외인의 연구개발 과정을 전반적으로 관리하면서 그 실험연구를 보조하였음을 알 수 있다. 이와 같은 사실관계에서 알 수 있는 이 사건 특허출원에 이르기까지의 원고의 역할과 기여도 및 원고와 피고들 사이의 관계, 이 사건 특허출원의 경위 등과 함께 다음과 같은 사정, 즉 ① 기술개발에 관여한 사람들 가운데 누구를 발명자로 볼 것인지는 규범적으로 판단할 사항이지 당사자들이 경험에 의하여 알고 있는 사실관계의 문제가 아닌 점, ② 따라서 이 사건 특허발명의 기술개발에 관여한 원고가 스스로를 발명자라고 주장하는 내면의 의사에는, 자신이 규범적으로 평가되는 발명자에 해당하여 특허법상 인정되는 권리를 당연히 가지고 있다는 취지만이 아니라 자신의 사실상의 역할과 기여도를 고려할 때 적어도 그 특허권을 공유할 만한 자격이 있다는 취지도 포함되어 있다고 봄이 합리적인 점, ③ 이러한 주장을 받아들여 원고를 이 사건 특허발명의 출원인에 포함시킨 피고 회사 내면의 의사에도 마찬가지로 원고가 규범적으로 평가되는 발명자에 해당하는지 여부와는 무관하게 원고의 사실상의 역할과 기여도를 고려하면 특허권 공유자로 받아들일 만하다는 의사가 포함되어 있다고 봄이 상당한 점 등을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 특허발명의 발명자인 소외인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 피고 회사가 그 출원인에 원고를 포함시킴으로써 원고에게 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 양도하여 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 묵시적 합의가 출원 당시 있었다고 보는 것이 경험칙에 맞는다고 할 것이고, 원고가 자신은 이 사건 특허발명의 발명자에 해당한다고 주장해 온 사정이 있다고 하여 이와 달리 볼 수는 없다. 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013다77591,77607 판결

3) 담보권 설정 특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다(法37②). 이에 대해 i) 특허를 받을 수 있는 권리는 확정적인 것이 아니고 이러한 권리를 질권의 목적으로 하는 것은 제3자에게 불측의 손해를 입힐 염려가 있다는 것, ii) 특허를 받을 수 있는 권리는 불확정한 것이므로 발명자는 그 발명을 저렴한 가격에 자본가에게 빼앗길 우려가 있다는 것, iii) 질권 실행에 있어 경매에 의해 권리가 공개되어 신규성이 상실될 위험이 있다는 것 등을 근거로 한다.^[각주:17]

2. 소극적 효력

(1) 실시금지효

① 특허를 받을 수 있는 권리만으로는 대세효가 없으므로, 제3자가 출원발명을 실시하더라도 그 자체로 불법행위를 구성하거나 그에 대하여 침해금지청구권을 행사할 수 없다. 그러나, 특허출원이 공개된 이후에는 출원인은 침해자에게 경고할 수 있음은 물론 향후 출원발명이 특허등록 됨을 조건으로 보상금 청구권이 발생하므로(法65) 그에 따라 구제될 수 있다.

② 손해배상과 관련하여 판례는 발명자가 출원과정에서 배제된 상태로 특허등록이 이루어져 특허를 받을 수 있는 권리가 침해된 경우, 특허권 또는 전용실시권의 침해행위에 따른 손해배상액 산정에 관한 제128조를 유추적용할 수 없다고 하였다.^[각주:18]

(2) 등록배제효

특허출원 후 출원공개 된 경우 선출원의 지위(法36), 공지기술의 지위(法29①각호, ②), 확대된 선출원의 지위(法29③)에 의하여 타인의 등록을 배제시킬 수 있다.

	출원공개 전 특허를 받을 수 있는 권리의 소멸	출원공개 후 특허를 받을 수 있는 권리의 소멸
선출원의 지위	불인정	불인정
확대된 선출원의 지위	불인정	인정
공지기술의 지위	불인정	인정

III. 특허를 받을 수 있는 권리의 공유

1. 의의

특허를 받을 수 있는 권리의 공유란 하나의 특허를 받을 수 있는 권리를 2명 이상이 지분에 의하여 공동으로 소유하는 것을 말한다. 2명 이상이 공동으로 발명한 경우(法33②) 또는 단독발명 후 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 일부를 타인에게 이전하는 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 공유가 된다. 이하 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우의 법적 취급에 대해 알아본다.

2. 특허출원

제44조(공동출원) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.

(1) 공동출원의 적용범위

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다(法44). 제44조는 공동발명으로 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우뿐만이 아니라, 특허를 받을 수 있는 권리가 이전되어 공유관계가 형성된 경우에도 적용된다.^[각주:19] 특허를 받을 수 있는 권리가 공유임에도 불구하고 공유자 일부가 출원한 경우에는 거절이유(法64), 정보제공사유(法63의2) 및 무효사유(法133)가 된다.

(2) 공유자 사이의 지분 비율을 결정하는 기준

판례는 “2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하는데[제33조 제2항], 특허법상 위 공유관계의 지분을 어떻게 정할 것인지에 관하여는 아무런 규정이 없으나, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 성질에 반하지 아니하는 범위에서는 민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있다(민법 제278조 참조). 따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항에 의하여 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다.”고 하였다.^[각주:20]

(3) 공동출원에 위반하여 공유자 일부가 출원 및 등록된 경우 취급

1) 문제점 공동출원규정에 위반하여 공유자 일부가 특허출원을 한 후 설정등록되어 특허권이 발생한 경우에는 특허무효사유(法133①2)가 된다. 이 경우 공동출원하지 않은 다른 공유자의 보호방안이 문제된다.

2) 판례의 태도 판례는 "종업원이 공동발명자인 제3자와 공모하여 특허를 받을 수 있는 권리를 먼저 예약승계계약을 한 사용자 몰래 제3자에게 양도하고, 제3자가 단독으로 특허출원하여 설정등록을 받은 사안에서, ‘위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효이므로, 사용자는 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있고, 동시에 종업원 등을 상대로 사용자에게 순차적으로 이전등록 할 것을 청구할 수 있으며, 다만, 위 특허권(종업원 지분)에 대하여 직접 사용자에게 이전등록할 것을 청구할 수는 없다"고 판시하였다.^[각주:21] 대상판결은 공유인 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원한 나머지 공유자로부터 그 지분을 이전받은 경우에는 제44조 위반의 하자가 치유된다는 것이다. 다만, 대상판결에 의하면 나머지 공유자가 제3자에게 직접 이전등록청구를 할 수 없고, 채권자대위권을 행사하여 나머지 공유자에게 지분이 이전되었을 때 다시 나머지 공유자를 대상으로 이전등록청구를 할 수 있다는 것이다.

3) 검토 및 개정법 판례와 같이 해석하면 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 있는 공유자를 보호하는 것은 너무 번거롭고 오랜 시간이 걸린다는 문제점이 있다.^[각주:22] 따라서 개정 특허법은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 공동출원하지 아니하여 특허무효사유(法133①2)에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 지분의 이전을 청구할 수 있도록 하고(法99의2), 제99조2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전받을 수 있도록 하였다(法99의2③). 또한 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지분의 이전등록(法99의2)이 있으면 이전등록된 특허권은 무효심판을 청구할 수 있는 대상에서 제외하였다(法133①2. 단서).^[각주:23]

判例 공동출원 위반의 하자가 치유되는 경우
특허받을 수 있는 권리는 자유롭게 이전할 수 있는 것으로(특허법 제37조), 특허출원하고자 하는 발명이 2인 이상 공동으로 이루어진 경우라도 그 출원 전 또는 출원 후에 공동발명자 중 1인이 나머지 공동발명자로부터 특허받을 수 있는 권리의 지분 모두를 이전받아 단독 권리자가 되는 경우에는 공동출원규정의 적용을 받지 않거나 공동출원규정에 위반하여 출원된 경우에도 그 하자는 치유된다고 보아야 할 것이어서, 단지 출원서에 발명자가 2인 이상으로 기재되어 있고, 출원인이 1인으로 기재되어 있는 것만으로 그 출원이 공동출원규정에 위배된 것으로 볼 수는 없다. 특허법원 2005. 7. 8. 선고 2004허5894 판결

3. 심판청구

특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(法139③). 민사소송법상 고유필수적 공동소송에 해당한다. 이를 위반하여 심판을 청구하는 경우 부적법한 심판청구로서 심결각하되나, 다른 공유자를 추가하는 보정을 통해 그 흠결을 해소할 수 있다. 다만, 다른 공유자를 추가하는 보정을 하기 위해서는 다른 공유자의 동의가 있어야 한다(法140의2②).

4. 심결취소소송

(1) 문제점

거절결정불복심판에 대해서 기각심결이 내려진 경우 특허를 받을 수 있는 권리자 중 일부가 심결취소소송을 제기할 수 있는지가 문제된다. 심판청구에 대해서 제139조3항에서 공동으로 할 것을 명확하게 규정하고 있으나, 심결취소소송에 대해서는 아무런 규정이 없기 때문이다.

(2) 판례의 태도

① 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 것은 존재하지 않으나, 공유상표권자 중 1인이 심결취소소송을 제기한 것과 관련하여 판례는 ‘상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다’고 하여 공유상표권자 중 1인인 심결취소소송을 제기하는 것을 긍정하고 있다.^[각주:24]

② 판례는 그 논거로 i) 모두가 심결취소소송을 제기하여야 하는 경우 다른 공유자의 협력을 얻지 못하거나 다른 공유자가 행방불명이 된 경우 등에는 소송을 제기하지 못하고 출소기간의 만료와 동시에 심결이 확정되고 권리가 소멸하게 되는 불이익을 초래하게 되는 점, ii) 특허법상의 공유는 무체재산권의 특수성으로 인해 일정 규정에 대해서만 합유적 성격이 있을 뿐 그 이외에는 민법상 공유관계와 유사하게 취급하여야 하는데, 공유자 일부가 심결취소소송을 제기하여 승소하는 것이 다른 공유자에게 이익이 된다는 점, iii) 공유자의 일부가 심결취소소송을 제기하더라도 합일확정의 요청에 반하지 않는다는 점을 들었다.^[각주:25]

5. 지분의 양도

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다(法37③). 이는 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려한 것이다.^[각주:26]. 다만, 지분의 상속은 다른 공유자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없기 때문에 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 할 수 있으며, 공유자끼리의 지분양도도 공유자 사이의 지분비율의 변동에 불과하기 때문에 다른 공유자의 동의없이 가능하다.

6. 발명의 실시

특허권이 공유인 경우에는 제99조3항에서 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 않고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다고 규정하고 있으나, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에 대해서는 이와 같은 규정을 두고 있지 않다. 이에 대해서 특허발명의 경우와 마찬가지로 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자는 원칙적으로 다른 공유자의 동의를 받지 않고 그 권리의 대상으로 되어 있는 발명을 실시할 수 있는 것으로 해석하고 있다. ^[각주:27]

7. 발명의 실시허락

특허를 받을 수 있는 권리가 공유일 때는 공유자 1인이 제3자에게 발명에 대하여 실시를 허락하는 경우에 다른 공유자의 동의를 얻어야 하는지 여부에 대해서 특허법에 별도의 규정이 없다. 공유 상대방의 자본력이나 기술력이 그 발명의 가치에 큰 영향을 미친다는 것은 특허권 공유의 경우와 다를 바가 없기 때문에, 공유에 관련된 특허권에 관한 실시권 허락의 경우(法99④)와 마찬가지로 다른 공유자의 동의를 요한다고 봄이 타당할 것이다.

8. 특허에 관한 절차수행

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 특허출원 및 심판청구는 공유자 모두가 절차를 밟아야 한다(法44, 法139③). 한편 특허출원 및 심판청구 이외의 특허에 관한 절차와 관련하여서는 특허출원의 변경·포기·취하, 특허권의 존속기간연장등록출원의 취하, 신청의 취하·청구의 취하, 국내우선권주장 또는 그 취하, 거절결정불복심판을 제외하고는 각자가 모두를 대표한다.^[각주:28] 다만, 대표자를 선정하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 신고하면 그 대표자만이 모두를 대표할 수 있다. 대표자를 선정하여 신고하는 경우에는 대표자로 선임된 사실을 서면으로 증명하여야 한다(法11).

IV. 특허를 받을 수 있는 권리의 소멸

1. 출원계속의 소멸에 의한 소멸

특허를 받을 수 있는 권리는 특허출원에 대한 특허거절결정이 확정되거나 설정등록이 된 경우, 출원을 포기^[각주:29]한 경우에는 소멸한다. 다만, 출원이 무효·취하 된 경우 선출원의 지위가 소급소멸하므로 출원공개 전이라면 재출원이 가능하다.

2. 권리능력상실에 의한 소멸

권리능력을 가지는 외국인이 후에 조약의 파기 등에 의하여 그 능력을 상실한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리도 이와 동시에 소멸한다.

3. 상속인의 부존재

특허권의 상속인이 존재하지 않은 경우에는 소멸하는바(法124), 특허를 받을 수 있는 권리도 이와 동일하게 취급해야 한다. 민법의 경우 상속인이 없는 경우 그 재산은 국가에 귀속하도록 규정하나, 특허법은 그 목적상 일반공중에게 개방하여 자유롭게 실시하도록 하는 것이 특허법 취지에 부합한다고 보기 때문이다.

V. 특허를 받을 수 있는 권리의 수용

제41조(국방상 필요한 발명 등) ① 정부는 국방상 필요한 경우 외국에 특허출원하는 것을 금지하거나 발명자ㆍ출원인 및 대리인에게 그 특허출원의 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있다. 다만, 정부의 허가를 받은 경우에는 외국에 특허출원을 할 수 있다.
② 정부는 특허출원된 발명이 국방상 필요한 경우에는 특허를 하지 아니할 수 있으며, 전시ㆍ사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다.
③ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급에 따른 손실에 대해서는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다.
④ 제2항에 따라 특허하지 아니하거나 수용한 경우에는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다.
⑤ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 본다.
⑥ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급에 따른 손실보상금의 청구권을 포기한 것으로 본다.
⑦ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 및 비밀취급의 절차, 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 수용, 보상금 지급의 절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

(1) 의의 및 취지

제41조는 국방상 필요한 발명에 대해서는 외국에의 출원을 금지하거나, 비밀로 취급하도록 명령, 특허의 불허 또는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다는 것을 규정하고 있다. 국가안보에 중대한 영향을 미치는 발명의 경우에 특정인에 의한 독점적이고 배타적인 권리행사를 일정한도에서 제한함으로써 국가안전보장이라는 공공복리를 도모하기 위한 것이다.

(2) 내용

1) 외국에 출원금지 및 비밀취급명령 국방상 필요한 발명에 대하여 정부는 외국에 특허출원하는 것을 금지하거나 그 특허출원의 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있다. 다만 정부의 허가를 받은 경우에는 외국에 특허출원을 할 수 있다(法41①). 한편 비밀취급명령을 받은 경우에는 비밀취급이 해제될 때까지 출원공개 및 등록공고가 되지 않는다(法87④, 64③).

2) 특허의 불허 및 특허 받을 수 있는 권리의 수용 정부는 특허출원된 발명이 국방상 필요한 경우에는 특허를 허여하지 않을 수 있으며, 전시･사변 또는 이에 준하는 비상시에 있어 국방상 필요한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다(法41②).

3) 보상금 지급 제1항에 따른 외국에의 특허출원금지, 비밀취급에 따른 손실에 대해서 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 하며(法41③), 제2항에 따라 특허하지 아니하거나 수용한 경우에도 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다(法41④).

4) 특허를 받을 수 있는 권리 및 보상금 포기 간주 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 간주하고(法41⑤), 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급에 따른 손실보상금청구권을 포기한 것으로 간주한다(法41⑥).

(3) 절차규정의 위임

국방상 필요한 발명에 대한 전 항들의 각종 제한에 대한 절차 및 기타 필요한 사항을 대통령령으로 위임하는 규정으로, 이에 따라 특허법 시행령 제11조 내지 제16조에서 구체적인 절차를 규정하고 있다(法41⑦).

임병웅·윤선희, 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 연구, 특허요건론, (사)한국지식재산학회, 법문사(2016), 56면 [본문으로]
송영식 외6인, 지적재소유권법 상 제2판, 송영식 등, 육법사(2013), 263면 [본문으로]
이 문제는 정당한 권리자의 특허출원 전에 모인출원에 의한 특허를 받을 수 있는 권리의 침해에 대한 손해배상청구의 경우와 특허를 받을 수 있는 권리의 양도계약의 내용에 문제가 있는 경우(특허를 받을 수 있는 권리의 양도계약을 체결하고 특허출원하였다가 거절결정이 된 경우의 양도계약의 하자 문제 등)에 표면으로 부상하게 된다. 강기중, 무권리자의 특허출원(모인출원)과 정당한 권리자의 보호, 법조 제53권 제5호(572호), 2004, 8-9면 [본문으로]
대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 [본문으로]
대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666,42673 판결 [본문으로]
대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666,42673 판결 [본문으로]
대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705,67712 판결 [본문으로]
조영선, 특허법 3.0, 박영사, 2021, 204면 [본문으로]
조영선, 특허법 3.0, 박영사, 2021, 204면 [본문으로]
대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결 [본문으로]
특허출원심사단계에서 심사관이 무권리자에 의한 특허출원인지 여부를 판별하 기는 쉽지 아니하며, 무권리자가 특허를 출원하더라도 등록이 이루어질 때까지 정당한 권리자가 인식하지 못하는 경우가 존재할 가능성이 높다. 이에 따라 특허법은 정당한 권리자를 보호하기 위하여 무권리자의 특허출원에 의해 특허가 등록된 이후에도, 특허무효심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있다(특허법 제133조 제1항 제2호). 그리고 이에 따라 무권리자의 특허권이 무효가 된 이후 정당한 권리자의 출원이 후출원이 되는 것을 막기 위하여 무권리자의 특허출원에 대하여 선출원으로서의 지위를 인정하고 있지 아니하다(특허법 제36조 제5항). 한편 위 규정에 의하더라도 무권리자의 출원이 공개되었거나 동일한 발명에 대한 제3자의 출원이 있으면 위 각 출원 후의 정당한 권리자의 출원은 신규성을 상실하였다거나, 제3자에 대한 관계에서 후출원이 되는 것을 막기 위하여 무권리자의 등록특허가 무효가 된다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원시에 특허출원한 것으로 보고 있다(특허법 제35조). 그리고 특허법이 2016. 2. 29. 법률 제14035호로 개정되면서 신설된 특허법 제99조의2 제1항은 정당한 권리자의 보호를 위하여 특허가 무권리자에 의한 출원에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 위와 같이 특허를 받을 정당한 권리자를 보호하는 특허법의 규정 내용에다가 특허권 등록원부에 공신력을 인정하는 명문의 규정이 존재하지 아니하는 점 등을 종합하여 보면, 특허법 제33조 제1항을 위반하여 등록된 무효인 특허권에 기초하여 새로운 이해관계를 맺은 제3자에게까지 특허법 제38조 제1항의 규정이 유추적용된다고 보기어렵다. 그렇다면 무권리자에 의한 출원에 해당하여 무효인 특허권의 경우 제3자가 그 특허권을 이전받았다고 하더라도 특허법 제99조의2 제1항에 따라 특허를 이전받을 수 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 특허권이 사후적으로 유효하게 된다고 볼 수는 없다고 할 것이다. 특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허2141 판결(2020후10087 판결의 원심판결) [본문으로]
특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허3018 판결(대법원 2009허887, 심리불속행 기각), 특허법원 2006. 12. 28. 선고 2005허9282 판결(확정) [본문으로]
대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결 참조 [본문으로]
대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705,67712 판결 [본문으로]
엄동섭, 《미국계약법Ⅰ》 법영사(2010) 6면 [본문으로]
엄동섭, 《미국계약법Ⅰ》 법영사(2010), 7면 [본문으로]
한편, 특허를 받을 수 있는 권리를 강제집행 할 수 있는지에 관하여 법에 특별히 금지하는 규정이 없고 양도 가능한 재산이므로 강제집행이 가능하다는 견해와 공시방법이 없고 미공개의 발명에 관한 물건의 압류를 금하는 규정(민사집행법 제195조 제12호)의 취지에 비추어 강제집행은 금지된다고 보는 견해 등이 나뉘어져 있다. 송영식, 지적재산소유권법 제2판, 육법사, 407면 [본문으로]
대법원 2008. 12. 24. 선고 2007다37370 판결 [본문으로]
구법상 제44조(공동출원) "제33조제2항의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다"가 적용될 당시, 특허법원 1998. 10. 1 선고 98허2405 판결은 "발명자가 단독으로 발명을 완성한 후 제3자와 공동출원을 하기로 약정을 하였으나 그 약정에 위반하여 발명자 단독으로 출원 및 등록을 받은 경우, 발명자는 약정 위반에 따른 채무불이행책임을 지는 것은 별론 제44조 공동출원 위반이라고 볼 수 없다."고 한 바 있다. [본문으로]
대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313,77320 판결 [본문으로]
대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313,77320 판결 [본문으로]
임병웅·윤선희, 전게논문, 50면 [본문으로]
임병웅·윤선희, 전게논문, 50면 [본문으로]
대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 [본문으로]
대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 [본문으로]
대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결 참조 [본문으로]
임병웅·윤선희, 전게논문, 53면 [본문으로]
재내자와 재외자가 공동으로 출원한 경우 특허법 제11조1항의 절차를 제외하고는 재내자는 단독으로 특허에 관한 절차를 밟을 수 있으나, 재외자는 특허관리인을 선임하지 않고서는 특허에 관한 절차를 밟을 수 없다. [본문으로]
다만, 실무상으로는 출원을 포기한 후에도 재출원을 할 수 있는 것으로 본다. [본문으로]

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