제1장 발명의 성립성
제1장 발명의 성립성
I. 특허법상 발명의 정의
발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다(제2조 제1호). 우리 특허법은 보호대상을 명확히 하고, 법 적용의 편리성 및 발명의 예측가능성을 위해 발명의 정의를 규정하고 있다.
II. 발명의 성립성 요건
1. 자연법칙을 이용
(1) 의미
i) “자연법칙”이란 자연과학의 영역에서 경험에 의하여 발견되는 법칙을 말한다. ii) “자연법칙을 이용한다”는 것은 자연력을 이용한다는 의미이며, 일정한 확실성을 가져 반복재현 가능성을 구비한 것이어야 한다.1 iii) 발명자가 자연법칙을 이용하는 것에 대한 인식을 할 필요는 없다.
(2) 판단방법
판례는 “출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다”고 판시하였다.23
2. 기술적 사상
① “기술”이란 일정한 목적을 달성하기 위해 실제 이용할 수 있는 구체적 수단이다. 기술은 구체성 이외에 제3자에게 그대로 전달될 수 있는 객관성이 있어야 한다는 점에서 기능 또는 기예와 구별된다. “사상(思想)”이란 발명이 기술적으로 소기의 목적인 작용·효과를 달성하는 것에 대한 인식을 말한다.
② 즉 “기술적 사상”이란 기술적인 수단이 합리적으로 구성되어 실시 내지는 반복실시가 가능하여 소기의 목적인 작용·효과를 달성할 수 있는지에 대한 인식을 의미한다. 발명은 기술적 사상이기 때문에 장차 기술로서 성립할 가능성만 있으면 족하다.
3. 창작일 것
“창작”이란 새로운 것을 만드는 행위이다. 따라서 이미 자연계에 존재하고 있는 것을 찾아낸 것에 불과한 “발견”의 경우 발명의 대상이 되지 아니한다.
4. 고도(高度)한 것
① “고도”란 특허법에서의 발명과 실용신안법의 보호대상인 고안과 구별하기 위한 상대적 개념으로4 특허법상 발명은 기술적 사상의 창작이 상대적으로 고도한 것이어야 하지만, 고안은 상대적으로 고도성이 낮은 것도 보호대상이 될 수 있다.5
② 한편, 특허법에서는 물건이나 방법이 모두 보호의 대상으로 취급되나 실용신안법 상 등록을 받을 수 있는 고안은 ‘물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안’으로 한정되므로 실용신안법에서 방법은 보호의 대상이 아니다.
III. 발명의 성립성을 만족하지 못한 경우
1. 발명에 해당하지 않는 경우(비발명)
(1) 비발명의 유형
① 자연법칙 그 자체 열역학법칙, 에너지보존법칙, 만유인력의 법칙 등
② 자연법칙에 반하는 경우 에너지보존법칙에 위배되는 영구기관
③ 자연법칙을 이용하지 않는 경우 경제법칙이나 사회과학법칙, 순수한 수학공식, 인위적 결정(생활쓰레기 재활용 종합관리방법, 게임의 규칙 등), 인간의 정신활동6(영업계획,7 교수방법 등)
④ 창작이 아닌 단순한 발견
⑤ 미적창조물 회화, 조각 그 자체
⑥ 기능 악기 연주방법, 볼을 손가락으로 잡는 방법과 볼을 던지는 방법에 특징이 있는 투구방법 등
⑦ 단순한 정보의 제시 단순히 제시되는 정보의 내용에만 특징이 있는 것으로 정보의 제시를 주된 목적으로 하는 경우에는 발명에 해당하지 않는다(예: 녹음된 음악에만 특징이 있는 CD, 컴퓨터프로그램 리스트 자체, 디지털 카메라로 촬영된 데이터 등). 그러나 정보의 제시가 신규한 기술적 특징을 가지고 있으면 그와 같은 정보의 제시 그 자체, 정보의 제시수단, 정보를 제시하는 방법은 발명에 해당될 수 있다(예: 문자, 숫자, 기호로 이루어지는 정보를 양각으로 기록한 플라스틱 카드).
⑧ 반복하여 동일한 효과를 얻을 수 없는 경우
⑨ 컴퓨터 프로그램
(2) 비발명의 취급
① 발명의 정의규정(法2조1호) 위반은 거절이유를 구성하지 아니하므로 실무상 우회적으로 산업상 이용가능성(法29①본문) 위반으로 보아 등록 전에는 거절이유(法62), 정보제공사유(法63의2)에 해당하며, 등록 후에는 특허무효사유(法133①)에 해당하는 것으로 본다.
② 판례는 “특허법 제2조 제1호가 훈시적인 규정에 해당한다고 볼 아무런 근거가 없으므로, 자연법칙을 이용하지 않은 것을 특허출원하였을 때에는 특허법 제29조 제1항 본문의 "산업상 이용할 수 있는 발명"의 요건을 충족하지 못함을 이유로 특허법 제62조에 의하여 그 특허출원이 거절된다”고 판시하였다.8
| 判例 자연법칙에 어긋나는 발명 양수조로부터 급수조로 낙하하는 물을 이용하여 수력발전기를 돌려 에너지를 얻고, 급수조에 낙하된 물은 다시 제네바 기어장치, 노즐회전관 및 복수의 공기실을 이용한 연속적인 수격작용(水擊作用)에 의하여 폐수되는 물이 없이 전량을 양수조로 끌어 올려서 재순환시킴으로써 계속적인 에너지 추출이 가능하도록 하는 것을 요지로 하는 출원발명은 일정한 위치에너지로 유지되는 수조의 물을 수격작용에 의하여 그 수조의 물의 자유표면보다 일정 높이 위에 위치한 수조로 끌어 올리는 공지된 양수펌프에서와 같이 수조로부터 낙하되는 물의 상당 부분을 폐수하고 남는 일부분의 물만을 높은 위치의 수조로 양수하는 것이 아니라, 외부의 에너지 공급 없이 급수조에서 낙하하는 물 전부를 폐수되는 물이 없이 보다 높은 위치의 양수조로 끌어 올린다는 것이 되어 에너지 보존 법칙에 위배되므로, 출원발명은 자연법칙에 어긋나는 발명으로서 특허법 제29조 제1항 본문에서 규정한 발명의 요건을 충족하지 못한다. 대법원 1998. 9. 4. 선고 98후744 판결 |
2. 미완성 발명
(1) 완성된 발명
판례는 “발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보아야 한다. 발명이 완성되었는지는 청구범위를 기준으로 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하고, 반드시 발명의 설명 중의 구체적 실시례에 한정되어 인정되는 것은 아니다”고 하였다.9 또한 판례는 “특허출원의 명세서에 발명의 내용이 그 정도까지 기재되어 있지 아니하다면 그 발명은 완성되었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수도 없다”고 하였다.10
종래 대법원은 “특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고, 완성된 발명이란 그 발명이속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명을 말하며, 완성된 발명인지는 출원 당시의 기술수준에 입각하여 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 한다.”고 판시하여,11 완성된 발명으로 보기 위해서는 ‘발명이 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도’을 요구하였었다.
실무상 미완성 발명과 명세서 기재불비의 구분이 어려워 이를 혼용하는 부분에 대해 많은 문제가 제기되어 왔었고, 실제 완성된 발명임에도 불구하고 명세서 기재불비로 인해 미완성 발명으로까지 취급될 수 있어 미완성 발명은 제한적 범위 내에서만 운용할 필요가 있다는 실무계 비판이 꾸준히 제기되어 왔었다.12
이에 최근 대법원은 완성된 발명을 기술적 효과의 달성가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되는 것으로 정의하고 있고, 이는 명세서의 내용이 명확하게 기재되어 있지 않은 흠이 있어 기술적 효과의 달성이 불가능한 문제가 있다 하더라도, 통상의 기술자가 그 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있다면 이는 기재불비의 흠은 포함하나 미완성 발명은 아니라는 점을 명확하게 하고 있어 이제는 기술적 효과에 관해서 기재불비의 흠이 미완성 발명의 흠을 포함하지 않는다고 볼 수 있는 발판이 마련되었다.13
(2) 미완성 발명
1) 의의 미완성 발명은 발명의 과제를 해결하기 위한 구체적인 수단이 결여되어 있거나, 또는 제시된 과제해결수단만에 의하여는 과제의 해결이 명백하게 불가능한 것을 말한다.14 미완성발명은 장래에 구체성을 갖추는 경우 완성된 발명이 될 수 있다는 점에서 비발명과 구별된다.
2) 유형 i) 발명이 복수의 구성요건을 필요로 할 경우에는 어느 구성요건을 결여한 경우, ii) 해결하고자 하는 문제에 대한 인식은 있으나 그 해결수단을 제시하지 못한 경우, iii) 해결과제·해결수단이 제시되어 있어도 그 수단으로 실행하였을 때 효과가 없는 경우, iv) 용도를 밝히지 못한 경우, v) 발명의 기술적 사상이 실현가능하도록 완성된 것이지만 그 실시의 결과가 사회적으로 용납되지 않는 위험한 상태로 방치되는 경우,15 vi) 용이하게 입수할 수 없는 미생물을 기탁하지 않은 미생물발명의 경우16에 해당하면 일반적으로 그 발명은 미완성 발명으로 볼 것이다.
(3) 미완성발명과 명세서 기재불비 간 관계
1) 의의 미완성발명은 발명이 성립에 이르지 못하는 것을 의미하는 반면, 명세서 기재불비는 발명이 그 자체로는 성립하였음을 전제로 제42조에 규정된 명세서에 관한 기재요건을 갖추지 못한 경우를 말한다.
2) 양자의 구별실익
① 특허법원 판례는 “발명의 완성 여부는 명세서 기재요건의 충족 여부와는 구별되어야 할 것인바, 어떤 특허출원이 특허법 제42조 제3항에서 정한 명세서의 기재요건을 충족하지 못하였다고 하여 이를 미완성 발명이라고 단정할 수는 없다”고 판시하였다.17
② 또한 특허법원 판례는 “미완성 발명과 명세서 기재불비는 법적 근거가 상이한 거절사유일 뿐 아니라(미완성발명의 경우는 제29조 제1항 본문, 명세서 기재불비의 경우는 제42조 제3항 및 제4항이 각각 근거가 된다), 미완성 발명에 해당되는 경우에는 보정에 의해서도 그 하자를 치유할 수 없고,18 그와 같은 이유로 거절된 경우에는 선원으로서의 지위도 인정되지 않는 것임에 반하여, 명세서 기재불비에 해당되는 경우에는 보정에 의하여 그 하자를 치유할 수 있는 경우도 있고 그 출원에 선원으로서의 지위도 인정되는 것이어서 법률적 효과가 상이하므로, 양자의 거절사유를 혼용할 수 없다”고 판시하였다.19
3) 적용의 우선순위 출원발명이 미완성이라는 것은 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 서면상 미완성이라는 뜻이고, 발명 미완성의 경우 명세서에서의 그 개시정도가 현저히 떨어질 것이기 때문에 제42조 제3항에 위반한다는 거절이유도 동시에 성립할 것이다. 이에 심사실무에서는 명세서기재불비로 인해 발명의 완성 여부가 불분명한 경우에는 우선 명세서기재불비로 거절이유를 통지함으로써 출원인에게 보정의 기회를 부여하도록 한다.20
| 判例 미완성발명과 명세서기재불비 간 관계 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다. 대법원 2007. 3. 30. 선고 2005후1417 판결 |
(4) 미완성 발명의 취급
1) 제29조제1항 본문위반 거절이유 등 제2조1호는 거절이유가 아니므로, 실무상 우회적으로 제29조제1항 본문을 이유로 거절이유(法62), 정보제공사유(法63의2)，무효사유(法133)에 해당하는 것으로 본다.
2) 신규사항추가 미완성발명을 완성발명으로 보정하는 것은 신규사항추가(제47조 제2항 전단)이며 선출원지위를 잠탈할 수 있으므로 허용되지 않는다. 판례는 의약의 용도발명에 관한 특허출원 명세서에 있어서 약리효과의 기재 정도 및 최초 명세서에 약리효과의 시험예의 기재가 없던 것을 추후 보정하는 것은 명세서의 요지변경이라고 하였으며,21 기탁하지 않은 미생물 발명은 미완성 발명으로 인정될 뿐이므로 특허청장이 반드시 그 관련미생물의 기탁에 대하여 보정을 명하여야 하는 것은 아니라고 하였다.22
3) 공지기술의 지위인정 판례는 “거절결정이 확정된 미완성 발명도 진보성 판단의 대비자료가 될 수 있다.”고 하였고,23 또한 “발명의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 대비발명은 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 오류가 있다고 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 출원 당시 기술상식을 참작하여 기술내용을 용이하게 파악할 수 있다면 선행기술이 될 수 있다.”고 하였다.24
4) 선원의 지위부정 판례는 완성된 발명에만 선원 및 확대된 선원의 지위를 인정하며 미완성발명에 대해서는 출원공개가 되더라도 확대된 선출원 지위를 인정하지 않는다.25
5) 권리범위 불인정 및 권리남용 판례는 미완성 발명에 대한 권리범위를 부정하고 있으며,26 침해소송에서 등록된 미완성 발명에 대한 권리행사는 권리남용이 되어 침해가 성립하지 않게 된다.
3. 발명의 성립성이 문제되는 경우
(1) 용도발명
용도발명이란 이미 알려진 물질의 알려지지 않은 유용한 속성이나 용도를 새로 발견하는 것이며, 새로 발명된 물질에 대하여도 용도발명은 성립할 수 있다. 주로 화학분야에서 많이 문제되며, 이는 화학물질의 경우 물질자체는 이미 알려졌더라도 미처 발견되지 않았던 물질 고유의 특징이나 용도 등이 나중에 새롭게 발견될 가능성이 있기 때문이다. 용도발명은 발견이지만 물질로부터 새로운 용도를 발견하고 이를 새로운 용도로 이용하는 과정에서 존재하는 창작적 요소가 보호할 가치가 있기 때문에 예외적으로 발명의 성립성을 인정한다.27
(2) 컴퓨터 프로그램 관련 발명
현재 우리 특허법은 컴퓨터 프로그램 자체에 대해서는 자연법칙을 이용하지 않은 것으로 보아 발명의 성립성을 인정하지 않으나, 소프트웨어를 통한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있는 경우에는 발명의 성립성을 인정하고 있다.28
(3) 생명공학발명
미생물 발명은 일정한 확실성 및 반복가능성을 보장하기 위해, 통상의 기술자가 미생물 등을 쉽게 입수할 수 없는 경우에는 특허출원 전에 미생물을 기탁기관에 기탁하여야 발명의 성립성이 인정된다. 식물발명의 경우, 반복생산가능성을 위해 육종경과를 상세히 기재해야 발명의 성립성이 인정된다.
IV. 발명의 정의조항을 둘러싼 논란
1. 논의의 배경
우리 특허법은 보호대상을 명확히 하고, 법 적용의 편리성 및 발명의 예측가능성을 위해 발명의 정의(法2조1호)를 규정하고 있다. 그러나 정의규정은 엄격히 해석·적용하면 과학의 발전에 따른 새로운 발명을 폭넓게 수용할 수 없다는 문제가 발생한다. 이러한 문제점으로 인해 정의규정의 존치를 둘러싼 논의가 진행되고 있다.
2. 견해의 대립
(1) 정의조항 삭제론
특허법상 발명 정의조항 전체에 있어서도 기술혁신이 급격한 최근에 이르러서는 고전적 발명 개념에 어울리지 않는 컴퓨터프로그램 발명이나 영업방법(BM)발명, 생물공학 관련 발명이 등장하고 있으므로 그런 요청에 신속히 대처하기 위해 발명의 정의를 특허법에서 명시적으로 정하는 대신 학설 및 판례에 위임하는 것이 바람직할 수 있다고 주장한다.
(2) 정의조항 존치론
현행 정의 규정에서 자연법칙이라는 요건을 삭제하거나 발명의 정의규정 자체를 삭제하는 것은 예기치 못한 부작용을 낳을 우려도 있으므로, 당장은 사회적인 요청이 강한 것에 대하여 ‘자연법칙’의 이용성이라는 요건을 완화하여 해석함으로써 구체적 타당성을 추구하여야 한다는 견해이다.
3. 검토
정의조항을 삭제할 경우 발명의 성립성에 대한 예측가능성이 현저히 떨어져 성립성에 대한 법적분쟁이 심화될 것으로 예상되는바, 기존의 정의 규정을 그대로 두도록 하되 성립성이 문제가 되는 발명에 한해서 정의조항을 완화해서 해석하거나 따로 발명의 성립성을 인정하는 규정을 신설하여 해결하는 게 바람직할 것으로 사료된다.
- 명칭이 “한자교재 및 애니메이션 한자교재를 기록한 기록매체(실시제품: 마법천자문)”인 특허발명은 한자학습교재를 읽는 학습자가 만화이미지 등을 통한 효과적인 한자학습을 할 수 있도록 교재의 본문에 학습할 한자와 관련된 만화이미지를 스토리와 연관되게 삽입하고 그 한자만화 이미지 도시면의 각 부분을 공간적·물리적으로 배치·형성하는 구성을 취하고 있으므로, 시각적 배치를 유기적으로 구성하여 학습효과를 높일 수 있다는 자연법칙을 이용한 발명에 해당한다고 한 사례로, 특허법원 2009. 10. 16. 선고 2009허351 판결 [본문으로]
- 대법원 2008. 12. 11. 선고 2007후494 판결 [본문으로]
- 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하는 부분이 있어도 발명의 일부 구성이 비과학적인 행위를 구성요소로 하고 있어 발명의 주목적이나 효과가 사회통념을 벗어나는 비상식적인 경우에는 청구항 전체로서는 자연법칙을 이용하지 않는 발명에 해당한다. (예) '사주 운세를 이용하여 당첨 확률이 높은 로또 번호를 제공하는 방법'에 관한 발명은 비과학적인 행위인 '사주나 운세'를 발명의 일부로 이용하고 있고 주목적·효과인 '당첨 확률이 높은 로또 번호의 제공'은 과학적으로 구현할 수 없는 비상식적인 목적이나 효과라고 할 수 있으므로 이 발명은 자연법칙을 이용하지 않는 발명으로 볼 수 있다. 특허청, 심사기준, 제3부 제1장 4.1.4 [본문으로]
- 대법원 1962. 11. 15. 선고 62후6 판결 [본문으로]
- 대법원 1983. 11. 22. 선고 83후42 판결. 발명의 성립성 여부에서 고도성 등의 유무를 언급한 대법원 2004. 4. 16 선고 2002후635 판결은 “명칭을 “색상에 의한 식별기호를 갖는 파일에 있어서 색상의 인쇄방법”으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제176284호)은, 종래의 인쇄기를 이용하여 색상의 배열이 각각 다른 수백 개 또는 수천 개의 파일로 구성된 일련의 파일 묶음을 인쇄함에 있어서 생산공정을 단순화하여 생산 원가를 절감하기 위한 인쇄공정에 관한 것으로서, 이러한 산업기술상의 목적을 달성하기 위한 구체적인 수단으로서 각 단위별 및 색상별 순차 인쇄라는 인쇄공정을 개시(開示)하고 있으므로, 이는 단순한 파일의 배열방법이나 인위적인 규칙이라기 보다는 자연과학상의 인과율을 이용하여 특정한 유형의 파일을 생산하기 위한 향상된 생산방법이라 할 것이고, 이 사건 특허발명의 명세서에는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘당업자’라고 한다)라면 누구나 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 기술 수단에 관해서 구체적으로 기재하고 있어 특별히 뛰어난 기술이 없는 자라도 당업자라면 이 사건 특허발명의 기술을 반복적으로 실시하여 언제나 생산성이 크게 향상된 결과를 얻을 수 있다 할 것이므로, 이 사건 특허발명이 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상이라는 점’을 부인할 수 없고, 그 인쇄방법이 당업자가 용이하게 창작할 수 있는 것이라고 볼 근거가 없으며, 발명자의 사고 작용에 의하여 생각해낸 것으로서 종래의 기술이나 원리를 단순히 발견한 것이라고 볼 수도 없으므로, 이 사건 특허발명은 발명으로서의 고도성이나 창작성이 결여된 것이라고 할 수 없다”고 하였다. [본문으로]
- 대법원 2001. 11. 30. 선고 97후2507 판결 [본문으로]
- 대법원 2008. 12. 11. 선고 2007후494 판결 [본문으로]
- 대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결 [본문으로]
- 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결. 종래 대법원은 “특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명으로 그 판단은 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단하여야 한다”고 하였다. 대법원 2004. 10. 28. 선고 2002후2488 판결 등 [본문으로]
- 대법원 2004. 10. 28. 선고 2002후2488 판결 [본문으로]
- 대법원 1993. 9. 10. 선고 92후1806 판결 [본문으로]
- 손천우, 미완성 발명의 판단기준, 지식재산연구 제14권 제4호, 2019, 159면. [본문으로]
- 권민지‧명재준, 효과의 달성가능성을 예상하는 것이 발명의 완성 여부에 미치는 영향 분석, 2019년 특허‧상표 판례연구논문 공모전 우수논문집, 162면 [본문으로]
- 특허법원 2001. 7. 20. 선고 2000허7038 판결 [본문으로]
- 특허법원 2001. 7. 20. 선고 2000허7038 판결 [본문으로]
- 대법원 1992. 5. 8. 선고 91후1656 판결, 대법원 1997. 3. 25. 선고 96후658 판결 등 [본문으로]
- 특허법원 2001. 7. 20. 선고 2000허7038 판결 [본문으로]
- 미완성발명인지의 판단은 통상의 기술자를 전제한 뒤 명세서 기재내용을 기준으로 판단하여야 하는바, 이런 판단과정이 기재불비 판단과 거의 중첩된다. 그럼에도 미완성발명의 개념을 기재불비와 굳이 구별하는 이유로는, 출원당시 발명이 완성되었지만 명세서 기재라는 절차상의 흠이 있었을 뿐인 기재불비의 경우와 달리 미완성발명의 경우에는 출원시점에 아예 발명이 완성되지 않은 상태이므로 그런 출원에 나중에 보정의 기회를 부여하여 출원시점을 기준으로 완성된 발명을 독점케 하는 것은 부당하기 때문이다. 박준석, 우리 특허법상 ‘발명’의 개념에 관한 고찰, 서울대학교 法學제54권 제3호 2013년 9월, 778면 [본문으로]
- 특허법원 2001. 7. 20. 선고 2000허7038 판결. 대법원 2008. 6. 12선고 2006후1612 판결은 신규 화학물질발명의 완성 여부가 발명의 상세한 설명의 기재 정도에 의하여 판단된다고 하더라도 발명의 완성 여부와 발명의 상세한 설명의 기재요건 충족 여부는 별도의 등록무효사유이어서 이를 반드시 같이 판단하여야만 하는 것은 아니라고 하였다. [본문으로]
- 심사기준, 특허청, 2023, 제3부 제1장 4.1.10 [본문으로]
- 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결 [본문으로]
- 대법원 1997. 3. 25. 선고 96후658 판결 [본문으로]
- 대법원 1996. 10. 29. 선고 95후1302 판결 [본문으로]
- 대법원 2008. 11. 27. 선고 2006후1957 판결 [본문으로]
- 대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후2248 판결, 대법원 1992. 5. 8. 선고 91후1656 판결 [본문으로]
- ① 이 사건 특허발명은 미생물을 적법하게 기탁하지 아니하여 완성된 발명으로 보기 어려워 그 권리범위가 유효하지 아니하므로, 원고의 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위와 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다(대법원 2005. 9. 28. 선고 2003후2003 판결). ② 등록고안은 실시가 불가능한 고안에 해당하여 구 실용신안법 제8조 제3항에 위반하여 등록된 것으로서 그 권리범위를 인정할 수 없으므로, 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속할 여지가 없다(대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결). ③ 특허발명의 특허청구의 범위 기재나 발명의 상세한 설명, 기타 도면의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없는 것이다(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결) [본문으로]
- 용도발명의 전형적인 예로는 DDT인데, DDT는 염료로 사용하기 위하여 합성되었으나, 추후 살충제로서의 특성이 있다는 것이 발견되어 “선행기술에 공지되어 있는 DDT를 용제에 용해하고, 액체를 곤충과 접촉되도록 분무하는 것을 포합하는 살충방법”으로서 특허를 받았다. [본문으로]
- 대법원 2001. 11. 30. 선고 97후2507 판결 [본문으로]